«Spundlochdeckel» Bundespatentgericht vom 10. Januar 2022
Formulierung der objektiven Aufgabe, fehlende erfinderische Tätigkeit
Abweisung der Klage; Akten-Nr. O2020_008
PatG 1 II; EPÜ 56.
Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unter dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz ergibt sich die objektive technische Aufgabe eines Patentanspruchs aus den Unterscheidungsmerkmalen zwischen dem Stand der Technik und der beanspruchten Erfindung. Bei Verwendungsansprüchen ist es üblich, die zu lösende Aufgabe als die Verwendung der beanspruchten Vorrichtung zum im Patent genannten Zweck zu formulieren (E. 27–28).
PatG 1 II; EPÜ 56.
Die erfinderische Tätigkeit beurteilt sich normativ aus der Sicht eines fiktiven Fachmanns. Ein allgemeines Vorurteil gegen eine technische Lösung kann ein Indiz für erfinderische Tätigkeit sein. Dass konkrete Fachleute während längerer Zeit nicht auf die patentierte Lösung gestossen sind, ist demgegenüber kein Indiz für erfinderische Tätigkeit (E. 29–31).
LBI 1 II; CBE 56.
Lors de l’évaluation de l’activité inventive selon l’approche problème-solution, le problème technique objectif d’une revendication découle des caractéristiques permettant d’opérer une distinction entre l’état de la technique et l’invention revendiquée. Dans le cas des revendications d’utilisation, il est d’usage de formuler le problème à résoudre comme étant l’utilisation du dispositif revendiqué aux fins mentionnées dans le brevet (consid. 27-28).
LBI 1 II; CBE 56.
L’activité inventive s’évalue de façon normative du point de vue d’un homme de métier fictif. L’existence d’un préjugé général contre une solution technique peut être considérée comme un indice d’activité inventive. En revanche, le fait que des hommes de métier existants n’aient pas eu connaissance de la solution brevetée durant une période prolongée n’est pas considéré comme un indice d’activité inventive (consid. 29-31).
Am 2. Juni 2020 reichte die Patentinhaberin beim Bundespatentgericht gestützt auf den durch Teilverzicht eingeschränkten schweizerischen Teil des EP 2 468 653 B1 Klage ein und beantragte unter anderem, der Beklagten sei zu verbieten, Transportfässer, die zumindest teilweise mit Thionylchlorid gefüllt sind und sich durch bestimmte Spundlöcher zum Befüllen bzw. Entleeren des Thionylchlorids bzw. durch einen Deckel mit einer patengemässen Dichtung auszeichnen, in Verkehr zu bringen. Zudem habe die Beklagte über die gewerblichen Abnehmer und den mit entsprechenden Transportfässern erzielten Umsatz Rechnung zu legen und der Klägerin in einer zweiten Stufe nach der Rechnungslegung eine noch zu beziffernde finanzielle Entschädigung zu bezahlen. Die Beklagte beantragte, die Klage sei abzuweisen. Sie bestritt nicht, dass die von ihr verwendeten Transportfässer sämtliche Anspruchsmerkmale der geltend gemachten Ansprüche verwirklichten und auch nicht, dass Verletzungshandlungen auf dem Territorium der Schweiz stattfanden. Sie bestritt die Patentverletzung ausschliesslich aufgrund angeblich fehlender erfinderischer Tätigkeit des Streitpatents. Das Bundespatentgericht weist die Klage ab.
Objektive technische Aufgabe
27. In der zweiten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird die zu lösende technische Aufgabe objektiv bestimmt. Hierfür werden das Patent, der nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der beanspruchten Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Unterschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale untersucht (die auch als Unterscheidungsmerkmal(e) der beanspruchten Erfindung bezeichnet werden), anschliessend wird die aus diesen Unterscheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung bestimmt und dann die technische Aufgabe formuliert (BPatGer vom 1. Oktober 2019, S2019_007, E. 32, «Tadalafil 5 mg», sowie BPatGer vom 14. Dezember 2020, O2018_004, E. 105, «Laserflüssigkeitsstrahllenkungsverfahren»).
28. Der Stand der Technik offenbart ein Transportfass mit Spundloch und Spundlochdeckel und einer Dichtung am Spundlochdeckel aus reinem PTFE. Nicht offenbart ist, dass das Transportfass zum Transport von Thionylchlorid vorgesehen ist (Merkmal 1B) und dass es wenigstens teilweise mit Thionylchlorid gefüllt ist (Merkmal 1D).
Der Unterschied zum Stand der Technik besteht damit nicht allein in der Verwendung, sondern auch in der tatsächlichen teilweisen Befüllung mit Thionylchlorid. Beansprucht wird nicht nur ein Fass «geeignet für den Transport von flüssigem Thionylchlorid», sondern ein wenigstens teilweise mit Thionylchlorid gefülltes derartiges Fass.
Ausgehend von diesem Stand der Technik lässt sich als objektive Aufgabe formulieren, ein solches Fass mit Spundloch und Spundlochdeckel und einer Dichtung am Spundlochdeckel, die aus reinem PTFE besteht, für den Transport |von Thionylchlorid zu verwenden und wenigstens teilweise mit Thionylchlorid zu füllen.
Die Klägerin kritisiert diese Formulierung der Aufgabe als rückschauend und unrealistisch. Es sei unklar, weshalb der Fachmann aus der Vielzahl möglicher Befüllungen gerade Thionylchlorid gewählt hätte. Die Befüllung mit Thionylchlorid sei die Lösung, die in der zu lösenden Aufgabe gerade nicht erwähnt werden dürfe. Ohnehin sei es in der Praxis gerade umgekehrt; es gehe nicht darum, eine andere Befüllung für ein Fass zu finden, sondern ein Fass für ein bestimmtes Füllgut, hier Thionylchlorid.
Die Klägerin verkennt, dass sich die objektive technische Aufgabe aus den Unterscheidungsmerkmalen ergibt. Unterscheidungsmerkmal ist nun einmal die Befüllung eines vorbekannten Fasses mit einer neuen Füllung, oder anders gesagt, die Verwendung eines vorbestehenden Fasses für eine neue Füllung. Das Strukturmerkmal «mindestens teilweise mit Thionylchlorid gefüllt» vermag nicht darüber hinwegzutäuschen, dass es sich beim geltend gemachten Anspruch im Kern um einen Verwendungsanspruch handelt. Bei Verwendungsansprüchen ist es üblich, die zu lösende Aufgabe als die Verwendung der beanspruchten Vorrichtung zum genannten Zweck zu formulieren. Aus Sicht des Fassherstellers ist die Aufgabe auch sinnvoll; der Fasshersteller sucht nach neuen Einsatzzwecken für von ihm hergestellte Fässer, um sich einen weiteren Markt zu erschliessen. Die Klägerin möchte die Perspektive des Kunden einnehmen, das ist aber nicht einleuchtend. Sie selbst geht davon aus, dass das Team der fiktiven Fachleute einen Werkstoffingenieur mit Erfahrung im Bereich von Verpackung und Transport, sowie einen Chemiker umfasst. Der Werkstoffingenieur mit Erfahrung im Bereich von Verpackung und Transport ist für den Fasshersteller tätig, nicht für den Kunden. Es ist daher von der vorstehend formulierten Aufgabe auszugehen, die auch dem Fachrichtervotum zugrunde lag.
Naheliegen
29. In der dritten Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gilt es zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, welche den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird (so genannter «could/would approach», BPatGer vom 1. Juni 2017, S2017_001, E. 4.6).
30. Dem Streitpatent sind keine Informationen zu entnehmen, dass, verglichen mit anderen Chemikalien, die in einem solchen Fass gelagert werden, für den speziellen Fall der Lagerung oder des Transports von Thionylchlorid eine unerwartet bessere Dichtwirkung oder Korrosionsverhinderung erreicht werden kann. Die Klägerin behauptet eine solche Wirkung auch nicht.
Es gehört zum allgemeinen Fachwissen wenigstens des Chemikers aus dem vorne definierten Team als Fachmann, dass PTFE eine der besten Beständigkeiten gegenüber fast allen gefährlichen chemischen Substanzen aufweist.
Im Stand der Technik wird ein Rollsickenfass mit einer reinen PTFE-Dichtung am Spundlochdeckel für den Transport von gefährlichen oder toxischen Chemikalien angeboten (Produktkatalog Müller). Dies ist für den Fachmann ein Hinweis darauf, dieses Fass auch für den Transport von Thionylchlorid ernsthaft in Betracht zu ziehen.
[…]
31. Die Klägerin weist wiederholt darauf hin, es sei offensichtlich nicht so trivial gewesen, für den Transport von Thionylchlorid in Rollsickenfässer ein Fass mit einer reinen PTFE-Dichtung am Spundlochdeckel zu verwenden, denn die Beklagte selbst habe seit Kenntnis der Korrosion von Fässern mit Thionylchlorid im November 2008 erst im November 2011 Fässer mit reinen PTFE-Dichtungen verwendet. Selbst nach Kenntnis der Masterflex-Beständigkeitsliste im Februar 2009 habe es noch fast zwei Jahre und neun Monate gedauert, bis die Beklagte auf die Idee gekommen sei, Fässer mit PTFE-Dichtungen einzusetzen.
Ein allgemeines Vorurteil gegen eine technische Lösung kann ein Indiz für erfinderische Tätigkeit sein (BGE 102 II 373 ff. E. 2a, «Mehrschichtenski»; BGer vom 3. März 1988,, E. 3a, SMI 1989, 255 ff., «Hartschaumplatten»). Dass konkrete Fachleute während längerer Zeit nicht auf eine Lösung gestossen sind, die objektiv naheliegend ist, ist aber kein Indiz für fehlende [sic] erfinderische Tätigkeit. Die erfinderische Tätigkeit beurteilt sich normativ aus der Sicht eines fiktiven Fachmanns. Dass ein realer Fachmann eine Lösung nicht findet, die für den fiktiven Fachmann naheliegt, ist ebenso irrelevant, wie dass ein realer Fachmann eine Lösung findet, die für den fiktiven Fachmann nicht naheliegend ist.
[…]
Hz
Im vorliegenden Urteil machte das Bundespatentgericht bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit insbesondere zwei über den konkreten Fall hinausgehende, relevante Aussagen, die kurz kommentiert werden sollen:
Bei der Formulierung der objektiven Aufgabe kam das Gericht ohne weitere Hinweise auf Lehre und Rechtsprechung zum Schluss, dass die in den Patentansprüchen genannte Verwendung eines Fasses für den Transport von Thionylchlorid durchaus in die objektive technische Aufgabe einzubeziehen sei. Es sei bei Verwendungsansprüchen üblich, Anspruchsmerkmale in die Aufgabenstellung aufzunehmen. Üblicherweise wird davon abgesehen, bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes patentgemässe Merkmale in die objektive technische Aufgabe aufzunehmen, weil dadurch die Gefahr einer rückschauenden Betrachtungsweise geschaffen wird (BPatGer vom 25. August 2015, O2013_008, E. 4.4, «elektrostatische Pulversprühpistole», unter Hinweis auf BGE 114 II 82 ff. E. 2c; M. |Schweizer/H. Zech, in: M. Schweizer/H. Zech [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Patentgesetz [PatG], Bern 2019, PatG 1 N 63; Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, März 2022, G VII, 5.2). Dass dieser Grundsatz für Verwendungsansprüche nicht gelten soll, wird vom Bundespatentgericht nicht weiter begründet und ergibt sich auch nicht aus der vorstehend angeführten Lehre und Rechtsprechung.
Weiter führt das Bundespatentgericht aus, dass es für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit irrelevant sei, ob im konkreten Fall ein lange andauerndes Bedürfnis bestand, das erst durch die patentgemässe Lösung befriedigt werden konnte. Dies sei kein Indiz für erfinderische Tätigkeit (der Urteilswortlaut sagt zwar wörtlich, dass dies kein Indiz für fehlende erfinderische Tätigkeit sei, was aber wahrscheinlich unzutreffend formuliert ist). Damit wendet sich das Bundespatentgericht bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von seiner Indizienprüfung ab. Noch im Urteil O2019_004, E. 47 erkannte das Gericht, dass ein lange bestehendes Bedürfnis, das erst mit der patentierten Erfindung befriedigt wird, ein Indiz (nicht mehr und nicht weniger) zu Gunsten erfinderischer Tätigkeit sei. Dies entspricht auch der Rechtsprechung des Bundesgerichts im Urteil 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018, E. 3.1.3 «balancier de montre», wo ein lange bestehendes Bedürfnis ebenfalls als Indiz für erfinderische Tätigkeit anerkannt, aber bereits darauf hingewiesen wurde, dass solche Indizien zu Gunsten erfinderischer Tätigkeit einer konkreten Prüfung der technischen Verhältnisse nicht vorgreifen dürfen. Das oben zusammengefasste Urteil des Bundespatentgerichts ging nun noch einen Schritt weiter und spricht einem lange bestehenden Bedürfnis seine Eignung als Indiz für erfinderische Tätigkeit grundsätzlich ab. Trotz dieser klaren Aussage wäre wünschenswert gewesen, dass sich das Gericht explizit mit der älteren Rechtsprechung auseinandergesetzt hätte, damit klar ist, ob die Bedeutung des vorliegenden Urteils auf den konkreten Einzelfall begrenzt bleibt oder für zukünftige Fälle eine starke präjudizielle Wirkung hat.
Simon Holzer, Zürich.