Keine Einschränkung des Verzeichnisses auf Dienstleistungen schweizerischer Herkunft, wenn die beanspruchten Dienstleistungen die gesetzlichen Voraussetzungen schweizerischer Herkunft nachweislich erfüllen
I. zivilrechtliche Abteilung; Abweisung der Beschwerde; Ref. 4A_361/2020
MSchG 2 c, 49 I.Liegen der Sitz und ein Ort der tatsächlichen Verwaltung einer Markenanmelderin in der Schweiz, sind die Voraussetzungen für den Gebrauch einer schweizerischen geografischen Herkunftsangabe für die von der Marke beanspruchten Dienstleistungen erfüllt. Das Dienstleistungsverzeichnis der Marke braucht deshalb nicht auf Dienstleistungen schweizerischer Herkunft eingeschränkt zu werden, um eine Irreführungsgefahr auszuschliessen (E. 7).
LPM 2 c, 49 I.Si le déposant d’une marque possède son siège et un réel site administratif en Suisse, alors les conditions préalables à l’utilisation d’une indication de provenance géographique suisse pour les services visés par ladite marque sont remplies. Il n’est par conséquent pas nécessaire de limiter la liste des services aux services d’origine suisse pour exclure un risque de tromperie (consid. 7).
6.Per 1. Januar 2017 trat die «Swissness»-Vorlage in Kraft. Diese beinhaltete unter anderem präzisere Kriterien in den Art. 48 ff. MSchG zur Bestimmung der Herkunft von Waren und Dienstleistungen. Damit sollte der Schutz der Bezeichnung «Schweiz» verstärkt, die Transparenz gefördert und die Rechtssicherheit erhöht werden (Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen [«Swissness»-Vorlage; nachfolgend: Botschaft Swissness], BBl 2009, 8535 und 8558 Ziff. 1.4.1). In den parlamentarischen Beratungen wies Bundesrätin Sommaruga in zwei Voten (Amtl. Bull. NR 2012, 505; Amtl. Bull. SR 2012, 1148) ausdrücklich auf das Anliegen hin, dass «wichtige Dienstleistungserbringer wie zum Beispiel […] die Swiss Re […] als Schweizer Unternehmen auftreten» könnten.
Im Zuge dieser Revision änderte der Bundesrat unter anderem die Markenschutzverordnung. So konkretisierte er in Art. 52o der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV; SR 232.111) den Begriff des «Orts der tatsächlichen Verwaltung», der nach Art. 49 Abs. 1 lit. b MSchG zur Bestimmung der Herkunft einer Dienstleistung von Bedeutung ist. In diesem Zusammenhang – nämlich im Erläuternden Bericht zum «Swissness»-Ausführungsrecht vom 2. September 2015 (S. 22 f.) – gab das IGE eine «Anpassung der Markenprüfungspraxis» bekannt. Bei einer Markeneintragung sei die Waren- und Dienstleistungsliste «künftig» auf Dienstleistungen aus dem entsprechenden Herkunftsort einzuschränken, gemäss der bisherigen, vom Bundesgericht gutgeheissenen Praxis zu Warenmarken. In der Folge passte es seine Richtlinien in diesem Sinne an (Ziff. 8.6.1 S. 192; Ziff. 8.6.5.1 S. 194 f.). Im in der Zeitschrift sic! 2017, 79 ff. erschienenen Beitrag «Les nouvelles Directives en matière de marques de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle» bekräftigte es – beziehungsweise sein Vizedirektor Eric Meier – diese Änderung (S. 84).
7.
7.1.Die neue Praxis des IGE geht in dieser Absolutheit zu weit, wie das Bundesverwaltungsgericht zu Recht (und mittlerweile in einem weiteren Urteil vom 25. September 2020, B-5280/2018/B-5382/2018, E. 9.4.2 und 16, «Loterie de la Suisse Romande») erkannt hat:
Mit der Einschränkung des Warenverzeichnisses auf Produkte Schweizer Herkunft soll die – wenn auch nur abstrakte – Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft gebannt werden […]. Besteht aber von vornherein keine Täuschungsgefahr, gibt es keinen Anlass für eine Einschränkung des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses. Dies ist hier der Fall: Wie das Bundesverwaltungsgericht ver | bindlich feststellte und auch das IGE nicht ernsthaft bestreitet, erfüllt das im Streit stehende Zeichen – beziehungsweise der (nach Auffassung des IGE) darin enthaltene Hinweis auf eine schweizerische Herkunft – die Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 1 MSchG: Der Geschäftssitz der Beschwerdegegnerin befindet sich unbestrittenermassen in der Schweiz, ebenso ein Ort der tatsächlichen Verwaltung. Die von ihr angebotenen Dienstleistungen stammen damit markenrechtlich aus der Schweiz; der Herkunftshinweis ist qua Definition in Art. 49 Abs. 1 MSchG zutreffend. Das Zeichen «SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT» ist folglich – selbst wenn es als Herkunftsangabe aufzufassen wäre – zulässig im Sinne von Art. 2 lit. c sowie Art. 47 Abs. 3 MSchG und im Markenregister einzutragen.
7.2.Die Argumente des IGE vermögen dieses Resultat nicht umzustossen:
7.2.1.Die unterschiedliche Behandlung von Marken – je nachdem, ob sie für Waren oder Dienstleistungen Schutz beanspruchen – ist Folge der konzeptionell divergierenden Herkunftsdefinitionen für Waren einerseits (Art. 48 ff. MSchG) und Dienstleistungen andererseits (Art. 49 MSchG). Die Herkunft einer Ware ist produktbezogen umschrieben: So gilt als Herkunft eines Naturprodukts der Ort der Gewinnung, Ernte und dergleichen (Art. 48a MSchG); als Herkunft eines Lebensmittels der Ort, von dem mindestens 80% des Gewichts der Rohstoffe, aus denen sich das Lebensmittel zusammensetzt, kommen (Art. 48b MSchG; mit Ausnahmen); als Herkunft eines anderen Produkts der Ort, an dem mindestens 60% der Herstellungskosten anfallen (Art. 48c MSchG). Ob das Zeichen irreführend ist, hängt damit von den jeweiligen Waren ab, für die das Zeichen gebraucht wird. Über diese Waren hat das IGE im Eintragungszeitpunkt naturgemäss keine Kenntnis; um die abstrakte Irreführungsgefahr dennoch zu beseitigen, wird die Warenliste auf Waren mit Schweizer Herkunft beschränkt (vgl. BGer vom 4. Dezember 2015, 4A_357/2015, E. 4.2). Die Herkunft von Dienstleistungen ist dagegen unternehmensbezogen definiert: Abgestellt wird auf den Ort, an dem die Dienstleistungserbringerin ihren Sitz hat und tätig ist (Art. 49 Abs. 1 MSchG). Alle Dienstleistungen der Hinterlegerin haben im Grundsatz denselben Herkunftsort. Die Irreführungsgefahr lässt sich im Eintragungszeitpunkt konkret beurteilen (und im vorliegenden Fall verneinen).
Dass die Marke zu einem zukünftigen Zeitpunkt (an eine Person, welche die Voraussetzungen von Art. 49 MSchG allenfalls nicht erfüllt) übertragen oder lizenziert werden kann, wie das IGE einwendet, ändert daran mit dem Bundesverwaltungsgericht nichts, zumal dem IGE ohnehin keine Möglichkeit offensteht, auf den Gebrauch einer einmal eingetragenen Marke einzuwirken (vgl. bereits BGE 132 III 770 ff. E. 3.2 […] zur Berücksichtigung künftiger Entwicklungen). Von selbst versteht sich sodann, dass die Eintragung einer Herkunftsangabe als Marke nichts daran ändert, dass sie nicht in unzutreffender Weise verwendet werden darf; unzulässig ist insbesondere der Gebrauch einer Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt (Art. 47 Abs. 3 lit. a und c MSchG; solche Handlungen sind im Übrigen strafbewehrt: Art. 64 MSchG).
7.2.2.Das IGE beklagt einen «Zuwachs an Prüfungsaufwand für das IGE» unter dem revidierten Markenschutzgesetz. Anders als unter früherem Recht knüpfe Art. 49 Abs. 1 lit. b MSchG (kumulativ) an den Ort der tatsächlichen Verwaltung an. Dies bedeute einen «generell höheren Aufwand» als auch eine «zeitaufwändige Beweiswürdigung im Einzelfall», insbesondere bei ausländischen Herkunftsangaben (vgl. Art. 49 Abs. 4 MSchG). Diese Prüfung sei ihm – so das IGE – im Markeneintragungsverfahren nicht zuzumuten; stattdessen sei das Dienstleistungsverzeichnis stets geografisch einzuschränken.
Das Bundesverwaltungsgericht erwog dagegen, dass der Prüfungsaufwand im Hinblick auf die mit der «Swissness»-Reform präzisierten Kriterien nicht grundsätzlich grösser erscheine als unter altem Recht. Stehe fest, dass die Kriterien in Art. 49 Abs. 1 MSchG erfüllt seien, müsse das Zeichen jedenfalls eingetragen werden. Im Zweifelsfall sei eine Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses vorzunehmen, was insbesondere für ausländische Herkunftsangaben gelte. Ob – so schliesst die Vorinstanz unter Hinweis auf die Botschaft Swissness, BBl 2009, 8599 Ziff. 2.1.2.3 – im konkreten Fall eine genügende tatsächliche Verwaltungstätigkeit in der Schweiz vorliege, sei im Streitfall vom Gericht zu entscheiden.
Damit hat das Bundesverwaltungsgericht einen gangbaren Weg aufgezeigt. Die Haltung des IGE, die Eintragung sämtlicher Dienstleistungsmarken mit Herkunftshinweis vorsorglich und prüfungslos von einer geografischen Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses abhängig zu machen, selbst wenn die Herkunftsangabe zutrifft und keine relevante Gefahr einer Irreführung besteht, ist zu undifferenziert. Sie kann auch nicht mit dem Anliegen, übermässigen Prüfungsaufwand zu vermeiden, gerechtfertigt werden.
Zwar befürchtet das IGE ein «uneinheitliche[s] Register», wenn «bei Marken mit Herkunftsangaben die Dienstleistungen nicht stets, sondern nur in einzelnen Fällen geografisch eingeschränkt» würden. Dieser Umstand ist Konsequenz davon, dass gewisse Zeichen – wie das vorliegende – nicht täuschend, da zutreffend sind, während bei anderen der Irreführungsgefahr mit Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur mit einer Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses begegnet werden kann. Inwiefern dies «Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit» tangieren soll, ist entgegen dem IGE nicht erkennbar.
7.3.Ob Dienstleistungen ganz allgemein in einem weniger engen Zusammenhang zu den örtlichen Verhältnissen stehen als Waren, wie dies die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin mit der Lehre annehmen (P. Gilliéron, in: J. de Werra/P. Gilliéron [éd.] Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, LPM 49 N 3; S. Holzer, in: M. G. Noth/ | G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 49 N 7; A. Pfister, in: L. David/M. R. Frick [Hg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG]/Wappenschutzgesetz [WSchG], 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 49 N 4; vgl. ferner Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991, 39 f. Ziff. 223; in der Tendenz auch BGer vom 30. November 2009, 4A_434/2009, E. 3.2), das IGE aber bestreitet, kann vor diesem Hintergrund offen gelassen werden.
[…]
Hz
Die Swiss Re Ltd ersuchte das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE), das Zeichen «SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT» für Dienstleistungen der Klasse 36 (Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzwesen; Versicherungswesen) als Marke in das schweizerische Markenregister einzutragen. Das IGE wies die Anmeldung unter anderem mit der Begründung zurück, das Zeichen wecke geografische Herkunftserwartungen und sei aus diesem Grund irreführend, wenn das Dienstleistungsverzeichnis der Marke nicht auf Dienstleistungen Schweizer Herkunft eingeschränkt werde (konkret mit dem Zusatz: «alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft»). Das Bundesverwaltungsgericht hiess die von der Swiss Re Ltd gegen die Zurückweisung geführte Beschwerde gut. Das Bundesgericht wies die Beschwerde des IGE gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ab.