Bundespatentgericht vom 21. März 2019
(Massnahmeentscheid)
6. Technologierecht
6.1 Patentrecht
ZPO 261 I, 265 I; PatG 77. Die Rechtsbeständigkeit eines Erzeugnisanspruchs auf einen zuvor nie synthetisierten Stoff gilt im superprovisorischen Massnahmeverfahren als glaubhaft gemacht, wenn der Anspruch während der Laufdauer des Patents nicht angegriffen wurde und auch keine in den Schutzbereich des Anspruchs fallenden Produkte lanciert wurden (E. 6).
OR 3 ff.; PatG 8 II. Eine Bedarfsanfrage, mit der ein Anbieter bei potenziellen Kunden den Bedarf für ein patentgeschütztes Erzeugnis erfragt, fällt unter den patentrechtlichen Begriff des Anbietens; dasselbe gilt für Einträge in Arzneimitteldatenbanken vor Ablauf der Schutzdauer des Patents (E. 7).
6. Droit de la technologie
6.1 Brevets d’invention
CPC 261 I, 265 I; LBI 77. La validité d’une revendication de produit relative à une substance qui n’a jamais été synthétisée auparavant est réputée avoir été rendue vraisemblable dans la procédure en mesures superprovisionnelles si la revendication n’a pas été contestée pendant la durée du brevet et si aucun produit relevant de la protection de la revendication n’a été lancé (consid. 6).
CO 3 et suivants; LBI 8 II. Une demande d’information par laquelle un fournisseur demande à des clients potentiels s’ils ont besoin d’un produit protégé par un brevet relève du concept d’offre au sens du droit des brevets; il en va de même pour les inscriptions dans les bases de données pharmaceutiques avant l’expiration de la durée de protection du brevet (consid. 7).
Gutheissung des Gesuchs; Akten-Nr. S2019_006
Aus den Erwägungen:
6. Die Klägerin 1 [ICOS Corporation] macht glaubhaft, dass sie Inhaberin des Eergänzenden Schutzzertifikats C00 740 668/01 ist, das am 30. Juni 2006 erteilt wurde und unter anderem die Verwendung des Wirkstoffs «Tadalafil» in Humanarzneimitteln schützt («Ergänzendes Schutzzertifikat»). Das Ergänzende Schutzzertifikat basiert auf dem Grundpatent EP 0740 668, das am 19. Januar 1995 angemeldet wurde und ebenfalls der Klägerin 1 gehört. Die Klägerin 2 [Eli Lilly (Suisse) AG] ist Inhaberin der Swissmedic-Marktzulassung Nr. 56 018 für das Arzneimittel «Cialis» und vertreibt dieses auf dem schweizerischen Markt.
Gemäss dem Vortrag der Klägerin wurden das Grundpatent und korrespondierende ausländische Patente während ihrer Schutzdauer nie angegriffen. Auch das Ergänzende Schutzzertifikat und korrespondierende ausländische Schutzzertifikate seien nie angegriffen worden.
Schwestergesellschaften der Beklagten [Sandoz Pharmaceuticals AG] hätten der Klägerin 1, respektive Konzerngesellschaften der Klägerin 1, schriftlich versichert, das Grundpatent EP 0740 668 und darauf basierende Ergänzende Schutzzertifikate zu respektieren. Die Klägerinnen verweisen dazu auf Schreiben der Sandoz A/S, Dänemark, vom 11. Januar, 5. und 26. Oktober 2017, einer spanischen Tochter der Sandoz vom 9. März 2017, der Sandoz B.V., Niederlande, vom 19. Oktober 2017, der Sandoz S.p.a., Italien, vom 10. November 2017, und der Sandoz NV SA, Belgien, vom 18. Oktober 2017. Eine entsprechende Bestätigung der Beklagten legen die Klägerinnen hingegen nicht vor.
Das Grundpatent umfasst Erzeugnisansprüche, die eine Klasse von Stoffen (tetracyklische Derivate) beanspruchen, darunter [Tadalafil], Verfahrensansprüche zu deren Herstellung und Verwendungsansprüche zu deren Verwendung als Arzneimittel.
Es ist gerichtsnotorisch, dass die Rechtsbeständigkeit von Erzeugnisansprüchen auf einen neuen, bisher nie synthetisierten Stoff in der pharmazeutischen Industrie selten gerichtlich angefochten wird, weil solche Ansprüche meist rechtsbeständig sind. Ist ein Patentanspruch nach Einschätzung der Marktteilnehmer nicht rechtsbeständig, wird ein Gerichtsverfahren zur Feststellung seiner Nichtigkeit andererseits meist lange vor Ablauf der Schutzdauer eingeleitet respektive es wird ein verletzendes Produkt lange vor Ablauf der Schutzdauer lanciert.
Im vorliegenden Fall wurde das Grundpatent gemäss dem Vortrag der Klägerinnen während seiner Laufzeit nie angegriffen, und es wurden auch keine Produkte lanciert, die in seinen Schutzbereich fielen. Das gleiche gilt für das Ergänzende Schutzzertifikat. Es ist daher glaubhaft gemacht, dass das | Grundpatent und das basierend auf ihm erteilte Ergänzende Schutzzertifikat voraussichtlich rechtsbeständig sind.
Gemäss dem Vortrag der Klägerinnen ist die Beklagte Inhaberin der Swissmedic-Marktzulassung Nr. 66 582 für «Tadalafil Sandoz Filmtabletten» in diversen Dosierungsstärken, die am 7. November 2017 erteilt wurde. Dieses Arzneimittel enthält Tadalafil. Es ist für die gleiche Anwendung zugelassen wie das Originalpräparat Cialis.
Es gibt keinen ernsthaften Zweifel, dass der Vertrieb von Taladafil Sandoz Filmtabletten zu den ausschliesslichen Rechten des Patentinhabers gemäss Art. 8 PatG gehören würde.
7. Die Klägerinnen machen glaubhaft, dass sich seit mindestens dem 7. März 2019 in den Datenbanken «pharmINDEX» und «medINDEX», die von der HCI Solutions AG, Bern, betrieben werden, ein Eintrag für «Tadalafil Sandoz Filmtabletten» in verschiedenen Dosierungsstärken findet. HCI Solutions AG gehört zur Galenica Gruppe, einem Arzneimittel-Grossisten. Die Datenbanken enthalten Informationen zu allen in der Schweiz lieferbaren Arzneimitteln. Sie werden von Marktteilnehmern in der Gesundheitsbranche wie Ärzten, Apothekern oder Spitälern dazu verwendet, über kompatible Software Arzneimittel zu bestellen.
Aus den von den Klägerinnen eingereichten Unterlagen ist nicht ersichtlich, dass es bereits möglich wäre, Tadalafil Sandoz zu bestellen. Die Klägerinnen behaupten dies auch nicht. Sie behaupten, Kunden könnten die Beklagte kontaktieren, um eine Vorbestellung aufzugeben, und würden auf die baldige Erhältlichkeit von Tadalafil Sandoz aufmerksam gemacht. Dies stelle eine Verletzung der ausschliesslichen Rechte der Patent-, bzw. Schutzzertifikatsinhaberin dar.
Gemäss Art. 8 Abs. 2 PatG ist unter anderem das Anbieten patentgemässer Produkte dem Patentinhaber vorbehalten. Unter den Begriff des «Anbietens» i.S.v. Art. 8 Abs. 2 PatG fällt nicht nur ein Antrag i.S.v. Art. 3 ff. OR, der durch die blosse Annahme zu einem rechtsgültigen Vertrag führt. Es genügt, dass der Adressat die Erklärung nach Treu und Glauben so verstehen muss, dass der Anbietende zur Lieferung des Erzeugnisses bereit ist, das Angebot also ernst gemeint ist (W. Stieger, in: C. Bertschinger / P. Münch / T. Geiser [Hg.], Patentrecht, Basel 2002, N 11.62). Nach der Rechtsprechung des BPatGer ist eine Bedarfsanfrage, mit der sich der angebliche Verletzer bei potenziellen Kunden erkundigt, ob sie Bedarf für das patentgeschützte Erzeugnis hätten, während der Laufzeit des Schutzrechts dem Patent- bzw. Schutzzertifikatsinhaber vorbehalten, selbst wenn die Lieferung erst für die Zeit nach Ablauf des Schutzrechts in Aussicht gestellt wird (BPGer vom 31. März 2014, S2014_003, E. 4).
Der Eintrag für Taladafil Sandoz in den Datenbanken «pharmINDEX» und «medINDEX» hat eine vergleichbare Werbewirkung wie eine Bedarfsanfrage. Obwohl keine Lieferung vor Ablauf der Schutzdauer erfolgen soll, werden die potenziellen Kunden darauf aufmerksam gemacht, dass die Markteinführung eines Generikums kurz bevorsteht. Dies kann sie dazu verleiten, Bestellungen des Originalpräparats aufzuschieben, um das günstigere Generikum zu bestellen, sobald dieses erhältlich geworden ist. Von dieser Werbewirkung profitiert der Generikahersteller zu Lasten des Anbieters des Originalpräparats. Während der Laufzeit des Schutzrechts stellt eine derartige Werbung eine Verletzung der ausschliesslichen Rechte des Schutzrechtsinhabers dar.
Zusammenfassend ist daher glaubhaft gemacht, dass der Eintrag von Taladafil Sandoz in den Datenbanken «pharmINDEX» und «medINDEX» vor Ablauf der Schutzdauer des Ergänzenden Schutzzertifikats die Rechte der Klägerin 1 verletzt.
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