Verwendung von nationalen Wortzeichen als Bestandteil von Marken; Verzicht auf Schlussvorträge; Geltendmachung von firmen- und namensrechtlichen Ansprüchen von Tochtergesellschaften
1. zivilrechtliche Abteilung; Abweisung der Beschwerde; Akten-Nr. BGer 4A_28/2021
ZPO 232, 231, 228, 124.Werden in der Hauptverhandlung keine Beweise abgenommen, fallen die Schlussvorträge zur Vermeidung prozessualer Leerläufe mit den ersten Parteivorträgen zusammen (Bestätigung der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung) (E. 3.2.2).
WSchG 7, 11; MSchG 2, 3; OR 951, 956 II.Nationale Wortzeichen – wie das Zeichen «Tell» – im Sinne von Art. 7 WSchG sind grundsätzlich als Markenbestandteil schutzfähig, jedoch nahe am Gemeingut und damit nur gering zur Individualisierung geeignet. Entsprechend genügen bereits bescheidene Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu erreichen (in casu: Trotz strengem Massstab keine marken- oder firmenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen «TELLCO» und «TELL») (E. 5, 6.6.2).
ZPO 67.Die Geltendmachung firmen- und namensrechtlicher Ansprüche einer Tochtergesellschaft oder verbundenen Stiftung läuft trotz expliziter Abtretungserklärung auf eine unzulässige gewillkürte Prozessstandschaft hinaus (E. 9).&cbr;
CPC 232, 231, 228, 124.Si aucune preuve n’est recueillie lors des débats principaux, les plaidoiries finales doivent coïncider avec les premières plaidoiries afin d’éviter toute paralysie de la procédure (confirmation de la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral) (consid. 3.2.2).
LPAP 7, 11; LPM 2, 3; CO 951, 956 II.Les signes nationaux verbaux – comme le mot «Tell» – au sens de l’art. 7 LPAP peuvent en principe être protégés en tant qu’éléments d’une marque, mais se rapprochent toutefois du domaine public et ne se prêtent donc que faiblement à une individualisation. Par conséquent, des différences modestes permettent déjà de distinguer suffisamment un signe d’un autre (dans le cas présent: malgré un critère d’appréciation strict, il n’y a pas de risque de confusion entre «TELLCO» et «TELL» au titre du droit des marques ou du droit des sociétés) (consid. 5, 6.6.2).
CPC 67.La revendication en justice de prétentions découlant du droit à la raison de commerce et du droit au nom appartenant à une filiale ou à des fondations liées revient à faire valoir une cession de la qualité pour agir, qui n’est pas admissible en droit suisse malgré une déclaration explicite de cession des droits d’action (consid. 9).
3.Die Beschwerdeführerin erhebt eine prozessuale Rüge und trägt vor, das Handelsgericht habe die Schlussvorträge entfallen lassen, ohne dass sie zugestimmt habe. Dieses Vorgehen verletze Art. 232 ZPO sowie ihren Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV).
[…]
| 3.2.2.Selbst wenn das Handelsgericht […] angekündigt hätte, dass anlässlich der Hauptverhandlung auf Schlussvorträge verzichtet werde (vorbehältlich einer allfälligen Beweisabnahme), wäre sein Vorgehen nicht zu beanstanden:
Bestandteil der Hauptverhandlung sind – nach dem «Beginn der Hauptverhandlung» (vgl. Art. 229 Abs. 2 ZPO) – grundsätzlich die ersten Parteivorträge (Art. 228 ZPO), die Beweisabnahme (Art. 231 ZPO) und die Schlussvorträge (Art. 232 ZPO; vgl. BGE 146 III 194 ff. E. 3.2).
Die Schlussvorträge finden nach Abschluss der Beweisabnahme statt und geben den Parteien die Möglichkeit, zum Beweisergebnis und zur Sache Stellung zu nehmen (Art. 232 Abs. 1 ZPO). Sind im Stadium der Hauptverhandlung keine Beweise abzunehmen, verlangt die Zivilprozessordnung von der Verfahrensleitung nicht, dass sie den Parteien Gelegenheit zu Schlussvorträgen gibt. Zu allfälligen bereits im Vorbereitungsverfahren abgenommenen Beweisen oder zu als Urkunden eingereichten Beweismitteln haben sich die Parteien im Rahmen der ersten Parteivorträge zu äussern. Die ersten Parteivorträge und die Schlussvorträge fallen insofern zusammen. Dies entspricht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGer vom 5. November 2020, 4A_308/2020, E. 3.3.2 f.; BGer vom 15. Dezember 2016, 4A_301/2016/4A_311/2016, E. 7.2.1; BGer vom 2. Juni 2015, 4A_47/2015, E. 3.3; BGer vom 23. September 2014, 4A_78/2014/4A_80/2014, E. 9; siehe auch BGer vom 6. Juli 2020, 5A_31/2020, E. 3.4; BGer vom 16. April 2019, 4A_587/2018, E. 2.2; so auch E. Pahud, in: A. Brunner/D. Gasser/I. Schwander [Hg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Bd. I, 2. Aufl., Zürich 2016, ZPO 233 N 4; F. Trezzini, in: F. Trezzini/S. Fornara/B. Cocchi/G. A. Bernasconi/F. Verda Chiocchetti [ed.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], Vol. II, 2a ed., Pregassona 2017, CPC 232 N 4).
In der Lehre wird vereinzelt die gegenteilige Auffassung vertreten und verlangt, dass die Parteien auch dann zu den Schlussvorträgen zuzulassen seien, wenn an der Hauptverhandlung kein Beweisverfahren mehr stattfinde. Dies wird damit begründet, dass das Gericht «die Minimalstruktur der Hauptverhandlung» zu gewährleisten habe (D. Willisegger, in: K. Spühler/L. Tenchio/D. Infanger [Hg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Basel 2017, ZPO 232 N 8) und die Schlussvorträge auch der Äusserung «zur Sache» – nicht nur «zum Beweisergebnis» – dienten (M. Heinzmann/B. Pasquier, in: I. Chabloz/P. Dietschy-Martenet/M. Heinzmann [éd.], CPC, Code de procédure civile, Bâle 2020, CPC 232 N 7). Diese Meinung hat zur Folge, dass den Parteien in Fällen, in denen – wie vorliegend – ein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt wurde, insgesamt zwingend je sechs Äusserungsmöglichkeiten einzuräumen sind (schriftliche Klage, Klageantwort, Replik und Duplik; erste Parteivorträge mit jeweiliger Replik und Duplik [Art. 228 Abs. 2 ZPO]; Schlussvorträge mit jeweiliger Gelegenheit zu einem zweiten Vortrag [Art. 232 Abs. 1 Satz 3 ZPO]), selbst wenn zwischen diesen Verfahrensschritten keine Beweise abgenommen werden, sofern zumindest eine Partei nicht auf Hauptverhandlung und Schlussvorträge verzichtet (vgl. Art. 232 Abs. 2 Satz 1 und Art. 233 ZPO). Dies ist nicht sinnvoll. Die Zivilprozessordnung verlangt vielmehr eine zügige Durchführung des Verfahrens, unter Vermeidung prozessualer Leerläufe (Art. 124 Abs. 1 Satz 2 ZPO). Ein Abgehen von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung rechtfertigt sich vor diesem Hintergrund nicht.
[…]
5.Im Sinne einer Vorbemerkung ist darauf hinzuweisen, dass es sich beim Zeichen «TELL» um ein nationales Wortzeichen im Sinne von Art. 7 des WSchG handelt (so bereits BBl 1929 III 612; dann auch BBl 2009, 8627; S. Szabo, in: L. David/M. R. Frick [Hg], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG]/Wappenschutzgesetz [WSchG], 3. Aufl., Basel 2017, WSchG 7 N 1, 7).
Als nationales Wortzeichen darf es gebraucht werden, es sei denn, der Gebrauch ist irreführend oder verstösst gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht (Art. 11 WSchG). Immaterialgüter- und lauterkeitsrechtliche Bestimmungen bleiben damit vorbehalten. Ein nationales Wortzeichen kann unter den entsprechenden Voraussetzungen (vgl. Art. 2 f. MSchG) insbesondere als Marke beziehungsweise als Bestandteil einer Marke eingetragen werden (sofern keine Täuschungsgefahr in Bezug auf die Herkunft der Produkte besteht) – was entsprechende Ausschliesslichkeitsrechte verleihen kann (vgl. Art. 13 MSchG) –, wovon denn auch zahlreiche Eintragungen des Zeichens «Tell» im Markenregister zeugen. Umgekehrt besteht ein erhebliches, in den Bestimmungen des WSchG zum Ausdruck gebrachtes öffentliches Interesse daran, dass nationale Wortzeichen nicht über Gebühr monopolisiert werden. Wer ein nationales Wortzeichen zum Bestandteil seiner Marke, seiner Firma oder seines Auftritts im Geschäftsverkehr erhebt, muss sich der Nähe dieses Kennzeichens zum Gemeingut und damit der geringen Eignung zur Individualisierung bewusst sein. Dem ist nachstehend Rechnung zu tragen.
[…]
6.6.Die Vorinstanz hat [die markenrechtlichen] Grundsätze korrekt angewandt und eine Verwechslungsgefahr zu Recht verneint:
[…]
6.6.2.Die Vorinstanz hat zunächst die Marke beziehungsweise den Markenbestandteil «TELLCO» dem angegriffenen Zeichen «TELL» gegenübergestellt (jeweils ohne Zusätze wie «PENSINVEST», «GROUP» oder die Wilhelm-Tell-Büste sowie unter Ausserachtlassung besonderer Darstellungsformen):
6.6.2.1.[…] Was den Sinngehalt anbelangt, führte die Vorinstanz aus, dass das Zeichen «TELL» in Alleinstellung primär Assoziationen zum Schweizer Nationalhelden Wilhelm Tell | wecke. Dem klägerischen Kennzeichen «TELLCO» komme keine unmittelbar verständliche Bedeutung zu. Die Endsilbe «CO» werde am ehesten als Hinweis auf ein Gesellschaftsverhältnis («Company») aufgefasst, was einen Bezug zur englischen Sprache schaffe. Daher werde auch der erste Zeichenbestandteil «TELL» als Entlehnung des englischsprachigen Verbs «to tell» (übersetzt mit «sagen», «erzählen», «berichten») verstanden. Die Beschwerdegegnerinnen hatten im kantonalen Verfahren noch eingebracht, ihr Zeichen «TELL» leite sich vom arabischen (beziehungsweise hebräischen) Wort für «Siedlungshügel» ab. Darauf berufen sie sich im Verfahren vor Bundesgericht nicht mehr. Die Beschwerdeführerin ist ihrerseits mit diesen Ausführungen der Vorinstanz nicht einverstanden. Sie vertritt erstens den Standpunkt, dass der Zeichenbestandteil «CO» nicht zwingend ein englischsprachiges Verständnis des Zeichens impliziere, werde es doch auch auf Deutsch und Französisch als Hinweis auf ein Gesellschaftsverhältnis beziehungsweise auf namentlich nicht genannte Gesellschafter in Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften verwendet. Die Beschwerdeführerin moniert zweitens, dass der schweizerische Nationalheld auch in anderen, so auch der englischen Sprache als «Tell» bezeichnet werde. Sie hält drittens dafür, dass die «aus den Beweismitteln ersichtlichen Umstände» (namentlich ihr Sitz in der Innerschweiz und ihr «Auftritt primär in deutscher Sprache») ein Verständnis des Elements «TELL» als Hinweis auf den Nationalhelden «geradezu» aufdrängten.
Die Gegenargumente der Beschwerdeführerin täuschen nicht darüber hinweg, dass die Bedeutung des Worts «TELL» jedenfalls ambivalent ist. Ausserdem scheint keineswegs ausgeschlossen, dass das Publikum das Zeichen «TELLCO» auch in sinngehaltlicher Hinsicht als Ganzes wahrnimmt (es das Zeichen mithin gedanklich nicht in zwei separate Bestandteile «TELL» und «CO» trennt) und es in Verbindung zu Begriffen aus dem Fernmeldewesen (wie «Telecommunikation») setzt. Von einem markanten Sinngehalt, der sich dem Bewusstsein beim Hören und Lesen sogleich aufdrängt, kann zumindest beim klägerischen Zeichen «TELLCO» nicht ausgegangen werden.
6.6.2.2.[…] Entscheidend ist, dass der Ausdruck «TELL» einen Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs darstellt, ob er nun als (weit verbreitetes) englischsprachiges Verb oder als Nachname der Heldengestalt verstanden wird. Etwas Gegenteiliges tut auch die Beschwerdeführerin nicht dar, abgesehen von ihrer nicht weiter begründeten Behauptung, dass sich «bekannte Namen von Sagen- und Märchengestalten gut als Kennzeichen» eigneten. Sie bringt insbesondere nicht vor, dass der Begriff «TELL» aufgrund eines phantasievollen Gehalts auffallen würde (was denn auch in keiner Weise erkennbar wäre). Es kann ihm daher nur ein enger Schutzumfang zugestanden werden (siehe auch BGE 139 III 176 ff. E. 5.1; BGer vom 4. Dezember 2014 4A_330/2014, E. 2.2.4). Die Beschwerdeführerin, die sich mit ihrem Markenbestandteil «TELL» (aus dem sie nun die Verwechslungsgefahr ableitet) dem Gemeingut annäherte und ein nationales Wortzeichen zum Element des eigenen Kennzeichens erhob, muss eine geringe Unterscheidungskraft in Kauf nehmen (Erwägung 5). Dass sie die Marke «TELLCO» samt Bestandteil «TELL» dem Publikum durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen ihrer Dienstleistungen eingeprägt hätte (BGE 122 III 382 ff. E. 2a), ist im angefochtenen Urteil nicht festgestellt und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht behauptet.
Entsprechend hat das Handelsgericht zu Recht erkannt, dass bereits bescheidenere Abweichungen genügen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu erreichen. Daran ändert nichts, dass angesichts der Gleichheit beziehungsweise Gleichartigkeit der Dienstleistungen (Erwägung 6.4) ein eher strenger Massstab anzulegen ist, wie dies die Beschwerdeführerin betont. Mit Blick auf die in Frage stehenden Zeichen, die im Schriftbild erheblich divergieren, ist jedenfalls nicht zu befürchten, dass es aufgrund der Verwendung des Ausdrucks «TELL» in den beanstandeten Zeichen der Beschwerdegegnerinnen zu Fehlzurechnungen kommen könnte. Der mit einer gewissen Sorgfalt und Aufmerksamkeit tätige Durchschnittsabnehmer von Finanzdienstleistungen und dergleichen lässt sich allein durch die Übereinstimmung des nicht besonders kennzeichnungskräftigen Elements «TELL» nicht irreführen, indem er einen Zusammenhang der Dienstleistungen der Beschwerdegegnerinnen mit jenen der Beschwerdeführerin vermuten würde.
[…]
7.3.3.[…] In Bezug auf die Kennzeichnungskraft liegt es für die Vorinstanz «auf der Hand», dass es sich beim Zeichen «Tell» um einen häufig gebrauchten Firmenbestandteil handle, der in vielfältigem Zusammenhang verwendet werde. Sie verwies unter anderem darauf, dass sich dem Handelsregister (abgesehen von den Firmen der Parteien und der mit ihnen verbundenen Gesellschaften) nahezu 100 Firmen entnehmen liessen, die über den Firmenbestandteil «Tell» verfügten. Dagegen wendet sich die Beschwerdeführerin, wiederum unter dem Titel einer «Verwässerung», die vom Handelsgericht zu Unrecht bejaht worden sei.
Entscheidend ist auch hier, dass dem Bestandteil «Tell» der klägerischen Firma keine besondere Prägekraft und damit ein geringer Schutzumfang zukommt. Folglich kann bereits eine verhältnismässig geringfügige Änderung ausreichen, um genügend Abstand zur älteren Firma zu schaffen (vgl. BGE 122 III 369 ff. E. 1; BGer vom 29. Januar 2019, 4A_541/2018, E. 3.4.4 mit weiteren Hinweisen). Diese Distanz ist im vorliegenden Fall gewahrt. Die einer gemeinfreien Sachbezeichnung nahestehende Bezeichnung «Tell» drängt sich dem Firmenadressaten nicht derart auf, dass er – sei es bei gleichzeitiger Wahrnehmung, sei es bei einem zeitlich verschobenen Vergleich aus der Erinnerung – eine hinreichende Verbindung der hier im Streit stehenden Unternehmen vermuten würde. Hinzu kommt, dass die Gesellschaften gemäss den – für das Bundesgericht verbindlichen – Feststellungen der Vorinstanz weder in einem örtlichen noch in einem sachlichen Wettbewerb zueinander stehen; auch die Sitze befinden sich entsprechend in einiger geogra | fischer Entfernung (Schwyz und Genf). Die Abwandlungen in den Firmen der Beschwerdegegnerinnen vermögen vor diesem Hintergrund eine – auch nur mittelbare – Verwechslungsgefahr zu bannen.
[…]
9.1.Die Beschwerdeführerin hatte in ihrer Klageschrift geltend gemacht, ihre Tochtergesellschaft («Tellco AG») und die von dieser betreuten Stiftungen (Tellco B., Tellco C., Tellco D., Tellco E., Tellco F.) hätten ihr (der Beschwerdeführerin) «zum Zwecke dieses Verfahrens» die «Klagerechte bezüglich des Zeichens ‹Tellco›» eingeräumt.
Zum Beleg waren Schreiben ihrer Tochtergesellschaft und der betreffenden Stiftungen beigelegt, jeweils betitelt mit «Bestätigung/Einräumung von Klagerechten» und mit folgendem Inhalt (hier exemplarisch für die Tellco F.):
«Sie [die Tellco F.] bestätigt, dass die Tellco Holding AG zur Wahrnehmung der kennzeichenrechtlichen Interessen der Tellco F. befugt ist. Die Tellco F. tritt der Tellco Holding AG hiermit sämtliche ihr zustehenden Klagerechte hinsichtlich des Kennzeichens ‹Tellco› (ungeachtet der Darstellungsform und einschliesslich Rechte an Kombinationszeichen) für die Dauer und zum Zwecke des eingangs erwähnten Konflikts an die Tellco Holding AG ab. Dies umfasst namentlich die Klagerechte aus der Firma, aus dem Namen und die sich aus dem Gebrauch des Kennzeichens ‹Tellco› ergebenden Klagerechte.»
Das Handelsgericht erläuterte, dass mit diesen Erklärungen nicht die Abtretung materiell-rechtlicher Ansprüche bezweckt worden sei. Sie stellten auch keine Prozessvollmachten dar. Vielmehr werde die Befugnis eingeräumt, den Prozess in eigenem Namen als Partei anstelle der materiell Berechtigten zu führen. Die Abtretungserklärungen liefen auf eine unzulässige gewillkürte Prozessstandschaft hinaus. Auf die Klage sei insoweit nicht einzutreten.
9.2.Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass die «Klagerechtsabtretungen» eine gewillkürte Prozessstandschaft begründeten. Sie stellt sich aber auf den Standpunkt, dass diese zulässig gewesen sei. Sie verweist auf immaterialgüterrechtliche Besonderheiten, auf Art. 55 Abs. 4 MSchG, Art. 62 Abs. 3 URG, Art. 75 PatG und Art. 35 Abs. 4 DesG, auf prozessökonomische Gründe sowie auf die Situation in ihrer «Unternehmensgruppe». Innerhalb dieser Gruppe sei von einer «wechselseitigen, konkludenten Lizenzgewährung an den entsprechenden Kennzeichenrechten» auszugehen. Dies führe zu einer «Schutzrechtsgemeinschaft», wobei sie (die Beschwerdeführerin) als Holdinggesellschaft diesen «Schutzrechtspool» leite. Sie sei daher berechtigt, die kennzeichenrechtlichen Ansprüche ihrer Tochtergesellschaft und der mit dieser verbundenen Stiftungen in eigenem Namen geltend zu machen.
9.3.Diese Argumentation der Beschwerdeführerin (Schutzrechtspool) lässt sich nicht auf zivilprozessuale Vorschriften stützen. Es kann ihr nicht gefolgt werden. Die Vorinstanz ist ausgehend von zutreffenden Überlegungen zur grundsätzlichen Unzulässigkeit gewillkürter Prozessstandschaften im schweizerischen Zivilprozess (vgl. BGE 137 III 293 ff. E. 3.2) zu Recht auf die Klage nicht eingetreten, soweit damit Ansprüche der Tochtergesellschaft und der verbundenen Stiftungen geltend gemacht worden sind.
[…]
Sts
Die Tellco Holding AG (Klägerin, Beschwerdeführerin) leitete gegen die Tell AG sowie die Tell Advisors AG (Beklagte, Beschwerdegegnerinnen) Klage beim Handelsgericht Zürich ein und verlangte die Umfirmierung, die Unterlassung des Gebrauchs des Zeichens «TELL» und die Feststellung der Nichtigkeit der Schweizer Marke Nr. 693264 «TELL». Sie stützte sich dabei auf verschiedene Marken mit dem Bestandteil «TELLCO» und auf die eigenen Namens- und Firmenrechte sowie auf diejenigen ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Stiftungen. Nach doppeltem Schriftenwechsel setzte das Handelsgericht Frist, um zu erklären, ob die Parteien auf «Durchführung der mündlichen Hauptverhandlung (Parteivorträge, Schlussvorträge)» verzichteten, die Durchführung eines allfälligen Beweisverfahrens blieb vorbehalten. Die Beschwerdeführerin erklärte, unter der Voraussetzung, dass ihr Gelegenheit gegeben werde, «ihren Parteivortrag schriftlich einzureichen (Art 232 Abs. 2 ZPO)», verzichte sie auf die Hauptverhandlung. Das Handelsgericht verstand diese Mitteilung «sinngemäss» so, dass die Beschwerdeführerin nicht auf die Durchführung der Hauptverhandlung verzichte. Das Gericht lud daraufhin zu einer Verhandlung vor und eröffnete den Parteien, dass für «die ersten Vorträge» pro Partei höchstens je 20 Minuten Redezeit zur Verfügung stünden. Die Beschwerdeführerin teilte daraufhin mit, dass sie «keinen Bedarf» für die Ergänzung ihrer Anträge und Sachvorbringen anlässlich der ersten Parteivorträge sehe, und da keine Schlussvorträge abgenommen würden, verzichte sie auf die Durchführung der Hauptverhandlung. Das Handelsgericht nahm in der Folge die Vorladung zur Hauptverhandlung ab und fällte gut zwei Wochen später ohne Durchführung einer Hauptverhandlung das Urteil. Das Handelsgericht trat mit Beschluss auf die geltend gemachten Ansprüche gestützt auf die Namens- und Firmenrechte der Tochtergesellschaften und verbundenen Stiftungen nicht ein und wies die Klage soweit weitergehend ab. Die Tellco Holding AG verlangt mit Beschwerde in Zivilsachen die Aufhebung, eventualiter die Zurückweisung zur Neubeurteilung des Urteils und des Beschlusses. In der Sache wiederholte sie die vor Handelsgericht gestellten Anträge.