«The Body Shop | The Body Shop (fig.) | TheFaceShop (fig.)» Bundesverwaltungsgericht vom 12. Dezember 2016

Aus den Erwägungen:

5. [Die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit zwischen den jeweils beanspruchten Produkten in den Klassen 3 (u. a. Kosmetik- und Pflegeprodukte) und 35 (u. a. Detailhandelsdienstleistungen) war unbestritten].

[…]

6.2 […] Marken sind nach ständiger Rechtsprechung als Ganzes zu wür­digen und dürfen nicht in ihre Einzelteile zerlegt betrachtet werden (BGE 90 II 43 E. 5a, «Dragon»; BVGer vom 18. Mai 2007, B-7442/2006, E. 4, «Feel’n Learn / See’n Learn»). Zwar sind die Zeichenbestandteile «The» und «Shop», wie noch gezeigt wird, ­gemeinfrei. Auch ist korrekt, dass der Gesamteindruck einer Marke namentlich durch deren kennzeichnungskräftige Elemente geprägt wird, während schwache oder gemeinfreie Elemente ihn weniger zu beeinflussen vermögen. Doch dürfen schwache und selbst gemeinfreie Elemente beim Zeichenvergleich nicht einfach ausgeklammert werden, sondern pflegen auch sie den Gesamteindruck der Marke mit zu ­beeinflussen (BGE 122 III 382 E. 5a f., «Kamillosan»). Namentlich ist eine übereinstimmende Position schutz­unfähiger Bestandteile im Zeichenensemble bei der Gesamtbeurteilung zu berücksichtigen (C. Willi, Markenschutzgesetz, MSchG, Zürich 2002, MSchG 3 N 65 m.w.H.), zumal gerade die in Frage stehenden Marken ihre Kennzeichnungskraft nicht aus einem einzelnen Element, sondern aus der Kombination für sich genommen schwacher Bestandteile schöpfen.

6.3 Der angefochtenen Wortbildmarke «TheFaceShop (fig.)» stehen die Wortmarke «The Body Shop» sowie die Wortbildmarke «The Body Shop (fig.)» gegenüber. Beim angefochtenen Zeichen sind die Wortelemente lückenlos aneinandergereiht, doch ist der Begriff «Face» in der Zeichenmitte mit Fettschrift hervorgehoben. Dadurch wird das Zeichen optisch in die drei Elemente «The», «Face» und «Shop» geteilt. Auch die Widerspruchsmarken bestehen aus den drei Elementen «The», «Body» und «Shop». Alle drei Marken stimmen im ersten und letzten Element, «The» und «Shop», überein. Diese sind stets an derselben Stelle positioniert, da die Marken denselben Aufbau aufweisen. Beide Wort- | bildmarken sind in einem nahezu ­identischen, serifenlosen Schrifttyp in Grossbuchstaben gehalten. Ihre Schrift ist dezent und wird lediglich durch die fette Hervorhebung des Elements «Face» in der angefochtenen Marke und die beiden stilisierten Buchstaben «A» und «O» in den mittleren Wort­bestandteilen durchbrochen. Das «O» im Element «Body» der Widerspruchsmarke ist nach oben geöffnet, das «A» im Element «Face» der angefochtenen Marke mit dem Buchstaben «F» verbunden. Das Schriftbild der Wortbildmarken unterscheidet sich lediglich in ihrem Mittelteil und der nahtlosen ­Aneinanderreihung der Wortelemente in der angefochtenen Marke. Diese Unterschiede werden jedoch dadurch relativiert, dass die Mittelteile aller drei Marken aus vier Buchstaben bestehen, wobei je zwei Vokale (O/Y bzw. A/E) und zwei Konsonanten (B/D bzw. F/C) sich so abwechseln, dass der jeweils zweite Buchstabe dieser Mittelteile (A/O) besonders gestaltet ist und die fette Hervorhebung des Mittelteils in der angefochtenen Marke optisch eine Trennung der Wortelemente andeutet. Diese Übereinstimmungen führen zu einer ausgeprägten Ähnlichkeit in Wortklang und Schriftbild; sie schaffen abgesehen von der grafischen ­Gestalt auch im Verhältnis der Wortmarke zur angefochtenen Wortbildmarke eine klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit.

6.4 Die Begriffe «The», «Face», «Body» und «Shop» gehören zum englischen Grundwortschatz und werden von den Verkehrskreisen ohne Weiteres verstanden. Der Artikel «The» steht für «der, die, das». «Face» wird mit «Gesicht» übersetzt, hat aber auch die Bedeutung von «Gesichtsausdruck». «Body» bedeutet auf Deutsch «Körper, Leib», seltener auch «Korpus, Gestell, Gehäuse». «Shop» wird in Verbindung mit dem Artikel «the» als Substantiv verstanden und mit «Laden» oder ­«Geschäftslokal» übersetzt <www.langen​scheidt.de/​>, abgerufen am 18. November 2016). «Face» und «body» als Begriffe für den Körper bzw. einen Körperteil stehen in se­mantischem Zusammenhang. Da der Markenadressat ein Zeichen unwillkürlich gedanklich verarbeitet und nach seinem Sinngehalt sucht, wird er die Kombination der drei Elemente «The Body Shop» als «Der Körper-­Laden» und «TheFaceShop» als «Der Gesichts-Laden» verstehen und da­hingehend interpretieren, die Wortkombinationen bezeichneten je ein Verkaufsgeschäft, in dem es Waren für den Körper bzw. das Gesicht zu erwerben gebe. Insofern besteht auch auf der Ebene des Sinngehalts eine starke Ähnlichkeit.

7. Zuletzt ist in einer Gesamt­betrachtung unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchmarken über die Frage der ­Verwechslungsgefahr zu befinden. Dabei ist infolge ausgeprägter Zeichenähnlichkeit und Identität bzw. starker Gleichartigkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein strenger Massstab anzulegen (BGE 122 III 382 E. 3a, «Kamillosan»).

7.1 Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, begründet dies keine Verwechslungsgefahr (BVGer vom 31. Juli 2007, B-7514/2006, E. 10, «Quadrat [fig.] / Quadrat [fig.]»; BVGer vom 10. Dezember 2008, B-7489/2006, E. 5.2, «Le Gruyère Switzerland / Gruyère ­cuisine»; BVGer vom 26. Oktober 2010, B-3064/2010, E. 6.6, «Torso [fig.] / Torso [fig.]»; BVGer vom 9. Feb­ruar 2009, B-3508/2008, E. 9.3, «KaSa K97 [fig.] / biocasa [fig.]»), es sei denn, die Widerspruchsmarke habe aufgrund der Dauer ihres Gebrauchs, der Intensität der Werbung oder ihres Erfolgs eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt, an welcher auch die gemeinfreien Bestandteile teilnehmen (BVGer vom 31. Juli 2007, B-7514/2006, E. 10, «Quadrat [fig.] / Quadrat [fig.]»; BVGer vom 26. Oktober 2010, B-3064/2010, E. 6.7, 6.10, «Torso [fig.] / Torso [fig.]»; Willi, MSchG 3 N 134). So hat die Rechtsprechung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr teilweise auch in Fällen bejaht, in ­welchen nicht nur kennzeichnungsschwache Elemente der älteren in die jüngere Marke übernommen worden waren, sondern zusätzliche Übereinstimmungen zu einem ähnlichen Gesamt­eindruck beitrugen (BVGer vom 26. Oktober 2010, B-3064/2010, E. 6.6, m.w.H., «Torso [fig.] / Torso [fig.]»; RKGE vom 8. Dezember 2006, sic! 2007, 448 E. 9 «Actimel / Acti­smile»; RKGE vom 10. April 1997, sic! 1997, 294 E. 4, «Nicopatch / Nico­flash»; RKGE vom 21. Oktober 2005, sic! 2006, 92 E. 7, «Thermobalance /​ Climabalance»).

7.2 Zwischen den Parteien ist un­bestritten, dass die gemeinsamen Zeichenbestandteile «The» und «Shop» gemeinfrei sind. «Shop» bildet einen direkt beschreibenden Hinweis auf den Verkaufsort der in Klasse 3 be­anspruchten Waren und den Erbringungsort der Dienstleistungen der Klasse 35 und ist für diese ebenfalls gemeinfrei. Für die in Frage ste­henden, zur Körperpflege bestimmten ­Waren und die Dienstleistungen im Bereich des Detailhandels mit diesen Waren ist auch das Element «Body» in der Bedeutung von «Körper» hochgradig ­beschreibend. Die Widerspruchsmarken bestehen somit aus drei äusserst kennzeichnungsschwachen Elementen, die ihnen nur aufgrund ihrer ­Kombination eine minimale Kennzeichnungskraft verleihen. In ihrer Bedeutung als «Geschäft für [Produkte für] den Körper» bleiben die Marken auch in der Kombination der drei Elemente banal und kennzeichnungsschwach. Die Markenadressaten erkennen darin ohne Gedankenaufwand einen Hinweis auf den Verkaufsort für zur Körperpflege bestimmter Produkte. Die schlichte grafische Ge­ | staltung vermag der älteren Wortbildmarke keine zusätzliche Kennzeichnungskraft zu verleihen, da sie gegenüber den Wortelementen in den Hintergrund tritt.

7.3 […] Es kann […] offenbleiben, ob die Widerspruchsmarken aufgrund ihrer Bekanntheit über einen zumindest normalen Schutzumfang verfügen und ob diese Bekanntheit als gerichtsnotorisch vorausgesetzt werden kann, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken, wie nachfolgend gezeigt wird, bereits bei Annahme einer bloss minimalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu bejahen ist.

7.4 Die Vorinstanz bejahte in ihren angefochtenen Verfügungen die Zeichenähnlichkeit auf den drei Ebenen des Schriftbilds, Wortklangs und Sinngehalts gestützt auf den Gesamteindruck der Marken, wechselte aber bei der abschliessenden Prüfung der Verwechslungsgefahr auf eine mosaik­artige Betrachtungsweise, indem sie den Vergleich auf die Elemente «Face» und «Body» beschränkte. Auch bei der abschliessenden Würdigung sind die Marken einander allerdings in ihrer Gesamtheit gegenüberzustellen […]. Wie ausgeführt, wird in der Gesamtschau deutlich, dass sich die Übereinstimmungen zwischen den Marken nicht auf deren gemeinfreie Bestandteile beschränken. Die angefochtene Marke übernimmt von den Widerspruchsmarken nicht nur die Elemente «the» und «shop», sondern auch deren Aufbau mit «the» am Zeichenanfang, «shop» am Zeichenende und einem auf den Körper bzw. einen Körperteil verweisendes Element in der Mitte. Dadurch erweckt sie bei den Verkehrskreisen dieselbe Gedankenassoziation, indem sie nahelegt, die von ihr gekennzeichneten Produkte seien zur Pflege des Körpers bzw. eines Körperteils, nämlich des Gesichts, bestimmt (vgl. E. 7.2). Schliesslich verwendet die angefochtene Marke einen nahezu identischen Schrifttypus wie die ältere Wortbildmarke und enthält ein Mittelelement gleicher Länge mit einem, wie bei dieser, stilisierten Zweitbuch­staben. Durch die Vielzahl von Über­einstimmungen und Annäherungen erwecken die Marken einen ähnlichen Gesamteindruck. Infolge ausgeprägter Zeichenähnlichkeit und starker Gleichartigkeit bzw. Identität der beanspruchten Waren und Dienstleistungen wird eine Verwechslungsgefahr selbst unter Berücksichtigung der ­erhöhten Aufmerksamkeit von Ab­nehmern der in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen und unter der ­Annahme einer verminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken begünstigt. Es besteht die Gefahr, dass die Abnehmer das angefochtene Zeichen fälschlicherweise der Beschwerdeführerin zuordnen, nämlich davon ausgehen, die Beschwerdeführerin vertreibe unter dem angefochtenen Zeichen eine neue Produktlinie für die Gesichtspflege. Damit ist zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu bejahen.

[…]