«Top Care I und II» Handelsgericht Zürich vom 19. Juni 2019

Aus den Erwägungen:

I.  Unterlassungsklage der Top Care GmbH gestützt auf Firmenrecht und UWG (Fall I, HG160238-O)

1. Formelles

[…]

1.2 Bestimmtheit der Rechtsbegehren

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung müssen Unterlassungsklagen auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein. Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben. Werden diese Behörden mit der Behauptung angerufen, die Beklagte habe eine ihr untersagte Handlung trotz des Verbots des Zivilrichters erneut begangen, haben sie einzig zu prüfen, ob die tatsächliche Voraussetzung erfüllt ist; dagegen haben sie das Verhalten nicht rechtlich zu qualifizieren (BGE 84 II 450 ff. E. 6; BGE 131 III 70 ff. E. 3.3; BGE 142 III 587 ff. E. 5.3; zuletzt: BGer vom 12. September 2018, 4A_281/2018, E. 3.1.1). Die zu verbietenden Handlungen müssen deshalb in den Rechtsbegehren präzise umschrieben werden, um dem Unterlassungsurteil zugrunde gelegt werden zu können (BGer vom 20. Dezember 2011, 4A_460/2011, E. 2.1 m.w.H.). Das BGer bewertete in der Vergangenheit Formulierungen in Rechtsbegehren wie «herabsetzen» oder «ausdrücklich oder sinngemäss negativ bewerten» ohne nähere Präzisierung des zu verbietenden Verhaltens als im Lichte des Bestimmheitsgebots ungenügend (vorgenanntes Urteil E. 2.2). Dieser Rechtsprechung folgt auch das hiesige Gericht und, soweit ersichtlich, die übrigen kantonalen Gerichte (zuletzt z. B. im Marken- und Lauterkeitsrechts: OGer Zug, sic! 2018, 558 ff. E. 4.3 f., «Panda [fig.] / [Pandaki [fig.]»).

Genau gleich verhält es sich im vorliegenden Fall. Die Klägerin will mit ihrer Unterlassungsklage der Beklagten nicht nur eine genau umschriebene Firmenbezeichnung verbieten, sondern «jede andere Firma, welche die Wortkombination ‹Top Care› ohne einen deutlich unterscheidungskräftigen Zusatz enthält». Eine ähnliche Formu- | lierung wählt sie bei den zu verbietenden Domains. Ausserdem sei der Beklagten unabhängig ihres Handelsregistereintrags zu verbieten, «in der Schweiz die Wortkombination ‹Top Care› ohne einen deutlich unterscheidungskräftigen Zusatz zur Kennzeichnung und Individualisierung ihres Betriebs» zu verwenden. Die in den Rechtsbegehren gewählten Formulierungen sind auslegungs- und konkretisierungsbedürftig (Was heisst «unterscheidungskräftig»? Wann ist von deutlicher Unterscheidungskraft auszugehen? etc.). Sie können im Falle der Gutheissung einem Urteil nicht zugrunde gelegt werden, würden doch sowohl die Beklagte als auch die Vollstreckungsbehörden im Ungewissen darüber gelassen, was genau untersagt wäre. Dies ist nach der eingangs beschriebenen Praxis unzulässig. Es kann im Übrigen nicht Aufgabe des Gerichts sein, die Formulierungen anhand der Klagebegründung auf ein zulässiges Mass einzugrenzen (BGer vom 20. Dezember 2011, 4A_460/2011, E. 2.2). Nennt die Klägerin in ihren Rechtsbegehren aber konkret zu verbietende Firmen- und Domainnamen, ist dies nicht zu beanstanden und kann eine materielle Prüfung vorgenommen werden.

Zusammenfassend ist – positiv formuliert – auf die Klage nur bezüglich der anbegehrten Verbote der Firmen «Top Care Schweiz GmbH» und «TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH» sowie der Domains «top-care-schweiz.ch» und «topcare-fleckenschutz.ch» einzutreten. Ansonsten führt die mangelnde Bestimmtheit der Rechtsbegehren zu einem Nichteintreten.

2. Ansprüche der Klägerin aus Firmen- und Lauterkeitsrecht

[…]

2.3 Würdigung

Ohne Abänderung übernimmt die Klägerin in ihrer Firma zwei Worte des englischen Sprachgebrauchs, nämlich «top» und «care». Dies ist weder originell noch einprägsam, wird doch lediglich der Gesellschaftszweck der Klägerin als Textilpflegeunternehmen anpreisend umschrieben. Dies haben das BGer und das BVGer in mehreren (markenrechtlichen) Entscheiden u. a. bezüglich «top set» (BGE 97 I 81 ff. E. 2), «SECURITOP» (BGE 127 III 160 ff. E. 2/d/aa) und «toppharm» (BVGer vom 30. Oktober 2013, B-5296/2012, E. 4.4.2) schon so festgehalten. Selbst im Schweizerdeutschen ist die Bezeichnung «top» als Qualitätsangabe weit verbreitet.

Folglich bedient sich die Firma der Klägerin mit der blossen Aufnahme zweier englischer Begriffe beim Gemeingut; sie ist kennzeichnungsschwach. Eine erhöhte Verkehrsgeltung, die eine andere Beurteilung nach sich gezogen hätte, wurde durch die Klägerin nicht substantiiert behauptet. Es fehlt ebenfalls an offerierten Beweismitteln für eine lange Aufbauarbeit der klägerischen Firma. Die geringe Kennzeichnungskraft von «Top care» hat zur Folge, dass sich die beklagtische Firma nur sehr geringfügig zu unterscheiden hat (vgl. BGer vom 4. Dezember 2014, 4A_330/2014, E. 2.2.4).

Dies tut sie allerdings nicht. Offensichtlich sind die Bestandteile «Top care» und «TOP CARE» identisch. Die Verwendung von Grossbuchstaben vermag daran nichts zu ändern und hinterlässt beim Durchschnittsadressaten keinen anderen Eindruck. Auch die Aufnahme einer reinen Ortsbezeichnung «Schweiz» sorgt nicht für eine hinreichend deutliche Abhebung von der klägerischen Firma (so bereits: BGE 88 II 293 ff. E. 3 oder neuerdings: BGer vom 14. März 2017, 4A_663/2015, E. 5.2). Gleiches gilt hinsichtlich des Zusatzes «Textil- und Lederschutz» (respektive «Fleckenschutz» im Domainnamen), der zusätzlich zu «top care» bloss auf den Gesellschaftszweck der Beklagten hinweist. Er erweist sich als zu schwach, um die beklagtische Firma hinreichend zu individualisieren (vgl. M. Altenpohl, Basler Kommentar OR II, 5. Aufl., Basel 2016, OR 951 N 9 m.w.H.). Dies gilt gerade auch deshalb, da die Parteien unbestrittenermassen im Wettbewerb zueinanderstehen und somit strengere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit zu stellen sind (ständige Rechtsprechung des BGer: z. B. BGer vom 1. Oktober 2018, 4A_83/2018, E. 3.1). Überhaupt ist evident, dass sich die Firmen der Beklagten bewusst an diejenige der Klägerin anlehnen. Insgesamt ist die Verwechselbarkeit daher zu bejahen.

Umgekehrt ist eine Verwirkung der klägerischen Ansprüche zu verneinen. Die Beklagte beschränkte ihre geschäftlichen Aktivitäten in der Vergangenheit einzig auf die Zentralschweiz. Entgegen ihrer Auffassung hat sie keinen Anspruch darauf, ihre «nicht mehr zutreffende geografische Bezeichnung» anzupassen und ihre Firma fortan schweizweit zu verwenden (in diesem Sinne z. B.: S. Brauchbar Birkhäsuer, Die Verwirkung im Kennzeichenrecht; unter Berücksichtigung der Regelung in der Europäischen Union, Basel 2001, 107, 111 f.; R. Oertli, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2. Aufl., Zürich 2012, OR 951 N 7a, 9). Durch eine bloss lokale Tätigkeit wird kein eigener, schutzwürdiger Besitzstand in der Schweiz aufgebaut. Diese Überlegungen lagen ebenfalls dem Modesa/Modissa-Urteil des hiesigen Gerichts (HGer Zürich vom 5. Mai 2006, HG040185-O, E. III.2) sowie dem diesbezüglichen Bundesgerichtsurteil (BGer vom 13. Oktober 2006, 4C.240/2006) zugrunde. Bereits 1959 hat das BGer in allgemein gültiger Form im Übrigen festgehalten (BGE 85 II 323 ff. E. 5):

«Nach Treu und Glauben hat in erster Linie jener Geschäftsinhaber, der durch Änderung oder Ausdehnung seiner geschäftlichen Tätigkeit den Wettbewerb herbeiführt oder verschärft und damit den Grund zur Unverträglichkeit der beiden Firmen setzt, für Abhilfe zu sorgen.»

Überhaupt behauptet die Beklagte ihren schutzwürdigen Besitzstand nur | pauschal und mit ungenügendem Verweis auf Beilagen (vgl. BGer vom 22. Januar 2018, 4A_281/2017, E. 5). So führt sie beispielweise in der Rechtsschrift selbst nur aus, dass sie «mit der Verwendung des Firmenkerns ‹Top Care› einen Jahresumsatz von circa CHF 400 000 erzielt habe». Eine Verwirkung der Ansprüche der Klägerin kann folglich nicht angenommen werden. Diese ging umgehend gegen die Ausdehnung der beklagtischen Geschäftstätigkeit vor.

2.4 Fazit

Zusammenfassend erweisen sich die Firmen der Beklagten «Top Care Schweiz GmbH» und «TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH» als mit der klägerischen Firma «Top Care GmbH» verwechselbar. Gleiches gilt hinsichtlich der ähnlich lautenden Domainnamen «top-care-schweiz.ch» und «topcare-fleckenschutz.ch».

[…]

II.  Gegenklage auf Unterlassung der Markennutzung gestützt auf Markenrecht und UWG (Fall II, HG170024-O)

2. Ansprüche der Klägerinnen aus Marken- und Lauterkeitsrecht

[…]

2.3 Würdigung

Die Klägerinnen stützen ihre Ansprüche in der Klageschrift noch auf folgende Marken ab:

Mit der Replik scheinen sie ihre Ansprüche auf die Marke Nr. 1 zu beschränken. Nicht vollends schlüssig sind auch die weiteren Ausführungen der Klägerinnen: So halten sie fest, dass dem prägenden «Top Care» in ihren Marken keine besondere Kennzeichnungskraft zukomme. Die übrigen Wortelemente, wie «Fleckenschutz», «Textil- und Lederschutz GmbH» etc., seien klar beschreibend. Von gar «gemeinfreien Elementen» sprechen die Klägerinnen schliesslich an anderer Stelle.

Wie auch immer diese Zugeständnisse genau zu interpretieren sind, sie erweisen sich inhaltlich betrachtet als zutreffend: In sämtlichen Wort-/Bildmarken dominiert aufgrund der prominenten Platzierung das Wort «Top Care». Die übrigen Elemente treten in den Hintergrund (vgl. M. Städeli / ​S. Brauchbar Birkhäuser, Basler Kommentar, Basel 2017, MSchG 3 N 82). «Top Care» erweist sich, wie auch im Parallelfall HG160238-O E. 2.3 erwogen wird, als Begriff des Gemeinguts. Gleiches gilt hinsichtlich der weiteren Wortelemente: «Leder- und Textilschutz», «Fleckenschutz», «Textil- und Lederschutz GmbH». Diese nehmen lediglich in beschreibender Weise auf die Waren und Dienstleistungen der Klägerinnen Bezug, zumal die Marken in den Klassen 1, 3 und 40 eingetragen wurden. Auch die entfernt an einen Wassertropfen erinnernde Form (in der Marke Nr. 3 sogar blau eingefärbt) erweist sich nicht als genügend einprägsam.

Insgesamt ist – in grundsätzlicher Übereinstimmung mit den klägerischen Zugeständnissen – von Marken mit schwacher Kennzeichnungskraft auszugehen. Die schwache Kennzeichnungskraft hat bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sowohl im Marken- als auch im Lauterkeitsrecht zur Folge, dass sich die beklagtischen Zeichen nur geringfügig zu unterscheiden haben (zum Markenrecht: Städeli / Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 47; zum Lauterkeitsrecht: A. Heinemann, Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Zürich 2018, UWG 3 1 d N 45).

Etwas anderes könnte nur gelten, wenn sich die Marken der Klägerinnen im Verkehr durchgesetzt hätten. Dies behaupten denn auch die Klägerinnen und machen geltend, dass sich das Zeichen «Top Care» in den beteiligten Verkehrskreisen (Möbelhäuser und Händler) in der Deutschschweiz durchgesetzt habe. Sie offerieren diesbezüglich ein demoskopisches Gutachten zum Beweis. Die Beklagte stellt die Verkehrsdurchsetzung in Abrede.

Allerdings genügt die behauptete, lokale Verkehrsdurchsetzung in der Deutschschweiz für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung im Markenrecht nicht. Gefordert wird eine solche in der ganzen Schweiz (BGE 127 III 33 ff. E. 2d), was auch die Klägerinnen einräumen. Ausserdem ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für die Verkehrsdurchsetzung entscheidend, ob das Zeichen von den massgeblichen Verkehrskreisen in Alleinstellung als Marke erkannt und verstanden wird (BGE 130 III 328 ff. E. 3.1; BGer vom 1. Dezember 2008, 4A_370/2008, E. 6.4.2). Die klägerischerseits – unabhängig von der Wort-/Bildmarke – ins Feld geführte Durchsetzung des Elements «Top Care» ist daher in Bezug auf die Marken nicht ausreichend.

Überhaupt bedeutet Verkehrsdurchsetzung sowohl im Marken- als auch im Lauterkeitsrecht, dass ein Zeichen von den Marktteilnehmern als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte eines Unternehmens verstanden wird (statt vieler: BGE 140 III 109 ff. E. 5.3.2; R. Arpagaus, Basler Kommentar, Basel 2013, UWG 3 1 d N 51). Die Klägerinnen behaupten jedoch gerade nicht, dass die Marktteilnehmer «Top Care» spezifisch mit ihnen bzw. ihren Produkten in Verbindung bringen. Vielmehr machen sie bloss eine allgemeine Verkehrsdurchsetzung von «Top Care» geltend. Dies genügt vorliegend indes nicht, da auch die Beklagte zugestandenermassen mit demselben Zeichen «Top Care» auf dem identischen Markt auftritt. Ein Gutachten könnte also gar nicht erstellt werden, würde die geltend gemachte, unspezifische Verkehrsdurchsetzung von «Top Care» noch nichts über das | klägerische «Top Care» und dessen Verkehrsdurchsetzung aussagen.

Insgesamt erweisen sich die Behauptungen der Klägerinnen bezüglich einer Verkehrsdurchsetzung als ungenügend und es kann hierüber kein Beweisverfahren geführt werden. Die Verkehrsdurchsetzung ist folglich zu verneinen; die Marken der Klägerinnen samt deren Element «Top Care» bleiben kennzeichnungsschwach.

Damit stellt sich einzig noch die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr mit den beklagtischen Zeichen vorliegt. Auch wenn die Parteien diese in ihren Rechtsschriften schwarz-weiss abbildeten, blieb unbestritten und ist belegt, dass sie farbig durch die Beklagte verwendet werden:

Augenfällig stimmen die beklagtischen Zeichen bezüglich «Top Care» überein. Bei diesem Begriff handelt es sich aber um Gemeingut. Überhaupt verbietet sich sowohl im Markenrecht als auch im Lauterkeitsrecht eine mosaikartige Betrachtungsweise (statt vieler: Städeli / Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 42; Heinemann, UWG 3 1 d N 44 je m.w.H.). Massgeblich ist vielmehr der Gesamteindruck.

Hinsichtlich des ersten, beklagtischen Zeichens erweist sich die Farbgestaltung mit verschieden grossen und farbigen Punkten als prägendes Element. Sie ist für sich genommen bereits gänzlich anders als in den Marken der Klägerinnen, die zum grössten Teil aus zwei Farben bestehen. Sofort springen dem Betrachter auch die diversen Punkte ins Auge; die Tropfenform fehlt bei den Zeichen der Beklagten vollständig. Die Punkte formen viel eher ein Haus, worauf zu Recht hingewiesen wird. Folglich heben diese Bildelemente die Zeichen der Beklagten genügend von denjenigen der Klägerinnen ab. Ähnliches gilt bezüglich des Schriftbildes (andere, dünnere Schrift [Serifen] in den Zeichen der Beklagten).

Auch das zweite Zeichen der Beklagten erweist sich als nicht mit den klägerischen Marken verwechselbar. Wiederum ist die Farbgestaltung prägend und anders gehalten. Für zusätzliche Differenzierung sorgt der in roter Schriftfarbe gehaltene Zusatz «Das Schweizer Original» mit horizontalem, rotem Strich. Selbst die Klägerinnen sprechen davon, dass sich dieses, zweite Zeichen «etwas stärker» von ihren Marken unterscheiden würde.

Angesichts der schwachen Kennzeichnungskraft der klägerischen Marken samt deren Element «Top Care» genügen die genannten, zusätzlichen Wort- und Bildelemente der beklagtischen Zeichen, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Den Klägerinnen stehen keine Ansprüche aus MSchG und UWG zu.

2.4. Fazit

Zusammenfassend sind die Marken der Klägerinnen nicht mit den Zeichen der Beklagten verwechselbar.