2.1 Allgemeines Urheberrecht | Droit d’auteur en général
«Totenkopf-Tatoo»
Handelsgericht Aargau vom 5. Januar 2015 (Massnahmeverfahren)
Schutzfähigkeit einer grafischen Gestaltung mit traditionellen Motiven und Dekorelementen
URG 6, 8; IPRG 110. Das anwendbare Recht bestimmt sich alleine nach dem Schutzlandprinzip, weshalb in der Schweiz nicht das ausländische Prinzip «work for hire», sondern die Vermutungswirkung des Schöpferprinzips bis zum Beweis eines derivativen Erwerbs Anwendung findet (E. 6.2, 6.3).
URG 2. Zwischen der bildenden Kunst im kunstwissenschaftlichen Sinne und dem Schutzbereich des Urheberrechts besteht eine Diskrepanz. Massgebend ist Werk-, nicht Urheber-Individualität. Deren Fehlen lässt sich nicht gestützt auf vorbestehende, aber später datierte traditionelle Motive und Dekorelemente glaubhaft machen (E. 6.5).
URG 3 I, 10 I und 11 I. Werke zweiter Hand sind nur mit Zustimmung des Urhebers zulässig. Die Behauptung der Unkenntnis des zugrundeliegenden Werks bzw. der Inspiration der eigenen Gestaltung durch eine Vielzahl anderer Abbildungen ist mit den konkreten Inspirationsquellen zu substantiieren, um die (in der Praxis seltene) Möglichkeit einer sog. «Doppelschöpfung» beurteilen zu können (E. 6.6).
ZPO 261 I b. Eine mögliche Verwässerung des Urheberrechts sowie eine mögliche Rufschädigung lassen sich nicht ohne Weiteres in Geld messen. Die Tatsache eines anderweitigen Vertriebes von Billigstprodukten mit dem geschützten Motiv ändert daran nichts, ist es dem Urheber doch freigestellt, ob, wann und wie er auch gegen andere mögliche Urheberrechtsverletzungen vorgehen möchte (E. 7.).
ZPO 261. Zeitliche Dringlichkeit ist gegeben, wenn ein ordentlicher Prozess deutlich länger dauern würde als das Massnahmeverfahren; sie verwirkt nicht innerhalb einer abstrakten Zeitspanne. Damit bedarf es jahrelanger Untätigkeit, bis einem Massnahmekläger Rechtsmissbrauch infolge Zeitablauf vorgeworfen werden kann (E. 8).
ZPO 262. Ein über das Verbot des Feilhaltens, Verkaufens, sonst wie Inverkehrbringens oder Bewerbens hinausgehendes Lagerverbot würde auf eine definitive, bei einem anderen Ausgang des Hauptverfahrens nicht mehr zu korrigierende Vollstreckung hinauslaufen (E. 9.3.2).
LDA 6, 8; LDIP 110. Le droit applicable se détermine uniquement d’après le principe de la lex loci protectionis, raison pour laquelle en Suisse ce n’est pas le principe étranger du «work for hire» qui s’applique mais l’effet de la présomption du principe du créateur jusqu’à la preuve d’une acquisition dérivée (consid. 6.2, 6.3).
LDA 2. Il existe un décalage entre les arts plastiques au sens de l’histoire de l’art et le champ de protection du droit d’auteur. Ce n’est pas l’individualité de l’auteur qui est déterminante mais l’individualité de l’œuvre. On ne peut pas rendre vraisemblable le défaut de celle-ci sur la base de motifs et d’éléments de décor traditionnels préexistants mais datés ultérieurement (consid. 6.5).
LDA 3 l, 10 l et 11 l. Les œuvres dérivées ne sont admissibles qu’avec le consentement de l’auteur. L’affirmation de l’absence de connaissance de l’œuvre sous-jacente respectivement de l’inspiration de la propre conception par un grand nombre d’autres reproductions doit être établie par les sources d’inspiration concrètes, afin de pouvoir juger de la possibilité (rare en pratique) d’une «double création» (consid. 6.6).
CPC 261 l b. Un affaiblissement possible du droit d’auteur ainsi qu’une atteinte possible à la réputation de l’auteur ne se mesurent pas sans autre en termes monétaires. Le fait qu’il y ait une autre distribution de produits bon marché comportant le motif protégé n’y change rien, dès lors que l’auteur est libre d’agir quand et comment il l’entend contre d’autres atteintes potentielles au droit d’auteur (consid. 7).
CPC 261. L’urgence est donnée lorsqu’un procès ordinaire durerait nettement plus longtemps que la procédure de mesures provisionnelles; elle ne se périme pas pendant une durée abstraite. Ainsi, le requérant des mesures provisionnelles doit rester inactif plusieurs années pour qu’on puisse lui reprocher un abus de droit en raison de l’écoulement du temps (consid. 8).
|CPC 262. Une interdiction de stockage allant au-delà de l’interdiction de la mise en vente, de la vente, ou, d’une autre manière, de la mise en circulation et de la promotion publicitaire équivaudrait à une exécution définitive qu’on ne pourrait plus corriger si la procédure principale aboutissait à un autre résultat (consid. 9.3.2).
Vorsorgliche Massnahme; teilweise Gutheissung des Gesuchs; HSU.2014.68
Der Gesuchsteller ist eine natürliche Person mit Wohnsitz in London, Grossbritannien. Gemäss eigenen Angaben ist er unter dem Pseudonym «X.» ein international bekannter Künstler, der für seine Zeichnungen und Kunstwerke insbesondere in der Tattooszene sehr berühmt sei.
Die Gesuchsgegnerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in Genf. Sie bezweckt hauptsächlich die Konzeption, die Herstellung, den Verkauf und die Distribution von Luxusprodukten im Bereich der Uhrmacher- und Juwelierkunst sowie der Bijouterie, insbesondere von Uhren.
Mit Eingabe vom 18. Juli 2014 liess der Gesuchsteller beim HGer Aargau die folgenden Rechtsbegehren stellen:
Der Gesuchsgegnerin sei vorsorglich zu verbieten, die Uhrenmodelle, die auf den Ziffernblättern das leicht abgeänderte Werk «Totenkopf» von X. zeigen, zu lagern, feilzuhalten, zu verkaufen, sonst wie in Verkehr zu bringen oder dafür Werbung, auch über deren Webseite, zu betreiben.
Zur Begründung liess der Gesuchsteller im Wesentlichen ausführen, er habe im Jahr 2004 mit Wasserfarben den farbenfrohen Totenkopf entworfen und diesen mit der Jahreszahl 2004 sowie seinem Pseudonym «X.» versehen. Im Dezember 2013 habe er festgestellt, dass die Gesuchsgegnerin hochpreisige Uhren verkaufe, die auf ihren Uhrenziffernblättern der «Y.» genannten Uhrenserien den vom ihm 2004 entworfenen Totenkopf ohne seine Einwilligung verwendeten. Damit bestehe eine Verletzung seines Urheberrechts am Totenkopf.
Am 4. September 2014 erstattete die Gesuchsgegnerin ihre Gesuchsantwort mit dem Rechtsbegehren, das Gesuch sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung brachte die Gesuchsgegnerin hauptsächlich vor, der vom Gesuchsteller beanspruchten Darstellung würde es an der Schutzfähigkeit fehlen, da sie aus gemeinfreien Gestaltungselementen von «Mexican Sugar Skulls» bestehen würde und damit keine bewusste geistige Schöpfung individuellen Charakters sei.
6.2
6.2.1 Der Gesuchsteller stützt seinen Unterlassungsanspruch vorerst auf Urheberrecht. Gestützt auf Art. 110 Abs. 1 IPRG unterstehen Immaterialgüterrechte dem Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüterrechte beansprucht wird. Der verfügungsrechtliche Teil, insbesondere die Entstehung, der Inhalt, die Wirkungen und das Erlöschen der Immaterialgüterrechte, ist gemäss dem in Art. 110 Abs. 1 IPRG statuierten Schutzlandprinzip der Rechtsordnung desjenigen Staates unterstellt, für dessen Gebiet der Schutz beansprucht wird. Auch die Verletzung von Immaterialgüterrechten wird vom Schutzlandprinzip erfasst, ebenso deren Wirkungen (Inhalt, Schranken sowie Schutz). Der Schutz umfasst auch die Voraussetzungen und Rechtsfolgen von Immaterialgüterverletzungen. Als Rechtsfolgen kommen je nach Schutzland Schadenersatzansprüche, Unterlassungsansprüche, Beseitigungsansprüche etc. in Betracht (HGer Zürich vom 7. April 2014, HG110271, E. 2.1.2.; BSK IPRG-Jegher/Vasella, 3. Aufl. 2013, IPRG 110 N 13 f.).
6.2.2 Vorliegend begehrt der Gesuchsteller in der Schweiz Schutz seiner Immaterialgüterrechte. Damit ist Schweizer Recht anwendbar. Dies gilt auch für die Frage, ob der Gesuchsteller den vom ihm 2004 entworfenen Totenkopf möglicherweise als Arbeitnehmer entworfen hat. Der von der Gesuchsgegnerin diesbezüglich angerufene UK Copyright Act, der das Prinzip «work for hire» kennt, nach welchem das Urheberrecht nicht beim tatsächlichen Schöpfer, sondern bei dessen Arbeit- oder Auftraggeber entsteht, ohne dass eine Übertragung des Urheberrechts erforderlich ist, findet daher vorliegend trotz eines allfällig dem englischen Recht unterstehenden Arbeits- oder Auftragsverhältnisses keine Anwendung (vgl. HGer ZH, HG110271 vom 7. April 2014, E. 2.2.1, mit Verweis auf M. Rehbinder/A. Viganò, URG-Kommentar, 3. Aufl. 2008, URG 6 N 4).
6.3
6.3.1 Gestützt auf Art. 8 Abs. 1 URG gilt, solange nichts anderes nachgewiesen ist, als Urheber, wer auf den Werkexemplaren oder bei der Veröffentlichung des Werks mit dem eigenen Namen, einem Pseudonym oder einem Kennzeichen genannt wird. Damit sind an die vom Urheber gewählte Bezeichnung Vermutungswirkungen geknüpft. Entgegen der allgemeinen Beweislastregel des Art. 8 ZGB, wonach derjenige, der aus einer behaupteten Tatsache Rechte ableiten will, diese zu beweisen hat, sieht Art. 8 URG eine gesetzliche Vermutung der Urheberschaft vor und bewirkt damit eine Beweislastumkehr. Wer auf dem Werkexemplar oder bei Veröffentlichung eines Werkes als Urheber bezeichnet wird, gilt bis zum Beweis des Gegenteils als Urheber und geniesst dessen Rechtsschutz.
Gemäss dem Schöpferprinzip von Art. 6 URG gilt als Urheber diejenige natürliche Person, die das Werk geschaffen hat. Der Schöpfer erwirbt das Urheberrecht damit stets originär. Dies gilt auch für Werke, die in Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen geschaf|fen worden sind. Anders als bei Aufgabenerfindungen und Designs, bei welchen Art. 332 Art. 1 OR einen automatischen Rechtserwerb des Arbeitgebers statuiert, kann der Arbeitgeber die von seinen Arbeitnehmern geschaffenen Urheberrechte grundsätzlich nur durch Abtretung und damit derivativ erwerben.
6.3.2 Der Totenkopf trägt das Pseudonym «X.» und ist mit der Jahreszahl 2004 versehen. Gestützt auf Art. 8 Abs. 1 URG besteht damit die Vermutung der Urheberschaft des Gesuchstellers am Totenkopf. Es liegt folglich an der Gesuchsgegnerin, das Gegenteil dieser Urheberschaft glaubhaft zu machen.
6.3.3 In ihrer Duplik vom 1. Dezember 2014 stellt die Gesuchsgegnerin diverse Editionsbegehren im Zusammenhang mit der (selbständigen) Erwerbstätigkeit des Gesuchstellers im Schaffensjahr 2004. Damit versucht die Gesuchsgegnerin, das Gegenteil der Urheberschaft des Gesuchstellers am Totenkopf glaubhaft zu machen. Sollte nämlich anhand der zu edierenden Urkunden die selbständige Erwerbstätigkeit des Gesuchstellers nicht belegt werden können, sei das Gesuch mangels Glaubhaftmachung des Rechtsanspruchs abzuweisen, da in diesem Fall gestützt auf den UK-Copyright Act die Urheberrechte für den Totenkopf beim damaligen Arbeitgeber des Gesuchstellers lägen.
Die Gesuchsgegnerin verkennt, dass die Frage, ob in einem Arbeitsverhältnis die Urheberrechte originär oder derivativ auf den Arbeitgeber übergehen, vorliegend aufgrund des Schutzlandprinzips alleine nach Schweizer Recht zu beurteilen ist (vgl. vorne E. 6.2.1). Im Schweizer Recht gilt das Schöpferprinzip, d.h., das Urheberrecht entsteht immer originär beim Arbeitnehmer. Einen derivativen Erwerb des Urheberrechts am Totenkopf durch einen möglichen Arbeitgeber des Gesuchstellers aufgrund einer vertraglichen Regelung behauptet die Gesuchsgegnerin jedoch nirgends. Folglich kann nicht von einem entsprechenden Rechtsübergang ausgegangen werden. Damit ist es grundsätzlich unerheblich, ob der Gesuchsteller im relevanten Jahr 2004 selbständig tätig war oder sich in einem Angestelltenverhältnis (bspw. im Tattoo Studio «Sacred Art Tattoos») befand. Die Editionsbegehren der Gesuchsgegnerin sind abzuweisen.
Als Urheber des Totenkopfs ist der Gesuchsteller für die von ihm gestellten Rechtsbegehren aktivlegitimiert.
[…]
6.5 Damit am Totenkopf Urheberrechtsansprüche entstehen können, muss ihm Werkeigenschaft i.S.v. Art. 2 URG zukommen.
6.5.1 Für den Gesuchsteller ist die Zeichnung des Totenkopfs eine Darstellung der bildenden Kunst, welche über eine bloss mechanische Darstellung bereits vorbestehender Zeichenelemente hinausgehen würde. Die Details der Zeichnung wiesen den äusseren Ausdruck einer bewussten geistigen Schöpfung und den entsprechend individuellen Charakter auf. Der individuelle Charakter dieses Totenkopfs zeige sich in seiner Gesamterscheinung, aber auch in den diversen kleinen Details wie der konkreten Schädelform, den fein ausgearbeiteten Details der Augen, der Nase sowie des Mundes und den dort eingezeichneten Zähnen. Bei den Augen-, Nasen- und Mundumrandungen werde das identische Pünktchenmuster übernommen, das in Verbindung mit den gezeichneten Wellen und den verwendeten Farben bereits eine individuelle Schöpfung darstelle. Dazu komme die individuelle Ausgestaltung der vier Halbblumen, die jeweils durch die Gesichtssymmetrie und durch die von den Blumen ausgehenden Blätterzeichnungen ergänzt würden. Zu diesen Details käme das in der Mitte der Augen platzierte Kruzifix mit den vier Blutstropfen. Der Gesuchsteller habe vor zehn Jahren mit seinem Totenkopf das ikonische Originalwerk geschaffen, welches danach vielfach als Inspirationsquelle verwendet und kopiert worden sei.
Die Gesuchsgegnerin wendet ein, dass sich in Mexico im Zusammenhang mit dem Día de los Muertos (Tag der Toten vom 31. Oktober bis 2. November) eine Stilrichtung der bildenden Kunst entwickelt habe, welche die traditionellen Motive und Dekorelemente der sog. Mexican Sugar Skulls in unterschiedlichen Darstellungsformaten und Ausprägungen übernommen habe. Die Analyse und Darstellung typischer Sugar-Skull-Elemente würde zeigen, dass keiner der vom Gesuchsteller für seinen Totenkopf beanspruchten Gestaltungselemente seine bewusste geistige Schöpfung individuellen Charakters sei. Gleiches gelte auch für die Kombination dieser Elemente in der Totenkopfdarstellung des Gesuchstellers, weil die überblickbare Zahl an traditionellen Gestaltungsvarianten für eine hohe Wahrscheinlichkeit einer identischen Nachbildung spreche. Abgesehen vom gemeinfreien Charakter dieser Elemente, liege darin ein wesentlicher Unterschied zum «Love»-Fall des OGer Zürich.
6.5.2 Der künstlerische und der urheberrechtliche Werkbegriff sind nicht deckungsgleich. Es besteht eine Diskrepanz zwischen der bildenden Kunst im kunstwissenschaftlichen Sinne und dem Schutzbereich des Urheberrechts (M. Reutter, Plädoyer für einen differenzierten Umgang mit dem urheberrechtlichen Werkbegriff im Bereich der bildenden Kunst, in: Künzle/Seitz/Weber/Weber (Hg.), Liber discipulorum et amicorum – Festschrift für Prof. Dr. Kurt Siehr zum 65. Geburtstag, 2001, 175 mit Verweis auf F. Vischer, Urheberrecht und bildende Kunst, in: Schweizerische Vereinigung für Urheberrecht (Hg.), Festschrift zum einhundertjährigen Bestehen eines eidgenössischen Urheberrechtsgesetzes, 1983, 251 ff.).
|Gemäss Art. 2 Abs. 1 URG gelten für den urheberrechtlichen Schutzbereich geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, als Werke. Dazu gehören gestützt auf Art. 2 Abs. 2 lit. c URG insbesondere auch Werke der bildenden Kunst, insbesondere der Malerei, der Bildhauerei und der Graphik. Damit sind Werke gemeint, die in zwei- oder dreidimensionaler Weise mittels Linien, Formen und gegebenenfalls Farben von einem Urheber geschaffen, d.h. aus einer Idee im Kopf des Urhebers in Materie umgesetzt und damit «gebildet» werden (von Büren/Meer, SIWR II/1, 3. Aufl. 2014, N 274 m.w.N.). Dabei ist entscheidend, dass es sich bei der Hervorbringung um eine menschliche Schöpfung von individuellem Charakter handelt (von Büren/Meer, N 275; siehe auch BGE 125 III 328 E. 4b und BGer vom 19. August 2001, 4C.120/2002, E. 2). Geschützt ist die konkrete Darstellung, die nicht bloss Gemeingut enthält, sondern insgesamt als Ergebnis geistigen Schaffens von individuellem Gepräge oder als Ausdruck einer neuen originellen Idee zu werten ist. Individualität oder Originalität gelten daher als Wesensmerkmale des urheberrechtlich geschützten Werks (BGE 125 III 328 E. 4b). Das verlangte Mass der geistigen Leistung, der Grad an Individualität und Originalität kann dabei gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht immer gleich hoch angesetzt werden. Geschützt ist, was sich als individuelle oder originelle Schöpfung von den tatsächlichen oder natürlichen Vorbedingungen im Rahmen der Zweckbestimmung abhebt (BGE 125 III 328 E. 4b). Dabei ist keine Originalität im Sinne einer persönlichen Prägung durch den Urheber erforderlich (BGE 136 III 225 E. 4.2, 134 III 166 E. 2.1, 130 III 168 E. 4.4. Siehe auch von Büren/Meer, N 178.). Massgebend ist die Werk- und nicht die Urheber-Individualität (BGE 136 III 225 E. 4.2, 130 III 168 E. 4.4. Siehe zum Ganzen auch R. Züllig, Das Werk der bildenden Kunst im Urheberrecht, 2011, 100 ff. m.w.N.). Bei individueller graphischer Gestaltung kann sogar einzelnen Buchstaben oder Zahlen und damit grundsätzlich gemeinfreien Elementen urheberrechtlicher Schutz gewährt werden (von Büren/Meer, N 281 mit Verweis auf den «Love»-Entscheid des OGer Zürich, sic! 2010, 889 ff. Siehe dazu auch M. Handle, Der urheberrechtliche Schutz der Idee, 2013, N 357 f.).
6.5.3 Der Totenkopf des Gesuchstellers ist zweifelsfrei ein urheberrechtlich geschütztes Werk der bildenden Kunst i.S.v. Art. 2 Abs. 2 lit. c URG, wenn er vom Gesuchsteller neu erschaffen wurde. Diesbezüglich ist er äusserer Ausdruck einer bewussten geistigen Schöpfung mit entsprechendem individuellem Charakter (vgl. vorne E. 6.5.1).
Nach Auffassung der Gesuchsgegnerin hat der Gesuchsteller jedoch bloss vorbestehende traditionelle Motive und Dekorelemente der sog. Mexican Sugar Skulls in unterschiedlichen Darstellungsformaten und Ausprägungen übernommen. Als Beweismittel verweist sie diesbezüglich insbesondere auf eine Analyse und Darstellung der typischen Sugar-Skull-Elemente.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die dort abgebildeten Totenköpfe in mehreren Elementen dem Totenkopf des Gesuchstellers gleichen bzw. ähnlich sind. Wie der Gesuchsteller in seiner Replik jedoch korrekt einwendet, enthalten die abgebildeten Totenköpfe – soweit angegeben – alle Jahresangaben zwischen 2010 bis 2013. Auch aus den von der Gesuchsgegnerin eingereichten Bildern ergibt sich nicht, dass die dort abgebildeten Totenköpfe vor 2004 erschaffen worden wären. Der Gesuchsgegnerin ist es damit nicht gelungen, glaubhaft zu machen, dass es vor der Schaffung des Totenkopfs durch den Gesuchsteller im Jahr 2004 bereits gleiche bzw. ähnliche Totenköpfe gab und es dem Totenkopf des Gesuchstellers daher an der erforderlichen Individualität und Originalität für einen urheberrechtlichen Schutz fehlt.
Dem Totenkopf des Gesuchstellers kommt Werkqualität gemäss Art. 2 URG zu.
6.6
6.6.1 Gemäss den Behauptungen des Gesuchstellers würde die vollständige Analogie in der räumlichen Anordnung sowie in der graphischen und flächenmässigen Ausgestaltung der Totenkopfdetails ins Auge springen, wenn man die Zifferblätter der neun beanstandeten Uhrenmodelle der Gesuchsgegnerin mit dem Totenkopf des Gesuchstellers vergleichen würde. Durch die teilweisen (technisch) bedingten minimalen Abweichungen würde der zu über 90% in seiner individuellen Charakteristik noch immer aufscheinende Totenkopf des Gesuchstellers nicht verblassen und sei als solcher immer noch erkennbar. Damit sei von einer bewilligungspflichtigen Bearbeitung durch die Gesuchsgegnerin bzw. einem Werk zweiter Hand gemäss Art. 11 Abs. 1 URG auszugehen.
Nach Ansicht der Gesuchsgegnerin würde sich der Gesamteindruck der beiden Darstellungen trotz Verwendung ähnlicher (gemeinfreier) Gestaltungselemente wesentlich unterscheiden. Insbesondere würde es sich bei dem vom Gesuchsteller beanspruchten Totenkopf um eine eher fröhliche und blumige Darstellung handeln, während der Ausdruck des Totenkopfs der Gesuchsgegnerin finsterer, bedrohlicher, aggressiver und durch den Einsatz der gelben Gesichtsfarbe auch eher etwas kränklicher sei. Zudem sei auch die Farbgestaltung der beiden Totenkopfdarstellungen verschieden. Schliesslich macht die Gesuchsgegnerin geltend, den Totenkopf des Gesuchstellers habe sie bis zum Abmahnungsschreiben vom |21. März 2014 nicht gekannt. Vielmehr habe sie sich für ihren Totenkopf von einer Vielzahl bestehender Abbildungen von Mexican Sugar Skulls, darunter als wichtigste Inspirationsquelle von der Totenkopfdarstellung mit Schnurrbart, inspirieren lassen.
6.6.2 Gestützt auf Art. 11 Abs. 1 URG hat der Urheber das ausschliessliche Recht zu bestimmen, a) ob, wann und wie das Werk geändert werden darf sowie b) ob, wann und wie das Werk zur Schaffung eines Werks zweiter Hand verwendet oder in ein Sammelwerk aufgenommen werden darf.
Werden neue geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter unter Verwendung bestehender Werke so geschaffen, dass die verwendeten Werke in ihrem individuellen und geschützten Charakter im neuen Werk erkennbar bleiben, sind sie abgeleitete Werke oder Werke zweiter Hand gemäss Art. 3 Abs. 1 URG. Wie bereits ausgeführt, bedarf gestützt auf Art. 11 Abs. 1 URG unabhängig davon, ob das abgeleitete Werk selbständigen urheberrechtlichen Schutz beanspruchen kann, auch die Schaffung eines Werkes zweiter Hand der Einwilligung des Urhebers der Vorlage. Als Werke zweiter Hand gelten Übersetzungen, inhaltliche Bearbeitungen und Modernisierungen oder die inhaltliche Übertragung eines Werkes in eine andere äussere Erscheinungs- oder Ausdrucksform. In ihnen sind die charakteristischen Elemente des ursprünglichen Werkes noch immer enthalten. Um als Werk zweiter Hand zu gelten, muss das Original vielmehr qualitativ verändert werden (D. Barrelet/W. Egloff, Das neue Urheberrecht, 3. Aufl. 2008, URG 3 N 4).
Von der Bearbeitung eines geschützten Werkes bzw. eines Werkes zweiter Hand zu unterscheiden ist die freie Benützung. Bei Letzterer dient das urheberrechtlich geschützte Werk allenfalls als Vorlage und zur Inspiration, sein individueller Charakter ist im neuen Werk aber derart verändert, dass er nicht mehr erkennbar ist. Ein solches Werk verletzt das Urheberrecht an der Vorlage grundsätzlich nicht («Love»-Entscheid des OGer Zürich, sic! 2010, 889 ff. E. 2.1. Siehe auch SHK URG-Cherpillod, 2. Aufl. 2012, URG 3 N 1 ff.; SHK URG-Pfortmüller, 2. Aufl. 2012, URG 11 N 6; Dessemontet, SIWR II/1, 3. Aufl. 2014, N 641 ff.; Barrelet/Egloff, URG 3 N 5; je m.w.N.). Keine Werke zweiter Hand sind Bearbeitungen, die lediglich durch geringfügige Änderungen und Umgestaltungen vom ursprünglichen Werk abweichen (Barrelet/Egloff, URG 3 N 4). Gemäss Art. 10 Abs. 1 URG hat aber auch in diesem Fall der Urheber das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird (SHK URG-Pfortmüller, URG 10 N 1 m.w.N.).
6.6.3 Der Vergleich der Totenkopfdarstellungen der Parteien zeigt, dass die Gesuchsgegnerin an ihrem Totenkopf gewisse Veränderungen wie das Weglassen des goldenen Zahns, der Zahlen 1 und 3 auf den beiden Schaufelzähnen, des Blattwerks auf den Seiten oder der Füllungen in den Augen und der Nase vorgenommen hat.
Der Vergleich bestätigt aber auch die charakteristischen Ähnlichkeiten der beiden Totenkopfmotive: Der Totenkopf der Gesuchsgegnerin ist in der Breite zwar etwas stärker verzerrt. Schädelform und -dimension sind jedoch praktisch gleich. Zudem sind die Wangenknochen der Totenköpfe ähnlich herausstehend. Am auffälligsten ist die Identität der vier Blumen an Kinn, Stirn und Schläfe sowie die Ranken (Blattwerk). Sowohl beim Totenkopf des Gesuchstellers als auch beim Totenkopf der Gesuchsgegnerin sind bei der Blume am Kinn fünf harmonisch angeordnete Blätter zu sehen sowie rund die Hälfte der Blüte. Dasselbe gilt für die Blume an der Stirn. Diese Anordnung der Kinn- und Stirnblumen sind höchstens noch bei der Totenkopfdarstellung mit Schnurrbart zu finden. Die anderen von der Gesuchsgegnerin eingereichten Totenköpfe mit dem gleichen Typ von Blumenmotiven weisen andere Kinn- und Stirnblumen auf. Identisch sind auch die beiden Blumen an den Schläfen mit je vier Blättern und der Hälfte der Blüte. Hier besteht auch ein Unterschied zur Totenkopfdarstellung mit Schnurrbart, bei welchem je fünf Blätter und nicht einmal die Hälfte der Blüte sichtbar sind. Vergleicht man die Ranken (Blattwerk) des Totenkopfs des Gesuchstellers mit dem Totenkopfmotiv auf den Uhrenmodellen der Gesuchsgegnerin ist auffällig, dass beide Darstellungen gleich viele Blätter aufweisen und die Ranken ausnahmslos identisch angeordnet sind. Keiner der von der Gesuchsgegnerin eingereichten Totenköpfe weist eine solche Identität der Ranken auf. Identisch sind auch die Anzahl und die Anordnung der Zähne. Schliesslich ist auch das Kreuz auf der Stirn gleich. Die Proportionen sind praktisch identisch und bei beiden Totenkopfdarstellungen sind vier vom Kreuz weggehende «Blutstropfen» zu sehen. Aufgrund dieses Vergleichs hat der Gesuchsteller glaubhaft gemacht, dass sein Totenkopf auf den neun Uhrenmodellen des Gesuchstellers mit seiner individuellen Charakteristik erkennbar ist. Mit anderen Worten ist der Gesamteindruck der beiden Totenkopfmotive derselbe. Daran ändern weder das Weglassen des goldenen Zahns, der Zahlen 1 und 3 auf den beiden Schaufelzähnen, des Blattwerks auf den Seiten oder der Füllungen in den Augen und der Nase beim Totenkopfmotiv der Gesuchsgegnerin etwas.
Die Behauptung der Gesuchsgegnerin, sie habe sich für ihren Totenkopf von einer Vielzahl bestehender Abbildungen von Mexican Sugar Skulls, darunter als wichtigste Inspirationsquelle von der Totenkopfdarstellung mit Schnurrbart, inspirieren lassen und habe den Totenkopf des Gesuchstellers bei der Erschaffung ihres Totenkopfs gar nicht gekannt, ist zu unsubstanti|iert, um die (in der Praxis seltene) Möglichkeit einer sog. «Doppelschöpfung» zu beurteilen (vgl. dazu den «Love»-Entscheid des OGer Zürich, sic! 2010, 889 ff. E. 3, sowie den entsprechenden Kommentar von F. Thouvenin, 898 ff.; Handle, N 396 m.w.N.). Zudem weist die Totenkopfdarstellung mit Schnurrbart aus dem Jahr 2010 frappante Ähnlichkeiten mit dem Totenkopf des Gesuchstellers auf. Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass auch dieses Totenkopfmotiv das Urheberrecht des Gesuchstellers verletzt.
Aufgrund des Vergleichs der beiden Totenkopfmotive ist beim Totenkopf der Gesuchsgegnerin von einem Werk zweiter Hand i.S.v. Art. 3 Abs. 1 URG ausgehen, deren Verwendung gestützt auf Art. 11 Abs. 1 lit. b URG nur mit Zustimmung des Urhebers zulässig ist.
6.7 Eine positive Hauptsachenprognose liegt demnach vor.
7. Sodann ist die Nachteilsprognose zu prüfen.
7.1 Der Gesuchsteller begründet ihren Verfügungsgrund (Nachteilsprognose) insbesondere dadurch, dass ohne das verlangte Verbot die Gesuchsgegnerin die urheberrechtsverletzende Ware weiterhin verkaufen und die Marktteilnehmer über die Rechtsverhältnisse am auf den Uhrenziffernblättern verwendeten Werk «Totenkopf» täuschen würde. Dies würde auch zu einer weiteren finanziellen Schädigung des Gesuchstellers führen. Die Erfolgsaussichten für einen entsprechenden Schadenersatzprozess wären limitiert. Schliesslich sei der dem Gesuchsteller entstehende Nachteil nicht oder nur schwer mit Geld auszugleichen, da sein bekanntes Werk, d.h. der Totenkopf, und sein Name mit der kommerziellen Ware eines umstrittenen Uhrenherstellers in Verbindung gebracht werde. Bei den fraglichen Uhrenmodellen ginge es nicht um unbedeutende Ramschware. Dadurch drohe eine Verwässerung des Werks des Gesuchstellers. Seine (urheber-)persönlichkeitsrechtlichen Interessen könnten lediglich mit einem schnellen Verbot gewahrt werden.
Die Gesuchsgegnerin bestreitet das Vorliegen der Nachteilsprognose. Einerseits wäre es angesichts der limitierten Anzahl der entsprechenden Uhrenmodelle, der vorhandenen Preisinformationen und der übersichtlichen Verkaufskanäle eine relativ einfache Sache, einen möglichen Schaden zu berechnen. Andererseits sei es angesichts der offensichtlichen Zulassung/Einwilligung des Gesuchstellers in die weltweite Verbreitung seines Totenkopfs auf Billigstprodukten nicht einzusehen, dass das angebliche Werk des Gesuchstellers durch die Handlungen der Gesuchsgegnerin noch weiter verwässert bzw. sein Ruf noch stärker geschädigt werden könne.
7.2 Gleich wie bei der Hauptsachenprognose sind auch bei der Nachteilsprognose an die nicht leichte Ersetzbarkeit des drohenden Nachteils strengere Anforderungen zu stellen, wenn die vorsorgliche Vollstreckung eines Anspruchs verlangt wird. In solchen Fällen müssen die Interessen der Parteien sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. Nach Lehre und Rechtsprechung liegt ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil vor, wenn dieser nicht oder nur schwer mit Geld ausgeglichen werden kann (BGE 108 II 228 E. 2b und c). Dies gilt insbesondere dann, wenn der Nachteil möglicherweise nicht mehr ermittelt, nicht mehr bemessen oder nicht mehr ersetzt werden kann (L. David/M. Frick/O. Kunz/M. Studer/D. Zimmerli, SIWR II/1, 3. Aufl. 2011, N 614). Nicht leicht wieder gut zu machen sind vor allem Schäden, die kaum beweisbar und noch viel weniger bezifferbar sind. Dazu gehören insbesondere Marktverwirrungsschäden (David/Frick/Kunz/Studer/Zimmerli, N 615. m.w.N.; SHK URG-Müller, URG 65 N 13).
7.3 Dem Gesuchsteller ist zuzustimmen, dass ein weiterer Vertrieb und Verkauf der neun vom beantragten Verbot betroffenen Uhrenmodelle der Gesuchsgegnerin zu einer weiteren finanziellen Schädigung des Gesuchstellers führen würden. Der Einwendung der Gesuchsgegnerin, ein solcher Schaden sei aufgrund der vorliegenden Verhältnisse einfach zu berechnen, kann nicht gefolgt werden. Es ist gerichtsnotorisch (vgl. Art. 151 ZPO), dass Schadenersatzklagen bei Verletzung von Immaterialgüterrechten oft sehr aufwändig und nicht einfach zu führen sind (vgl. zum Inhalt und den Voraussetzungen von Schadenersatzklagen im Immaterialgüterrecht: David/Frick/Kunz/Studer/Zimmerli, N 378 ff. m.w.N.). Insbesondere kann eine mögliche Verwässerung des Urheberrechts des Gesuchstellers sowie eine mögliche Rufschädigung nicht mehr ohne Weiteres in Geld gemessen und damit ersetzt werden. Überdies erscheint glaubhaft, dass dem Gesuchsteller aufgrund der unerlaubten Verwendung seines Totenkopfs durch die Gesuchsgegnerin eine Verwässerung seines Werks drohe, welche auch seinen Ruf beschädigen könnte. Daran mag auch der von der Gesuchsgegnerin behauptete Umstand, der vom Gesuchsteller zugelassene bzw. eingewilligte Vertrieb von Billigstprodukten mit seinem Totenkopf nichts zu ändern. Hier liegt allenfalls eine weitere Urheberrechtsverletzung vor. Als Inhaber des entsprechenden Urheberrechts ist es dem Gesuchsteller freigestellt, ob, wann und wie er auch gegen diese möglichen Urheberrechtsverletzungen vorgehen möchte.
7.4 Auch eine positive Nachteilsprognose liegt somit vor.
8. Weiter ist das Erfordernis der zeitlichen Dringlichkeit zu prüfen.
8.1 Gemäss den Behauptungen des Gesuchstellers sei er nach Entdeckung der Verletzungshandlungen durch die |Gesuchsgegnerin im Dezember 2013 sofort tätig geworden. Zuerst habe er in England und der Schweiz diverse Rechts- und Sachverhaltsabklärungen vornehmen müssen. Danach habe er mit dem Abmahnschreiben vom 21. März 2014 auf die festgestellten Urheberrechtsverletzungen zeitnah reagiert. Nach der abschlägigen Antwort der Gesuchsgegnerin musste er in der Schweiz einen Rechtsvertreter suchen, welcher kurz nach Instruktion das Gesuch vom 18. Juli 2014 eingereicht habe. Dem Gesuchsteller könne aufgrund der Urheberrechtsverletzungen der Gesuchsgegnerin nicht zugemutet werden, untätig zu bleiben bzw. einen Endentscheid im ordentlichen Verfahren abzuwarten.
Für die Gesuchsgegnerin liegt die erforderliche zeitliche Dringlichkeit nicht vor, insbesondere deshalb, weil der Gesuchsteller nach Entdeckung der vermeintlichen Urheberrechtsverletzung Ende 2013 bis zur Einreichung des Gesuchs mehr als sieben Monate gewartet habe. Noch weniger sei die zeitliche Dringlichkeit einzusehen, wenn man die Unmengen von bereits seit Jahren vertriebenen Waren und publizierten Abbildungen mit der vom Gesuchsteller beanspruchten Totenkopfdarstellung berücksichtige.
8.2 An die Glaubhaftmachung der zeitlichen Dringlichkeit sind keine allzu hohen Anforderungen zu stellen. Grundsätzlich ist die Dringlichkeit immer dann gegeben, wenn ein ordentlicher Prozess deutlich länger dauern würde als das Massnahmeverfahren (David/Frick/Kunz/Studer/Zimmerli, N 622). Eine Verwirkung der zeitlichen Dringlichkeit infolge Zeitablaufs bemisst sich folglich nicht an einer abstrakten Zeitspanne, sondern ausschliesslich an der Dauer des Hauptprozesses (D. Rüetschi, Die Verwirkung des Anspruchs auf vorsorglichen Rechtsschutz durch Zeitablauf, sic! 2002, 422). Damit wird es jahrelanger Untätigkeit bedürfen, bis einem Massnahmekläger Rechtsmissbrauch infolge Zeitablauf vorgeworfen werden kann, so dass auf sein Massnahmegesuch nicht einzutreten ist (David/Frick/Kunz/Studer/Zimmerli, N 622; Rüetschi, 420 ff. je m.w.N.).
8.3 Vorliegend könnte der Gesuchsteller rund ein Jahr nach behaupteter Entdeckung seiner Urheberrechtsverletzung ein Verbot erwirken. Dies ist klar rascher, als der Gesuchsteller ein Urteil in einem ordentlichen Verfahren hätte erwirken könnte. Aufgrund des üblicher weise doppelten Schriftenwechsels sowie mindestens einer Verhandlung dauern Urheberrechtsprozesse erfahrungsgemäss deutlich länger als ein Jahr. Die von der Gesuchsgegnerin eingewendeten Unmengen von bereits seit Jahren vertriebenen Waren und publizierten Abbildungen mit der vom Gesuchsteller beanspruchten Totenkopfdarstellung sind für die vorliegende Beurteilung der zeitlichen Dringlichkeit irrelevant, da es sich bei diesen – wie bereits ausgeführt (vgl. vorne E. 7.3) – um allenfalls weitere Urheberrechtsverletzung handeln könnte, welche vorliegend nicht zu beurteilen sind.
8.4 Eine zeitliche Dringlichkeit liegt demnach vor.
9. Schliesslich hat die angeordnete Massnahme verhältnismässig zu sein.
9.1 Im Rahmen der Abwägung zwischen den Interessen des Gesuchstellers und jenen der Gesuchsgegnerin darf die anzuordnende Massnahme nicht weiter gehen, als es zum vorläufigen Schutz des durch den Gesuchsteller glaubhaft gemachten Anspruchs notwendig ist (L. Huber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, ZPO 261 N 23 m.w.N.). Sie hat sich auf das Notwendige zu beschränken (BSK ZPO-Sprecher, 2. Aufl. 2013, ZPO 261 N 112a.).
9.2 Das Interesse des Gesuchstellers an einem vorsorglichen Werbe- und Verkaufsverbot für die neun namentlich genannten Uhrenmodellen der Gesuchsgegnerin ist aufgrund der obigen Ausführungen ausgewiesen. Daran mag auch der von der Gesuchsgegnerin eingebrachte Umstand, bei ihr handle es sich um eine junge innovative Uhrenfirma, die sich täglich und immer wieder in einem hartumkämpften Marktumfeld bewähren müsse, nichts zu ändern. Der mit der vorsorglichen Massnahme verbundene Eingriff in die Rechte des Gesuchstellers hat sich jedoch auf das Notwendige zu beschränken.
9.3
9.3.1 Der Gesuchsteller verlangt in seinen Rechtsbegehren, der Gesuchsgegnerin sei vorsorglich zu verbieten, neun namentlich genannte Uhrenmodelle der Gesuchsgegnerin, die auf den Ziffernblättern das leicht abgeänderte Werk «Totenkopf» von X. zeigen, zu lagern, feilzuhalten, zu verkaufen, sonst wie in Verkehr zu bringen oder dafür Werbung, auch über die Webseite www.xy.ch, zu betreiben.
9.3.2 Für das vom Gesuchsteller angestrebte Werbe- und Verkaufsverbot ist es ausreichend, der Gesuchsgegnerin zu verbieten, die neun fraglichen Uhrenmodelle feilzuhalten, zu verkaufen, sonst wie in Verkehr zu bringen oder dafür Werbung, auch über die Webseite, zu betreiben. Ein Lagerverbot ist nicht erforderlich. Zudem würde ein Lagerverbot zu einer Vernichtung der fraglichen Uhrenmodelle führen. Ein solcher drastischer Eingriff in die Rechte der Gesuchsgegnerin, der nicht mehr rückgängig zu machen ist, darf nicht mittels einer vorsorglichen Massnahme angeordnet werden. Dies würde auf eine definitive und auch bei einem anderen Ausgang des Hauptverfahrens nicht mehr zu korrigierende Vollstreckung hinauslaufen. Diesbezüglich ist das Begehren des Gesuchstellers abzuweisen.
[…]
Al