4.3 Firmenrecht | Raisons de commerce
«Unirenova II»
Handelsgericht Zürich vom 18. Dezember 2014
Vollstreckungsmassnahmen des urteilenden Gerichts bei Verpflichtung zur Firmenänderung – Präzisierung der Rechtsprechung
MSchG 13 I und II e, 55 I b; StGB 292; ZPO 343 I b und c. Um einer gerichtlichen Anordnung zur Firmenänderung Nachdruck zu verleihen, kommt vorab die Androhung indirekter Zwangsmittel in Betracht, nämlich die Strafandrohung nach Art. 292 StGB sowie die damit kombinierbare Androhung einer Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO (E. 2.5.3).
ZPO 343 I c; StGB 292. Wenn davon auszugehen ist, die Beklagte werde sich unter dem Druck der indirekten Zwangsmittel dem auszusprechenden Urteil unterziehen, ist von weiteren Vollstreckungsmassnahmen – insbesondere der Androhung der Zwangsliquidation der beklagten Gesellschaft im Säumnisfall – abzusehen. Solche sind gegebenenfalls Gegenstand eines separaten Vollstreckungsverfahrens (E. 2.5.4).
LPM 13 I et II e, 55 I b; CP 292; CPC 343 I b et c. Le premier moyen d’assurer le respect d’une ordonnance judiciaire visant à modifier une raison de commerce est de menacer d’appliquer indirectement des mesures de contrainte, en particulier la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ainsi que la menace d’une amende d’ordre au sens de l’art. 343 al. 1 let. c CPC qui peut y être ajoutée (consid. 2.5.3).
CPC 343 I c; CP 292. S’il faut partir de l’idée que la défenderesse va se soumettre à la décision sous la pression indirecte des moyens de contrainte, il faut renoncer à prononcer d’autres mesures d’exécution – en particulier la menace de la liquidation forcée de l’entreprise défenderesse en cas de défaut. De telles mesures font le cas échéant l’objet d’une procédure d’exécution séparée (consid. 2.5.4).
Gutheissung der Klage; Akten-Nr. HG140055-O, bestätigt mit Urteil vom 2. März 2015 HG10169-O
Die Klägerin ist Inhaberin verschiedener Wort- und Wort-/Bildmarken, welche das Zeichen «Unirenova» enthalten und unter anderem in den Klassen 36 und 37 eingetragen sind. Die Beklagte trug ihre Firma «Unirenova Holzbau GmbH» in das Handelsregister des Kantons Zürich ein. Die Klägerin klagte auf Unterlassung der weiteren Verwendung des Zeichens «Unirenova» im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen und auf Beseitigung des entsprechenden Bestandteils der Firma der Beklagten. Das HGer Zürich hiess die Klage gut und verpflichtete die Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse für jeden Tag der Nichterfüllung sowie einer Bestrafung ihrer Organe im Widerhandlungsfall, ihre Firmenbezeichnung durch das Handelsregisteramt löschen zu lassen. Dabei präzisiert das HGer seine Rechtsprechung gemäss dem Entscheid vom 7. März 2014 (HG 130054-O; sic! 4/2015, 250, «Unirenova/Unirenova Bau AG»).
2.4 Unterlassungsklage
2.4.1 Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Das Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage setzt voraus, dass konkrete Anhaltspunkte für eine künftige Rechtsverletzung bestehen oder solche in der Vergangenheit bereits erfolgt sind und Wiederholungen nicht ausgeschlossen werden können. Aufgrund des Verhaltens des Beklagten muss ernsthaft damit zu rechnen sein, dass die Verletzungshandlung erstmals bzw. erneut begangen wird (Ch. Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, MSchG 55 N 17 f.). Das gestellte Rechtsbegehren muss nach allgemeinen prozessualen Grundsätzen das zu verbietende Verhalten präzise umschreiben bzw. die zu unterlassenden Handlungen genau definieren. Das Begehren des Klägers hat zudem detailliert diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen aufzuführen, für welche das Zeichen nicht verwendet werden soll. Aufgrund des Territorialitätsprinzips ist dasjenige Territorium zu bezeichnen, für welches das Verbot ausgesprochen werden soll. Bei schweizerischen Marken ist dies regelmässig das Staatsgebiet der Schweiz (R. Staub, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG), Bern 2009, MSchG 55 N 33 ff.). Unterlassungsansprüche können gegenüber dem Beklagten nur indirekt durchgesetzt werden, indem die Missachtung mit Busse nach Art. 292 StGB geahndet wird (Willi, MSchG 55 N 25).
|Die Klägerin kann der Beklagten demnach die festgestellte Markenrechtsverletzung verbieten lassen. Ihr Rechtsschutzinteresse kann in Anbetracht der Reaktion der Beklagten auf die klägerischen Schreiben vom 20. Dezember 2013 und 28. Januar 2014 bejaht werden, da davon ausgegangen werden kann, dass die Beklagte ihre Firma weiterhin benutzen wird. Das klägerische Unterlassungsbegehren beinhaltet ein genau umschriebenes und bestimmtes der Beklagten zu verbietendes Verhalten und beschränkt sich auf Dienstleistungen im Bauwesen. Das Rechtsbegehren der Klägerin ist sodann hinsichtlich des Territorialitätsprinzips im Sinne von Treu und Glauben und unter Einbezug der Klagebegründung so auszulegen (vgl. hierzu F. Leuenberger, in: T. Sutter-Somm/F. Hasenböhler/F. Leuenberger [Hg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2. Aufl., Zürich 2013, ZPO 221 N 38), dass das Verbot, das Zeichen «Unirenova» zu nutzen, innerhalb der ganzen Schweiz gelten soll. Eine Missachtung ist mit Busse nach Art. 292 StGB zu ahnden.
2.4.2 Was die anzuordnenden Vollstreckungsmassnahmen betrifft, kann auf die nachfolgenden Erwägungen verwiesen werden (vgl. Ziff. 2.5.2–2.5.4).
2.4.3 Somit ist es der Beklagten gestützt auf Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 lit. e i.V.m. Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5000.– (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10000.–) im Widerhandlungsfall – zu verbieten, das Zeichen «Unirenova» in der Schweiz im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.
2.5 Beseitigungsklage
2.5.1 Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann nach Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG vom Richter verlangen, eine bestehende Verletzung zu beseitigen. Die Beseitigungsklage soll es dem Markeninhaber erlauben, den durch eine Markenverletzung geschaffenen, fortdauernden Störungszustand zu beheben. Der mit dem Markenrecht in Widerspruch stehende Zustand soll beseitigt und künftigen Rechtsverletzungen die Grundlage entzogen werden (Willi, MSchG 55 N 27). Beseitigungsklagen unterliegen dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Staub, MSchG 55 N 44).
2.5.2 Die Klägerin beantragt weiter die Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle, sowie weiter, für den Fall, dass die Beklagte der erforderlichen Willenserklärung nicht nachkomme, die Anweisung des Handelsregisteramtes des Kantons Zürich gestützt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO, der Beklagten eine Frist von einem Monat anzusetzen, um ihre Firmenbezeichnung in ihren Statuten zu ändern und gestützt darauf die Änderung der Firma im Handelsregister zu veranlassen. Für den Fall, dass es nicht gelingt, innert zweier Monate seit der Fristansetzung, für die Beklagte eine Firmenbezeichnung im Handelsregister einzutragen, die den Anforderungen von Art. 944 OR genügt, beantragt die Klägerin sodann, sei die Auflösung der Beklagten anzuordnen, wobei für das Liquidationsverfahren sinngemäss die Regeln über den Konkurs heranzuziehen seien. Für den Fall, dass die Auflösung der Beklagten eintreten sollte, sei das Handelsregisteramt des Kantons Zürich anzuweisen, beim zuständigen Vollstreckungsrichter die Anordnung des Liquidationsverfahrens nach den Regeln über den Konkurs sowie die Mandatierung des zuständigen Konkursamtes zu verlangen.
Diese Rechtsbegehren, die von der Klägerin nicht weiter begründet werden, basieren (wohl) auf den Anordnungen im Urteil des HGer Zürich vom 7. März 2014 […] (HG130059; sic! 4/2015, 250, «Unirenova/Unirenova Bau AG»). Im damaligen Verfahren lauteten die Rechtsbegehren der Klägerin anders bzw. waren einfacher (vgl. Urteil vom 7. März 2014, 2) […].
Es ist daher zu prüfen, ob diese von der Klägerin nunmehr verlangte Detaillierung der Vollstreckungsmassnahmen, basierend auf dem Urteil vom 7. März 2014, auf den vorliegenden Fall zu übertragen ist.
2.5.3 Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO kann der Vollstreckungsrichter bei einem Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden verschiedene indirekte Zwangsmittel androhen. Dazu gehören die Strafandrohung nach Art. 292 StGB, die Ordnungsbusse und die Tagesbusse (als Variante der Ordnungsbusse).
Eine Strafandrohung nach Art. 292 StGB kann sich nur an natürliche Personen richten. Dies folgt aus dem Grundsatz «societas delinquere non potest». Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz ist vorliegend nicht ersichtlich. Die Bestrafung setzt aber voraus, dass die Organe von der Androhung Kenntnis erlangt haben (G. R. Zinsli, in: K. Spühler/L. Tenchio/D. Infanger [Hg.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2013, ZPO 343 N 15). Es ist vorliegend nichts dagegen einzuwenden bzw. drängt sich gegenteils auf, die gerichtlichen Anordnungen mit einer an die Organe selbst gerichteten Strafandrohung nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10 000.–) zu verbinden, um den gerichtlichen Anordnungen Nachdruck zu verleihen.
|Die Strafandrohungen nach Art. 292 StGB können mit der Androhung einer Ordnungsbusse (auch Tagesbusse) verbunden werden: Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist die Androhung von maximalen Ordnungsbussen nach Art. 343 Abs. 1 lit. b und c ZPO kombiniert mit der Strafandrohung nach Art. 292 StGB möglich und zulässig (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hg.], ZPO 343 N 15 m.w.H.; BatGer vom 21. März 2013, S2013_001 [A. AG gegen B. AG, im Internet publiziert]; BGer vom 21. August 2013, 4A_160/2013 [das BGer hat zu den im Entscheid aufgeführten Strafandrohungen aber nicht explizit Stellung bezogen]).
Ihrer Rechtsnatur als Zwangsgeld entsprechend ist dabei (auch) die Ordnungsbusse vorerst für den Fall der Nichterfüllung lediglich anzudrohen und erst dann auszusprechen, wenn die Nichterfüllung feststeht. Die Nichterfüllung eines Zivilurteils ist nicht schon per se eine Ordnungswidrigkeit, die ohne jegliche Androhung vom Vollstreckungsgericht mit einer Busse bestraft werden kann (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hg.], ZPO 343 N 22; A. Kellerhals, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, Bern 2012, ZPO 343 N 43 ff.). Die Androhung kann bereits in das zu vollstreckende Urteil aufgenommen werden. Der Vollstreckungsrichter hat sodann in einem zweiten Entscheid festzustellen, ob tatsächlich nicht erfüllt wurde, und allenfalls die Busse zu verhängen sowie deren Höhe festzusetzen. Dieser letztere Entscheid des Vollstreckungsrichters bedarf dann eines Antrags der obsiegenden Partei (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hg.], ZPO 343 N 22; Kellerhals, Berner Kommentar, ZPO 343 N 49; dazu auch: Urteil des Kantonsgerichts Graubünden, II. Zivilkammer, ZK2 13 27 vom 20. August 2014, E. 2). Daran vermag nichts zu ändern, dass die vereinnahmten Ordnungsbussen dem Staat zustehen und nicht dem Urteilsgläubiger.
2.5.4 Zusammenfassend drängt sich vorliegend auch die an die Gesellschaft selber gerichtete Androhung einer Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO auf, um den gerichtlichen Anordnungen gehörig Nachdruck zu verleihen. Für weiter gehende Zwangsmittel besteht einstweilen kein Raum. Auch die Klägerin legt nicht dar, weshalb davon ausgegangen werden müsste, dass die Beklagte sich dem Urteil nicht unterziehen wird. Allein aus der Bestreitung der Verwechslungsgefahr und der Aussage, Firmenrecht und Markenrecht seien unterschiedlich im beklagtischen Schreiben vom 27. Februar 2014, ergibt sich dies nicht. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Beklagte sich nach Studium des vorliegenden Urteils diesem unterziehen und entsprechend ihre Firma im Handelsregister ändern wird bzw. dem Verbot nachkommen wird; dies insbesondere auch unter dem Druck der Strafdrohung nach Art. 292 StGB und den drohenden hohen Bussen. Es ist klar, dass sich im Weigerungsfall der Beklagten, ihre Firmenbezeichnung löschen zu lassen, weiter gehende Vollstreckungsmassnahmen aufdrängen könnten. Hierfür wäre die Beklagte dann kosten- und entschädigungspflichtig. Darüber ist vorliegend jedoch nicht zu befinden.
Somit ist die Beklagte gestützt auf Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 lit. e i.V.m. Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG – unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5000.– (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10000.–) im Widerhandlungsfall – zu verpflichten, innerhalb eines Monates seit Rechtskraft dieses Urteils die Firmenbezeichnung «Unirenova Holzbau GmbH» durch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich löschen zu lassen.
Fw