«UnoPen» Bundespatentgericht vom 4. Januar 2022

«UnoPen» Bundespatentgericht vom 4. Januar 2022

Schadenersatzpflicht des Antragstellers für den durch die Zurückbehaltung entstandenen Schaden – unabhängig davon, ob die Waren patentverletzend sind

Teilweise Gutheissung der Klage; Akten-Nr. O2020_018

PatG 86k II.

Der Antragsteller hat unabhängig davon, ob die zurückbehaltene Ware patentverletzend ist oder nicht, den durch das Zurückbehalten entstandenen Schaden zu ersetzen, wenn – aus welchen Gründen auch immer – keine vorsorglichen Massnahmen erlassen werden (E. 14).

PatG 86k II.

Der Antragsteller haftet auch für Schaden, der aus kurzen Verzögerungen (hier ein Tag) entsteht (E. 15, 20).

PatG 86k II.

Die Kosten, die durch den Beizug eines Anwalts und eines Patentanwalts in Bezug auf die Zurückbehaltung der Ware entstehen, sind – soweit angemessen – als Schaden zu ersetzen. Nicht zu ersetzen sind solche Kosten aber, wenn die zurückbehaltene Ware versandt wurde, um Informationen über den Umfang des Zollhilfeantrags zu gewinnen («Testsendung»). Ebenfalls nicht nach Art. 86k Abs. 2 PatG zu ersetzen sind die Kosten für die Erstellung einer Schutzschrift (E. 17, 18, 21–25).

PatG 86b I.

Zollhilfeanträge setzen «bloss» konkrete Anhaltspunkte für eine Patentverletzung voraus und nicht, dass die Ware offensichtlich patentverletzend («Piraterieware») ist (E. 28–30).

PatG 86d, 86b I; ZGB 2 II.

Der Antragsteller kann die durch Zollhilfemassnahmen erlangten Informationen auch in anderen gerichtlichen Verfahren verwenden. Allein aus einer solchen Verwendung folgt nicht, dass er die Hilfeleistung der Zollverwaltung missbräuchlich in Anspruch genommen hätte (E. 31).

ZPO 265 I; PatG 86c II und III.

Bei einem Gesuch, die Zurückbehaltung durch die Zollbehörde vorsorglich zu verlängern, liegt immer besondere Dringlichkeit i.S.v. Art. 265 Abs. 1 ZPO vor (E. 32).

PatG 86b III; ZGB 2 II.

Das BPatGer darf den Entscheid der Zollverwaltung über einen Zollhilfeantrag nicht überprüfen. Einzig gestützt auf Art. 2 Abs. 2 ZGB könnte es den Antragsteller verpflichten, den Zollhilfeantrag zurückzuziehen resp. nicht zu erneuern (E. 33).

LBI 86k II.

Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des marchandises – que celles-ci portent atteinte à son brevet ou non –, si, pour quelque raison que ce soit, aucune mesure provisionnelle n’a été ordonnée (consid. 14).

LBI 86k II.

Le requérant est également tenu responsable des dommages causés par des retards de courte durée (un jour dans le cas présent) (consid. 15, 20).

LBI 86k II.

Les frais occasionnés par le recours à un avocat et à un avocat en brevets concernant la rétention des marchandises doivent être remboursés – dans la mesure où ils sont raisonnables – à titre de dommage. Toutefois, ce type de frais ne doit pas être remboursé lorsque les marchandises retenues ont été envoyées en vue d’obtenir des informations sur la portée de la demande d’intervention des douanes («envoi test»). De même, l’art. 86k al. 2 LBI ne prévoit pas le remboursement des frais de rédaction d’un mémoire préventif (consid. 17, 18, 21-25).

LBI 86b I.

Les demandes d’intervention des douanes présupposent «uniquement» des indices concrets de violation du brevet et non la certitude que la marchandise porte atteinte au brevet («marchandise piratée») (consid. 28-30).

LBI 86d, 86b I; CC 2 II.

Le requérant peut également utiliser dans le cadre d’autres procédures judiciaires les informations obtenues par le biais de mesures d’intervention des douanes. Une telle utilisation n’implique pas qu’il ait abusé de l’aide de l’Administration des douanes (consid. 31).

CPC 265 I; LBI 86c II et III.

Dans le cas d’une demande de prolongation de la rétention par les autorités douanières à titre préventif, il y a toujours une urgence particulière au sens de l’art. 265 al. 1 CPC (consid. 32).

LBI 86b III; CC 2 II.

Le TFB ne peut pas réexaminer la décision de l’Administration des douanes concernant une demande d’intervention des douanes. Ce n’est que sur la base de l’art. 2 al. 2 CC qu’il pourrait obliger le requérant à retirer ou à ne pas renouveler sa demande d’intervention des douanes (consid. 33).

|Am 10. Januar 2020 reichte die Beklagte beim BPatGer gestützt auf den Schweizer Teil von EP 2 825 227 eine Patentverletzungsklage gegen die Klägerin betreffend deren «UnoPen» Injektionsstift ein (Verfahren O2020_001). Im Juni 2021 wies das BPatGer die Klage mangels Rechtsbeständigkeit des Klagepatents ab. Die dagegen erhobene Beschwerde der Beklagten wies das BGer mit Urteil vom 31. Januar 2022 ab (Verfahren 4A_500/2021).

Am 30. Januar 2020, also kurz nach Klageeinreichung, stellte die Beklagte zudem gestützt auf das Klagepatent bei der Zollverwaltung einen Antrag um Hilfeleistung. Am 30. Juli 2020 behielt die Zollverwaltung eine Sendung «SoloStar» Injektionspens der Klägerin zurück. Die Beklagte behauptet nicht, dass die «SoloStar» Injektionspens das Klagepatent verletzen, und teilte am 31. Juli 2020 der Zollverwaltung mit, die Ware könne umgehend freigegeben werden. Am 5. August 2020 behielt die Zollverwaltung sodann eine Sendung «UnoPen» Bestandteile der Klägerin an deren Tochtergesellschaft in Österreich zurück. Nach Besichtigung der Ware durch die Rechtsvertreter beider Parteien am 12. August 2020 gab die Beklagte am 14. August 2020 die Ware frei.

Gestützt auf Art. 86k Abs. 2 PatG beansprucht die Klägerin von der Beklagten Schadenersatz, der sich aus mehreren Posten zusammensetzt. Am 22. Dezember 2020, also noch vor Urteilsfällung im Patentverletzungsverfahren, reicht sie dafür Klage beim BPatGer ein. Nebst Schadenersatz verlangt sie zudem, die Beklagte sei zu verpflichten, den Antrag um Hilfeleistung bei der Zollverwaltung zurückzuziehen resp. nicht zu erneuern. Das BPatGer weist die Klage grösstenteils ab.

Kausalhaftung nach Art. 86k PatG

14.Gemäss Art. 86k Abs. 2 PatG muss der Antragsteller den Schaden, der durch das Zurückbehalten der Ware und die Entnahme von Proben oder Mustern entstanden ist, ersetzen, wenn vorsorgliche Massnahmen nicht angeordnet werden oder sich als unbegründet erweisen. Bei der Haftung nach Art. 86k PatG handelt es sich nach einhelliger Lehre um eine Kausalhaftung ohne Exkulpationsmöglichkeit, d.h. der Antragsteller haftet auch dann, wenn ihn kein Verschulden trifft (statt aller L. Ehrler, in: M. Schweizer/H. Zech [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Patentrecht, Bern 2019, PatG 86k N 9 m.w.H.).

Ein Teil der Lehre vertritt unter Hinweis auf BGer, sic! 2001, 38 ff., «Diesel (fig.)», die Auffassung, dass eine Haftung Widerrechtlichkeit voraussetze. Nach dieser Auffassung ist eine Haftung ausgeschlossen, wenn die zurückbehaltene Ware tatsächlich marken- oder patentverletzend ist. Die Beweislast dafür, dass die Ware nicht patentverletzend ist, liege beim Geschädigten (Ehrler, PatG 86k N 4, N 11).

Nach Auffassung des Gerichts ergibt sich dies weder aus dem Wortlaut des Gesetzes noch aus dem angerufenen BGer-Urteil. Art. 86k Abs. 2 PatG sieht in zwei Fällen eine Haftung vor, (a) wenn vorsorgliche Massnahmen nicht angeordnet werden oder (b) wenn sie sich als unbegründet erweisen. Weshalb bei der Alternative (a) die vorsorglichen Massnahmen nicht angeordnet wurden, spielt keine Rolle. Auch wenn der Antragsteller gar kein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen stellt, werden keine vorsorglichen Massnahmen angeordnet. Bereits Art. 50 Ziff. 7 TRIPS-Abkommen sieht denn eine Schadenersatzpflicht in gleicher Weise vor, für den Fall, dass vorsorgliche Massnahmen aufgrund einer Handlung oder einer Unterlassung hinfällig werden. Ob tatsächlich eine Patentverletzung vorliegt, wird dann nicht separat geprüft. Einzige Voraussetzungen der Haftung gemäss der ersten Alternative sind, dass (i) Ware zurückbehalten, (ii) dadurch adäquat kausal ein Schaden verursacht wurde und (iii) keine vorsorglichen Massnahmen angeordnet wurden.

Auch Rechtsfolgeerwägungen sprechen für dieses Verständnis von Art. 86k Abs. 2 PatG. Festzustellen, ob ein Erzeugnis ein rechtsbeständiges Patent verletzt, ist oft aufwendig. Im Verletzungsverfahren O2020_001 zwischen den gleichen Parteien umfassten die Rechtsschriften beispielsweise nicht weniger als 409 Seiten. Als notwendige Auslagen für die Unterstützung durch einen Patentanwalt machten die Parteien im Verfahren O2020_001 insgesamt fast CHF 200’000 geltend. Da die Anwälte nach Tarif entschädigt werden, sind die Kosten für die anwaltliche Vertretung nicht ausgewiesen, dürften sich aber in ähnlicher Höhe bewegen. Müsste man vorfrageweise bei jedem Schadenersatzanspruch, der sich auf die erste Alternative von Art. 86k Abs. 2 PatG stützt, prüfen, ob (k)eine Patentverletzung vorliegt, stünde der Aufwand für den Schadenersatzprozess in keinem Verhältnis zu den oft geringen finanziellen Forderungen. Die Haftung nach Art. 86k PatG wäre dann weitgehend toter Buchstabe. Dies widerspricht dem Zweck der verschuldensunabhängigen Haftung nach Art. 86k PatG, dem Betroffenen einen Ausgleich dafür zu gewähren, dass Anträge auf Zollhilfemassnahmen ohne seine Anhörung und ohne, dass er ein Rechtsmittel dagegen hätte, gewährt werden können.

Soweit BGer, sic! 2001, 38 ff., «Diesel (fig.)», etwas anderes entnommen werden kann, ist zu beachten, dass sich das BGer dort ausschliesslich zur Haftung für die Zurückbehaltung von Waren aufgrund eines auf Markenrecht gestützten Antrags auf Zollhilfe äusserte. Zur vorfrageweisen Beurteilung, ob Waren eine eingetragene Marke verletzen, muss keine umfassende Recherche und anschliessend umfassende Analyse des Standes der Technik durchgeführt werden. Auch kann eine Marke nicht mit einem Dutzend Hilfsanträgen in eingeschränkter Form verteidigt werden, wie dies die Beklagte als Klägerin im Verletzungsverfahren O2020_001 mit den Ansprüchen des Patents EP 2 825 227 tat. Es ist deshalb zumutbar, im Rahmen des Schadenersatzprozesses vorfrageweise zu prüfen, ob eine Markenrechtsverletzung gegeben ist. Bei auf Patentrecht gestützten Zollhilfeanträgen würde dies jedoch aus den im vorstehenden Absatz genannten Gründen dazu führen, dass die Haftpflicht nach Art. 86k PatG de facto nicht durchsetzbar ist, da die vor|frageweise Prüfung einer Patentverletzung für die Zusprechung eines angemessenen Ersatzes für den durch Zollmassnahmen entstandenen Schaden zu unverhältnismässig grossen Aufwendungen führen würde und im Ergebnis zu einer Inkonsistenz mit dem durch Art. 50 TRIPS-Abkommen vorgegebenen Rahmen führte.

15.In der Lehre wird ebenfalls vertreten, dass eine kurze Zurückbehaltung von weniger als drei Tagen nie eine Haftung bewirken könne, da mit einer derartigen Verzögerung bei der Zollabfertigung im grenzüberschreitenden Warenverkehr immer zu rechnen sei (Ehrler, PatG 86k N 5 m.H.a. M. Schaeli, Ausbau der Hilfeleistung der Zollverwaltung im Kampf gegen Nachahmung und Piraterie – Die Vorschläge im Rahmen der laufenden Patentgesetzrevision, sic! 2004, 608). Dieser Einwand betrifft den natürlichen Kausalzusammenhang zwischen unrechtmässigem Verhalten und Schadenseintritt. Er wird auch als Einwand des rechtmässigen Alternativverhaltens bezeichnet und besagt, dass keine Haftung greift, wenn der präsumtiv Haftpflichtige beweist, dass ein rechtmässiges Alternativverhalten denselben Schaden bewirkt hätte wie das tatsächlich erfolgte rechtswidrige Verhalten (BGE 131 III 115 ff. E. 3.1; vgl. auch BGE 122 III 229 ff. E. 5a/aa). Der Entlastungsbeweis betreffend rechtmässiges Alternativverhalten ist strikt zu erbringen (BGE 131 III 115 ff. E. 3.3).

Es lässt sich nicht strikte beweisen, dass eine konkrete Warensendung ohnehin, d.h. auch ohne, dass sie vom Zollinspektorat aufgrund eines Antrags auf Zollhilfemassnahmen zurückbehalten wurde, während mindestens der gleichen Dauer wie die tatsächliche Zurückbehaltung nicht abgefertigt worden wäre. Die Tatsache alleine, dass solche Verzögerungen vorkommen, kann den Kausalzusammenhang im konkreten Fall nicht unterbrechen.

[…]

Rechtsberatungskosten als Schaden

17.Nach der Rechtsprechung des BGer können vorprozessuale Anwaltskosten haftpflichtrechtlich Bestandteil des Schadens bilden, aber nur, wenn sie gerechtfertigt, notwendig und angemessen waren und nur soweit, als sie nicht durch die Parteientschädigung gedeckt sind (BGE 131 II 121 ff. E. 2.1; 117 II 101 ff.; 117 II 394 ff. E. 3a; vgl. auch Art. 48 TRIPS-Abkommen). Die Klägerin hat die Erfüllung dieser Anforderungen substanziiert zu behaupten (BGer vom 10. August 2015, 4A_264/2015, E. 4.2.2).

18.Erhält ein Unternehmen die Mitteilung der zuständigen Zollbehörde, dass von ihm versandte Waren aufgrund eines Antrags auf Zollhilfe zurückbehalten werden, ist die Mandatierung eines Anwalts gerechtfertigt. Insbesondere, wenn sich der Zollhilfeantrag auf eine angebliche Patentverletzung stützt, stellen sich regelmässig schwierige rechtliche Fragen, die ein Laie nicht ohne rechtskundigen Beistand beantworten kann. Zudem muss unter hohem Zeitdruck reagiert werden, weshalb ein fachkundiger Anwalt beigezogen werden muss, der sich nicht erst in die Materie einlesen muss. Auch der Beizug eines Patentanwalts scheint gerechtfertigt, wenn es um den Vorwurf der Patentverletzung geht. Durch die Zurückbehaltung von Waren verursachte Anwalts- und Patentanwaltskosten sind daher grundsätzlich gerechtfertigt und notwendig.

In der Höhe müssen sie aber angemessen sein, sowohl was den Aufwand in Stunden als auch was die Höhe des Honorars von Rechtsanwalt und Patentanwalt betrifft. Während der Betroffene nicht aufgrund einer falsch verstandenen Schadenminderungsobliegenheit verpflichtet ist, den billigsten Anwalt zu wählen, kann er auch nicht die Kosten für einen unverhältnismässig teuren Vertreter auf den Haftpflichtigen überwälzen. Der Stundenansatz der Rechtsbeistände muss sich Rahmen dessen bewegen, was in dem betreffenden Rechtsgebiet üblicherweise in Rechnung gestellt wird. Die Anzahl der in Rechnung gestellten Stunden hat das Gericht nach pflichtgemässem Ermessen auf ihre Angemessenheit zu überprüfen.

[…]

Schadensposten Kühlung und Ausfallfrachtentschädigung für die Zurückbehaltung am 30. Juli 2020

20.Im Zusammenhang mit der Zurückbehaltung der «SoloStar» Pens am 30. Juli 2020 während rund 24 Stunden macht die Klägerin einen Schaden von CHF 4’123.60 für die notwendige Kühlung der Ware und die dem Frachtführer zu bezahlende Entschädigung für die Blockierung der Anhänger geltend.

Wie sich aus den Erwägungen in E. 14 f. ergibt, haftet die Beklagte für diesen Schaden. Weder muss vorfrageweise geklärt werden, dass die zurückbehaltenen Waren nicht patentverletzend waren, noch kann sich die Beklagte mit dem Hinweis der Haftung entziehen, dass Verzögerungen von 24 Stunden bei der Zollabfertigung immer wieder vorkommen können. Der Schaden ist auch natürlich und adäquat kausal durch die Zurückbehaltung verursacht.

Der Klägerin gelingt der Nachweis der Schadenshöhe aber nicht einmal ansatzweise. […]

Schadensposten Rechtsberatungskosten für die Zurückbehaltung vom 30. Juli 2020

21.Die Klägerin macht insgesamt Rechtsberatungskosten in der Höhe von CHF 32’696.20 geltend. Die Beklagte bestreitet die Kosten in ihrer Höhe sowie, dass ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Zurückbehaltung der Ware und den Rechtsberatungskosten bestehe.

Im Zusammenhang mit der Zurückbehaltung vom 30. Juli 2020 macht die Klägerin einen Aufwand von sechs Stunden des Anwalts zu einem Stundenansatz von CHF 550 geltend, dazu kommt eine Spesenpauschale von 3%, ergibt total CHF 3’399 (exkl. MwSt).

Wie aus den Erwägungen in E. 14 und E. 15 hervorgeht, haftet die Beklagte für den durch die Zurückbehaltung der Waren entstandenen Schaden auch dann, wenn die Zurück|behaltung weniger als drei Tage dauerte. Der Beizug eines Anwalts ist zudem gerechtfertigt und notwendig.

Jedoch scheinen sechs Stunden Arbeitsaufwand nicht mehr angemessen. Der Anwalt der Klägerin musste die – nicht umfangreichen – Akten lesen und kontaktierte den Gegenanwalt und die Zollbehörde. Dafür genügen vier Stunden. Soweit in den sechs Stunden ein anteilmässiger Aufwand für die Abfassung einer Schutzschrift enthalten ist, ist dieser ohnehin nicht zu entschädigen (nachstehend, E. 24).

Auch der Stundenansatz von CHF 550 ist selbst für einen im Bereich des Patentrechts qualifizierten Anwalt nicht mehr angemessen. Sicherlich darf ein Anwalt mit ausgewiesenen Fachkenntnissen einen höheren Stundenansatz in Rechnung stellen als einem amtlichen Verteidiger gewährt würde, aber der Haftpflichtige muss nicht beliebige Stundensätze übernehmen. Ein Stundenansatz von CHF 450 scheint angemessen.

Die Spesenpauschale von 3% ist bei einem Stundenansatz von CHF 450 und in Anbetracht der konkret erbrachten Leistungen unangemessen. Es resultiert daher ein zu entschädigender Betrag für die Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit der Zurückbehaltung vom 30. Juli 2020 von CHF 1’800. Dieser Betrag ist ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit der entsprechenden Rechnung […] mit 5% zu verzinsen.

Schadensposten Rechtsberatungskosten für die Zurückbehaltung vom 5. August 2020

22.Die am 5. August 2020 zurückbehaltene Sendung von «UnoPen» Bestandteilen wurde am 14. August 2020 nach einer Besichtigung durch Vertreter beider Parteien freigegeben. Für die Teilnahme an der Besichtigung vom 12. August 2020 in Basel und weitere Arbeiten im Zusammenhang mit der zweiten Zurückbehaltung stellt der Anwalt der Klägerin dieser rund 14 Stunden in Rechnung.

Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, bei der am 5. August 2020 zurückbehaltenen Sendung habe es sich um eine Testsendung gehandelt, mit der die Klägerin den Umfang der beantragten Zollhilfe habe testen wollen. Die Klägerin habe mit der Beschlagnahmung gerechnet und es liege keine unfreiwillige Vermögenseinbusse vor.

Die Klägerin gibt zu, dass die am 5. August 2020 zurückbehaltene Sendung ein «Testlauf» war. Sie wendet aber ein, die Zurückbehaltung auch der zweiten Sendung sei aufgrund des beklagtischen Zollhilfeantrags erfolgt und daher von der Beklagten verursacht.

23.Wie in E. 16 erläutert, ist nur die unfreiwillige Vermögenseinbusse ein Schaden im Rechtssinne. Wenn die Klägerin zur Gewinnung von Erkenntnissen über den Umfang einer beantragten Zollhilfe eine oder mehrere Testsendungen verschickt, tut sie dies freiwillig. Dies mag eine vernünftige Strategie sein, aber das ändert nichts daran, dass sie die dadurch entstehenden Kosten billigend in Kauf nimmt.

Der Fall einer Testsendung lässt sich von Sendungen im Rahmen des klägerischen Geschäftsbetriebs abgrenzen. Natürlich erfolgen auch diese Sendungen freiwillig in dem Sinne, dass sie nicht erzwungen werden. Aber auf grenzüberschreitende Warensendungen an Kunden kann ein exportorientiertes Unternehmen nur unter Aufgabe seiner Geschäftstätigkeit verzichten, was unzumutbar ist. Solche Sendungen sind daher nicht «freiwillig» im hier massgeblichen Sinn, sondern notwendig zur Erreichung eines Geschäftsziels. Das trifft auf eine Testsendung an eine Konzerngesellschaft, deren Beschlagnahmung billigend in Kauf genommen wird, nicht zu.

Die Aufwendungen der Rechtsberater der Klägerin im Zusammenhang mit der Zurückbehaltung vom 5. August 2020 sind daher kein Schaden im Rechtssinne und durch die Beklagte nicht zu ersetzen.

Schadensposten Rechtsberatungskosten für die Erstellung einer Schutzschrift

24.Die Klägerin macht geltend, die Zurückbehaltung der Waren am 30. Juli 2020 habe sie adäquat kausal veranlasst, beim BPatGer eine Schutzschrift gegen den Erlass vorsorglicher Massnahmen, die auf die Aufrechterhaltung der Zurückbehaltung gerichtet sind, einzureichen. Für die Beklagte ist das Einreichen der Schutzschrift nicht adäquat kausal durch die Zurückbehaltung der Ware verursacht.

25.Die Antragstellerin haftet gemäss Art. 86k PatG für den Schaden, der durch das Zurückbehalten der Ware entstanden ist. Das Einreichen einer Schutzschrift kann an der bereits erfolgten Zurückbehaltung einer Warensendung nichts ändern. Es kann auch die zukünftige Zurückbehaltung durch die Zollbehörden nicht verhindern, sondern eventuell, dass das zuständige Gericht die vorsorgliche Zurückbehaltung über die anfängliche Frist von 20 Werktagen hinaus anordnet.

Das Abfassen und Einreichen einer Schutzschrift ist daher Teil einer auf die Zukunft gerichteten Verteidigungsstrategie gegenüber dem zuständigen Gericht. Es mag sinnvoll sein, aber der Entwurf und die Einreichung einer Schutzschrift sind nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung keine Folgen der Zurückbehaltung einer Warensendung. Es fehlt daher an einem adäquaten Kausalzusammenhang zwischen der Zurückbehaltung der Ware und dem Entwurf und der Einreichung der Schutzschrift. Die Übernahme dieser Kosten kann der Beklagten billigerweise nicht zugemutet werden.

[…]

Beschränkung der Zollhilfe auf «Pirateriewaren»

28.Eine echte Gesetzeslücke liegt nach der Rechtsprechung des BGer vor, wenn der Gesetzgeber etwas zu regeln unterlassen hat, was er hätte regeln sollen, und dem Gesetz diesbezüglich weder nach seinem Wortlaut noch nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Inhalt eine Vorschrift entnommen werden kann. Von einer unechten oder rechtspolitischen Lücke ist demgegenüber die Rede, wenn dem |Gesetz zwar eine Antwort, aber keine befriedigende zu entnehmen ist. Echte Lücken zu füllen, ist dem Richter aufgegeben, unechte zu korrigieren, ist ihm nach traditioneller Auffassung grundsätzlich verwehrt, es sei denn, die Berufung auf den als massgeblich erachteten Wortsinn der Norm stelle einen Rechtsmissbrauch dar (BGE 136 III 96 ff. E. 3.3).

29.Die Klägerin argumentiert, die Zollhilfe sei auf Bekämpfung der Produktpiraterie beschränkt, d.h. sie setze eine offensichtliche Patentverletzung voraus, wie dies das deutsche Gegenstück der Grenzzollbeschlagnahme gemäss § 142a Abs. 1 DE-PatG verlange. Die Klägerin anerkennt, dass der Gesetzeswortlaut in der Schweiz für den Antrag auf Zollhilfe keine offensichtliche Patentverletzung voraussetzt, verlangt aber, dass ein solches Kriterium im Rahmen der richterlichen Lückenfüllung eingeführt wird.

30.In der Schweiz genügt es, wenn der Patentinhaber konkrete Anhaltspunkte dafür hat, dass die Ein- oder Ausfuhr von Waren bevorsteht, die ein in der Schweiz gültiges Patent verletzen, um einen Zollhilfeantrag zu stellen (Art. 86b Abs. 1 PatG). Es braucht also weder sicheres Wissen, dass die Waren patentverletzend sind – konkrete Anhaltspunkte genügen – noch muss die Patentverletzung offensichtlich sein.

In der Botschaft wird die Einführung wirksamer Hilfeleistungen der Zollverwaltung tatsächlich unter dem Titel «Massnahmen zur Bekämpfung von Fälschung und Piraterie» begründet (BBl 2006, 36). Die Botschaft verweist auf die Art. 51–60 TRIPS-Abkommen, die solche Massnahmen ausdrücklich vorsähen. Art. 52 TRIPS-Abkommen sieht vor, dass Rechtsinhaber, die ein Verfahren zur Aussetzung der Zollfreigabe einleiten wollen, angemessene Beweise beibringen müssen, um die zuständigen Behörden davon zu überzeugen, dass nach dem Recht des Einfuhrlands Verdacht besteht, dass eine Verletzung ihres Rechts an geistigem Eigentum vorliegt. Eine Beschränkung auf «offensichtliche» Verletzungen von Rechten an Geistigem Eigentum lässt sich Art. 52 TRIPS-Abkommen nicht entnehmen.

Angesichts des klaren Gesetzeswortlauts nicht nur des Patentgesetzes, sondern auch der parallelen Bestimmungen des Design-, Markenschutz- und Urheberrechtsgesetzes (Art. 47 DesG, Art. 70 MSchG, Art. 76 URG), liegt keine echte Lücke vor, die der Richter zu füllen hätte. Der Gesetzgeber wollte die Zollhilfe nicht auf «offensichtlich» schutzrechtsverletzende Waren beschränken. Hierfür spricht auch Art. 86k Abs. 1 PatG, welcher der Zollverwaltung in Zweifelsfällen die Möglichkeit einer Haftungserklärung durch den Antragsteller einräumt. Eine unechte Lücke liegt ebenfalls nicht vor, da man die fehlende Beschränkung auf offensichtliche Rechtsverletzungen nicht als unbefriedigend bezeichnen kann. Auf jeden Fall kann einem Antragsteller, der seinen Antrag auf Zollhilfe nicht auf offensichtliche Patentverletzungen beschränkt, nicht vorgeworfen werden, er handle rechtsmissbräuchlich.

Es besteht für das angerufene Gericht daher kein Raum, den Anwendungsbereich der Hilfeleistungen der Zollverwaltung auf offensichtliche Patentverletzungen zu beschränken.

Instrumentalisierung der Zollhilfe zur «Beweisausforschung»

31.Die Klägerin wirft der Beklagten vor, die zollrechtliche Hilfeleistung zweckwidrig zur Beschaffung von Beweismitteln für andere gerichtliche Verfahren, namentlich das ordentliche Verfahren O2020_001, benutzt zu haben. Tatsächlich schreibt der Rechtsvertreter der Beklagten in einer E-Mail vom 6. August 2020 an die Eidgenössische Zollverwaltung, die Besichtigung der am 6. August 2020 zurückbehaltenen Sendung mit «UnoPen» Bestandteilen sei «für uns hilfreich, weil sich damit voraussichtlich eine im hängigen Verfahren vor dem BPatGer [sc. O2020_001] umstrittene Frage wird klären lassen, nämlich in welcher Form bzw. mit welchen Komponenten [die Klägerin] die UnoPens aus der Schweiz ausführt». Allerdings lässt sich daraus nicht ableiten, dass dies bereits im Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Hilfeleistungen der Zollverwaltung im Januar 2020 die Absicht der Beklagten war.

Die Entnahme von Muster und Proben der zurückbehaltenen Waren gemäss Art. 86d PatG dient gemäss Botschaft ausdrücklich dazu, dem Antragsteller möglichst viele Informationen über die verdächtige Ware zu übermitteln, damit er in Kenntnis aller relevanten Informationen darüber entscheiden kann, ob er vorsorgliche Massnahmen beantragen will (BBl 2006, 122). Die Informationsbeschaffung durch Zollhilfemassnahmen ist also nicht nur vom Gesetzeswortlaut gedeckt, sondern auch eindeutig vom Gesetzgeber gewollt.

Damit stellt sich nur noch die Frage, ob die Verwendung der beschafften Informationen nicht nur für den Entscheid darüber, ein vorsorgliches Massnahmeverfahren einzuleiten, sondern auch in einem anderen gerichtlichen Verfahren, rechtsmissbräuchlich ist, wobei nur der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Schutz verdient (Art. 2 Abs. 2 ZGB).

Entweder stellt der Antragsteller fest, dass die zurückbehaltene Ware patentverletzend ist. Dann ist kein schutzwürdiges Interesse des Betroffenen erkennbar, dass der Antragsteller gestützt darauf nicht seine Ansprüche in einem gerichtlichen Verfahren, gleich welcher Art, durchsetzen kann. Oder der Antragsteller stellt fest, dass die zurückbehaltene Ware nicht patentverletzend ist. Dann wird er auf weitere rechtliche Schritte verzichten und haftet für den durch die Zurückbehaltung entstandenen Schaden. Einziger Nachteil für den Betroffenen ist eine Verzögerung der Zollabfertigung, die dem Institut der Zollhilfemassnahmen immanent ist und nicht dessen Missbrauch begründen kann.

Die Verwendung von Informationen über die aufgrund einer Zollhilfemassnahme zurückbehaltenen Waren in einem beliebigen gerichtlichen Verfahren stellt daher keinen Missbrauch der Hilfeleistung der Zollverwaltung dar. Ob ein Missbrauch der Zollhilfe vorliegen würde, wenn der Antrag auf Zollhilfe ausschliesslich mit dem Ziel gestellt wurde, Informationen für andere Verfahren als solche, |die auf die Aufrechterhaltung der Zurückbehaltung gerichtet sind, zu beschaffen, braucht nicht entschieden zu werden, da eine derartige Absicht der Beklagten nicht nachgewiesen ist. […]

Dringlichkeitserfordernis für den Antrag auf Zollhilfe

32.Die Klägerin argumentiert, der Antrag der Beklagten auf Hilfeleistungen der Zollverwaltung sei missbräuchlich, weil die Beklagte bereits bei Einreichung des Antrags im Januar 2020 gewusst habe, dass sie mangels Dringlichkeit nie eine vorsorgliche Massnahme erlangen würde, welche die Zurückbehaltung vorsorglich bestätigt. Nach der Rechtsprechung des BPatGer müsse ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen spätestens 14 Monate, nachdem es der Gesuchstellerin erstmals möglich gewesen wäre, das Gesuch einzureichen, gestellt werden, ansonsten der Anspruch auf den Erlass vorsorglicher Massnahmen prozessual verwirkt sei. Der «UnoPen» Injektionspen sei schon lange vor November 2018 auf dem Markt erhältlich gewesen, was der Beklagten auch habe bekannt sein müssen.

Tatsächlich gilt nach der Rechtsprechung des BPatGer der Anspruch auf Erlass vorsorglicher Massnahmen als prozessual verwirkt, wenn die Gesuchstellerin mit der Einreichung des Gesuchs mehr als 14 Monate zuwartet, nachdem sie zur Einreichung in der Lage war oder bei pflichtgemässer Sorgfalt hätte in der Lage sein können (BPatGer, sic! 2019, 500 ff. E. 13, «Spiralfeder»). Für die «besondere Dringlichkeit» i.S.v. Art. 265 Abs. 1 ZPO für den Erlass superprovisorischer Massnahmen ohne Anhörung der Gegenpartei gilt eine sehr viel kürzere Frist von wenigen Wochen (BPatGer, sic! 2018, 565 f. E. 5, «Valsartan/Amlodipin II»).

Hält die zuständige Zollbehörde eine Warensendung zurück, wird die besondere Dringlichkeit i.S.v. Art. 265 Abs. 1 ZPO aber durch die gesetzliche Frist von 10, maximal 20, Werktagen begründet, binnen derer die Zurückbehaltung durch ein Gericht vorsorglich verlängert werden muss, ansonsten die Ware freizugeben ist (Art. 86c Abs. 2 und 3 PatG). Es ist nicht möglich, binnen dieser Frist ein kontradiktorisches Verfahren durchzuführen, zumal die Frist in der Praxis deutlicher kürzer als 20 Tage ist, weil das Gesuch nicht am ersten Tag der Zurückbehaltung eingereicht wird. Deshalb liegt bei einem Gesuch, die Zurückbehaltung durch die Zollbehörde vorsorglich zu verlängern, immer besondere Dringlichkeit i.S.v. Art. 265 Abs. 1 ZPO vor.

Die von der Klägerin genannten Fristen von 14 Monaten bzw. wenigen Wochen beziehen sich auf andere vorsorgliche Massnahmen als die auf die vorsorgliche Verlängerung der Zurückbehaltung gerichtete Massnahme, z.B. vorsorgliche Herstellungs- und/oder Vertriebsverbote. Ein Gesuch um Erlass derartiger Massnahmen wird mehr als 14 Monate nach Kenntnis der Verletzung und des Verletzers wegen prozessualer Verwirkung abgewiesen. Aber eine auf die Aufrechterhaltung der Zurückbehaltung der Ware durch die Zollbehörde gerichtete vorsorgliche Massnahme untersteht natürlich nicht dieser Frist; für diese Massnahme beginnt die Frist mit der Zurückbehaltung zu laufen.

Die Auffassung der Klägerin würde dazu führen, dass ein Antrag auf Zollhilfe in jedem Falle während längstens 14 Monaten aufrechterhalten werden kann. Dies widerspricht bereits Art. 112a Abs. 2 PatV, gemäss dem ein Antrag auf Hilfeleistung während zwei Jahren gilt und erneuert werden kann. Es wurde ersichtlich auch in der einschlägigen Literatur noch nie vertreten und würde das Institut der Zollhilfe weitgehend aushöhlen. Im Bereich der Produktepiraterie würde eine solche Befristung des Rechts auf Zollmassnahmen zudem den gesetzgeberischen Zielen zuwiderlaufen.

Für die Einreichung eines Antrags auf Hilfeleistung der Zollverwaltung besteht daher kein Dringlichkeitserfordernis. Die für den Erlass vorsorglicher Massnahmen notwendige Dringlichkeit nach der Zurückbehaltung einer Warensendung ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Zurückbehaltung binnen längstens 20 Werktagen zu bestätigen.

Rückzug des Zollhilfegesuchs

33.In der Replik stellt die Klägerin den ergänzenden Antrag, die Beklagte sei zu verpflichten, den Antrag auf Hilfeleistung gegenüber der Eidgenössischen Zollverwaltung zurückzuziehen (Replik-Rechtsbegehren Nr. 2) und ergänzt diesen anlässlich der Hauptverhandlung weiter dahingehend, dass die Beklagte auch zu verpflichten sei, das Begehren um zollrechtliche Hilfeleistung nicht zu erneuern. Sie begründet dies damit, dass der Antrag nach wie vor in Kraft sei und die Beklagte sich weigere, ihn zurückzuziehen und die Zollverwaltung sich ihrerseits weigere, die Gutheissung des Antrags in Wiedererwägung zu ziehen. Damit bestehe weiterhin die Gefahr, dass Sendungen der Klägerin zurückbehalten würden. Die Klägerin gesteht zu, dass eine «explizite schwarz/weiss [sc. gesetzliche] Grundlage, in dem Sinne, dass wir uns jetzt darauf berufen könnten» für dieses Rechtsbegehren nicht gegeben ist. In Frage komme die Verpflichtung zum Handeln nach Treu und Glauben im Prozess.

Tatsächlich kommt nur Art. 2 Abs. 2 ZGB, gemäss dem der offenbare Missbrauch eines Rechts nicht geschützt wird, als Rechtsgrundlage für eine Verpflichtung zum Rückzug des Zollhilfeantrags in Frage. Die Obliegenheit nach Treu und Glauben zu handeln gemäss Art. 52 ZPO beschränkt sich auf Verfahren nach der ZPO. Hilfeleistungen der Zollverwaltung sind ein verwaltungsrechtliches Instrument. Eine zu Art. 52 ZPO analoge Bestimmung fehlt im Verwaltungsverfahrensgesetz. Art. 86b Abs. 3 PatG sieht eine endgültige Entscheidung der Zollverwaltung über einen Zollhilfeantrag vor, so dass die verwaltungsrechtlich vorgesehenen Beschwerdegründe nach Art. 49 lit. a bis c VwVG nicht stellvertretend durch das hiesige Gericht zu überprüfen sind, was auch mit dem Prinzip der institutionellen Gewaltenteilung unvereinbar wäre.

Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass der Antrag auf Zollhilfemassnahmen nicht rechtsmissbräuchlich ist. Die Klägerin hat keinen zivilrechtlichen Anspruch darauf, dass die Beklagte den Antrag zurückzieht oder dass |die Beklagte keinen neuen Antrag stellt. Dass jederzeit mit einer Zurückbehaltung grenzüberschreitender Warensendungen zu rechnen ist, ist ein dem Instrument der Zollhilfe immanentes Risiko, dem sich jedes im- oder exportierende Unternehmen ausgesetzt sieht. Leitet die Antragstellerin nach erfolgter Zurückbehaltung kein Massnahmeverfahren ein und erleidet das betroffene Unternehmen durch die Zurückbehaltung der Waren einen Schaden, so haftet die Antragstellerin. Das ist entgegen der Klägerin keine «unerträgliche Situation» und so durch das Gesetz im Einklang mit dem TRIPS-Abkommen vorgegeben.

[…]

Lb

Art. 86k Abs. 2 PatG sieht für zwei Fälle eine Haftung des Antragstellers vor: entweder wenn keine vorsorglichen Massnahmen angeordnet werden oder wenn sich diese als unbegründet erweisen. Gemäss BPatGer ist bei der beurteilten ersten Haftungsvariante irrelevant, ob die zurückbehaltene Ware patentverletzend wäre oder nicht. Die Nichtverletzung des Patents ist mithin kein Tatbestandsmerkmal. Das BPatGer begründet dieses Ergebnis mit dem Wortlaut der Norm und mit Rechtsfolgeerwägungen. Letztere sprächen auch gegen eine Übertragung des markenrechtlichen Urteils BGer, sic! 2001, 38 ff., «Diesel (fig.)», auf das Patentrecht (E. 14 des Urteils).

Die Ansicht des BPatGer, wie Art. 86k Abs. 2 PatG zu verstehen ist, teile ich. Als Folgefrage drängt sich für mich auf, ob ein anderes Verständnis des markenrechtlichen Pendants (Art. 72h Abs. 2 MSchG), wie vom BGer vertreten, wirklich angezeigt ist und wie es sich mit den Normen im Urheber- (Art. 77h Abs. 2 URG) und im Designrecht (Art. 49 Abs. 2 DesG) verhält. Der Wortlaut aller vier Haftungsnormen ist nämlich identisch, was für ein einheitliches Verständnis spricht.

Klarzustellen ist zunächst, dass diese Vorschriften einen ausgesprochen eingeschränkten Haftungsbereich regeln. Sie normieren eine Ersatzpflicht einerseits für Schaden, der durch die Entnahme von Proben oder Mustern entstanden ist, und andererseits für Schaden, der durch die Zurückbehaltung der Ware entweder bis zu deren Freigabe oder bis zur gerichtlichen Anordnung der Aufrechterhaltung der Zurückbehaltung entstanden ist. Denn sobald die Zurückbehaltung nicht mehr auf Zollhilfemassnahmen beruht, sondern auf einer gerichtlichen Anordnung, richtet sich die Haftung für ab diesem Zeitpunkt entstehenden Schaden nach Art. 264 Abs. 2 ZPO (dahingehend auch, allerdings letztlich offenlassend, BGer, sic! 2001, 38 ff. E. 2.b, «Diesel [fig.]»; gl.M. aus der Lehre etwa S. Jenni, Rechte und Massnahmen zur Bekämpfung des grenzüberschreitenden Verkehrs mit Markenfälschungen, Bern 2015, 126 m.w.H.). Die zollhilferechtliche Zurückbehaltung wird in allen vier Erlassen zeitlich auf zehn, ausnahmsweise zwanzig Werktage begrenzt (exemplarisch Art. 72 Abs. 2 und 3 MSchG), was auf den Haftungsbereich dieser Normen durchschlägt und diesen entsprechen beschränkt.

Sodann setzt die Haftung einen Antrag um Hilfeleistung der Zollverwaltung voraus (so auch die Botschaft, vgl. BBl 2006, 124), was sich bereits aus dem Wort «Antragsteller» in den Haftungsnormen ergibt. Eine Zurückbehaltung durch die Zollverwaltung kann nun entweder von Anfang an gestützt auf einen Antrag erfolgen; dann ist diese Voraussetzung offenkundig erfüllt und die Haftung greift ab Zurückbehaltung. Möglich ist aber auch, dass die Zollverwaltung eine verdächtige Sendung feststellt, den Rechteinhaber darüber benachrichtigt und die Ware anschliessend während bis zu drei Werktagen zurückbehält, um dem Rechteinhaber die Stellung eines Antrags zu ermöglichen (Art. 86a PatG, Art. 70 MSchG, Art. 75 URG, Art. 46 DesG). Diesfalls greifen die Haftungsnormen nur, falls der Rechteinhaber alsdann auch einen Antrag stellt. Und selbst wenn er dies tut, haftet der Antragsteller bei diesem Ablauf m.E. nicht für den Schaden, der durch die Zurückbehaltung vor Antragstellung entstanden ist. Denn dieser Schaden ist durch die von Amtes wegen erfolgte Zurückbehaltung entstanden und er wäre ebenso entstanden, wenn der Rechteinhaber anschliessend keinen Antrag gestellt hätte. Es fehlt also an einem Kausalzusammenhang zwischen Antragstellung und dem Eintritt dieses Schadens. Diese Haftungsnormen schreiben dem Rechteinhaber nicht losgelöst von seinem Verhalten eine Haftung zu; vielmehr ist es stets seine Antragstellung, die am Ursprung seiner Haftung steht. Der Rechteinhaber hat es somit in der Hand, ob er durch Stellung eines Antrags das Risiko einer Haftung eingehen will oder nicht, und er kann dieses Risiko durch eine entsprechend enge oder (zu) breite Formulierung des Antrags beeinflussen.

Noch nicht beantwortet ist damit freilich die entscheidende Frage, wie denn nun diese Haftungsnormen inhaltlich ausgestaltet sind, namentlich woran die Haftung anknüpft. Wie Art. 56 TRIPS-Abkommen zeigt, können sich die nationalen Gesetzgeber hierbei für unterschiedlich «strenge» Haftungsregime entscheiden. Abgestellt werden kann etwa auf eine «rechtswidrige Zurückhaltung» oder schon auf die Tatsache, dass die Ware mangels Anordnung vorsorglicher Massnahmen wieder freigegeben wurde. Das TRIPS-Abkommen gibt die Antwort auf die gestellte Frage demnach nicht vor, sondern überlässt den Gesetzgebern einen Spielraum. Wie es sich mit der ersten Haftungsvariante verhält, ist nachfolgend anhand der üblichen Auslegungsmethoden zu eruieren.

Gemäss Wortlaut der Haftungsnormen setzt die erste Haftungsvariante einzig und alleine voraus, dass keine vorsorglichen Massnahmen erlassen wurden, wie das BPatGer zutreffend feststellt. Dass die Zurückbehaltung zudem «unberechtigt» gewesen sein müsste, womit meist gemeint wird, dass die Ware das fragliche Immaterialgüterrecht nicht verletzen darf, lässt sich dem Wortlaut hingegen nicht entnehmen. Der Wortlaut der Norm spricht somit dafür, dass die Nichtverletzung des Immaterialgüterrechts bei der ersten Haftungsvariante kein Tatbestandsmerkmal ist.

Die Botschaft äussert sich nicht weiter zu dieser Frage (BBl 2006, 124 zu Art. 86k PatG, worauf bei den übrigen Normen verwiesen wird, vgl. BBl 2006, 131, 135 und 136), spricht also weder für das eine noch das andere Verständnis.

In systematischer Hinsicht fällt zunächst die zweite Haftungsvariante auf, wonach der Antragsteller haftet, wenn sich (angeordnete) vorsorgliche Massnahmen als «unbegründet» erweisen. Weiter sieht Art. 264 Abs. 2 ZPO eine Haftung für Schaden vor, der aus einer «ungerechtfertigten» vorsorglichen Massnahme entsteht. In seiner rudimentären Begründung verweist |das BGer einzig auf diesen Punkt und schliesst daraus, eine Haftungsvoraussetzung sei, dass der «Anspruch des Gesuchstellers unbegründet war», was nach seinem Verständnis der Fall ist, wenn die Ware das fragliche Immaterialgüterrecht nicht verletzt (BGer, sic! 2001, 38 ff. E. 2.b und 3, «Diesel [fig.]»). Bei seiner Argumentation blendet das BGer kommentarlos aus, dass die erste Haftungsvariante das Wort «unbegründet» nicht enthält. Die Nichtnennung der «Unbegründetheit» bei der ersten Haftungsvariante könnte in systematischer Hinsicht jedoch gerade dahingehend gedeutet werden, dass sie dort eben keine Haftungsvoraussetzung ist. Das BGer übergeht ausserdem den systematischen Unterschied, dass es im einen Fall um die Haftung für Schaden geht, der aus einem Antrag bei der Zollverwaltung entsteht, der bloss «konkrete Anhaltspunkte» für immaterialgüterrechtsverletzende Ware verlangt, während der andere Fall Schaden betrifft, der aus einer vor Gericht erwirkten Anordnung entsteht, die immerhin eine Glaubhaftmachung der Anspruchsgrundlagen verlangt. Dieser wesentliche Unterschied zwischen den geregelten Situationen spricht dagegen, ein Tatbestandsmerkmal der einen Regelung ohne nähere Begründung auf die andere zu übertragen. Aus dem systematischen Element lässt sich m.E. nur wenig ableiten und wenn, dann spricht es aus meiner Sicht eher dafür, dass die Nichtverletzung des Immaterialgüterrechts bei der ersten Haftungsvariante kein Tatbestandsmerkmal ist. Die (zu) kurz ausgefallene Begründung in BGer, sic! 2001, 38 ff. E. 2.b und 3, «Diesel [fig.]», vermag jedenfalls nicht zu überzeugen.

In teleologischer Hinsicht geht es bei diesen Haftungsnormen darum, das Risiko von Schaden, der durch die Zurückbehaltung der Ware verursacht wird, sachgerecht zwischen den betroffenen Personen aufzuteilen. Überlegungen zu den Risikosphären der Personen, aber auch zum Zweck der Zollhilfemassnahmen und der Lenkung des gesellschaftlich erwünschten Verhaltens spielen dabei unter anderem eine Rolle. Gemäss Rechtsprechung (BGer, sic! 2001, 38 ff. E. 2.b, «Diesel [fig.]») und Lehre (Jenni, 127 m.w.H.; B. Volken, in: L. David/M. R. Frick [Hg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 72h N 7; G. Bühler, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 72h N 11; Ehrler, PatG 86k N 9 f.; L. Ehrler, in: J. de Werra/P. Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Bâle 2013, LPM 72h N 9; R. Stutz/S. Beutler/M. Künzi, Designrecht, Bern 2006, DesG 49 N 14 und 16; grundsätzlich auch M. Hyzik, in: R. Staub/A. Celli [Hg.], Designrecht, Zürich 2003, DesG 49 N 17, der aber gleichwohl das Verschulden bei der Bemessung des Schadenersatzes nach Art. 43 Abs. 1 OR einfliessen lassen will, was nicht überzeugt) handelt es sich bei diesen Haftungsnormen um Kausalhaftungen ohne Exkulpationsmöglichkeit – ein allfälliges Verschulden des Antragstellers ist demnach kein Tatbestandsmerkmal. Die Kausalhaftung wird als Ausgleich dafür angesehen, dass die Zollhilfemassnahmen stets im Interesse des Antragstellers vorgenommen werden, die Gegenseite dazu nicht angehört wird und der Zurückbehaltung ein Schädigungspotenzial innewohnt (Jenni, 127; Ehrler, PatG 86k N 9). In der Tat entscheidet alleine der Antragsteller darüber, ob er einen entsprechenden Antrag stellen will oder nicht. Weiter stellt die Zollverwaltung keine übermässigen Anforderungen an die «konkreten Anhaltspunkte» (L. Davidet al, SIWR I/2, 3. Aufl., Basel 2011, 505 Rz 1397), was aus Praktikabilitätsgründen zu begrüssen ist, den Handlungsspielraum des Antragstellers aber noch weiter vergrössert. Die Gegenseite kann diese Handlungen des Antragstellers nicht abwenden – weder hat sie Anspruch darauf, dass der Antragsteller keinen Zollhilfeantrag stellt (vgl. auch Urteil E. 33) noch wird sie zu diesem angehört. Das gesamte Geschehen wird demnach einseitig durch den Antragsteller kontrolliert. Zu berücksichtigen ist weiter, worum es bei den Zollhilfemassnahmen geht. Diese sollen dem Antragsteller vor allem dazu dienen, Ware, die seine Immaterialgüterrechte verletzt, «mit der Hilfe der Zollbehörden aus dem Verkehr zu ziehen» (BBl 2006, 36). Die Stellung eines Antrags bei der Zollverwaltung ist dafür der erste Schritt. Behält die Zollverwaltung Ware zurück, muss sich der Antragsteller (nach Prüfung von Proben oder Mustern bzw. Besichtigung der Ware) in einem zweiten Schritt entscheiden, entweder die Ware freizugeben oder aber fristgerecht eine gerichtliche Anordnung um Aufrechterhaltung der Zurückbehaltung zu erlangen. Aus prozessualer Sicht wird es sich bei der gerichtlichen Anordnung regelmässig zunächst um eine superprovisorische Massnahme handeln. Dieser folgt nach Anhörung der Gegenseite eine vorsorgliche Massnahme, welche der Antragsteller schliesslich im Rahmen eines ordentlichen Verfahrens zu prosequieren hat. Verletzt die zurückbehaltene Ware Immaterialgüterrechte des Antragstellers, ist das gerichtliche Verfahren der vorgezeichnete Weg, den einzuschlagen vom Antragsteller erwartet werden kann (sofern er sich nicht anderweitig mit der Gegenseite einigt, wobei diesfalls auch allfällige Haftungsfragen einvernehmlich geregelt werden dürften). Denn nur so gelingt es ihm, das eigentliche Ziel der Zollhilfemassnahmen zu erreichen, nämlich die Ware «aus dem Verkehr zu ziehen». Das Onus, bei rechtsverletzender Ware weiter gerichtlich vorzugehen, ist demnach für den Antragsteller im Kern bereits im Stellen eines Zollhilfeantrags angelegt. Werden keine vorsorglichen Massnahmen angeordnet, war demnach entweder die Ware nicht rechtsverletzend oder aber der Antragsteller ist dem vorgezeichneten gerichtlichen Weg nicht gefolgt. Aus welchen Gründen es nicht zur Anordnung einer vorsorglichen Massnahme kam, interessiert nicht weiter, da diese Gründe jedenfalls im Verantwortungsbereich des Antragstellers liegen. In Anbetracht all dessen spricht das teleologische Element dafür, dass die Nichtverletzung des Immaterialgüterrechts bei der ersten Haftungsvariante kein Tatbestandsmerkmal ist.

Die Auslegung führt demnach zum Ergebnis, dass bei der ersten Haftungsvariante die Nichtverletzung des fraglichen Immaterialgüterrechts einheitlich und übereinstimmend bei allen vier Erlassen (PatG, MSchG, URG und DesG) kein Tatbestandsmerkmal ist (ohne Vertiefung ebenso Schaeli, 608).

Die meisten Lehrstimmen sind freilich anderer Ansicht, wobei zur Begründung regelmässig ohne weiterführende Erörterungen auf BGer, sic! 2001, 38 ff., «Diesel [fig.]», verwiesen wird (so etwa Volken, MSchG 72h N 5; Bühler, MSchG 72h N 8 f.; Ehrler, MSchG 72h N 11; Jenni, 128 f.; Hyzik, DesG 49 N 18). Ehrlerhält weiter fest, eine Haftung käme nur bei einem rechtswidrigen Verhalten in Frage (Ehrler, PatG 86k N 11). Das ist – jedenfalls terminologisch – schon nur deshalb unzutreffend, weil auch etwa die Haftung nach Art. 264 Abs. 2 ZPO nicht an einem rechtswidrigen Verhalten anknüpft, sondern an einem rechtmässigen (der Anrufung eines Gerichts zur Wahrnehmung |vermeintlicher Ansprüche), welches sich allerdings als ungerechtfertigt erweist (die vermeintlichen Ansprüche bestanden nicht). Soweit damit aber gemeint sein soll, es müssten bei einer Kausalhaftung die in der Norm statuierten Haftungsvoraussetzungen erfüllt sein und es müsse in diesem Sinne eine Widerrechtlichkeit vorliegen, ist das zwar zutreffend, aber inhaltsleer. Denn dazu, welche Tatbestandsmerkmale die konkrete Haftungsnorm vorsieht, besagt dies nichts. Zu überzeugen vermögen mich diese Argumente nicht.

Die Nichtverletzung des fraglichen Immaterialgüterrechts muss m.E. auch bei der zweiten Haftungsvariante nicht zwangsläufig ein Tatbestandsmerkmal sein. Gut denkbar erscheint mir etwa ein Verständnis, wonach die «Unbegründetheit» im Sinne der zweiten Haftungsvariante zu bejahen wäre, wenn zwar zunächst eine superprovisorische Massnahme um Aufrechterhaltung der Zurückbehaltung erlassen wird, diese aber nach Anhörung der Gegenseite schon im Entscheid über die vorsorgliche Massnahme nicht bestätigt wird (so die Ausgangslage in BGer, sic! 2001, 38 ff., «Diesel [fig.]»; ungenau die Schilderung des dortigen Prozessverlaufs bei Ehrler, MSchG 72h N 11). Denn die superprovisorische Massnahme hat sich diesfalls – zumindest nach alltäglichem Sprachgebrauch – als «unbegründet» erwiesen. Weiter vertieft werden soll die zweite Haftungsvariante im Rahmen der vorliegenden Anmerkung aber nicht.

Bendicht Lüthi, Dr. iur., Bern.