«Urinalventil» Bundesgericht vom 3. Oktober 2016

Aus den Erwägungen:

6.

6.1 Die Vorinstanz hat auch eine Nachahmung verneint. Sie hat auf ihre mit Urteil vom 21. März 2013 (Ver­fahren S2013_001) begründete Praxis verwiesen, wonach eine äquivalente Benutzung kumulativ Gleichwirkung, Auffindbarkeit und Gleichwertigkeit voraussetzt. Gleichwirkung liegt danach vor, wenn die ersetzten Merkmale die objektiv gleiche Funktion ­erfüllen; Auffindbarkeit ist gegeben, wenn die ersetzten Merkmale dem Fachmann nahe gelegt werden, und Gleichwertigkeit bedeutet, dass der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht ge­zogen hätte. Die Vorinstanz hat für das Ventil der 2. Generation zwar die Gleichwirkung bejaht, die Auffind­barkeit jedoch für zweifelhaft gehalten und die Gleichwertigkeit verneint. Die Beschwerdeführerin hält daran fest, dass ihre patentierte Lehre mit dem Ventil 2. Generation wortsinngemäss verwirklicht werde, woran nichts hindere, dass im unteren Bereich mit der Stegverbindung noch ein weiteres Element angefügt werde. Sie hält aber auch Auffindbarkeit und Gleichwertigkeit als erfüllt für den Fall, dass das Anspruchsmerkmal «über die gesamte Länge getrennt» ersetzt werde durch «oben getrennt und im untersten Bereich über zwei flexible vorgespannte Stegverbindungen verbunden, wobei die Verbindung der vertikal verlaufenden Kanten in einem verglichen mit der gesamten Kantenlänge untergeordneten Bereich besteht und die vorgespannten Stegverbindungen das ­aneinander Anliegen und die Flexibilität des Streifens im für die Funktion der Erfindung relevanten Bereich nicht einschränkt». Die Beschwerdegegnerin beanstandet zwar die verkürzte ­Alternative «separate» ersetzt durch «Stege zwischen den Streifen an deren unteren Ende», bestreitet jedoch nicht, dass die Stege am unteren Ende an­gebracht sind.

6.2 Eine Nachahmung im Sinne von Art. 66 lit. a zweiter Halbsatz PatG ­begeht, wer den patentgemässen Erfolg im Wissen um die patentierte Lehre in abweichender oder abgewandelter Form verwirklicht (BGE 125 III 29 ff. E. 3b; 115 II 490 ff. E. 2a; 98 II 325 ff. E. 3c; vgl. auch BGer, sic! 2001, 749 ff. E. 2, «Palettenförderer»; vgl. dazu F. Blumer, in: C. Bertschinger et al. [Hg.], Schweizerisches und euro­päisches Patentrecht, Basel 2002, 671 ff.; E. Brunner, Der Schutzbereich ­europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, 357; R. M. Hilty, Die Bestimmung des Schutzbereichs schweizerischer und europäischer Patente, AJP 2003, 396 ff., 402 f.).

6.2.1 Zur Beurteilung, ob die patentierte technische Lehre mit abgewandelten Mitteln verwirklicht wird oder im Gegenteil ein angeblicher Ver­letzungsgegenstand nicht mehr in den Schutzbereich des Patents fällt, sind in verschiedenen Vertragsstaaten des EPÜ detailliertere Kriterien entwickelt worden (vgl. U. Scharen, in: J. Ehlers / U. Kinkeldey [Hg.], Benkard, Europä­isches Patentübereinkommen, 2. Aufl., München 2012, EPÜ 69 N 66 ff.). Dabei wird regelmässig davon ausgegangen, dass das abgewandelte Merkmal objektiv die gleiche Funktion für die Verwirklichung der technischen Lehre erzielen muss wie das im Patent beanspruchte (sog. Gleichwirkung; vgl. Scharen, EPÜ 69 N 66 [D], N 68 [A], N 69 [F], N 70 [NL], N 76 [I], N 76 [S]; vgl. auch T. Adam, in: J. Ehlers / U. Kinkeldey [Hg.], Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Aufl., München 2012, EPÜ 69 N 72a, b [GB]). Insbesondere um eine unzulässige Ex-post -Betrachtung zu vermeiden (wenn die abgewandelte Form bekannt ist, mag sie zu leicht als vom Patent vor­gegeben erscheinen), werden allerdings zusätzlich zur Gleichwirkung weitere Anforderungen gestellt. So wird nach der Rechtsprechung nicht nur des BGer, sondern auch des deutschen BGH sowie nach den Präjudizien in Grossbritannien zusätzlich verlangt, dass das abgewandelte Merkmal dem Fachmann durch die patentierte Lehre nahegelegt sein muss (sog. Auffindbarkeit; vgl. BGE 125 III 29 ff. E. 3b; P. Meier-Beck, Aktuelle Fragen der Schutzbereichsbestimmung im deutschen und europäischen Patentrecht, GRUR 2003, 905 mit Verweis auf BGH, GRUR 2002, 515 ff., «Schneidmesser II», Patents Court, GRUR Int. 1993, 245 ff., «Epilady IX»). Wie die Vorin­stanz in ihrem Leiturteil vom 21. März 2013 E. 17.2 ausserdem dargelegt hat, wird in der deutschen und englischen Praxis überdies als drittes Kriterium die Gleichwertigkeit verlangt in dem | Sinne, dass der Fachmann die ab­gewandelte Ausführung als gleich­wertige Lösung in Betracht zieht (vgl. die erw. englische Entscheidung in Patents Court, GRUR Int. 1993, 245 ff., E. 3, «Epilady IX», die erw. deutsche Entscheidung in BGH, GRUR 2002, 515 ff., E. 3a, 3d, «Schneidmesser I»).

6.2.2 Die Vorinstanz hat in ihrem Leitentscheid vom 21. März 2013 (S2013_001) die Einführung des dritten Kriteriums der Gleichwertigkeit wie folgt begründet (E. 17.2):

«Bei der Festlegung des über den Wortlaut hinausgehenden Schutzbereichs von Patenten (Äquivalenzbereich, Bereich der Nachahmung) muss bei aller Würdigung des Beitrags der ­Erfindung auch der Rechtssicherheit Dritter Rechnung getragen werden. Dritte müssen ohne unzumutbaren Aufwand beim Studium des Patents erkennen können, was erlaubt ist und was nicht, was gerade im Äquivalenzbereich schwierig sein kann. Die erste Frage der Gleichwirkung und die zweite Frage der Auffindbarkeit oder des Naheliegens für den Fachmann tragen diesem Interesse Rechnung, orientieren sich aber im Lichte des Anspruchsprimats (vgl. Art. 51 PatG) zu wenig am effektiven Anspruchswortlaut. Die schweizerische Rechtsprechung kennt bisher die sich am effektiven Wortlaut der Ansprüche orientierende dritte Frage der Gleichwertigkeit bei der Beurteilung der Äquivalenz nicht. Im Hinblick auf das Vertragsziel der Rechtseinheit im Zusammenhang mit der Auslegung des Schutzbereichs europäischer Patente, und um solche geht es vorliegend, sind aber einschlägige Entscheide ausländischer Gerichte bei der Auslegung zu berücksichtigen, wobei höchstrichterliche Urteile besonderes Gewicht haben (vgl. BGE 121 III 336 ff. E. 5c; BGE 117 II 480 ff. E. 2b; BGE 137 III 170 ff. E. 2.2). In diesem Sinn ist die oben diskutierte Frage der Gleichwertigkeit auch von der schweizerischen Rechtsprechung zu berücksichtigen, und zwar sowohl bei Europäischen als auch bei Schweizerischen Patenten, denn diese dritte Frage ­gewährleistet, dass der Äquivalenzbereich in für Dritte möglichst nachvollziehbarer Weise auf Abweichungen beschränkt wird, die aus dem Wortlaut des Anspruchs heraus vom Fachmann als der Abweichung zugänglich und gleichwertig erkannt werden.»

6.2.3 Grundsätzlich kann dieser Auffassung der Vorinstanz gefolgt werden, zumal allgemein nicht zu verkennen ist, dass auch die Kriterien für Äqui­valente letztlich dazu dienen, den Schutzbereich des Patents zu defi­nieren (vgl. in diesem Sinne Hilty, 402 f.). Es geht auch bei der Frage, ob die technische Anleitung mit abge­wandelten Mitteln verwirklicht wird, um die Auslegung der Patentansprüche, wie sie der Fachmann im Lichte von Beschreibung und Zeichnung versteht. Wenn mit dem Kriterium der Gleichwertigkeit gefragt wird, ob aus fachmännischer Sicht der Patent­inhaber, der die Ansprüche formuliert, auch für die abgewandelte Form Schutz beansprucht, so wird damit dem Primat des Patentanspruchs Rechnung getragen, ohne dass jedoch diese Einschränkung so weit reichen darf, dass der Wortlaut der Ansprüche aus Sicht des allgemeinen Publikums zu verstehen wäre; was aus fachmännischer Sicht durch die Worte vermittelt wird, ist allemal gleichwertig.

6.3 Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin mit den Ventilen 2. Generation das Merkmal «a component that is separate from the strip (6) providing a complementary surface against which the lower end of the flexible strip (6) may seal» nicht in der Weise verwirklicht, dass der am Trog befestigte Streifen und dessen komplementäre Fläche bis zu deren losen Enden vollständig getrennt sind, sondern in der Weise, dass sie auf einer Länge getrennt sind, die ausreicht, um die Adhäsionskräfte zur Geltung zu bringen, welche Streifen und Komplementärfläche nach dem Durchfluss von Flüssigkeit zum Aneinanderliegen bringen. Dass die Wirkung der Abdichtung («may seal») direkt in der im Patent beschriebenen Weise verwirklicht wird, hat die Vor­instanz festgestellt und ist nicht bestritten. Die Vorinstanz hat denn auch erkannt, dass die Ventile 2. Generation, bei denen die ausreichend lang getrennten Streifen am unteren Ende mit Stegen verbunden sind, die mit dem Patent beanspruchte Lösung verwirklichen. Sie hat die Gleichwirkung bejaht, was unbestritten ist. Sie hat ­jedoch die Auffindbarkeit für den Fachmann offengelassen und die Gleichwertigkeit verneint, was die Beschwerdeführerin rügt.

6.3.1 Dass das Ventil 2. Generation zweckentsprechend nur funktioniert, wenn die Streifen oberhalb der Verbindungsstege (im Zustand vor Gebrauch) auf einer hinreichenden Länge getrennt sind, wird im angefochtenen Urteil wiederholt festgestellt. Die ­Vorinstanz beruft sich denn auch in ­ihrer Vernehmlassung darauf, dass der ­«beträchtliche» Abstand auf den Bildern, der durch die Stege geschaffen werde, keinerlei Beweiszwecken diene (vorne E. 3.3). Damit steht in gewissem Widerspruch, wenn die Auffindbarkeit für den Fachmann nicht mit der Länge oder der verhältnismässigen Dimensionierung der Streifen, sondern mit dem Abstand in Verbindung gebracht wird, den die Stege halten. Im Fachrichtervotum – das von Amtes wegen beigezogen werden kann (Art. 105 Abs. 2 BGG) – wird dargelegt, der Fachmann finde ohne weiteres, dass am unteren Ende der Streifen Stege vorgesehen werden können, solange die Streifen oberhalb über eine genügende axiale Länge getrennt bzw. in Anlage unter seitlich getrennten Kanten vorliegen. Die Beschwerdegegnerin verkennt, dass der Dichtungs­effekt durch Anhaftung der zunächst getrennten Streifen bei ihren Ventilen unbestritten durch direkte Benutzung der patentierten Anleitung und nicht durch die Stege als ausgetauschtes Mittel erreicht wird, wenn sie auf die Ausgestaltung der Verbindungsstege Gewicht legt. Da die Funktionen der getrennten Streifen – namentlich die Dichtwirkung – trotz einer unteren Verbindung wortsinngemäss verwirklicht werden, stellt sich die Frage, ob der Fachmann, der statt der losen Enden der Streifen (d. h. der Streifen und deren komplementären Fläche) am unteren Ende der Streifen eine Befes­ | tigung anbringen will, ohne weiteres erkennt, dass die Streifen auf einer hinreichenden Länge getrennt werden müssen, um die mit dem Patent an­gestrebte Wirkung zu erreichen. Dass dies für den Fachmann offensichtlich ist, wird im Fachrichtervotum überzeugend dargelegt. Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern der Fachrichter die Frage nach der Auffindbarkeit nicht gänzlich richtig gestellt haben sollte, wie die Beschwerdegegnerin ­behauptet. Der Unterschied zwischen der wortsinngemässen Ausführung des Patents und dem Verletzungs­gegenstand besteht nicht darin, dass gewisse Funktionen – namentlich die Funktion der Dichtung «may seal» – von den Verbindungsstegen wahrgenommen würden. Die Befestigung am unteren Ende der Streifen mag aus ­unterschiedlichen Gründen erwünscht sein; für die im Patent beanspruchte Lösung hat sie keine Bedeutung. Dass aber Befestigungen wie Verbindungsstege die patentgemässen Funktionen aus fachmännischer Betrachtung offensichtlich nicht beeinträchtigen, wenn sie unterhalb von hinreichend lang separat ausgebildeten Streifen ­angebracht werden, hat der Fachrichter in seinem Votum überzeugend dargelegt. Die Auffindbarkeit ist zu bejahen.

6.3.2 Die Vorinstanz hat verneint, dass der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen hätte. Sie hat dabei dem Ausdruck «separate» im Anspruchswortlaut die Bedeutung «auf der ganzen Länge» getrennt beige­messen und die zu prüfende Frage so gestellt, ob der Fachmann angesichts des ausdrücklichen Anspruchswortlauts der separaten Ausbildung von Streifen und Komponente erkennen konnte, dass auch die nicht vollständig separate Ausbildung von Streifen und Komponente vom Schutzumfang erfasst sein sollte. Sie hat sich dabei ­allerdings nicht am Anspruchswortlaut, sondern wesentlich an Beschreibung und Zeichnungen orientiert, in denen durchwegs nur die Situation offenbart wird, dass Streifen und Komponente vollständig separat ausge­bildet sind. Der Anspruchswortlaut aber schreibt nicht vor, dass Streifen und Komponente «auf der ganzen Länge» getrennt sein müssten; vielmehr gibt er vor, dass die Trennung von Streifen und Komponente so erfolgt, dass sie komplementäre Flächen bilden («separate from the strip [6] providing a complementary surface»), an welche das untere Ende des flexiblen Streifens dichten kann («against which the lower end of the flexible strip [6] may seal»). Der Anspruchswortlaut verlangt damit nur, dass die Trennung des flexiblen Streifens von der Komponente bis zum unteren Ende geführt wird, an dem die Dichtung ­erfolgt. Eine vollständige Trennung von Streifen und Komponente mit losen Enden wird vom Anspruchswortlaut für sich genommen gerade nicht verlangt. Ausgehend vom Anspruchswortlaut ist aus fachmännischer Sicht aber naheliegend, dass die Trennung von Streifen und Komponente nur auf einer hinreichenden Länge bis zum ­unteren Ende geführt werden muss, an dem die Dichtung erfolgt. Danach lässt sich das lose Ende der Streifen gleichwertig durch eine Befestigung er­setzen. Die Beschwerdeführerin be­anstandet zu Recht, dass sich die ­Vorinstanz bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit vorliegend nicht am Anspruchswortlaut, sondern ausschliesslich an Beschreibung und Zeichnung orientiert, welche zwar die direkte technische Anleitung zur Ausführung der Erfindung vermitteln, aber damit den Schutzbereich für ­abgewandelte Ausführungen nicht zu definieren vermögen.

6.4 Die Ventile der 2. Generation der Beschwerdegegnerin verletzen das Patent EP xxx der Beschwerdeführerin. Dass die Beschwerdegegnerin für ihre mit Verbindungsstegen versehenen Ventile ihrerseits Patentschutz (EP xxx) erhalten hat, ändert nichts daran, dass sie die mit dem Patent der Beschwerdeführerin beanspruchte Erfindung (die sie übrigens als nächstliegenden Stand der Technik ausweist) mit der vorliegend umstrittenen Ausführung benützt. Vom Schutzbereich der älteren Lehre direkt umfasst sind spätere Erfindungen, wenn sie die ­ältere Lehre vollständig anwenden, aber eine verbesserte, nicht naheliegende Ausführung lehren, und ebenso Erfindungen, bei deren Anwendung der Kern der früher patentierten Er­findung teilweise mitverwendet wird (A. Troller, Immaterialgüterrecht II, 3. Aufl., Basel 1985, 891). Dafür sieht Art. 36 Abs. 1 PatG eine nicht ausschliessliche Lizenz vor (vgl. BGer vom 20. April 1998, 4C.502/1997, E. 5b).

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