4.1 Marken | Marques
«Valmori»
Handelsgericht Bern vom 31. März 2014
Keine Agentenmarke
MSchG 4, 53. Der Anspruch auf Rückübertragung einer Agentenmarke entfällt, wenn die Marke vom besser Berechtigten resp. dem tatsächlichen Inhaber selbst eingetragen und dem Nutzungsberechtigten durch Rechtsgeschäft übertragen worden ist (E. 105-109).
LPM 4, 53. Le droit à la restitution d’une marque d’agent tombe si cette dernière a été enregistrée par un tiers ayant un droit préférable, respectivement le titulaire lui-même et qu’elle a été transférée au bénéficiaire par un acte juridique (consid. 105-109).
Abweisung der Klage; Akten-Nr. HG 12 44
Die Beklagte vertrieb in der Schweiz seit 1996 Möbel der Klägerin unter den Kennzeichen «Valmori» und «Valmori since 1963». Im Jahre 2005 übertrug die Klägerin der Beklagten den Schweizer Teil ihrer internationalen Marke IR 819 665 «Valmori since 1963»; die Beklagte liess sich als Inhaberin der Marke im Register eintragen. Die Klägerin stellte im Jahre 2010 die Belieferung der Beklagten mit Möbeln wegen ungenügendem Umsatz ein. Nachdem die Beklagte die Marke weiterhin verwendete und sich auf ihre rechtmässige Inhaberschaft berief, reichte die Klägerin beim HGer eine Klage auf Rückübertragung ein. Das HGer weist die Klage ab.
99. Gemäss Art. 4 MSchG (Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter) geniessen Marken keinen Schutz, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben.
100. Art. 4 MSchG gründet auf Art. 6septies PVUe, welcher den Schutz des Markeninhabers gegen einen ungetreuen Agenten oder Vertreter bezweckt. Art. 4 MSchG ist jedoch nicht nur auf Agenten und Vertreter anwendbar, sondern grundsätzlich auf jedermann, welcher zum Gebrauch einer fremden Marke ermächtigt ist. Solche Personen dürfen die Marke nur mit (ausdrücklicher oder stillschweigender) Zustimmung des Berechtigten auf ihren eigenen Namen eintragen lassen (Abs. 1). Unterbleibt sie, stehen dem wirklichen Markeninhaber gegen den Hinterleger die zur Wahrung seiner Rechtsposition erforderlichen Ansprüche zu, insbesondere die Klage auf Übertragung des Markenrechts. Nach Wegfall der Zustimmung ist, je nach vertraglicher Vereinbarung oder Anweisung des Markeninhabers, die Eintragung der Marke zu löschen oder die Marke auf den Berechtigten zu übertragen (Abs. 2) (BBl 1991 I 22).
101. Die Formulierung von Art. 4 MSchG ist insofern missverständlich, als der «Inhaber» gerade nicht als rechtlicher Inhaber im Markenregister eingetragen ist. Als «Inhaber» im Sinne von Art. 4 MSchG gilt der an der Marke besser Berechtigte (C. Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, MSchG 4 N 4; M. Wang, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG), Bern 2009, MSchG 4 N 5). Besser berechtigt an einer Marke ist, wer im Zeitpunkt der Hinterlegung durch den Nutzungsberechtigten im In- oder Ausland bereits ein identisches oder offensichtlich verwechslungsfähiges Zeichen selber gebraucht hat oder durch Dritte hat benützen lassen oder formelle (ausländische) Markenrechte, Namens- oder andere Ausschliesslichkeitsrechte an einem solchen geltend machen kann (Wang, MSchG 4 N 7).
102. Weiter setzt Art. 4 MSchG voraus, dass zwischen dem wirklichen und dem angemassten Inhaber der Marke ein Vertrag besteht oder bestanden hat, welcher die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn zum Inhalt hat und eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke enthält (BGE 131 III 581 ff. E. 2.3, sic! 2005, 884 f., «S100» m.H. auf Willi, MSchG 4 N 2, 6 und 7 sowie L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 4 N 3; vgl. auch BGer, sic! 2012, 109 ff. E. 8.5.2, «Go Fast II»).
103. Schliesslich findet Art. 4 MSchG nur auf Marken Anwendung, deren Hinterlegung sowohl in zeitlicher als auch in territorialer Hinsicht einen Zusammenhang zu dem Vertragsverhältnis aufweist (Wang, MSchG 4 N 15 f.; vgl. auch BGE 131 III 581 ff. E. 2.3, sic! 2005, 884 f., «S100»).
104. Art. 4 MSchG erfasst auch die Konstellation, in der die Zustimmung zur Eintragung nachträglich weggefallen ist. Ob und unter welchen Bedingungen die Einwilligung des wirklichen Inhabers widerrufen werden kann, ist aus dem abgeschlossenen |Vertrag zwischen dem Inhaber und dem Nutzungsberechtigten zu beurteilen (David, MSchG 4 N 6; Wang, MSchG 4 N 17). Dabei dürfte die Einwilligung in der Regel mit Beendigung des Vertragsverhältnisses dahinfallen (David, MSchG 4 N 6).
105. Vorliegend stellt sich primär die Frage, ob Art. 4 MSchG auch anwendbar ist, falls der Inhaber die Marke für ein Land bereits hinterlegt hat und diese in der Folge auf den Nutzungsberechtigten übertragen hat, oder mit anderen Worten, ob die Anwendung von Art. 4 MSchG bedingt, dass die erstmalige Hinterlegung durch den Nutzungsberechtigten vorgenommen wird.
106. Dem Gesetz lässt sich kein Hinweis auf die Frage des Urhebers der Eintragung entnehmen («Marken, die ohne Zustimmung […] eingetragen werden»). Die Formulierung in der Botschaft deutet eher auf eine Eintragung durch den Nutzungsberechtigten hin («Solche Personen [die zum Gebrauch einer fremden Marke Ermächtigten] dürfen die Marke nur mit Zustimmung des Berechtigten auf ihren eigenen Namen eintragen lassen») (BBl 1991 I 22). In diese Richtung weist auch der Hinweis in der Botschaft zu Art. 50 E-MSchG (Klage auf Übertragung der Marke), wonach die Bestimmung in der Praxis vorab in jenen Fällen Anwendung finden werde, in denen ein Agent, Vertreter oder dergleichen eine Marke ohne Zustimmung des wirklich Berechtigten auf seinen eigenen Namen hat eintragen lassen (BBl 1991 I 43).
107. Auch die Lehre scheint von einer Hinterlegung durch den Nutzungsberechtigten auszugehen. So führen Willi und David beide aus, dass an die Identität des Nutzungsberechtigten keine hohen Anforderungen gestellt werden dürfen und Art. 4 MSchG auch anwendbar sei, wenn die Marke durch Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Gesellschafter des nutzungsberechtigten Vertragspartners hinterlegt worden sei (Willi, MSchG 4 N 10; David, MSchG 4 N 5; J. de Werra, Des marques et des contrats: la marque d’agent et l’action en cession de marque, in: E. Philippin/P. Gilliéron/P.-F. Vulliemin/J.-T. Michel [Hg.], Mélanges en l’honneur de François Dessemontet, Lausanne 2009, 77; diesbezüglich terminologisch unklar Wang, MSchG 4 N 6, welcher bei der Definition des Nutzungsberechtigten und unter Hinweis auf die soeben zitierten Autoren von der Vertragspartei des Inhabers schreibt). De Werra bezweifelt die Anwendbarkeit von Art. 4 MSchG bei der Hinterlegung der Marke durch einen Angestellten des besser Berechtigten sowie durch eine mit diesem vertraglich verbundene Person oder Einheit (de Werra, 77). Auch Alder führt aus, dass vorausgesetzt sei, dass die Marke durch den Nutzungsberechtigten eingetragen worden sei, wogegen sich der Geschäftsherr später zur Wehr setze (D. Alder, Vertragsrechtliche Aspekte eines zeichenrechtlichen Instituts, Jusletter 23. Januar 2006, Rz. 5). Weiter vertritt er die Auffassung, dass einer gesetzlichen Regelung nur diejenigen Fälle der Gebrauchsermächtigung bedürften, bei welchen die Frage der Eintragung nicht angesprochen worden und deshalb unklar sei, was bezüglich der Markeneintragung gelte (Alder, Rz. 7).
108. Nach Auffassung des Gerichts fällt die vorliegende Konstellation unter keine der Tatbestandsvarianten von Art. 4 MSchG, da nicht der Vertreter mit Zustimmung des besser Berechtigten die Marke in der Schweiz hinterlegt hat, sondern der besser Berechtigte auch der tatsächliche Inhaber der Marke war und diese dem Nutzungsberechtigten durch Rechtsgeschäft übertragen hat. Eine Ausdehnung des vom Gesetzgeber in Art. 4 MSchG vorgesehenen Sonderschutzes gegen missbräuchliche Markenhinterlegung durch einen Nutzungsberechtigten auf den vorliegenden Fall, in welchem die Klägerin versucht, eine Registerlage, welche sie selber geschaffen hat (erstmalige Eintragung für die Schweiz, danach Übertragung auf die Beklagte), rückgängig zu machen, rechtfertigt sich nicht. Dies gilt, weil vorliegend der Markeninhaber völlig frei war in seinem Entscheid, ob, in welcher Form, unter welchen Bedingungen und für welche Dauer er dem Nutzungsberechtigten Rechte an der Marke einräumen will. Für eine restriktive Auslegung des Anwendungsbereichs von Art. 4 MSchG und gegen eine analoge Anwendung auf andere Sachverhalte unlauterer Markenhinterlegung durch Dritte spricht sich auch Willi aus (Willi, MSchG 4 N 3).
109. Damit ist das Begehren der Klägerin auf Übertragung der Marke gestützt auf Art. 53 i.V.m. Art. 4 MSchG abzuweisen.
[…]
Sk