«Valsartan | Amlodipin III» Bundespatentgericht vom 7. Juni 2018

Aus den Erwägungen:

4.2 Im Rahmen des vorliegenden Massnahmeverfahrens machen die Klägerinnen geltend, die für die Patent­inhaberin positive Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 8. Februar 2018 sowie das ebenfalls für die Patentinhaberin positive Fachrichtervotum aus dem parallelen Nichtigkeitsver­fahren seien, genau wie diverse andere Urteile aus parallelen Verletzungsverfahren in Europa, echte Noven. Damit liege ein neuer Sachverhalt vor, der das erneute Massnahmegesuch zulässig mache. Weiter sei dem Massnahmegesuch stattzugeben, weil diese echten Noven belegen würden, dass die Rechtsbeständigkeit, die im bereits abgewiesenen Massnahmegesuch noch verneint worden sei, eben doch gegeben sei.

Die Beklagte bringt dagegen vor, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Fachrichtervotum aus dem parallelen Nichtigkeitsverfahren sowie die Urteile aus parallelen Verletzungsverfahren in Europa den eigent­lichen Sachverhalt im engeren Sinne nicht verändern, nur die juristische | Einordnung desselben. Geänderte ­Umstände im Sinne von Art. 268 ZPO lägen entsprechend nicht vor und dem Massnahmegesuch sei nicht stattzugeben.

4.3Ist ein erstes Massnahmegesuch abgewiesen worden, so kann es unter den Voraussetzungen von Art. 268 ZPO im Prinzip jederzeit neu angebracht werden (T. Sprecher, Basler Kom­mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, ZPO 261 N 100). Im Fall von Parteiidentität und gleichem Streitgegenstand wie hier ist aber grundsätzlich von einer rechts­kräftig entschiedenen Sache auszugehen. Einem neuen Gesuch kann nur aufgrund echter Noven stattgegeben werden (Sprecher, ZPO 268 N 7 f.).

Voraussetzung ist, dass sich die Umstände nachträglich, d.h. nach dem Zeitpunkt der Abweisung oder der ­Anordnung der vorsorglichen Massnahme, geändert haben (Sprecher, ZPO 268 N 15). Dies ist hier grundsätzlich der Fall, da die von den Klägerinnen im Gesuch angeführten Entscheide und das Fachrichtervotum aus dem parallelen Nichtigkeitsprozess nach dem ersten Massnahmeentscheid vom 1. Juni 2017 (S2017_001) ergangen sind.

Allerdings ist im Fall parallel laufender ordentlicher Verfahren zum ­gleichen Prozessstoff wie hier zur Vermeidung einer Folge widersprüchlicher Massnahmeentscheide eine gewisse Vorsicht geboten. Eine abweichende Würdigung der erfinderischen Tätigkeit ausgehend vom gleichen Stand der Technik soll nur mit Zurückhaltung zu einer Abänderung des früheren Massnahmeentscheids führen. Ein Ab­änderungsgrund wäre beispielsweise dann gegeben, wenn im ersten Massnahmeentscheid wegen Unkenntnis der Noven unzutreffend entschieden worden wäre. Vorliegend ist aber zu berücksichtigen, dass die von den Klägerinnen genannten Parallelurteile nicht neuen Stand der Technik behandeln, sondern den schon im ersten Massnahmeverfahren bekannten Stand der Technik anders würdigen.

4.4Nachfolgend ist auf die von den Klägerinnen angeführten zwischenzeitlich ergangenen Entscheidungen sowie auf das Fachrichtervotum näher einzugehen.

Entscheidungen aus den Parallel­verfahren der Klägerin 1 in Düsseldorf:

Soweit ersichtlich, wurden sowohl die Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf als auch die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf auf die gleichen Dokumente des Standes der Technik abgestützt, wie sie auch im vorliegenden Verfahren diskutiert werden. Eigentlicher Kernpunkt ist in beiden Fällen die Frage, ob der beanspruchte Gegenstand erfinderisch ist gegenüber dem Dokument Corea. Dies wird von der 1. Instanz verneint, weil die Daten so interpretiert werden, dass dem Fachmann eine vernünftige Erfolgserwartung für die Kombination vermittelt werde, während von der 2. Instanz eine solche angemessene Erfolgserwartung angesichts der Daten verneint wird.

Es gibt in der Frage, ob eine ­an­gemessene Erfolgserwartung vorliegt, immer einen erheblichen Er­messensspielraum, und die Tatsache, dass in Deutschland die erste Instanz anders entschieden hat als die zweite, zeigt auf, dass es sich nicht um eine eindeutige Situation handelt. Die Über­legungen, die in diesen beiden deutschen Urteilen zum Offenbarungsgehalt und insbesondere zu Verlässlichkeit und Aussagekraft der Daten von Corea ­gemacht werden, und damit die Überlegungen, ob eine angemessene Erfolgserwartung gegeben ist oder nicht, decken sich im Wesentlichen mit jenem, was auch im Massnahmeentscheid vom 1. Juni 2017 diskutiert wurde. Letzten Endes handelt es sich bei der Frage, ob die Wirksamkeit und die Nebenwirkungen wie beschrieben in Corea eine ­angemessene Erfolgserwartung beim Fachmann erzeugen, um eine rechtliche Würdigung. Dass die Würdigung im Massnahmeentscheid vom 1. Juni 2017 krass falsch oder sogar in Verletzung des Ermessensspielraums vorgenommen worden wäre, ist im Lichte dieser parallelen Entscheidungen nicht erkennbar und wird auch nicht geltend gemacht.

Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 8. Februar 2018:

In dieser Entscheidung wird das Dokument Corea im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit zwar durchaus diskutiert, das Dokument wird dann aber grundsätzlich als ­Ausgangspunkt für die Diskussion der erfinderischen Tätigkeit verworfen. Dies mit der Begründung, die gemeinsame Verabreichung der beiden Wirkstoffe sei gewissermassen zufällig und nicht im Sinne einer Behandlung mit der Kombination der Wirkstoffe. Es sei nicht das Ziel der Studie gewesen, die Kombination zu überprüfen, man habe die non-responder nur nicht behandlungslos ihrem Schicksal überlassen wollen. Damit hat die Einspruchsentscheidung aber nicht berücksichtigt, dass in dieser Studie trotz allem eine Behandlung durch die Kombination der beiden Wirkstoffe erfolgt ist und sowohl Daten zur Wirksamkeit als auch zu den Nebenwirkungen, wenn auch über­lagert mit anderen Daten, angegeben werden.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung zeigt entsprechend ebenfalls nicht auf, dass der Massnahmeentscheid vom 1. Juni 2017 in der Würdigung der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von Corea krass falsch oder sogar in Verletzung des Ermessensspielraums ergangen wäre.

[…]

Fachrichtervotum im parallelen ordentlichen Verfahren O2016_006 vom 25. Januar 2018:

Die Meinung des Referenten im Rahmen des Fachrichtervotums be­züglich Rechtsbeständigkeit des Klage­patents im parallelen ordentlichen Nichtigkeitsverfahren O2016_006 ist zwar gewichtig; es handelt sich aber | vorerst um die Meinung bzw. Meinungsänderung nur eines Richters. Der Spruchkörper in jenem ordentlichen Verfahren ist mit fünf Richtern besetzt und infolge Rücktritts des damaligen Präsidenten waren nur zwei Richter des jetzigen Spruchkörpers im ordentlichen Verfahren auch in den Massnahme­entscheid vom 1. Juni 2017 involviert. Zu beachten ist, dass der gleiche ­Fachrichter im vorgängigen Mass­nahmeverfahren ausgehend vom Dokument Prasad im Fachrichtervotum vom 3. März 2017 keine erfinderische Tätigkeit attestiert hatte und anlässlich der mündlichen Verhandlung in Ergänzung des Fachrichtervotums vorgetragen hatte, dass auch keine erfinderische ­Tätigkeit ausgehend von Corea gegeben sei. Die Tatsache, dass der Fachrichter Tobias Bremi in jenem Fachrichter­votum sowie das Gericht im nachfolgenden Massnahmeentscheid vom 1. Juni 2017 auf mangelnde erfinderische Tätigkeit geschlossen hatten und der ­gleiche Fachrichter im parallelen ­ordentlichen Verfahren im Fachrichtervotum vom 25. Januar 2018 entgegen dem früheren Entscheid nun zum Schluss gekommen ist, dass erfinde­rische Tätigkeit vorliege, zeigt, dass es sich um einen Grenzfall handelt.

Der Ermessensspielraum bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist erheblich und die Situation ist vorliegend nicht eindeutig. Dies zeigt auch die Prozessgeschichte im Parallelverfahren in Düsseldorf und die Tat­sache, dass die Einspruchsabteilung in ihrer der Ladung zur Verhandlung ­beigelegten vorläufigen Stellungnahme noch der Meinung gewesen war, er­finderische Tätigkeit gegenüber Corea sei zu verneinen. Die vorläufige ­Meinungsänderung des Fachrichters im Rahmen des Fachrichtervotums im ­parallelen Nichtigkeitsverfahren rechtfertigt somit keine Abänderung des ­früheren Massnahmeentscheids, der von drei Richtern gefällt wurde.

Zusammenfassend ist damit ein den Klägerinnen zustehender Anspruch nicht genügend glaubhaft gemacht. Vielmehr bedarf die Klärung der Frage der Rechtsbeständigkeit des Klage­patents einer eingehenderen Prüfung im ordentlichen Verfahren.

[…]