1|2017
Rechtsprechung | Jurisprudence

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«Verpasste Jahresgebühr»
Bundesverwaltungsgericht vom 18. Juli 2016
Keine Wiedereinsetzung in den früheren Stand selbst bei einmaligem Verschulden einer sonst zuverlässigen Hilfsperson

6. Technologierecht

6.1 Patente

PatG 47 I. Auch ein einmaliges Verschulden einer ansonsten zuverläs­sigen Hilfsperson ist dem Patent­inhaber nur ausnahmsweise nicht ­anzurechnen (E. 3.5).

PatG 47 I. Es liegt kein entschuldbarer Fehler vor, wenn eine Mitarbeiterin in einer Datenbank eine falsche ­Eingabe macht und deshalb das Versäumnis, das aufgrund der amtlichen Löschungsanzeige hätte entdeckt werden können, unentdeckt bleibt (E. 3.7).

PatG 46a, 47. Der bei Fristversäumnis parallel vorgesehene Rechtsbehelf der Weiterbehandlung rechtfertigt die Beibehaltung einer strengen Praxis bei der Wiedereinsetzung in den früheren Stand (E. 4.4).

PatG 46a II, 47 II. Im Unterschied zur Frist für die Einreichung eines Antrags auf Weiterbehandlung knüpft die Frist für eine Wiedereinsetzung nicht an die Zustellung der Löschungsanzeige als formale Verwaltungshandlung. Letztere ist vielmehr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu bestimmen. Mit Kenntnisnahme der Löschungsanzeige durch den Patentinhaber entfällt aber in der Regel das Hindernis für die Auslösung der Frist für eine Wiedereinsetzung (E. 3.5, 3.8, 4.5).

6. Droit de la technologie

6.1 Brevets d’invention

LBI 47 I. La faute unique d’un auxiliaire sinon digne de confiance du titulaire du brevet n’est qu’exceptionnellement pas imputable à ce dernier (consid. 3.5).

LBI 47 I. Il n’y a pas erreur excusable lorsqu’une collaboratrice commet une erreur de saisie dans une banque de donnée et que par conséquent l’omission qui aurait dû être découverte en vertu de l’avis officiel de radiation reste inaperçue (consid. 3.7).

LBI 46a, 47. Le moyen de droit de la poursuite de la procédure prévu parallèlement en cas d’inobservation d’un délai justifie le maintien d’une pratique restrictive en matière de réintégration en l’état antérieur (consid. 4.4).

LBI 46a II, 47 II. À la différence du ­délai de dépôt d’une requête en poursuite de la procédure, le délai de réintégration ne dépend pas de la noti­fication de l’avis de radiation en tant qu’acte administratif formel. Il doit plutôt être déterminé en fonction des circonstances du cas d’espèce. Mais le fait que le titulaire du brevet prenne connaissance de l’avis de ­radiation entraîne dans la règle la suppression de l’empêchement au déclenchement du délai de réintégration (consid. 3.5, 3.8, 4.5).

Abteilung II; Abweisung der Beschwerde; ­Akten-Nr. B-6390/2015

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin reichte mit Eingabe vom 26. November 2014 beim IGE ein Gesuch um Wiedereinsetzung in den ­früheren Stand ein mit der Begründung, sie sei ohne ihr Verschulden gehindert worden, die Frist zur Entrichtung der 18. Jahresgebühr für den Schweizer Teil ihres europäischen Patents zu entrichten. Der zuständigen Sachbearbeiterin sei bei einer Datenmutation ein Fehler unterlaufen, indem sie die nationalen Patente der betroffenen Patentfamilie irrtümlicherweise auf den Status «abandoned» gesetzt habe und so der Automatismus zum Entrichten der Jahres­gebühr eingestellt worden sei. Die ­daraufhin der Beschwerdeführerin zugegangenen Verfallsanzeigen verschiedener nationaler Ämter – darunter auch die Löschungsanzeige des IGE vom 28. Februar 2014 an die Vertreterin – seien aufgrund des fehlerhaften Eintrags als korrekt befunden worden. Der Irrtum sei erst später aufgrund eines Hinweises der Lizenznehmerin erkannt worden.

Das IGE trat auf das Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand mit der Begründung nicht ein, dass die zweimonatige Frist seit Wegfall des Hindernisses zur Stellung eines Wiedereinsetzungsgesuchs bereits abgelaufen sei. Dagegen reichte die Beschwerdeführerin beim BVGer Beschwerde ein.

Aus den Erwägungen:

3. […]

3.5 Nach Art. 47 Abs. 2 PatG ist das Gesuch um Wiedereinsetzung innerhalb von zwei Monaten seit Wegfall des Hindernisses einzureichen. Diesbezüglich muss der Hinderungsgrund, aufgrund dessen die Wiedereinsetzung für die versäumte Handlung verlangt wird, mit dem Versäumnis in kausaler Beziehung stehen (BGE 99 Ib 122 ff. E. 2c; L. Bühler / S. Blind Buri, | SIWR Bd. IV, Basel 2006, 230). Mit ­anderen Worten stellt nicht jede ­Ur­sache, welche in irgendeiner Form zur Nichtbezahlung der Jahresgebühr ­beigetragen hat, ein Hindernis im Sinne von Art. 47 Abs. 2 PatG dar. Vielmehr ist auf jenes Hindernis abzustellen, welches den Patentrechtsinhaber oder dessen Vertreter letztlich von der Kenntnisnahme des Versäumnisses trotz pflichtgemässem Verhalten ab­gehalten hat. Gemäss der konstanten Praxis des BGer zu Art. 47 Abs. 2 PatG entfällt das Hindernis mit der Kenntnisnahme des Versäumnisses durch den Patentinhaber oder seinen Ver­treter, wobei von der Kenntnis des Versäumnisses in aller Regel spätestens mit Erhalt der Löschungsanzeige der Vorinstanz auszugehen ist (BGer, sic! 2007, 919 ff. E. 4, «16. Jahresgebühr»; BGer, sic! 2006, 868 ff. E. 2, «Computereingabe-Fehler»; BGer, sic! 2003, 448 ff. E. 3.1, «Katheter»; vgl. auch BGer vom 16. April 1996, 4A.11/1995, zusammengefasst in AJP 1996, 1166 ff.; Bühler / Blind Buri, 234). Die ­Zustellung einer Löschungsanzeige an den zuständigen Vertreter kommt dabei der Zustellung an den Patentinhaber selbst gleich (BGer, sic! 2007, 919 ff. E. 4, «16. Jahresgebühr»; BGer, sic! 2003, 448 ff. E. 3.1, «Katheter», m.H.; BGer, PMMBl 1983 I 43, E. 2a; Bühler / Blind Buri, 234 f.). Das ­Verschulden bemisst sich nach der Sorgfalt, die bei gleicher Sachlage von einem achtsamen Geschäftsmann angewendet worden wäre (BGE 108 II 156 ff. E. 1a). Ein allfälliges Verschulden einer Hilfsperson, namentlich ­eines bevollmächtigten Stellvertreters und der von diesem beigezogenen Hilfsperson, hat sich der Patentin­haber im Sinne von Art. 101 OR anrechnen zu lassen, wobei stets zu prüfen ist, ob dem Geschäftsherrn eine Verletzung seiner Pflichten vorgeworfen werden könnte, wenn er sich selbst so ver­halten hätte wie die Hilfsperson (BGE 108 II 156 ff. E. 1a sowie BGer, JdT 1986 I, 323 ff. E. 3; BGE 94 I 248 ff. E. 2a, 2b). Das BGer hat – bewusst ­entgegen anderen Ansichten im Ausland – wiederholt entschieden, dass auch ein einmaliges Verschulden einer sonst zuverlässigen Hilfsperson dem Patentbewerber zuzurechnen sei und die Wiedereinsetzung ausschliesse. Der Patentinhaber oder sein Vertreter müsse die erforderlichen Vorkehren treffen, damit auch einer sonst zuverlässigen Hilfsperson kein Versehen unterlaufe (BGE 108 II 156 ff. E. 1a; BGE 94 I 248 ff. E. 2, bestätigt in BGer, sic! 2006, 868 ff. E. 2.3, «Computereingabe-Fehler»; BGer, sic! 2007, 919 ff. E. 5.2, «16. Jahresgebühr»; vgl. zum Ganzen P. Heinrich, PatG/EPÜ, Kommentar zum schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des europäischen Patentübereinkommens, 2. Aufl., Bern 2010, PatG 47 N 14). Nur in Ausnahmefällen – wie bei einer entschuldbaren Fehlleistung des Vertreters – wird dem Vertretenen das Wissen seines Ver­treters nicht angerechnet (BGer, sic! 2007, 919 ff. E. 4, «16. Jahresgebühr»; BGer, sic! 2003, 448 ff. E. 3.1, «Katheter»). Nicht als entschuldbar wurde namentlich die falsche Eingabe in eine Verwaltungssoftware erachtet, welche den Vertreter daran hinderte, den ­Irrtum zu erkennen, den er aufgrund der amtlichen Löschungsanzeige hätte entdecken können (BGer, sic! 2006, 868 ff. E. 2.3, «Computereingabe-Fehler»). Des Weiteren wurde die unterlassene Weiterleitung einer Löschungsanzeige als schuldhafte Fehlleistung des Vertreters betrachtet (BGer, sic! 2003, 448 ff. E. 3.4, «Katheter»).

[…]

3.7 Das Hindernis im Sinne von Art. 47 Abs. 2 PatG stellt die falsche Datenmutation in der Verwaltungssoftware dar, wie die Beschwerde­führerin selbst vorbringt. Nach der Darstellung der Beschwerdeführerin ist einer ihrer Mitarbeiterinnen ein einmaliger Fehler unterlaufen. Diesen hat sie sich anrechnen zu lassen. Die Tatsache, dass sich individuelle Fehler überall dort, wo Menschen arbeiten, nie ganz vermeiden lassen, vermag sie nicht zu exkulpieren. Dass die der Beschwerdeführerin unterlaufene Fehlleistung auch in gut organisierten Sachbearbeiterteams mit gut ausgebildeten und sorgfältig arbeitenden ­Angestellten ganz ausnahmsweise vorkommen kann, ist nicht in Abrede zu stellen. Indessen sind im Lichte der strengen bundesgerichtlichen Rechtsprechung solche Fehlleistungen auch dann nicht entschuldbar, wenn sie ­einmalig sind (vgl. BGer vom 12. April 2006, 4A.7/2006, E. 2.4). Nach der angeführten Rechtsprechung ist es unerheblich, ob es sich dabei um eine zuverlässige Hilfskraft handelte und wie diese instruiert und überwacht wurde. Entscheidend ist, dass das Verhalten dieser Hilfskraft der Beschwerdeführerin zum Verschulden gereichen würde, wenn sie selbst die fragliche Handlung begangen hätte. Das aber ist vorliegend ohne jeden Zweifel zu bejahen. Die Beschwerdeführerin hat sich daher den Fehler ihrer Mitarbeiterin anrechnen zu lassen.

3.8 Darüber hinaus hätte der Beschwerdeführerin spätestens mit Erhalt der Löschungsanzeige bewusst werden müssen, dass die Jahresgebühr nicht bezahlt war. Wie sie selbst anerkennt, erhielt ihre Vertreterin die Löschungsanzeige der Vorinstanz, mit der sie auf die fehlende Bezahlung der 18. Jahresgebühr hingewiesen wurde. Die Vorinstanz ging zu Recht davon aus, dass die Zustellung an die Vertreterin derjenigen an die Beschwerdeführerin gleichzusetzen ist. Entscheidend ist, dass der Beschwerdeführerin mit der Löschungsanzeige alle Angaben vermittelt wurden, die es ihr erlaubten zu erkennen, dass die Gebühr noch nicht bezahlt war und eine all­fällige gegenteilige Annahme möglicherweise auf einem Irrtum beruhte. Nach der Rechtsprechung des BGer | obliegt es dem Patentinhaber bzw. dessen Vertreter, die Bezahlung der Jahresgebühren so zu organisieren, dass allfällige Manipulations- oder Computereingabe-Fehler, welche nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden können, spätestens mit der Mitteilung der Löschungsanzeige entdeckt werden. Dass ihre Mitarbeiterin eine falsche Eingabe in ihre Verwaltungssoftware gemacht hatte, welche sie daran hinderte, den Irrtum zu erkennen, den sie aufgrund der Mitteilungen hätte entdecken können, kann angesichts der dargelegten Rechtsprechung des BGer, wonach dem Verschulden der Beschwerdeführerin namentlich ein solches ihrer Hilfspersonen oder einer von ihr bevollmächtigten Vertreterin gleichzusetzen ist, nicht als entschuldbar anerkannt werden. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass die zwei­monatige Antragsfrist nicht erst dann zu laufen beginnt, wenn der Irrtum tatsächlich ausgeräumt wurde, sondern im Zeitpunkt, in dem sie oder ihre Vertreterin diesen bei der nach den Umständen gebotenen Aufmerksamkeit hätte erkennen können. Nach ­Erhalt der Löschungsanzeige hätte sich ihr bzw. ihrer Vertreterin eine Überprüfung der in der Verwaltungs­software eingetragenen Angaben aufdrängen müssen. Weshalb sie sich erst infolge der Meldung der Löschung durch die Lizenznehmerin veranlasst sah, die Angaben in ihrer Verwaltungssoftware in Frage zu stellen, nicht aber aufgrund der Löschungsanzeige durch die Vorinstanz, wird von der Beschwerdeführerin nicht in hinreichender Weise begründet. Die Löschungsanzeige enthielt die notwendigen Angaben, um den Irrtum erkennen zu können. Aus den Beilagen ergibt sich nicht, inwiefern der Informationsgehalt aus der E-Mail der Lizenznehmerin diesbezüglich über denjenigen der Löschungsanzeige hinausgeht. Die Vorbringen der Beschwerdeführerin, die Vertreterin habe auch nach Erhalt der Löschungsanzeige nicht über die ­notwendigen Informationen verfügt, um den Fehler in der Verwaltungssoftware zu erkennen, und sie selbst habe auf die Angaben in der Verwaltungssoftware vertrauen dürfen, vermögen daher nicht zu überzeugen. Weitere Gründe, welche eine entschuldbare Ausnahmesituation nahe legen würden, bringt die Beschwerdeführerin nicht vor. Sie hat folglich nicht glaubhaft gemacht, dass sie auch nach ­Zustellung der Löschungsanzeige trotz aller gebotenen und pflichtgemässen Vorsicht an der Einhaltung der Frist durch ganz besondere Umstände ­verhindert worden ist. Insofern ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass im ­vorliegenden Fall die zweimonatige Antragsfrist gemäss Art. 47 Abs. 2 PatG bereits im Zeitpunkt zu laufen begann, als die Beschwerdeführerin bei der nach den Umständen gebotenen Aufmerksamkeit die irrtümliche Nichtbezahlung der 18. Jahresgebühr hätte erkennen können, das heisst als ihre Vertreterin die entsprechende Löschungsanzeige vom 28. Februar 2014 erhielt. Somit wurde das Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand nicht fristgerecht eingereicht.

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin rügt des Weiteren, die Vorinstanz wende ihre Praxis, die Zustellung einer Löschungsanzeige dem Wegfall des unverschuldeten Hindernisses gleichzustellen, pauschal an. Dies führe zu einem zweckwidrigen und vom Gesetzgeber ungewollten, faktischen Ausschluss des Rechtsbehelfs der Wiedereinsetzung im Falle einer Verhinderung der Zahlung einer Jahresgebühr.

[…]

4.4 Anzumerken ist, dass der Gesetzgeber durch die Gesetzesnovelle vom 3. Februar 1995 als weiteren Rechts­behelf die Weiterbehandlung (Art. 46a PatG) eingeführt hat, um unbillige Härten bei Fristversäumnissen zu vermeiden (BGer, sic! 2003, 448 ff. E. 3.1, «Katheter»). Diese ermöglicht es, binnen eines bestimmten Zeitraums und ohne Erfordernis fehlenden Verschuldens die Folgen eines Fristversäumnisses rückgängig zu machen. Hat der ­Patentbewerber oder der Patentinhaber eine gesetzliche oder vom IGE an­gesetzte Frist versäumt, so kann er beim IGE die Weiterbehandlung beantragen (Art. 46a Abs. 1 PatG). Er muss den Antrag innerhalb von zwei Monaten seit dem Zugang der Benachrichtigung des IGE über das Fristversäumnis einreichen, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist. Innerhalb dieser Fristen muss er zudem die unterbliebene Handlung vollständig nachholen, gegebenenfalls das Patentgesuch vervollständigen und die Weiterbehandlungsgebühr bezahlen (Art. 46a Abs. 2 PatG). Durch die Gutheissung des Weiterbehandlungsantrags wird der Zustand hergestellt, der bei rechtzeitiger Handlung eingetreten wäre. Vorbe­halten bleibt Art. 48 PatG (Art. 46a Abs. 3 PatG). Nach Art. 46a Abs. 4 PatG ist die Weiterbehandlung unter anderem ausgeschlossen beim Versäumnis der Fristen für die Ein­reichung des Weiterbehandlungsantrags (lit. b), der Fristen für die Einreichung des Wiedereinsetzungsgesuchs (lit. c) oder der Beanspruchung des Prioritätenrechts. Zwar ging der Gesetzgeber bei der Einführung des Rechtsbehelfs nach Art. 46a PatG davon aus, dass dieser das Begehren um Wiedereinsetzung in vielen Fällen überflüssig machen werde, aufgrund der Verschiedenheiten bezüglich des Beginns und der Dauer der für diese beiden Rechtsbehelfe vorgesehenen Fristen ver­zichtete er jedoch nicht auf das Institut der Wiedereinsetzung. Vielmehr hielt er an dessen strengen Anforderungen fest, gerade wegen der Einführung des weiteren Rechtsbehelfes bei Frist­versäumnis (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 18. August 1993 zu einer Änderung des Bundesgesetzes betref- | fend die Erfindungspatente sowie zu einem Bundesbeschluss über eine Änderung des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente, BBl 1993 III 719, Ziff. 133.4).

4.5 Nach den oben genannten Ausführungen in den Gesetzesmaterialien und entsprechend seinem Wortlaut knüpft Art. 47 PatG im Gegensatz zu Art. 46a PatG nicht an den Erhalt der Löschungsanzeige an. Die Beschwerdeführerin weist daher zu Recht darauf hin, dass die Glaubhaftmachung der entschuldbaren Verhinderung nicht durch die Zustellung der Löschungsanzeige als formale Verwaltungshandlung ohne gebührende Berücksichtigung der konkreten Umstände von vornherein verunmöglicht werden dürfe. Sie verkennt jedoch, dass die von der Vorinstanz im vorliegenden Verfahren ins Feld geführte bundesgerichtliche Praxis keinesfalls den Erhalt der Löschungsanzeige pauschal mit dem Wegfall des Hindernisses gleichsetzt. Vielmehr wendet sie die konstante Praxis, wonach das Hindernis i.S.v. Art. 47 Abs. 2 PatG mit der Kenntnisnahme des Versäumnisses durch den Patentinhaber oder seinen Vertreter entfällt, unter Berücksich­tigung der Umstände des vorliegenden Einzelfalls an. Nach dieser Praxis kann regelmässig von der Kenntnisnahme des Versäumnisses durch den Erhalt der Löschungsanzeige ausgegangen werden, da diese alle Angaben vermittelt, die es erlaubten zu erkennen, dass die Gebühr nicht bezahlt ist und dass die Nichtzahlung möglicherweise auf einem Irrtum beruht. Vermag der ­Patentinhaber aber trotz Zustellung der Löschungsanzeige eine unverschuldete Hinderung an der Kenntnisnahme glaubhaft zu machen, beginnt der Fristenlauf nach Art. 47 PatG im Gegensatz zu demjenigen nach Art. 46a PatG nicht mit deren Zustellung zu laufen. Folglich ist die An­wendung von Art. 47 PatG insbe­sondere für Fälle relevant, in denen Weiterbehandlung gesetzlich ausgeschlossen ist (Art. 46a Abs. 4 PatG), oder ein Verschulden fehlt, beispielsweise im Fall der Hinderung durch ­höhere Gewalt (vgl. M. Pedrazzini / C. Hilti, Europäisches und schweize­risches Patent- und Patentprozessrecht, 3. Aufl., Bern 2008, 226). Die Kritik der Beschwerdeführerin, die von der Vorinstanz angewendete Praxis führe zu einem vom Gesetzgeber unge­wollten faktischen Ausschluss des Rechtsbehelfs der Wiedereinsetzung, vermag daher nicht zu überzeugen.

[…]

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