«VW-Land Toggenburg» Bundesgericht vom 25. Juli 2019

Aus den Erwägungen:

2. Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vor, sie habe Art. 13 Abs. 2 lit. e i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG un- | zutreffend angewendet, indem sie einen markenrechtlich zulässigen Mitgebrauch durch Verwendung von «VW-Land Toggenburg» verneinte.

2.1 Die Vorinstanz erwog, die Beschwerdegegnerinnen anerkennten, dass von ihrem Verbotsanspruch der gemäss Lehre und Rechtsprechung anerkannte sachliche Mitgebrauch ihrer Markenzeichen ausgenommen sei, soweit dieser für einen Nichtberechtigten zur sachlichen Positionierung seines Angebots oder von eigenen Informationen unerlässlich und somit zwingend sei. Sie erhöben deshalb keine Einwendungen dagegen, dass die Beschwerdeführerin namentlich auf den Werbeschildern auf dem Dach ihres Betriebsgebäudes neben der Aufschrift «VW-Land Toggenburg» zusätzlich die Bezeichnung «VW-Audi Spezialist» aufführt, da sie mit diesem Zusatz zulässig zum Ausdruck bringe, dass sich die Beschwerdeführerin auf Fahrzeuge der Marke «VW» spezialisiert habe und eine besondere Erfahrung mit entsprechenden Fahrzeugen vorweisen könne. Unbestritten sei, dass die Beschwerdeführerin das Zeichen «VW» namentlich auf ihren Werbeschildern in neutraler Schrift und nicht als Logo verwende.

Die Beschwerdeführerin verwende das Zeichen «VW-Land Toggenburg» auf den Werbeschildern unbestrittenermassen als Enseigne. Gemäss Art. 954a Abs. 2 OR könnten neben der eingetragenen Firma zusätzlich namentlich solche Enseignes verwendet werden; sie dienten der Kennzeichnung von Betriebsstätten (z.B. eines Ladenlokals, eines Restaurantbetriebs usw.) und müssten nicht mit der Firma übereinstimmen. Die Enseigne erfülle regelmässig kennzeichnende Funktion, da sie die Betriebsstätte als solche individualisiere. Es helfe der Beschwerdeführerin nicht, dass sie vorträgt, sie habe die Enseigne mit dem Unternehmen gekauft und es liege eine langjährige und ununterbrochene Nutzung der Bezeichnung «VW-Land Toggenburg» vor. Beim behaupteten Erwerb der Enseigne handle es sich um eine Vereinbarung zwischen den Aktionären, an der die Beschwerdeführerin nicht als Partei beteiligt gewesen sei. Zudem habe bis Mitte 2014 eine vertragliche Beziehung mit den Beschwerdegegnerinnen bestanden, gemäss welcher die Beschwerdeführerin zur Benutzung der Marken der Beschwerdegegnerin 1 berechtigt gewesen sei.

Im Weiteren gelte es zu berücksichtigen, dass gemäss Art. 13 MSchG der Markeninhaber gegen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch seines Zeichens vorgehen könne, mithin insbesondere in der Werbung, als Enseigne oder sonst als Geschäftsbezeichnung. Daran vermöge auch der Einwand der Beschwerdeführerin nichts zu ändern, dass sie sich mit der Enseigne «VW-Land Toggenburg» von der autorisierten VW-Markenhändlerin C. AG abgrenze. Vorliegend gehe es nämlich nicht um die Beziehung zu jenem Drittunternehmen, sondern um die Frage, ob es der Beschwerdeführerin angesichts der Markenrechte der Beschwerdegegnerinnen erlaubt sei, die entsprechende Enseigne zu verwenden. Die Integration der Marke «VW» in die eigene Enseigne und damit zur Kennzeichnung des eigenen Betriebs stelle grundsätzlich eine Markenverletzung dar, weil mit dieser allgemeinen Bewerbung der Marke, die keinen Bezug auf ein bestimmtes Markensortiment oder konkrete Dienstleistungen nehme, beim Publikum der unzutreffende Eindruck einer besonderen Beziehung der mit der Marke «VW» werbenden Beschwerdeführerin zu den Beschwerdegegnerinnen erweckt werde.

Auf dem Flachdach des Betriebsgebäudes der Beschwerdeführerin befänden sich drei weisse, ungefähr vier Meter lange Werbeschilder. Unter einem grünen, wellenförmigen Element stehe in grossen, fettgeschriebenen Lettern im oberen Bereich augenfällig die Aufschrift «VW-Land Toggenburg» und darunter folge in kleinerer Normalschrift «VW-Audi Spezialist». Im rechten Bereich der Tafel sei das «Toggenburg»-Logo von Toggenburg Tourismus angebracht. Ferner befinde sich auf der Südgrenze des Grundstücks ein freistehendes Schild, auf dem nebst den Aufschriften «A. AG» und «VW-Audi Spezialist» ebenfalls in fetten Lettern «VW-Land Toggenburg» angebracht sei. Während sich «VW-Audi Spezialist» unbestritten auf das Warenangebot und die in diesem Zusammenhang angebotenen Dienstleistungen beziehe, gehe die Werbung mit «VW-Land Toggenburg» wohl über diesen Bezug auf die zum Verkauf angebotenen Markenwaren und Serviceleistungen hinaus. Mit der Bezeichnung «VW-Land Toggenburg» werde suggeriert, es handle sich – ähnlich wie z.B. «Legoland» oder «Disneyland» – um ein «Land von VW», d. h. nicht bloss um einen Garagenbetrieb, der auf die Fahrzeuge «VW» und «Audi» spezialisiert sei. Die Beschwerdeführerin, die sich als «Land einer Automarke» ausgebe, verhalte sich dabei rein werberisch und profitiere von der Bekanntheit und vom Ruf der Marke «VW». Mit ihren Werbetafeln und dem Gebrauch der Bezeichnung «VW-Land Toggenburg» als Enseigne gehe sie zumindest im Sinne eines Grenzfalles über das zulässige Mass des markenrechtlichen Mitgebrauchs hinaus.

Der Gebrauch der Marke in der Bezeichnung «VW-Land Toggenburg» sei zudem geeignet, das Publikum zu täuschen. Zum einen bestehe die Gefahr, dass die Adressaten aufgrund der Bezeichnung «VW-Land Toggenburg» davon ausgingen, bei der Beschwerdeführerin handle es sich nicht um eine freie Garage, sondern sie sei in spezieller Art mit dem VW-Konzern verbunden. Zum anderen sei die Verwendung der Bezeichnung «VW-Land Toggenburg», soweit diese suggeriere, es würden exklusiv, d.h. ausschliesslich Autos der Marke «VW» verkauft bzw. exklusiv Dienstleistungen für diese Automarken | angeboten, kaum zutreffend, zumal die Beschwerdeführerin in nicht unwesentlichem Masse auch Autos anderer Marken vertreibe: Der Fremdmarkenanteil der von ihr auf dem Internet angebotenen Personenwagen übersteige 90 %, wenn man rein auf die Marke «VW» abstelle; würden zu ihren Gunsten sämtliche Autos des VW- Konzerns berücksichtigt, betrage der Fremdmarkenanteil immer noch mehr als 40 %.

Nachdem die Verwendung der Bezeichnung «VW-Land Toggenburg» schon als Markenrechtsverletzung zu werten sei, könne die Frage, ob auch ein Verstoss gegen das UWG vorliege, grundsätzlich offengelassen werden. Bei den Fragen, ob der Beschwerdeführerin ein wettbewerbswidriges Verhalten betreffend Rufausbeutung (Art. 2 UWG), unrichtige und irreführende Angaben (Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG) sowie unnötige Anlehnung (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG) vorzuwerfen sei, könne jedoch auf die Ausführungen zum falschen Eindruck der Eingliederung ins Vertriebsnetz der Beschwerdegegnerinnen wie auch zum falschen Eindruck über das tatsächliche Angebot der Beschwerdeführerin verwiesen werden. Dies gelte auch für die Ausführungen zum Gebrauch der Marke zur Bezeichnung des Geschäftslokals, mit dem die Beschwerdeführerin vom Ruf der Marke zu profitieren versuche.

2.2

2.2.1 Nach Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen. Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz unter anderem aus, wenn sie einer älteren Marke derart ähnlich sind, dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Eine solche besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 96 ff. E. 2a; 128 III 441 ff. E. 3.1; 127 III 160 ff. E. 2; 122 III 382 ff. E. 1).

Verwendet ein Geschäftsinhaber die fremde Marke für sein Angebot an Original-Markenartikeln oder zur Werbung für Reparatur- und Servicearbeiten, die Originalmarkenartikel zum Gegenstand haben, so verletzt er das Markenrecht nicht, wenn seine Werbung sich deutlich auf seine eigenen Angebote bezieht. Angaben zur Beschreibung eigener Warenangebote oder Dienstleistungen darf vielmehr jedermann verwenden, auch wenn davon Marken Dritter berührt werden (BGE 128 III 146 ff. E. 2b/aa; 126 III 322 ff. E. 3b). Die Markeninhaber können den Weiterverkäufern oder Dienstleistern ihrer Markenprodukte weder vorschreiben, wie sie mit diesen umzugehen haben, noch welche Werbemassnahmen sie treffen dürfen (BGE 128 III 146 ff. E. 2b/ bb). Allerdings bleibt den Markenberechtigten die allgemeine Bewerbung der Marke, die ohne Bezug auf ein bestimmtes Warensortiment oder konkrete Dienstleistungen dem Ansehen und dem Ruf der Marke beim Publikum im Allgemeinen gilt, vorbehalten (BGE 128 III 146 ff. E. 2b/bb; 126 III 322 ff. E. 3a). Auch findet die Werbung mit einer Drittmarke ihre Grenze nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung dort, wo beim Publikum der unzutreffende Eindruck einer besonderen Beziehung des mit der Marke werbenden Anbieters zum Markeninhaber erweckt wird (BGE 128 III 146 ff. E. 2b/bb m.w.H.).

2.2.2 Die Beschwerdeführerin bringt zu Unrecht vor, sie benutze das Zeichen «VW-Land Toggenburg» einzig zur Information über ihr umfassendes Angebot, das mit der fremden Marke «VW» gekennzeichneten Produkten in Verbindung stehe. Sie behauptet zwar in allgemeiner Weise, «VW-Land Toggenburg» nicht kennzeichenmässig zu nutzen, stellt aber gleichzeitig nicht in Abrede, dass sie das beanstandete Zeichen «VW-Land Toggenburg» als Enseigne verwendet, sondern räumt dies in ihrer Beschwerde vielmehr ausdrücklich ein. Vorliegend kann denn auch nicht zweifelhaft sein, dass mit «VW-Land Toggenburg» der Garagenbetrieb der Beschwerdeführerin bezeichnet wird. Damit erfüllt das Zeichen entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht eine kennzeichnende Funktion, indem es die Betriebsstätte der Beschwerdeführerin individualisiert und gegenüber anderen Garagenbetrieben abgrenzt (vgl. F. Thouvenin / L. Dorigo, in: M. Noth / G. Bühler / F. Thouvenin [Hg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 13 N 23).

Es liegt somit ein kennzeichenmässiger Mitgebrauch der klägerischen Marke «VW» vor. Vom Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers nach Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG ist auch die Mitverwendung des Zeichens als Enseigne bzw. als Geschäftsbezeichnung erfasst (BBl 1991 I 26). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin trifft nicht zu, dass sie «VW» lediglich in beschreibender Weise zur Information über ihr Angebot nutzt. Vielmehr hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass mit «VW-Land Toggenburg» beim Publikum der unzutreffende Eindruck einer besonderen Beziehung zur Markeninhaberin erweckt wird. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht wird damit aus Sicht des Publikums nicht nur ein breites Angebot bezüglich bestimmter Markenprodukte beschrieben, sondern ein Betrieb der | Markeninhaberin oder zumindest eine besondere Beziehung zu dieser erwartet. Der in diesem Zusammenhang erhobene Einwand der Beschwerdeführerin, es spiele keine Rolle, ob das «Land» vom Markeninhaber oder einem unabhängigen Dritten betrieben werde, verfängt nicht. Ebenso wenig trifft zu, dass der Gebrauch des Zeichens «VW-Land Toggenburg» für die Beschwerdeführerin unabdingbar ist, um auf die Eigenschaften der eigenen Waren und Dienstleistungen hinzuweisen. So ist nicht einzusehen, inwiefern die ebenfalls verwendete Bezeichnung «VW-Spezialist» bzw. «VW-Audi Spezialist», die von den Beschwerdegegnerinnen nicht beanstandet wird, zu diesem Zweck nicht ausreichen soll. Die Beschwerdeführerin beruft sich in diesem Zusammenhang im Übrigen auf die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV), zeigt jedoch in keiner Weise auf, was sich daraus konkret zu ihren Gunsten ableiten soll.

Der Vorinstanz ist keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn sie in der erfolgten Verwendung der Bezeichnung «VW-Land Toggenburg» eine Verletzung der klägerischen Markenrechte erblickte. Den Beschwerdegegnerinnen steht grundsätzlich gestützt auf Art. 13 Abs. 2 lit. e i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG ein Unterlassungsanspruch zu; dies unabhängig davon, ob mit der Vorinstanz von einem Grenzfall auszugehen ist. Ob gleichzeitig ein Anspruch nach den Bestimmungen des UWG besteht, braucht nicht vertieft zu werden.

2.3 Den Einwand der Beschwerdeführerin, der markenrechtliche Unterlassungsanspruch sei aufgrund von Art. 2 ZGB durch Zeitablauf verwirkt, nachdem sie «VW-Land Toggenburg» nachweislich weit über zehn Jahre als Geschäftsbezeichnung und als eigenständige Enseigne im Geschäftsverkehr benutzt habe, liess die Vorinstanz zu Recht nicht gelten. Zwar ist die Geltendmachung eines Rechts missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu einem früheren Verhalten steht und dadurch erweckte berechtigte Erwartungen enttäuscht (BGE 143 III 666 ff. E. 4.2; 140 III 481 ff. E. 2.3.2; 138 III 401 ff. E. 2.2; 130 III 113 ff. E. 4.2). Im zu beurteilenden Fall trifft jedoch nicht zu, dass sich die Beschwerdegegnerinnen mit der Rechtsausübung zu ihrer früheren Untätigkeit in Widerspruch gesetzt hätten (vgl. BGE 130 III 113 ff. E. 4.2). Die Vorinstanz wies zutreffend darauf hin, dass die Beschwerdeführerin während der Dauer der vertraglichen Beziehung mit der Beschwerdegegnerin 2 aufgrund des Händlervertrags und des Servicepartnervertrags zur Verwendung der Marken der Beschwerdegegnerin 1 berechtigt war, weshalb sie die Markenrechte gar nicht verletzen und auch keine berechtigten Erwartungen hinsichtlich einer Nutzungsberechtigung nach Vertragsablauf begründen konnte. Die Vorinstanz hat daher für die Dauer der behaupteten Duldung des Gebrauchs des Zeichens «VW-Land Toggenburg» bundesrechtskonform den Zeitraum zwischen der Beendigung der vertraglichen Beziehung per Mitte 2014 und der Einreichung der Klage Anfang Oktober 2016 als massgebend erachtet. Dabei hat sie zutreffend berücksichtigt, dass die Beschwerdeführerin zwischenzeitlich von den Beschwerdegegnerinnen mehrmals (insbesondere im August 2014 und Mai 2015) schriftlich abgemahnt worden war und diese mit der Klageeinreichung eine gewisse Zeit zuwarten durften. Unter diesen Umständen kann nicht die Rede davon sein, die Beschwerdegegnerinnen hätten sich mit ihrem beantragten Verbot der Verwendung von «VW-Land Toggenburg» in Widerspruch zu einem früheren Verhalten gesetzt und dadurch erweckte berechtigte Erwartungen der Beschwerdeführerin enttäuscht. Eine auf Art. 2 ZGB gestützte Verwirkung des klägerischen Abwehranspruchs liegt entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht nicht vor.

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