4|2019
Rechtsprechung | Jurisprudence

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«Wärmetauscherelement»
Bundesgericht vom 1. Oktober 2018
Keine Willkür und keine Gehörsverletzung bei der Klärung der Patentberechtigung

6. Technologierecht

6.1 Patente

BGG 105 II i.V.m. 95. Eine Sachverhaltsfeststellung ist nicht offensichtlich unrichtig, wenn die angeblich nicht berücksichtigten Sachverhaltselemente im angefochtenen Entscheid ausdrücklich behandelt wurden und es für die Nichterwähnung gewisser Aspekte gute Gründe gibt (E. 2).

BV 29 II; ZPO 152 I. Die erfolgreiche Geltendmachung einer Gehörsverletzung setzt die sachbezogene Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid voraus (E. 3).

6. Droit de la technologie

6.1 Brevets d’invention

LTF 105 II en relation avec 95. Un établissement des faits n’est pas manifestement inexact, lorsque des éléments de faits prétendument ignorés ont été traités explicitement dans la décision attaquée et s’il existe de bonnes raisons de ne pas mentionner certains aspects (consid. 2).

Cst. 29 II; CPC 152 I. L’affirmation avec succès de la violation du droit d’être entendu suppose une discussion de la décision attaquée s’appuyant sur les faits (consid. 3).

I. Zivilrechtliche Abteilung; Abweisung der Beschwerde; Akten-Nr. 4A_277/2018

Ab September 2009 arbeitete die Zehnder Group International AG (nachstehend «Beklagte»), die Geräte zur Regulierung des Klimas und der Pflege der Luftqualität in Räumen entwickelt und weltweit vertreibt, mit M.R. (nachstehend «Kläger») zusammen. Abgesehen von einer zwischen der Beklagten und der vom Kläger beherrschten D.Ltd. abgeschlossenen Geheimhaltungsvereinbarung bestand für diese Zusammenarbeit keine schriftliche Vertragsgrundlage. Im November 2011 schlossen die Parteien einen mündlichen Beratungsvertrag ab, in dem insbesondere vereinbart wurde, dass der Kläger Lizenzgebühren für das eingebrachte geistige Eigentum erhalten sollte.

Am 20. Januar 2012 meldete eine Gesellschaft der Beklagten das Patent EP 2618 090 B1 («EP X») an. Das EP X betrifft einen Enthalpie-Wärmetauscher. Die Beklagte war zu dieser Anmeldung gestützt auf ein zwischen den Parteien am 19. Januar 2012 geschlossenes «Memorandum of Understanding» berechtigt. Der Kläger ist unstrittig der Alleinerfinder der in der Patentschrift des EP 1 offenbarten technischen Lehre.

Im Mai 2013 schlug der Kläger der Beklagten vor, eine weitere Patentanmeldung einzureichen und übermittelte ihr einen entsprechenden Entwurf. Nach mehreren Arbeitstreffen zwischen den Parteien entschloss sich die Beklagte, nicht eine, sondern zwei neue Patentanmeldungen einzureichen (EP 2829 834 «EP Y» und EP 2829 836 «EP Z»; beide mit dem Titel «Enthalpy exchanger element and method for the production»).

Ende Juni 2013 forderte der Kläger die Übertragung von EP X sowie die Bestätigung, dass die Beklagte keine Rechte an der angeblich zweiten, durch EP Y und EP Z geschützten Erfindung des Klägers geltend machen werde. Im daraufhin zwischen den Parteien am 20. Mai 2014 abgeschlossenen «Agreement for Assignment of Intellectual Property Rights» konnten sich die Parteien allerdings nur auf die Abtretung aller Rechte an EP X an den Kläger einigen. 2015 klagte der Kläger deshalb auf Feststellung der Alleinberechtigung an EP Y und EP Z sowie auf Widerruf der Bezugnahme auf das Prioritätsdatum.

Mit Urteil vom 21. März 2018 wies das BPatGer die Klage teilweise gut und stellte fest, die Parteien seien an EP Y und EP Z gemeinsam berechtigt. Die gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde des Klägers wies das BGer ab, soweit es darauf eingetreten ist.

Aus den Erwägungen:

2. Der Kläger rügt in mehrfacher Hinsicht die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung.

2.1 Das BGer legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt (BGE 140 III 16 ff. E. 1.3.1 m.H.). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG). «Offensichtlich unrichtig» bedeutet dabei «willkürlich» (BGE 140 III 115 ff. E. 2; 135 III 397 ff. E. 1.5). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können (Art. 97 Abs. 1 BGG). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substanziiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen (BGE 140 III 16 ff. E. 1.3.1 m.H.). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei der Vorinstanz prozesskonform eingebracht hat (BGE 140 III 86 ff. E. 2). Auf eine Kritik an den | tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, die diesen Anforderungen nicht genügt, ist nicht einzutreten (BGE 140 III 16 ff. E. 1.3.1; 133 II 249 ff. E. 1.4.3).

2.2 Der Kläger bringt vor, die vorinstanzliche Beweiswürdigung stütze sich auf einen offensichtlich unrichtigen und unvollständigen Sachverhalt. Er nennt verschiedene Sachverhaltselemente, die seines Erachtens von der Vorinstanz völlig unberücksichtigt geblieben seien.

2.2.1 Nicht berücksichtigt worden sei zuerst der Umstand, dass die Beklagte EP Y und EP Z zunächst ohne Erfindernennung eingereicht habe. Erst zwei Monate später, als die amtlichen Anmeldenummern vorgelegen hätten, sei der Kläger als Erfinder genannt worden. Ebenfalls unberücksichtigt sei die Tatsache, dass der Kläger als Alleinerfinder eingetragen worden sei, und dass F. und G. nie als Miterfinder nachgenannt worden seien. Während der rund zwei Jahre, die zwischen dem Anmeldedatum und der Klageeinreichung durch den Kläger verstrichen seien, seien ausser dem Kläger keine weiteren Erfinder genannt worden. Erst dann seien F. und G. von der Beklagten als Miterfinder genannt worden. Weiter habe die Vorinstanz nicht berücksichtigt, dass die Beklagte erst am 14. April 2014 – d. h. nach dem Beizug eines Anwaltes – behauptet habe, an EP Y und EP Z erfinderisch beigetragen zu haben.

Entgegen der Auffassung des Klägers sind diese Sachverhaltselemente von der Vorinstanz berücksichtigt worden. Das BPatGer hat ausdrücklich festgehalten, dass der Kläger in den Patentanmeldungen EP Y und EP Z als einziger Erfinder genannt wurde und entsprechend als einziger Erfinder im Europäischen Patentregister eingetragen wurde. Daraus leitete es ab, der Kläger sei einer der Erfinder der offenbarten technischen Lehren. Aus dieser Nennung könne jedoch nicht abgeleitet werden, der Kläger sei deren einziger Erfinder. Ob die Erfindernennung sofort oder erst zwei Monate später erfolgt sei, ist für die vorinstanzliche Argumentation irrelevant, erachtete doch die Vorinstanz es ausdrücklich für unschädlich, dass (Mit-)Erfinder auch Monate nach der Anmeldung genannt werden. Die Vorinstanz stellte fest, dass G. und F. erst im Rahmen der internationalen (PCT) Anmeldungen neben dem Kläger als Miterfinder genannt wurden. Diese PCT-Anmeldungen seien am 17. Juli 2014 erfolgt und am 29. Januar 2015 publiziert worden. Dass die beiden Angestellten schon früher als Miterfinder von der Beklagten angegeben bzw. erwähnt worden seien, ist dem angefochtenen Entscheid nicht zu entnehmen.

2.2.2 Der Kläger rügt weiter, die Vorinstanz habe nicht berücksichtigt, dass eine per E-Mail vom Anwalt des Klägers gemachte Behauptung von der Beklagten unwidersprochen geblieben sei. In dieser E-Mail habe der Anwalt behauptet, es sei anerkannt, dass der Kläger der Erfinder der der zweiten Patentanmeldung zugrunde liegenden Erfindung sei. Von der Vorinstanz unbeachtet geblieben sei auch der Vorbehalt in Art. 2 des am 20. Mai 2014 abgeschlossenen «Agreement for Assignment of Intellectual Property Rights», wonach «it is acknowledged that patent applications covering inventions made by Inventor other than the Patent Applications (hereinafter ‹Other Inventions›) have been filed in the name of Assignor, B. Group or one of its affiliates.» Diese Rügen sind aktenwidrig. Die Vorinstanz hat die vom Anwalt des Klägers an die Beklagte versendete E-Mail gewürdigt und dabei erwogen, aus der unterlassenen ausdrücklichen Bestreitung könne nicht auf eine Willensäusserung der Beklagten geschlossen werden, die Behauptungen des Anwaltes gegen sich gelten zu lassen. Auch den im «Agreement for Assignment of Intellectual Property Rights» enthaltenen Vorbehalt hat die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid berücksichtigt. Sie erwog an mehreren Stellen ausdrücklich, aus der Formulierung dieses Vorbehalts könne entgegen der Ansicht des Klägers eine Anerkennung seiner Stellung als Alleinerfinder nicht abgeleitet werden.

2.2.3 Die zwei übrigen von der Vorinstanz angeblich nicht berücksichtigten Sachverhaltselemente betreffen das «Memorandum of Understanding» vom 24. Januar 2012. Der Kläger macht geltend, die Vorinstanz habe den Umstand unberücksichtigt gelassen, dass die Beklagte sich gegenüber dem Europäischen Patentamt auf dieses Dokument berufen habe, um darzulegen, wie sie das Recht auf die EP Y und EP Z erlangt habe. In diesem Memorandum sei ausdrücklich festgehalten, dass der Kläger Eigentümer des geistigen Eigentums («legitimate owner of the IP») sei. Weiter enthalte dieses Dokument die Verpflichtung der Beklagten, den Namen des Patentanmelders von der Beklagten auf den Kläger zu wechseln, wenn die in diesem Memorandum erwähnten und noch zwischen den Parteien zu verhandelnden Verträge betreffend das fragliche geistige Eigentum nicht bis am 20. Februar 2012 zustande kommen («should any of these two agreements fail to materialize before February 20, B. commit to have the registration name of the Patent Application changed from B. to A.»).

Die Argumentation des Klägers in seiner Beschwerde ist treuwidrig. Sowohl in seiner Sachverhaltsdarstellung wie auch in seiner Sachverhaltsrüge und einer weiteren, die Nichtberücksichtigung des Memorandums betreffenden eigenständigen Rüge unterstellt der Kläger, dieses Dokument beziehe sich auf die streitgegenständlichen Patentanmeldungen. Wie er jedoch – nachdem seine diesbezüglichen Ausführungen von der Beklagten in ihrer Berufungsantwort bestritten wurden – in seiner Replik ausdrücklich erkennt, wurde dieses Dokument aus dem Jahr 2012 nicht in Zusammenhang mit EP Y | und EP Z, sondern mit EP X ausgestellt. Daraus, dass die Beklagte als Berechtigungsnachweis für EP Y und EP Z ein Dokument eingereicht habe, in welchem der Kläger als legitimer Eigentümer («legitimate owner») von EP X bezeichnet werde, kann nicht geschlossen werden, der Kläger sei auch Eigentümer von EP Y und EP Z, hat doch die Vorinstanz festgestellt, dass die Gegenstände von EP Y und EP Z nicht in EP X offenbart seien. Dass dieses Dokument im Rahmen der Patentanmeldungen EP Y und EP Z als Beleg eingereicht wurde, heisst entgegen der treuwidrigen Ausführungen des Klägers noch nicht, dass die in diesem Dokument erwähnte Anmeldung («this application») sich auf EP Y und EP Z bezieht. Daher kann der Vorinstanz nicht vorgeworfen werden, das fragliche Memorandum in ihrem Urteil nur in Zusammenhang mit EP X erwähnt zu haben.

2.3 Die meisten Sachverhaltselemente, die nach Ansicht des Klägers von der Vorinstanz nicht berücksichtigt worden seien, sind im angefochtenen Entscheid ausdrücklich behandelt worden. Sofern der Kläger einen unrichtigen und unvollständigen Sachverhalt rügt, lässt er folglich eine sachbezogene Auseinandersetzung mit diesem vermissen. In Bezug auf die Berücksichtigung des «Memorandum of Understanding» vom 24. Januar 2012 ist dessen Nichterwähnung durch die Vorinstanz in Zusammenhang mit EP Y und EP Z nicht willkürlich, sondern sachgerecht. Die vom Kläger erhobenen Sachverhaltsrügen sind folglich unbegründet; es ist im bundesgerichtlichen Verfahren vom Sachverhalt auszugehen, der von der Vorinstanz festgestellt wurde.

3. Der Kläger bringt vor, die Vorinstanz habe sich mit dem Übertragungsanspruch des Klägers aus vertraglicher Zusicherung nicht auseinandergesetzt. Er rügt eine Verletzung von Art. 29 BV, Art. 8 ZGB und Art. 152 ZPO.

3.1 Nach der Auffassung des Klägers habe die Vorinstanz ihre Prüfung zu Unrecht auf nur zwei Fragen beschränkt. Sie habe erstens geprüft, ob der Kläger seine Alleinerfinderstellung zu beweisen vermochte, und zweitens, ob er sein Recht als Erfinder der beiden Patente rechtsgeschäftlich auf die Beklagte übertragen habe. Von der Vorinstanz trotz seiner Vorbringen ausser Acht gelassen worden sei eine weitere Anspruchsgrundlage für die Übertragung der Patentanmeldungen: die Abgabe einer entsprechenden Zusicherung der Beklagten. Unter den Parteien habe stets darüber Einigkeit geherrscht, dass die Beklagte die Patente nur unter dem Vorbehalt zur Anmeldung bringen durfte, dass zwischen den Parteien noch umfassendere Verträge über ihre Zusammenarbeit abgeschlossen würden. Da sie selbst entsprechende Zusagen und Erklärungen abgegeben habe, sei die Beklagte folglich zur Übertragung der Patentanmeldungen verpflichtet.

3.2 Die Beschwerde lässt auch in diesem Punkt eine sachbezogene Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid vermissen. Entgegen der Auffassung des Klägers hat sich die Vorinstanz mit einer allfälligen Verpflichtung der Beklagten zur Übertragung der fraglichen Patentanmeldungen aufgrund von entsprechenden Zusicherungen auseinandergesetzt. In E. 6.5 des angefochtenen Urteils erwähnte das BPatGer die klägerische Auffassung, wonach sich die Beklagte zur Übertragung der Patentanmeldungen verpflichtet habe, und behandelte anschliessend diesen Punkt. Es wäre Aufgabe des Klägers gewesen, sich mit der diesbezüglichen vorinstanzlichen Argumentation auseinanderzusetzen.

Auf die Rüge des Klägers ist nicht einzutreten. Es kann daher offenbleiben, ob ein Übertragungsanspruch an der fehlenden Einhaltung des Schriftformerfordernisses nach Art. 72 EPÜ scheitert.

Ab