4.1 Marken | Marques
«Yacht Club St. Moritz»
Bundesverwaltungsgericht vom 18. Februar 2014
Fehlende Legitimation eines Dritten zur verwaltungsrechtlichen Beschwerde gegen Markeneintragung
VwVG 5, 25a; VGG 31. Es spricht einiges dafür, einen gutheissenden Entscheid betreffend Markeneintragung als einer Drittbeschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zugängliche Verfügung zu betrachten (aufgrund fehlender Beschwerdelegitimation aber offen gelassen) (E. 1.4, 1.4.6, 1.4.7).
VwVG 48 I b, c. Eine für eine Drittbeschwerde gegen eine Markeneintragung erforderliche besondere Beziehungsnähe des Beschwerdeführers zum Streitgegenstand ergibt sich nicht bereits aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer Marken besitzt, die einen gleichen Bestandteil aufweisen (hier: «St. Moritz») (E. 2.2, 2.3).
VwVG 48 I b, c; ZGB 29 II. Ein Kur- und Verkehrsverein kann sich nicht auf eine Verletzung der Rechte am Namen der entsprechenden politischen Gemeinde (hier: «St. Moritz») stützen, ohne hierzu von der Gemeinde ermächtigt zu sein (E. 2.4).
PA 5, 25a; LTA 31. Il y a de bonnes raisons de considérer une décision admettant l’enregistrement d’une marque comme une décision susceptible de recours de tiers au Tribunal administratif fédéral (question laissée ouverte en raison de défaut de légitimation active) (consid. 1.4, 1.4.6, 1.4.7).
PA 48 I b, c. L’exigence de relation de proximité particulière du recourant avec l’objet du litige lui permettant de recourir contre l’enregistrement d’une marque ne découle pas du simple fait que le recourant possède des marques qui comportent un même élément (en l’espèce: «St-Moritz» (consid. 2.2, 2.3).
PA 48 I b, c; CC 29 II. Un office du tourisme ne peut pas se fonder sur la violation des droits au nom de la commune politique correspondante (en l’espèce: «St. Moritz») sans en avoir reçu l’autorisation de la commune (consid. 2.4).
Abteilung II; Nichteintreten auf die Beschwerde; Akten-Nr. B-6003/2012
Auf Gesuch der Beschwerdegegnerin hatte das IGE die Wortmarke CH 653617 «Yacht Club St. Moritz» im Markenregister eingetragen. Der Beschwerdeführer ist als Verein unter dem Namen «Kur- und Verkehrsverein St. Moritz» im Handelsregister eingetragen und Inhaber zahlreicher Marken mit dem Bestandteil «St. Moritz». Die Waren, für welche seine Marken Schutz beanspruchen, sind – im Gegensatz zu den mit der Wortmarke «Yacht Club St. Moritz» beanspruchten Waren – auf Erzeugnisse schweizerischer Herkunft beschränkt. Mit Beschwerde beim BVGer beantragt der Beschwerdeführer, die Registrierung der Marke der Beschwerdegegnerin sei aufzuheben. Das BVGer trat auf die Beschwerde mangels Beschwerdelegitimation nicht ein.
1. Die Beschwerde macht absolute Schutzausschlussgründe gegen die amtliche Registrierung einer fremden Marke geltend. Ob auf eine solche Drittbeschwerde grundsätzlich einzutreten ist, ist umstritten. Die dagegen geäusserten Argumente richten sich einerseits gegen die Zuständigkeit des BVGer, andererseits gegen die Beschwerdelegitimation im Allgemeinen und der Beschwerdeführerin im Besonderen. Als Erstes ist die Frage der Zuständigkeit zu prüfen (Art. 7 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]).
1.1 Eine Beschwerde gegen die Eintragung von Drittmarken war schon im früheren Markenrecht nicht ausdrücklich geregelt und wird auch im geltenden Recht nicht erwähnt. Unter dem früheren Markenschutzgesetz vom 26. September 1890 (MSchG, AS 12, 1 ff.) war pauschal gegen «alle Entscheide in Markensachen» der Vorinstanz die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans BGer vorgesehen (Art. 4 lit. c und Anhang Ziff. I Abs. 1 des Bundesgesetzes über die eidgenössische Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege vom 11. Juni 1928, AS 44, 779 ff. und Art. 99 lit. a des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 [Bundesrechtspflegegesetz, OG], BS 3, 558). Auch altArt. 36 des heutigen Markenschutzgesetzes vom |28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) – diese Bestimmung wurde mit Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) per 1. Januar 2007 aufgehoben (Anhang Ziff. 21 VGG) – unterstellte «alle Verfügungen in Markensachen» der Vorinstanz unterschiedslos der Beschwerde an die damalige Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE). Eine Stimme aus der früheren Lehre wollte die Registrierung einer Marke zwar im Gegensatz zur Zurückweisung eines Eintragungsgesuchs nicht als «Entscheid» im Sinne dieser Bestimmungen behandeln (E. Matter, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 1939, 181 f.). Dieser Ansicht wurde aber entgegengehalten, dass ein Markenanmelder sich auch gegen den fehlerhaften Vollzug seiner Anmeldung zur Wehr setzen können müsse, etwa wenn die Vorinstanz rechtsfehlerhaft ein falsches Zeichen eingetragen habe. Positive Registrierungsentscheide müssten darum grundsätzlich der Beschwerde unterliegen (H. David, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1960, 239 f.; A. Troller, Der schweizerische gewerbliche Rechtsschutz. Patent-, Marken-, Muster- und Modell-, Urheberrecht und unlauterer Wettbewerb, Basel 1948, 140).
1.2 Nach Anhaltspunkten für den gesetzgeberischen Willen betreffend Drittbeschwerden gegen gutheissende Registrierungsentscheide kann in der Systematik und den Materialien des geltenden MSchG gesucht werden. Folglich stellen sich verschiedene Fragen. Wollte das Parlament etwa eine Berufung auf absolute Ausschlussgründe durch Dritte bewusst untersagen, als es im Eintragungsverfahren keine entsprechende Einsprachemöglichkeit für Drittpersonen vorsah (Art. 30 Abs. 3 MSchG, vgl. Art. 6 VwVG) oder als es neben der amtlichen Prüfung, als Rechtsbehelf für Konkurrenten, zwar neu das Widerspruchsverfahren einführte, aber auf Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG beschränkte (Art. 31 MSchG; V. Marantelli nach M. J. Minder, Der Immaterialgüterrechtsprozess. Bericht über eine Tagung vom 5. Dezember 2012, sic! 2013, 255; vgl. BVGer, sic! 2007, 736 ff. E. 3, «Karomuster»; BVGer vom 26. Juli 2010, B-7663/2009, E. 2.2 und E. 8, «Eco-Clin/Eco-Clean»)? Wollte der Gesetzgeber mit dem Weiterbenützungsrecht nach Art. 14 MSchG eine Drittbeschwerde wegen einer im Gemeingut stehenden Eintragung unnötig machen?
In allgemeiner Form entschied das BGer 1936 unter Geltung des früheren MSchG, dass auf privaten Interessen beruhende Löschungsansprüche weder vor dem Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE) noch mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend gemacht werden könnten. Sie seien vielmehr klageweise vor die Zivilgerichte zu tragen (BGE 62 I 165 ff. E. 2; vgl. M. Kaiser, Verwaltungsrechtliche Beschwerde als Alternative zur Löschungsklage im Markenrecht? Stellungnahme zu einem Entscheid des BVGer vom 21. März 2007, sic! 2007, 864 m.H.). Mit dem Kriterium der zugrunde liegenden, privaten Interessen bezog es sich aber zumindest sinngemäss auf die Frage der Beschwerdelegitimation, weshalb auch dieser Entscheid die Zuständigkeit des BVGer zur Prüfung von Markenregistrierungsentscheiden der Vorinstanz auf Beschwerde nicht klar bejaht oder verneint.
1.3 Mit dem Inkrafttreten der Rechtsweggarantie (Art. 29a der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]) wurde das ehemalige System der positiven Aufzählung von Beschwerdemöglichkeiten in Verwaltungsgesetzen, namentlich altArt. 36 MSchG, grundsätzlich zu einer umfassenden Beschwerdezuständigkeit des BVGer unter Vorbehalt von ausdrücklichen Ausnahmen modifiziert. Eine solche Ausnahme, welche die beschwerdeweise Geltendmachung absoluter Ausschlussgründe verböte, wurde nicht ins Markenrecht eingefügt. Dies könnte als qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers zu verstehen sein, wonach die zivilgerichtliche Zuständigkeit nicht mehr die Unzuständigkeit verwaltungsrechtlicher Instanzen begründete (vgl. in diesem Zusammenhang betreffend kontrollierte Ursprungsbezeichnungen BVGer, sic! 2012, 727 ff. E. 2.6, «Vacherin Mont-d’Or»; betreffend das Urheberrecht BVGE 2008/37 E. 7.2, «GT W»).
1.4 Das BVGer beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG (Art. 31 VGG). Im Verfahren vor BVGer sind entsprechend nur jene Rechtsverhältnisse zu beurteilen, zu welchen die Vorinstanz vorgängig in Form einer Verfügung Stellung genommen oder bezüglich welcher sie eine anfechtbare Verfügung unrechtmässig verweigert oder verzögert hat (Art. 46a VwVG). Das Vorliegen einer Verfügung beziehungsweise deren Verweigerung oder Verzögerung ist unabdingbare Sachurteilsvoraussetzung für ein Beschwerdeverfahren, ohne die auf das Rechtsmittel nicht eingetreten werden darf (vgl. BVGer vom 9. Januar 2013, A-17/2013, E. 1.2; A. Moser/M. Beusch/L. Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl., Basel 2013, 27, 29).
Der Beschwerdeführer macht geltend, dass in Bezug auf die Markeneintragung eine Verfügung vorliege.
1.4.1 Art. 5 VwVG zufolge gilt als Verfügung eine behördliche Anordnung, mit der im Einzelfall ein Rechtsverhältnis in einseitiger und verbindlicher Weise gestützt auf öffentliches Recht des Bundes geregelt wird. Die Strukturmerkmale einer Verfügung sind demnach «Anordnung einer Behörde», |«Einzelfall», «Regelung eines Rechtsverhältnisses», «einseitig» und «verbindlich» sowie «gestützt auf öffentliches Recht des Bundes» (P. Tschannen, in: C. Auer/M. Müller/B. Schindler (Hg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, VwVG 1 N 6; s.a. BGE 139 V 72 ff. E. 2.2.1; BVGer vom 7. November 2013, B-3844/2013, E. 1.3.1). Die vorgenannten Merkmale müssen kumulativ gegeben sein, damit eine Verfügung vorliegt (BVGer vom 7. November 2013, B-3844/2013, E. 1.3.1; F. Uhlmann, in: B. Waldmann/P. Weissenberger (Hg.), VwVG. Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2009, VwVG 5 N 17).
Mit Blick auf die Markenregistrierung ist nachfolgend auf einzelne Verfügungsmerkmale einzugehen.
1.4.2 Als Anordnung einer Behörde im Einzelfall gilt einerseits die Individualverfügung. Sie ist ein individuellkonkreter Verwaltungsrechtsakt, mit dem das Recht auf einen konkreten Fall für einen einzelnen oder mehrere einzelne Adressaten angewendet wird (BVGE 2012/9 E. 3.2.4 m.H.; BVGer vom 30. Oktober 2013, A-769/2013, E. 1.3.2.5; P. Tschannen/U. Zimmerli/M. Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, 231, 238). Andererseits gilt als Einzelakt die Allgemeinverfügung. Diese richtet sich an einen weiteren Adressatenkreis als die Individualverfügung. Sie regelt einen spezifischen Fall für eine individuell nicht bestimmbare Vielzahl von Personen und ist damit allgemein-konkret (BGE 139 V 143 ff. E. 1.2; BVGE 2012/9 E. 3.2.4 m.H.; T. Jaag, Die Allgemeinverfügung im schweizerischen Recht, ZBl 1984, 439; Uhlmann, VwVG 5 N 43, 48). In Bezug auf den Rechtsschutz werden Individual- und Allgemeinverfügungen grundsätzlich gleich behandelt (BGE 125 I 313 ff. E. 2a; BVGE 2008/18 E. 1; H. Aemisegger/K. Scherrer Reber, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl., Basel 2011, BGG 82 N 31).
1.4.3 Eine Verfügung kann Nebenbestimmungen enthalten. So ist es möglich, die Rechtswirksamkeit einer Verfügung als eine zeitlich befristete auszugestalten (BGE 139 II 185 ff. E. 4.3; BVGer vom 30. Oktober 2013, A-769/2012, E. 1.3.3; U. Häfelin/G. Müller/F. Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich 2010, 203; J. Martin, Leitfaden für den Erlass von Verfügungen. Grundlagen – Inhalt – Form – Rechtswirkungen, Zürich 1996, 34) oder unter eine Bedingung zu stellen (BVGer vom 30. Oktober 2013, A-769/2012, E. 1.3.3; Tschannen/Zimmerli/Müller, 251; Martin, 34).
1.4.4 In einer Verfügung bringt eine Behörde ihren Willen zum Ausdruck. Diese Willenserklärung manifestiert sich in einer Anordnung und ist auf die Regelung eines Rechtsverhältnisses gerichtet (s.a. BVGer vom 14. Februar 2008, A-1514/2006, E. 2.3; S. Giacomini, Vom «Jagdmachen auf Verfügung». Ein Diskussionsbeitrag, ZBl 1993, 240 f.). In dieser Hinsicht unterscheiden sich Verfügungen als Rechtsakte von – grundsätzlich nicht beschwerdefähigen – Verwaltungsrealakten (S. Genner, Zur Abgrenzung von Rechtsakt und Realakt im öffentlichen Recht, AJP 2011, 1157; J. Bickel/M. Oeschger/A. Stöckli, Die verfahrensfreie Verfügung. Ein Beitrag zu einem übersehenen Konzept des VwVG, ZBl 2009, 596 f.).
Verwaltungsrealakte sind staatliche Verrichtungen, die unmittelbar eine Veränderung der Faktenlage beziehungsweise einen Taterfolg bezwecken (BVGer vom 27. Februar 2013, A-5175/2012, E. 3.1.1 m.H.; M. Müller, Rechtsschutz gegen Verwaltungsrealakte, in: P. Tschannen (Hg.), Neue Bundesrechtspflege. Auswirkungen der Totalrevision auf den kantonalen und eidgenössischen Rechtsschutz, Bern 2007, 319; I. Häner, in: B. Waldmann/P. Weissenberger (Hg.), VwVG. Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2009, VwVG 25a N 6). Ob ein behördlicher Akt als Verfügung oder Realakt zu qualifizieren ist, entscheidet sich nicht allein danach, ob jener Akt nach Art. 35 VwVG als Verfügung bezeichnet wird (Abs. 1) oder eine Rechtsmittelbelehrung enthält (Abs. 2). Ausschlaggebend ist vielmehr, ob die strukturellen Verfügungsmerkmale gegeben sind (BVGer vom 2. September 2013, B-3863/2013, E. 1.2.2.1; BVGer vom 7. August 2013, A-36/2013, E. 2.1; Genner, 1156).
1.4.5 Auch wenn Realakte nicht unmittelbar Rechtsverhältnisse regeln, können sie – mittelbar – Rechte und Pflichten von Privaten gestalten oder wenigstens berühren (Tschannen, VwVG 1, N 10; Häfelin/Müller/Uhlmann, 169 f.; T. Müller-Graf, Entrechtlichung durch Informalisierung? Ein Beitrag zur Handlungsformen- und zur Rechtsverhältnislehre im Verwaltungsrecht, Basel 2001, 92 ff., 98; vgl. BGE 130 I 369 ff. E. 6.1; BVGer vom 7. Februar 2013, A-5762/2012, E. 4). Trotzdem bestand bis vor einigen Jahren ausser in spezifischen Einzelfällen keine Möglichkeit, sich mit verwaltungsrechtlichen Rechtsmitteln gegen Realakte zu wehren (Häfelin/Müller/Uhlmann, 171; B. Weber-Dürler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, VwVG 25a N 2, 8; E. Riva, Neue bundesrechtliche Regelung des Rechtsschutzes gegen Realakte. Überlegungen zu Art. 25a VwVG, SJZ 2007, 338; vgl. BVGer vom 7. Februar 2013, A-5762/2012, E. 3 m.H.; Weber-Dürler, VwVG 25a N 1 ff.). Die Lehre konstatierte diesbezüglich ein Rechtsschutzdefizit (P. Richli, Zum Rechtsschutz gegen verfügungsfreies Staatshandeln in der Totalrevision der Bundesrechtspflege, AJP 1998, 1427; Uhlmann, VwVG 5 N 8; M. Müller, 314, 333 f.; M. Tschopp-Christen, Rechtsschutz gegenüber |Realakten des Bundes [Artikel 25a VwVG], Zürich 2009, 83; vgl. rückblickend BGE 136 V 156 ff. E. 4.2).
Im Verwaltungsverfahrensrecht wurde mit Erlass von Art. 25a VwVG («Verfügung über Realakte») die Rechtsweggarantie nach Art. 29a BV umgesetzt (A. Kley, Die schweizerische Bundesverfassung. St. Galler Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2008, BV 29a N 12; Häner, VwVG 25a N 1 f.). Diese konstituiert, dass jede Person bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde hat. Entsprechend kann nach Art. 25a VwVG, wer ein schutzwürdiges Interesse hat, von der zuständigen Behörde verlangen, dass diese in Bezug auf eine Handlung, die Rechte und Pflichten berührt, eine beschwerdefähige Verfügung erlässt. Mit dieser Verfügung holt die Behörde ihre Willenserklärung nach, die auf die Regelung eines Rechtsverhältnisses gerichtet ist (Genner, 1157). Vor dem Hintergrund der Rechtsweggarantie stellt ein behördlicher Akt damit entweder eine Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG oder eine Handlung im Sinne von Art. 25a VwVG dar (Bickel/Oeschger/Stöckli, 598). Als Sammelbegriff umfassen Realakte folglich das Handeln der Behörden abzüglich der rechtsförmlichen Akte wie der Verfügung (Weber-Dürler, VwVG 25a N 6 m.H.; Tschannen/Zimmerli/Müller, 357; M. Müller, 317 f.; R. Rhinow/H. Koller/C. Kiss/D. Thurnherr/D. Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, 2. Aufl., Basel 2010, 354; Bickel/Oeschger/Stöckli, 598).
1.4.6 Das Markenregister ist ein öffentliches Register und von Bundesrechts wegen eingerichtet (Art. 37 MSchG; Art. 9 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 [ZGB, SR 210]; J. P. Müller, Zur verstärkten Rechtskraft des Markenregisters, AJP 2007, 26; G. Wild, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.) Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, MSchG 37 N 8). Es wird durch die Vorinstanz in Anwendung von öffentlichem Recht des Bundes geführt. Bei der Eintragung einer Marke ins Register handelt es sich nicht um einen privaten, sondern um einen einseitigen behördlichen Akt, der durch ein Gesuch ausgelöst wird (vgl. J. P. Müller, 28).
Nach dem Eintragungsprinzip entsteht das Markenrecht mit der Registrierung (Art. 5 MSchG). Damit ist für das Entstehen des subjektiven, dem Markeninhaber zustehenden Markenrechts der Registereintrag konstitutiv. Er lässt das Ausschliesslichkeitsrecht nach Art. 13 MSchG entstehen (L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 5 N 8; s.a. BBl 1991 I 22; J. P. Müller, 28; C. Gasser, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, MSchG 5 N 3 m.H.; Ch. Willi, MSchG. Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, MSchG 5 N 7). Die Eintragung einer Marke im Register regelt somit ein Rechtsverhältnis in verbindlicher Weise. Namentlich verleiht es dem Markeninhaber Ausschliesslichkeitsrechte, die er gegenüber Dritten durchsetzen kann. Folglich führt die Markenregistrierung mittelbar auch zu einem Eingriff in die Rechtsstellung jener Dritter; sie werden durch die Schutzwirkungen des Markenrechts in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt.
1.4.7 Vorliegend spricht einiges dafür, die Registrierung der Marke CH 635 617 «Yacht Club St. Moritz» nicht als Realakt, sondern als Verfügung zu betrachten, die mittelbar in die Rechte Dritter eingreift und einen erweiterten Adressatenkreis hat (die Markeneintragung als Verfügung betrachtend BGer 4A.116/2007 E. 2 [obiter dictum], «Turbinenfluss»; Wild, MSchG 30 N 11, MSchG 35 N 3; M. Guldener, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der Schweiz, Zürich 1954, 12 f.). Am Verfügungscharakter könnte insbesondere auch der Umstand nichts ändern, dass die Rechtswirksamkeit des Registereintrags unter dem Vorbehalt der Beurteilung durch ein Zivilgericht nach Art. 52 MSchG steht oder der Rechtsschutz ausläuft, wenn der Markeninhaber die Eintragung nicht rechtzeitig verlängert (Art. 10 Abs. 2 MSchG). Es würde sich dabei höchstens um Nebenbestimmungen der Verfügung handeln. Entsprechendes würde auch für internationale Markenregistrierungen gelten (vgl. Art. 46 MSchG).
Somit kann im vorliegenden Fall zumindest nicht verneint werden, dass ein beschwerdefähiges Anfechtungsobjekt vorliegt. Würde der Verfügungscharakter in Bezug auf die Markeneintragung ausgeschlossen, bliebe zu prüfen, ob eine Beschwerde über Art. 25a VwVG möglich wäre.
1.5 Im Ergebnis kann indes hier offen gelassen werden, ob absolute Ausschlussgründe in Bezug auf fremde Marken grundsätzlich beschwerdeweise geltend gemacht werden können. Wie sich aus den folgenden Erwägungen ergibt, ist erforderlich, dass weitere Eintretensvoraussetzungen vorliegen. Damit kann der vorliegende Fall abschliessend entschieden werden. Offen gelassen werden kann somit auch, ob – wie der Beschwerdeführer vorbringt – das BVGer fachlich zur Beurteilung von absoluten Ausschlussgründen besonders geeignet und deshalb zuständig sei.
2. Im Folgenden ist die Beschwerdelegitimation zu prüfen. Damit der Beschwerdeführer zur Beschwerde legitimiert ist, müssen die Voraussetzungen der allgemeinen Beschwerdelegitimation (Art. 48 Abs. 1 VwVG) vorliegen, da die persönliche Voraussetzung der Beschwer nicht durch ausdrückliche spezialgesetzliche Anordnung ohnehin gegeben ist (Art. 48 Abs. 2 VwVG).
|2.1 Zunächst ist vorausgesetzt, dass der Beschwerdeführer am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Art. 48 Abs. 1 lit. a VwVG; formelle Beschwer).
Am Markeneintragungsverfahren nach Art. 28 ff. MSchG sind die Vorinstanz und die Markenanmelderin, im vorliegenden Fall die Beschwerdegegnerin, beteiligt. Der Einbezug Dritter ist nicht vorgesehen. Dritte erlangen Kenntnis von der Eintragung einer Marke, wenn diese registriert beziehungsweise auf www.swissreg.ch publiziert wird. Demzufolge hatte der Beschwerdeführer keine Möglichkeit, am vorinstanzlichen Verfahren teilzunehmen, und ist die formelle Beschwer gegeben.
2.2 Weiter ist erforderlich, dass der Beschwerdeführer durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1 lit. b, c; materielle Beschwer). Das schutzwürdige Interesse kann rechtlicher oder auch bloss tatsächlicher Natur sein (BGE 131 II 587 ff. E. 2.1; V. Marantelli-Sonanini/S. Huber, in: B. Waldmann/P. Weissenberger (Hg.), VwVG. Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2009, VwVG 48 N 10). Die Regelung in Art. 48 Abs. 1 VwVG soll die Popularbeschwerde ausschliessen und den Charakter des Beschwerderechts als Instrument des Individualrechtsschutzes unterstreichen. Der Beschwerdeführer muss durch den angefochtenen Entscheid stärker als ein beliebiger Dritter betroffen sein und in einer besonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur Streitsache stehen. Neben dieser spezifischen Beziehungsnähe muss er einen praktischen Nutzen aus einer allfälligen Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung ziehen, das heisst, seine Situation muss durch den Ausgang des Verfahrens in relevanter Weise beeinflusst werden können. Das schutzwürdige Interesse besteht darin, dass ein materieller oder ideeller Nachteil vermieden werden soll, den die angefochtene Verfügung mit sich bringt. Ein bloss mittelbares oder ausschliesslich allgemeines öffentliches Interesse berechtigt nicht zur Beschwerde (BGE 135 II 172 E. 2.1; BVGer vom 26. November 2013, C-6539/2011, E. 4.1.1; BVGer vom 13. Juni 2013, C-617/2012, E. 3.2.1).
Materiell beschwert ist in erster Linie der primäre Adressat einer Verfügung, dessen Rechtsstellung direkt beeinträchtigt ist. Beschwerdeberechtigt können indes auch Dritte sein, die eine adressatenbegünstigende Verfügung anfechten (Marantelli-Sonanini/Huber, VwVG 48 N 24 ff.; I. Häner, Kommentar über das Bundesgesetz zum Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, VwVG 48 N 11). Um keine Popularbeschwerden zuzulassen, ist bei der Beschwerdelegitimation Dritter dem Erfordernis der besonderen Beziehungsnähe zum Streitgegenstand eine verstärkte Bedeutung beizumessen (Moser/Beusch/Kneubühler, 59 f.; Häner, VwVG 48 N 12; vgl. I. Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zürich 2000, 261). Dies gilt analog auch in Bezug auf die Beschwerdelegitimation bei Allgemeinverfügungen, da sich diese an unbekannte (Dritt-)Adressaten richten (Marantelli-Sonanini/Huber, VwVG 48 N 25 m.H.). Die besondere Beziehungsnähe ist durch den Beschwerdeführer selbst darzulegen, da sich seine Begründungspflicht auf die Beschwerdelegitimation erstreckt (BGE 120 Ib 431 ff. E. 1; Häner, VwVG 48 N 12). Eine besondere Beziehungsnähe eines Dritten wurde zum Beispiel dem Inhaber einer Bewilligung für ein Pflanzenschutzmittel zuerkannt, wenn gestützt auf seine Bewilligung ein gleichwertiges, ausländisches Substitutionsprodukt in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel aufgenommen wird (Rekurskommission EVD, VPB 2001, 1263 ff. E. 1.3.3). Beschwerdelegitimiert sind auch Dritte, die geltend machen, dass Konkurrenten rechtsungleich oder privilegiert behandelt würden (BGE 125 I 7 ff. E. 3e m.H.); dabei ist jedoch erforderlich, dass mit einer spürbaren Verschlechterung der Wettbewerbsposition jener Dritten zu rechnen ist (Häner, VwVG 48 N 15; Marantelli-Sonanini/Huber, VwVG 48 N 28). Dies könnte etwa zutreffen, wenn ein Dritter ein Zeichen benutzt, dieses im Vertrauen auf die fehlende Markenfähigkeit nicht zur Eintragung anmeldet und ebendieses Zeichen zugunsten einer anderen Person trotz objektiv fehlender Markenfähigkeit als Marke eingetragen wird. In einem solchen Fall könnten trotz des Weiterbenützungsrechts nach Art. 14 Abs. 1 MSchG wirtschaftliche Einschränkungen des Beschwerdeführers die Folge sein, ist jenes doch auf einen Gebrauch im bisherigen Umfang beschränkt.
2.3 Der Beschwerdeführer macht geltend, im Gegensatz zur Beschwerdegegnerin habe er bei zahlreichen seiner Marken, die «St. Moritz» als Bestandteil führen, eine Einschränkung auf Waren schweizerischer Herkunft hinnehmen müssen. Dies stelle eine unzulässige Ungleichbehandlung gegenüber der Beschwerdegegnerin dar, welche den Anforderungen von Art. 48 Abs. 1 lit. b und c VwVG zur Begründung eines schutzwürdigen Interesses genüge. Zu prüfen ist damit die für Drittbeschwerden notwendige besondere Beziehungsnähe des Beschwerdeführers zum Streitgegenstand, der Registrierung der Marke «Yacht Club St. Moritz».
Das Zeichen der Beschwerdegegnerin wurde vom Beschwerdeführer vorliegend weder gebraucht noch bei der Vorinstanz zur Markeneintragung angemeldet. Auf ein schutzwürdiges Interesse, das auf dem Vertrauen in die |Nutzungsberechtigung an einem eigenen, identischen Zeichen beruht, kann sich der Beschwerdeführer somit nicht berufen. Im Zeichen der Beschwerdegegnerin ist der Bestandteil «St. Moritz» zwar enthalten. Doch allein aus diesem Zeichenbestandteil, welcher sich neben anderen Elementen oder abgewandelt in Zeichen des Beschwerdeführers in Wort- oder Wort-/Bildform findet, folgt keine spezielle Beziehungsnähe des Beschwerdeführers zum Streitgegenstand. Zudem ist weder ersichtlich noch substantiiert, dass jener aufgrund der Registrierung von «Yacht Club St. Moritz» mit einer spürbaren Hinderung im wirtschaftlichen Wettbewerb zu rechnen hat. Entsprechend würde die Situation des Beschwerdeführers auch nicht in relevanter Weise beeinflusst, wenn die vorinstanzliche Verfügung dahingehend geändert würde, dass sie die Marke der Beschwerdegegnerin auf Waren schweizerischer Herkunft einschränkte. Eine Beschwerdelegitimation erscheint somit in Bezug auf eine Rechtsungleichbehandlung als nicht begründet.
2.4 Weiter bringt der Beschwerdeführer vor, durch die Eintragung der Marke der Beschwerdegegnerin sei das Recht am Gemeindenamen «St. Moritz» verletzt. Zwar enthält das Zeichen «Yacht Club St. Moritz» als Bestandteil den Ortsnamen «St. Moritz». Die Marke der Beschwerdegegnerin bezieht sich indes nicht nur auf den Gemeindenamen als solchen. In ihr ist «St. Moritz» mit den vorangestellten Bestandteilen «Yacht» und «Club» kombiniert. Der Beschwerdeführer ist im Handelsregister unter dem Vereinsnamen «Kur- und Verkehrsverein St. Moritz» eingetragen. Diesen Namen beansprucht die Beschwerdegegnerin nicht, sondern eine Marke, die aus verschiedenen Elementen besteht, unter anderem dem Element «St. Moritz». Zwar bezweckt der Beschwerdeführer laut Handelsregistereintrag, die in seinem Eigentum stehenden touristischen Marken zu pflegen. Nicht ersichtlich ist jedoch, dass der Beschwerdeführer berechtigt ist, in eigenem Namen Drittrechte wie dasjenige an einem Gemeindenamen geltend zu machen, oder dass er die politische Gemeinde St. Moritz vertritt, um in deren Namen und Auftrag Rechte am Gemeindenamen wahrzunehmen. Vielmehr vertritt er gemäss seinem statutarischen Zweck unter anderem die Interessen der kommerziellen touristischen Leistungsträger im Ort gegenüber der Politik und der Verwaltung. Die zur Begründung der Beschwerdelegitimation geforderte besondere Beziehungsnähe des Beschwerdeführers zum Streitgegenstand und somit ein schützenswertes Interesse im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. b und c VwVG liegen damit nicht vor.
2.5 Vor diesem Hintergrund kann offen gelassen werden, ob es für die Beurteilung der verwaltungsrechtlichen Beschwerdelegitimation von Bedeutung ist, dass nach Art. 52 MSchG für den Beschwerdeführer der Zivilrechtsweg offen steht, um eine Löschung der Marke «Yacht Club St. Moritz» wegen absoluter Schutzausschlussgründe klageweise geltend zu machen (vgl. BGE 101 Ib 212 ff., nach welchem unter Geltung der Rechtslage vor Inkrafttreten der Rechtsweggarantie im Firmenrecht das schutzwürdige Interesse verneint wurde, wenn die Interessen auf dem Weg eines Zivilprozesses wahrgenommen werden konnten). Offen gelassen werden kann vorliegend ebenso, ob das vereinfachte verwaltungsrechtliche Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs einer Marke, wie es mit der «Swissness»-Vorlage vorgesehen ist und von jeder Person ohne besonderen Interessennachweis eingeleitet werden könnte (BBl 2009, 8631), der Popularbeschwerde im Markenrecht in genereller Weise Vorschub leisten will.
3. Im Ergebnis ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Aufgrund dessen kann vorliegend offengelassen werden, ob die Marke CH 635617 «Yacht Club St. Moritz» zum Gemeingut gehört oder auf Waren schweizerischer Herkunft hätte eingeschränkt werden müssen.
[…]
Gz
Anmerkung:
Der Entscheid befasst sich u.a. mit der Frage, ob ein Dritter mittels verwaltungsrechtlicher Beschwerde an das BVGer die Löschung einer Marke beantragen kann, welche – nach seiner Auffassung – gar nicht hätte eingetragen werden dürfen. Soweit es um absolute Ausschlussgründe geht, wäre das bisher anerkannte Vorgehen die Einreichung einer zivilrechtlichen Nichtigkeitsklage nach Art. 52 MSchG. Im «Karomuster»-Entscheid vom 21. März 2007 hatte das BVGer in einem obiter dictum jedoch impliziert, dass dasselbe Ziel auch durch eine Drittbeschwerde an das BVGer erreicht werden könnte, soweit der Beschwerdeführer ein schutzwürdiges Interesse i.S.v. Art. 48 VwVG an der Löschung der Marke nachweisen kann (sic! 2007, 746 ff. E. 8). Im vorliegenden Entscheid befasst sich das BVGer nun eingehender mit diesem Thema (wenn auch nicht in direkt für den Entscheid relevanten Erwägungen).
Ob die Eintragung einer Marke durch das IGE überhaupt ein beschwerdefähiges Anfechtungsobjekt – nämlich eine Verfügung i.S.v. Art. 5 VwVG – darstellt, liess das BVGer im vorliegenden Entscheid letztlich offen (E. 1.5), allerdings erst, nachdem es bei der vorangegangenen Auseinandersetzung mit dem Thema keinerlei Zweifel am Verfügungscharakter der Markeneintragung hatte erkennen lassen (E. 1.4.6–1.4.7). Müsste das BVGer die Frage also entscheiden, würde es den Verfügungscharakter voraussichtlich bejahen und sich damit einer Lehrmeinung sowie einem obiter dictum des Bundesgerichts anschliessen (vgl. G. Wild, in: M. G. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, MSchG |30 N 11 m.w.H.; BGer vom 27. Juni 2007, 4A_116/2007, E. 2).
Das BVGer liess das Vorhaben des Beschwerdeführers an der Beschwerdelegitimation nach Art. 48 VwVG scheitern, da es nicht zu erkennen vermochte, inwiefern die Marke den Beschwerdeführer im Wettbewerb behindern könnte. Daher fehlte es gemäss BVGer an der erforderlichen besonderen Beziehungsnähe zum Streitgegenstand.
Somit kam das BVGer darum herum (was unter dem Aspekt der Rechtssicherheit zu bedauern ist), zu der im «Karomuster»-Entscheid suggerierten Möglichkeit einer Drittbeschwerde gegen Markeneintragungen Stellung zu nehmen. Insbesondere äusserte es sich nicht zur Frage, wie sich die Möglichkeit des Zivilrechtswegs auf die Beschwerdelegitimation nach Art. 48 VwVG auswirkt. Nach der hier vertretenen Auffassung bleibt es diesbezüglich folglich bis auf Weiteres bei dem, was das Bundesgericht in einem firmenrechtlichen Entscheid aus dem Jahre 1975 festhielt: Eine Beschwerdelegitimation nach Art. 48 Abs. 1 VwVG ist abzulehnen, soweit für die auf dem Spiel stehenden Interessen ein Zivilverfahren offen steht (BGE 101 Ib 212 ff.; vgl. dazu M. Kaiser, Verwaltungsrechtliche Beschwerde als Alternative zur Löschungsklage im Markenrecht? in: sic! 2007, 864 f.).
lic. iur. Markus Kaiser, LL.M., Zürich