«Zurich Insurance Company Ltd | Zurich Real Estate AG» Handelsgericht Zürich vom 21. Januar 2019

Aus den Erwägungen:

1. Vorbemerkung

Die Klägerin klagt aus Firmen-, Namens-, Marken- und Lauterkeitsrecht. In sämtlichen in ihrer Klage geltend gemachten Rechtsgebieten ist der Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr von zentraler Bedeutung. Er ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung für das gesamte Kennzeichenrecht – wozu auch das lauterkeitsrechtliche | Kennzeichenrecht zu zählen ist – einheitlich zu umschreiben (grundlegend u. a.: BGE 128 III 401 ff. E. 5; BGer, sic! 2005, 221 ff., «Limmi II»; BGer, sic! 2016, 16 ff., «Mipa Lacke + Farben AG / MIPA Baumatec AG»; BGer vom 12. Juli 2012, 4A_45/2012, E. 3.2.2). Dem steht allerdings nicht entgegen, dass – je nach beanspruchtem Rechtsschutz – unterschiedliche Umstände zu würdigen sind (BGer, sic! 2005, 221 ff., E. 2.4 m.w.H., «Limmi II»).

Die klägerische Firma – auch in der englischen Fassung – ist vorliegend zeitlich prioritär. Sie wurde unbestritten bereits am 16. Juli 1884 ins Handelsregister eingetragen. Die Firma der Beklagten besteht in ihrer aktuellen Fassung erst seit dem 10. März 2016. Gegenstand der vorliegenden Prüfung bilden die Firmen in englischer Sprache, wie sie im Handelsregister eingetragen sind, nämlich «Zurich Insurance Company Ltd» und «Zurich Real Estate AG».

2. Firmenrechtlicher Verstoss

2.1 Gemäss Art. 951 OR muss sich die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden. Damit wird der Grundsatz der Ausschliesslichkeit der Firma normiert. Die deutliche Unterscheidbarkeit bezweckt die Verhinderung von Verwechslungen (BGer vom 28. November 2006, 4C.310/2006, E. 2.1), also von potenziellen Täuschungen. Gleiches ergibt sich aus Art. 944 Abs. 1 OR. Demgemäss darf jede Firma, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft. Der Inhaber der älteren Firma, der durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen (Art. 956 Abs. 2 OR). Das Urteil lautet auf Unterlassen des zukünftigen Verhaltens, falls der unbefugte Firmengebrauch nachgewiesen ist. Dazu gehört auch die Beseitigung der Störung.

Da Aktiengesellschaften ihre Firma grundsätzlich frei wählen können, stellt die Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft im Allgemeinen strenge Anforderungen (BGE 122 III 369 ff. E. 1). Das BGer schützt in ständiger Rechtsprechung Firmen auch gegenüber Unternehmen, die in einer anderen Geschäftsbranche tätig sind. Die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen sind aber strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden; entsprechendes gilt bei geografischer Nähe der Unternehmen (BGE 131 III 572 ff. E. 4.4; 118 II 322 ff. E. 1; 97 II 234 ff. E. 1; BGer vom 25. August 2015, 4A_123/2015, E. 4.2; vom 28. März 2012, 4A_717/2011, E. 2.1; vom 5. März 2012, 4A_669/2011, E. 2.2).

Ob zwei Firmen sich hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu prüfen, den sie beim Publikum hinterlassen. Die Firmen müssen nicht nur bei gleichzeitigem, aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sein, sondern auch in der Erinnerung auseinandergehalten werden können. Im Gedächtnis bleiben namentlich Firmenbestandteile haften, die durch ihren Klang oder ihren Sinn hervorstechen. Solche Bestandteile haben daher für die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Firma erhöhte Bedeutung (BGE 131 III 572 ff. E. 3; 127 III 160 ff. E. 2b/cc; 122 III 369 ff. E. 1). Dies trifft insbesondere für reine Phantasiebezeichnungen zu, die in der Regel eine stark prägende Kraft haben. Umgekehrt verhält es sich bei gemeinfreien Sachbezeichnungen. Insofern ist die Verwechslungsgefahr unterschiedlich zu beurteilen (BGE 122 III 369 ff. E. 1 m.w.H.; A. Meier-Hayoz / P. Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 11. Aufl., Bern 2012, § 7 N 136). Grundsätzlich stehen auch Firmen, die als wesentliche Bestandteile nur solche gemeinfreien Sachbezeichnungen enthalten, unter dem Schutz des Ausschliesslichkeitsanspruchs gemäss Art. 951 Abs. 2 und Art. 956 OR (BGE 131 III 572 ff. E. 3; 128 III 224 ff. E. 2b). Wer dieselben Sachbezeichnungen ebenfalls als Firmenbestandteile verwendet, hat deshalb für eine hinreichend deutliche Abhebung von der älteren Firma zu sorgen, indem er sie mit individualisierenden zusätzlichen Elementen ergänzt (BGE 131 III 572 ff. E. 3 m.w.H.). Grundsätzlich gilt dasselbe auch für Ortsbezeichnungen.

2.2 Die hier streitige Ähnlichkeit der beiden Firmen ist im Folgenden unter dem Gesichtspunkt der firmenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr zu untersuchen. Hierbei gelten im Wesentlichen die Grundsätze des Markenrechts (HGer Zürich vom 20. Dezember 2017, HG170043-0, E. 3.2.1; P. Widmer, Zur Methodik der Beurteilung von Firmenkollisionen. Die Rechtsprechung des BGer bei firmenrechtlichen Kollisionen, sic! 2009, 8). Entsprechend der Formulierung in Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG gilt es zunächst die Zeichenähnlichkeit zu prüfen, alsdann in einem zweiten Schritt, ob sich aus der allfälligen Zeichenähnlichkeit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr ergibt (HGer Zürich vom 20. Dezember 2017, HG170 043-0, E. 3.2.1; vgl. auch M. Städeli / S. Brauchbar Birkhäuser, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 3 N 13).

2.2.1 Ob die Zeichen ähnlich sind, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hin- | terlassen (BGE 121 III 377 ff. E. 2a; 119 II 473 ff. E. 2d; Städeli / Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 41). Die Massgeblichkeit des Gesamteindrucks bedeutet indes nicht, dass alle Elemente gleich ins Gewicht fallen.

Ihr Gesamteindruck wird in erster Linie durch die charakteristischen und kennzeichnungskräftigen Bestandteile geprägt. Schwache Elemente vermögen ihn weniger zu beeinflussen. Auf die sogenannten schwachen Firmenbestandteile, wie die tätigkeitsbeschreibende Sachbezeichnung oder die Angabe der Rechtsform, kommt es daher grundsätzlich nicht an (L. David, Werberecht Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2010, OR 956 N 10).

Der charakteristische Bestandteil der klägerischen Firma ist vorliegend der prominent am Anfang der Firma stehende englische Bestandteil «Zurich», welcher bei beiden in Frage stehenden Firmen identisch ist. «Zurich» ist ein kennzeichnungskräftiger Bestandteil der ganzen Firma und damit das prägende Element. Die tätigkeitsbeschreibende Sachbezeichnung «Real Estate» (engl. Immobilie) sowie die Angabe der Rechtsform («AG» anstatt «Ltd») treten demgegenüber in den Hintergrund und stellen lediglich schwache Firmenbestandteile dar.

2.2.2 Die Gefahr der Verwechslung besteht, wenn die Firma eines Unternehmens für die eines anderen gehalten werden kann (sog. unmittelbare Verwechslungsgefahr) oder wenn bei Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck entsteht, die Unternehmen seien wirtschaftlich oder rechtlich miteinander verbunden (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. BGE 129 III 353 ff. E. 3.3; 128 III 96 ff. E. 2a; 118 II 322 ff. E. 1).

2.2.2.1 Zunächst fällt vorliegend ins Gewicht, dass sich die Parteien – wie die Klägerin zurecht vorbringt – in der Immobilienbranche überschneiden. Es ist gerichtsnotorisch, dass die Versicherungsgesellschaften – nicht zuletzt angesichts des gesetzlich festgelegten gebundenen Vermögens – über ein grosses Immobilien-Portfolio verfügen; so auch unbestritten die Klägerin. Damit stehen die Parteien zumindest teilweise im Wettbewerb und richten sich demgemäss zumindest teilweise an die gleichen Kundenkreise. Hinzu kommt, dass beide Parteien ihren Sitz in Zürich haben. Folglich gelten höhere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen.

Aber selbst wenn die Parteien miteinander nicht im Wettbewerb stehen würden, so würde dies an der vorliegenden Beurteilung nichts ändern, werden doch nach ständiger Rechtsprechung Firmen auch gegenüber Unternehmen geschützt, die in anderen Branchen tätig sind (vgl. BGer vom 12. Juli 2012, 4A_45/2012, E. 3.3.2; vom 14. März 2000, 4C.206/1999, E. 3c).

2.2.2.2 Die 132 Jahre jüngere Firma der Beklagten übernimmt den prägenden englischen Bestandteil «Zurich» unverändert und unterscheidet sich damit von der älteren der Klägerin lediglich durch den Zusatz «Real Estate» (engl. Immobilie). Dieser beschreibt als reine Sachbezeichnung die geschäftliche Tätigkeit der Beklagten. Als solche ist sie – wie erwähnt – nicht geeignet, für eine hinreichend deutliche Abhebung von der älteren Firma der Klägerin zu sorgen; auch nicht mit der Verwendung des Kürzels «AG» anstatt «Ltd».

Von zentraler Bedeutung ist vorliegend, dass insbesondere keine Phantasiebezeichnung zur Diskussion steht, bezüglich derer naturgemäss ein sehr grosser Gestaltungsspielraum besteht. Vielmehr stellt der Bestandteil «Zurich», welchen die Klägerin seit ihrer Gründung ununterbrochen an den Anfang ihrer Firma stellt, das auffallende, einprägsame und kennzeichnungskräftige Element dar. Im Gedächtnis des nicht nur deutschsprachigen Publikums bleibt ausschliesslich dieser englische Bestandteil haften. Die Klägerin hat ihr Auftreten im Geschäftsleben und mit ihren Werbungen ganz auf diesen Firmenbestandteil ausgerichtet und verwendet diesen immer wieder als Kurzbezeichnung; ebenso bei ihren Beteiligungsgesellschaften. So wird denn auch «Zurich» in Alleinstellung medial als Unternehmenskennzeichen der Klägerin wahrgenommen. In Anbetracht dessen bildet dieser Firmenbestandteil das Merkmal sämtlicher Beteiligungsgesellschaften der Klägerin, und damit das Kennzeichen des gesamten Konzerns. Auf diesen Umstand hat die Klägerin hingewiesen, womit sie aber – entgegen der beklagtischen Behauptung – mitnichten nur aus Sicht der «Zurich Insurance Group AG» argumentierte. Die Klägerin als «Haupt»-Gesellschaft ist Inhaberin ihrer Firma «Zurich Insurance Company Ltd» und damit ohne Weiteres aktivlegitimiert.

2.2.2.3 Die beklagtischen Vorbringen, wonach es sich beim in der Firma der Klägerin enthaltenen Wort «Zurich» um eine geografische Bezeichnung handle, die im Gemeingut stehe, verfangen nicht.

Zwar gelten nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als Gemeingut unter anderem geografische Namen, soweit sie nicht offensichtlich als blasse Phantasiebezeichnungen verwendet werden, die nichts darüber aussagen, aus welcher Ortschaft oder Gegend die Ware oder Dienstleistung stammt. Allerdings kann sich ein Unternehmenskennzeichen durch lange andauernden Gebrauch im Verkehr durchsetzen (BGE 92 II 274 ff. E. 2 m.w.H.). Das ist vorliegend der Fall. Der Bestandteil «Zurich» stand nämlich während so langer Zeit und derart umfassend als Kenn- und Schlagwort für die Firma der Klägerin als Versicherungsgesellschaft im Gebrauch, so dass er den Charakter einer generellen verkehrsüblichen Bezeichnung, soweit der Firmenname im Versicherungs- und Immobilienwesen verwendet wird, verlor. Hinzu kommt, dass es vorliegend auch nicht um den | hierorts gebräuchlichen deutschen, sondern um den englischen Ortsnamen der Stadt Zürich handelt.

In Bezug auf die aus einer Sachbezeichnung geformten Firmen hat das BGer den Grundsatz anerkannt, dass sich diese im Verkehr durch dauernde und umfangreiche Benützung oder durch weit verbreitete und geschickte Reklame als Kennzeichen durchsetzen und damit Schutzfähigkeit erreichen können (BGE 92 II 270 E. 2 m.w.W.; 82 II 346 ff. E. 3a m.w.H.; 77 II 321 E. 1 m.w.H.). Dieser Grundsatz wurde höchstrichterlich auch für das Firmenrecht analog anwendbar erklärt (BGE 59 II 155 ff. E. 2). Gleiches gilt für Ortsbezeichnungen (BGE 117 II 321 ff. E. 3). Auch wenn daher das englische Wort «Zurich» – im deutschsprachigen Raum Zürich – eine reine Ortsbezeichnung gewesen sein sollte, hat sich dieses durch die Art und Weise, wie es die Klägerin in ihrem Geschäftsverkehr ständig gebrauchte und nach wie vor braucht, zur Schlagwortbenennung ihres Versicherungsunternehmens gewandelt (zum absoluten Freihaltebedürfnis siehe E. II.4.3 betreffend das Markenrecht).

Gesamthaft besehen liegt damit eine äusserst lange dauernde, nach allen Richtungen intensive firmenmässige Ausnützung bzw. kennzeichnungsmässige Verwendung der Bezeichnung «Zurich» vor. Angesichts der Grösse und der wirtschaftlichen Bedeutung des klägerischen Unternehmens hat sich die Bezeichnung «Zurich» zum geläufigen Kennwort für die Klägerin als Versicherungsunternehmen und dessen Produkte sowie Dienstleistungen entwickelt und im Versicherungs- und Immobilienwesen äusserst starke Verkehrsgeltung – sowohl national als auch international – erlangt. Damit zielen auch die beklagtischen Vorbringen, wonach es nur im Domainrecht zulässig sei, eine geografische Bezeichnung als alleinigen Domainnamensbestandteil zu gebrauchen, ins Leere.

2.2.2.4 Die Beklagte trägt im Weiteren vor, dass ihre eingetragene Firma den bundesrechllichen Weisungen des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister (EHRA) entspreche, womit sie berechtigt sei, diesen Namen zu führen.

Dieses Vorbringen ist unbehelflich. Die Beklagte ist auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung hinzuweisen. Die Einhaltung der Grundsätze der Firmenbildung gemäss Art. 955 OR, wie die Täuschungsgefahr, welche von den Handelsregisterführern von Amtes wegen zu beachten ist, ist von der Verwechslungsgefahr zu unterscheiden. Ob sich eine neue Firma von den anderen bestehenden Firmen genügend unterscheidet, ist eine Frage des Firmenschutzes und ist vom Gericht lediglich auf Begehren eines Betroffenen hin zu prüfen (BGE 123 III 220 ff. E. 4b). Bereits deshalb kann sich die Beklagte hinsichtlich der in Frage stehenden Verwechslungsgefahr nicht auf die Weisungen des EHRA berufen.

2.2.2.5 Schliesslich wirft die Beklagte der Klägerin ein rechtsmissbräuchliches Verhalten vor, da der Umstand, dass die Klägerin andere Firmen geduldet habe und nun gegen die Beklagte vorgehe, «eigenmutig» anmute.

Diese Beanstandung ist unbegründet. Die Beklagte ist (abermals) auf die höchstrichterliche Rechtsprechung hinzuweisen (BGE 92 II 95 ff. E. 5; BGer vom 6. Juni 2007, 4C.403/2006, E. 3.3; BGer, SMI 1993 II, 259), wonach die Duldung anderer ähnlicher Firmennamen keinen Hinderungsgrund darstellt, um gegen eine als verletzend empfundene Firma vorzugehen. So ist es Sache der Klägerin, ob sie die Verwendung gegenüber anderen Firmen untersagen lassen will oder nicht. Ihr Klagerecht hat sie gegenüber der Beklagten deshalb nicht eingebüsst. Im Übrigen legt die Klägerin überzeugend dar, weshalb sie gegen gewisse Firmen, welche in anderen Branchen tätig sind und mit welchen daher Überschneidungen ausgeschlossen werden können, nicht vorgegangen ist. Es kann daher ohnehin auch nicht gesagt werden, dass das Wort «Zurich» durch jenes Akzept seine Unterscheidungskraft verloren hätte und fortan einem Wortschatz angehören würde, der Gemeingut wäre. Da die Klägerin zudem bereits ein halbes Jahr nach Eintragung der beklagtischen Firma ins Handelsregister Klage gegen die Beklagte erhob, kann nicht von einem rechtsmissbräuchlichen Verhalten der Klägerin gesprochen werden.

2.3 Aus dem Gesagten erweist sich der Bestandteil «Zurich» nicht (mehr) nur als geografische Angabe, sondern vielmehr als Namenskennzeichen. Der herausragende Bekanntheitsgrad der Klägerin im Versicherungs- und Immobilienwesen – sowohl im nationalen als auch internationalen Verhältnis – ist gerichtsnotorisch, weshalb auch kein Beweisverfahren – insbesondere die von der Klägerin beantragte Einholung eines Gutachtens – durchgeführt zu werden braucht. Mit der Verwendung des auffallenden, einprägsamen und kennzeichnungskräftigen Bestandteils «Zurich» zu Beginn der beklagtischen Firma wird der Eindruck einer wirtschaftlichen Verbundenheit zur Klägerin erweckt. Demnach besteht eine firmenrechtlich relevante (mittelbare) Verwechslungsgefahr, mithin ein Verstoss gegen Art. 951 Abs. 2 OR.

3. Namensrechtlicher Verstoss

Die Klägerin macht sodann eine Verletzung des Namensrechts geltend. Da das Firmenrecht dem Namensrecht – wie die Beklagte zurecht vorbringt – vorgeht (M. Altenpohl, Basler Kommentar, 5. Aufl., Basel 2016, OR 956 N 16), und ein firmenrechtlicher Verstoss vorliegt, braucht der Anspruch auf Namensschutz gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB nicht geprüft zu werden.

4. Markenrechtlicher Verstoss

4.1 Der Inhaber einer älteren, d. h. früher eingetragenen oder hinterlegten Marke, kann den Gebrauch eines ähnlichen Zeichens verbieten lassen, wenn dieses für gleiche oder gleichartige | Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG). Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, welches nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr (Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG). Er kann nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG vom Gericht verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten und nach Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG vom Gericht verlangen, eine bestehende Verletzung zu beseitigen.

Die Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers erfassen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr (E. Marbach, SIWR III/1, Basel 2009, N 1457 ff.; C. Dorigo / F. Thouvenin, in: M. Noth / G. Bühler / F. Thouvenin [Hg.], Handkommentar Markenschutzgesetz, Bern 2009, MSchG 13 N 13 m.w.H.). Als Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gilt jeder marktgeneigte Gebrauch, also jede Verwendung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann. Der kennzeichenmässige geht über den markenmässigen Gebrauch hinaus und umfasst auch die Verwendung der Marke als Name, Firma, Enseigne, Geschäftsbezeichnung oder Domainname (Dorigo / Thouvenin, MSchG 13 N 13 mit weiteren Nachweisen; vgl. betreffend die Firma auch BGE 120 II 144 ff. E. 2b). Deshalb ist auch lediglich die Eintragung einer Firma in das Handelsregister zum verletzenden Gebrauch im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG zu zählen, stellt diese doch einen Vorgang im geschäftlichen Verkehr dar, welcher auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann. Zudem ist der Inhaber einer Firma nach Art. 954a Abs. 1 OR zu deren Gebrauch verpflichtet (HGer Zürich vom 2. März 2015, HG140 169-0, E. 4.2.2; vom 18. Dezember 2014, HG140 055-0, E. 2.2; M. Isler, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2016, MSchG 13 N 53; Dorigo / Thouvenin, MSchG 13 N 87; L. David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 13 N 23). Das ausschliessliche Recht des Firmeninhabers, die Firma zu gebrauchen, greift jedoch nur, wenn das verletzende Zeichen firmenmässig gebraucht wird (BGE 131 III 572 ff. E. 3). Firmenmässiger Gebrauch liegt vor, wenn das Zeichen nach Auffassung der massgeblichen Verkehrskreise der Bezeichnung und Unterscheidung eines Unternehmensträgers von anderen Unternehmensträgern dient (Dorigo / ​Thouvenin, MSchG 13 N 22).

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Da die Verwechslungsgefahr – wie erwähnt – für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben ist, kann grundsätzlich auf die vorangegangenen Erwägungen zum Firmenrecht verwiesen werden. Anzufügen bleibt, dass der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs abhängt, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderseits von den Warengattungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 ff. E. 1).

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres phantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben. Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Unterscheidungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen seiner Waren und/oder Dienstleistungen eingeprägt hat. Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit; sie verdienen deshalb einen weiteren Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 ff. E. 2a mit weiteren Nach- und Hinweisen).

Die Gleichartigkeit von Waren oder Dienstleistungen ist aus der Sicht der Abnehmerschaft zu beurteilen. Entscheidend ist, ob die Waren oder Dienstleistungen in einem so engen Zusammenhang zueinander stehen, dass bei den Abnehmerkreisen der Eindruck entsteht, sie stammten aus demselben oder aus verbundenen Unternehmen (BVGer vom 3. August 2017, B-5916/2015, E. 5.1; RKGE, sic! 2003, 343, E. 4 mit weiteren Nachweisen, «Visart / Visarte»; Städeli / Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 117). Gleichartigkeit besteht, wenn der Eindruck einer einheitlichen «Organisationsverantwortung» für die verschiedenen Angebote und eines wirtschaftlich sinnvollen «Leistungspakets» geschaffen wird (BVGer vom 11. Mai 2007, B-7503/2006, E. 3). Blosse thematische Zusammenhänge genügen dagegen nicht (E. Marbach, Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, ZSR 2001, 270).

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4.2 Die Beklagte tat mit der Eintragung ihrer Firma «Zurich Real Estate AG» in das Handelsregister des Kantons Zürich der Öffentlichkeit kund, dass sie fortan unter dieser Firma am Geschäftsleben partizipiert. Dieser Akt ist daher als kennzeichenmässiger Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr einzustufen.

Die Klägerin ist Inhaberin der früher hinterlegten Marke CH-Nr. 2P-429078 «Zurich» – die Gross- oder Kleinschreibung ist irrelevant (entgegen der Beklagten) –, welche unbestritten für Versicherungs- und Finanzwesen in Klasse 36 der Nizza-Klassifikation registriert, und deren Verwendung ein markenmässiger Gebrauch darstellt. In Anbetracht der bereits erwähnten intensiven Ausnützung der Bezeichnung «Zurich», hat sich dieses Kennzeichen im Verkehr durchgesetzt und verdient als starke Marke daher einen weiteren Ähnlichkeitsbereich. Nachdem die Beklagte – wie erwähnt – den identischen kennzeichnungskräftigen englischen Bestandteil «Zurich» unverändert übernimmt, und der Zusatz «Real Estate» (engl. Immobilie) als reine Sachbezeichnung nicht geeignet ist, für eine hinreichend deutliche Abhebung von der älteren Firma der Klägerin zu sorgen, sind daher Fehlzurechnungen der Abnehmerschaft (jeder Sprache) zu befürchten.

Es bleibt zu prüfen, ob die Gefahr der Fehlzurechnung durch die Adressaten deshalb ausgeschlossen werden könnte, weil die Zeichen – wie die Beklagte geltend macht – für verschiedenartige Leistungen beansprucht werden. Die von ihr eingetragene Marke verleihen der Klägerin ein ausschliessliches Recht für Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden (Art. 13 MSchG). Die in Frage stehende Marke ist in der Klasse 36, Versicherungswesen und Finanzwesen (Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen), der Nizza-Klassifikation eingetragen. Bereits das in der Klammerbemerkung der entsprechenden Klassifikation enthaltene Wort «Immobilienwesen» indiziert eine Gleichartigkeit der in Frage stehenden Marken. Das ist folgerichtig. Denn beim Immobilienwesen handelt es sich um eine gerichtsnotorisch typische Nebendienstleistung einer Versicherungsgesellschaft mit grossen Immobilien-Portfolien, wie es auch die Klägerin unbestritten aufweist. Eine Vielzahl der angebotenen Versicherungsprodukte und -dienstleistungen bezieht sich denn auch auf das Immobilienwesen. Die Durchschnittsverbraucher können daher auf den Gedanken kommen, dass die unter dem identischen Kennzeichen «Zurich» angebotenen Produkte und Dienstleistungen aus demselben Unternehmen stammen oder zumindest unter der Kontrolle der mit der Klägerin verbundenen Unternehmen betrieben und angeboten würden. Das Versicherungs- und Immobilienwesen stehen somit in engem Zusammenhang zueinander und sind folglich als gleichartig einzustufen. Die Dienstleistungen der Klägerin, welche gemäss Zweckformulierung im Handelsregistereintrag unter anderem Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen kann, die mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen, und diejenigen der Beklagten sind folglich gleichartig. Damit ist der Zweck der Beklagten, der sich ganz auf das Immobilienwesen bezieht, von den markenschutzrechtlichen Ansprüchen der Klägerin gedeckt, weshalb das Risiko von Verwechslungen bei den angesprochenen Verkehrskreisen evident ist. Entsprechend liegt eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr vor.

4.3 Die Beklagte bringt vor, dass «Zurich» bzw. «Zürich» als geografische Bezeichnung einen gemeinfreien und dem Sprachgebrauch unentbehrlichen Ausdruck darstelle, weshalb dieser Begriff nicht durch eine Gesellschaft monopolisiert werden dürfe.

Dieses Vorbringen verfängt nicht. Gemäss Art. 2 lit. a MSchG kann ein Zeichen mittels Durchsetzung im Verkehr Kennzeichnungskraft und markenrechtlichen Schutz erlangen, soweit im Einzelfall nicht ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht. Von einem absoluten Freihaltebedürfnis, das eine Durchsetzung als Marke in jedem Fall ausschliesst, darf nur ausgegangen werden, wenn diese im wirtschaftlichen Verkehr unabdingbar sind, indem der Verkehr auf die Verwendung des Zeichens angewiesen ist, wobei diese Bedingung nicht allgemein, sondern im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen zu prüfen ist, für die das Zeichen bestimmt ist (BGE 134 III 314 ff. E. 2.3.3).

Wie unter dem Firmenrecht erläutert, hat sich der Bestandteil «Zurich» – und nur um diesen englischen Begriff geht es vorliegend – als Namenskennzeichen im Versicherungs- und Immobilienwesen durchgesetzt. Ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht dabei nicht. Weshalb es sich nämlich beim englischen Wort «Zurich» um einen im wirtschaftlichen Verkehr – insbesondere im Versicherungs- und Immobilienwesen – unabdingbaren Begriff handeln soll, ist weder dargetan noch ersichtlich. Kommt hinzu, dass es sich auch nicht um den hierorts gebräuchlichen deutschen Ortsnamen der Stadt Zürich handelt.

4.4 Demnach verletzt die Beklagte mit der Eintragung und Verwendung der Firma «Zurich Real Estate AG» das ausschliessliche Recht der Klägerin, die Marke «Zurich» zur Kennzeichnung ihrer Geschäfte und Dienstleistungen zu gebrauchen. Folglich liegt ein Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG vor.

5. Lauterkeitsrechtlicher Verstoss

5.1 Gemäss Art. 2 UWG ist als unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren zu bezeichnen, welches das Verhältnis | zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Unlauter handelt insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Unter diesen mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten, mit denen die Verwechslungsgefahr geschaffen wird (M. Streuli-Youssef, SIWR V/1, 2. Aufl., Basel 1998, 141; R.M. Hilty, SIWR III/2, 2. Aufl., Basel 2005, 477). Unter den Schutzbereich von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG fällt auch die Firma. Wie das Firmenrecht verlangt das Wettbewerbsrecht, dass sich eine jüngere von einer älteren Firma eines Mitbewerbers genügend unterscheidet. Die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft steht dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauch zu (Art. 956 Abs. 1 OR). Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann dem Gericht gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG unter anderem beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a) oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b).

Wie erwähnt, wird auch die Verwechslungsgefahr im Lauterkeitsrecht grundsätzlich nach den gleichen Grundsätzen beurteilt wie im Firmen- und Markenrecht. Es kann daher auf die vorstehenden Ausführungen zum Firmen- und Markenrecht verwiesen werden. Allerdings gilt es im Lauterkeitsrecht zu beachten, dass es – im Gegensatz zum Firmen- oder Markenrecht, wonach nur die jeweiligen Zeichen bzw. Registereinträge massgebend sind (sog. kennzeicheninterne Elemente) – die gesamten Umstände zu würdigen. Von Bedeutung ist damit nicht nur das registerrechtliche Zeichen, sondern dessen tatsächlicher Gebrauch sowie auch weitere Elemente ausserhalb der jeweiligen Zeichen (kennzeichenexterne Elemente; R. Arpagaus, Basler Kommentar, Basel 2013, UWG 3 I d N 91). Entsprechend ist relevant, ob die beiden Unternehmen in derselben Region und in der gleichen Branche tätig sind und sich an dieselben Kunden richten.

Die Anwendbarkeit des UWG setzt kein Wettbewerbsverhältnis (mehr) voraus (BGE 117 IV 193 ff. E. 1; P. Jung, in: P. Jung / P. Spitz [Hg.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2. Aufl., Bern 2016, UWG 1 N 18). Es geht vielmehr darum, dass ein Verhalten vorliegen muss, welches marktrelevant ist und sich auf den Wettbewerb auswirkt. Weiter besteht der relevante Verkehrskreis – anders als im Firmenrecht, aber analog zum Markenrecht – nur aus den Durchschnittsabnehmern, vorliegend also aus den Klienten bzw. potenziellen Klienten (R. Arpagaus, Basler Kommentar, Basel 2013, UWG 3 I d N 68). Die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen sind strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden (BGE 118 II 322 ff. E. 1; BGer vom 16. Januar 2014, 6B_298/2013, E. 1.2.2.).

5.2 Zunächst ist festzuhalten, dass die Beklagte mit der Registrierung und dem Gebrauch ihrer Firma Massnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG getroffen hat, welche eine Verwechslungsgefahr hervorrufen können. Die beklagtische Behauptung, wonach die Klägerin nicht dargetan haben soll, inwiefern die Beklagte Massnahmen getroffen habe, geht daher fehl.

Wie unter den Erwägungen zum Firmen- und Markenrecht – auf welche zu verweisen ist – festgehalten wurde, bleibt im Gedächtnis des Publikums der identische kennzeichnungskräftige englische Bestandteil «Zurich» haften. Gleiches gilt für die Durchschnittsabnehmer, also die (potenziellen) Klienten. Die weiteren Bestandteile der Firma treten demgegenüber in den Hintergrund. Im Rahmen des Lauterkeitsrechts kommt sodann entscheidend hinzu, dass die beiden Unternehmen ihren Sitz am gleichen Ort haben und sich hinsichtlich ihrer Branche zumindest teilweise überschneiden. Im Weiteren fällt ins Gewicht, dass die entsprechenden Dienstleistungen der Parteien – wie in den Erwägungen zum Markenrecht ausgeführt, worauf zu verweisen ist – gleichartig sind. Als entsprechender Durchschnittsabnehmer (jeder Sprache) ist man daher verleitet zu vermuten, dass es sich bei der Beklagten um eine mit der Klägerin im Zusammenhang stehende Gesellschaft handelt. Damit besteht deutlich eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG.

Da die Anwendbarkeit des Lauterkeitsrechts kein Wettbewerbsverhältnis (mehr) voraussetzt, zielt das diesbezügliche beklagtische Argument, wonach die Klägerin zur Klage aufgrund eines fehlenden Wettbewerbsverhältnisses zur Beklagten gemäss Art. 9 UWG nicht berechtigt sei, ins Leere. Ohnehin stehen die Parteien – wie erwähnt – im Wettbewerb, womit die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der vorliegend in Frage stehenden Firmen denn auch strenger sind.

Betreffend das beklagtische Vorbringen, wonach «Zurich» bzw. «Zürich» als geografische Bezeichnung einen gemeinfreien und dem Sprachgebrauch unentbehrlichen Ausdruck darstelle, weshalb dieser Begriff nicht durch eine Gesellschaft monopolisiert werden | dürfe, ist auf die gemachten Ausführungen zum Firmen- und Markenrecht zu verweisen.

5.4 [recte: 5.3] Demnach hat die Beklagte mit der Eintragung und Verwendung der Firma «Zurich Real Estate AG» Massnahmen getroffen, die geeignet sind, Verwechslungen zur Klägerin herbeizuführen. Folglich liegt ein Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vor.

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