Louis Lagler | Alfred Köpf | Demian Stauber
|Alles klar! – Entscheid der Grossen Beschwerdekammer G 3/14 vom 24. März 2015
Die bisherige Rechtsprechung der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes gibt Antworten auf die Fragen, ob die Einheitlichkeit im Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren eine Rolle spielt (G 1/91) oder welche Einspruchsgründe im Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren geprüft werden dürfen (G 9/91, G 10/91). Bis anhin war jedoch unklar, inwiefern die Klarheit von geänderten Ansprüchen in Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren geprüft werden darf. Der Entscheid G 3/14 beantwortet diese Frage.
Jusqu’à présent, la jurisprudence actuelle de la Grande Chambre de recours de l’office européen des brevets répondait aux questions de savoir si le principe de l’unité jouait un rôle en procédure d’opposition et de recours (G 1/91) ou quels étaient les motifs d’opposition qui pouvaient être examinés en procédure d’opposition et de recours (G 9/91, G10/91). Il n’était toutefois pas évident de juger dans quelle mesure la clarté des modifications dans les revendications pouvait être examinée en procédure d’opposition et de recours. L’arrêt G 3/14 répond à cette question.
I.Einleitung
1. Prüfung der Patentierungsvoraussetzungen im einseitigen Verfahren (Prüfungsverfahren)
2. Einspruchsgründe
3. Klarheit
II.Entscheid der Grossen Beschwerdekammer
1. Ausgangslage/Fragestellung
2. Unterschiedliche Fälle
3. Ergebnis
4. Unterschiedliche Arten von Änderungen
5. Andere Arten von Änderungen
6. Begründung
III.Auswirkungen auf die einzelnen Verfahren
1. Auf das Erteilungsverfahren
2. Auf das Einspruchsverfahren
3. Auf das Beschwerdeverfahren
4. Auf die nachfolgenden nationalen Verfahren
Zusammenfassung | Résumé
Damit ein europäisches Patent erteilt werden kann, hat zum einen die Patentanmeldung gewissen Erfordernissen zu genügen (Art. 78 EPÜ, siehe etwa Art. 14, 81–85 EPÜ sowie Regeln 6 und 41–50 der Ausführungsverordnung zum EPÜ); und es darf keine unzulässige Änderung vorgenommen werden (Art. 123 EPÜ und Regel 137). Zum anderen muss die Erfindung die Patentierungsvoraussetzungen erfüllen (Art. 52–57 EPÜ und ggf. Art. 87 und 88 EPÜ). Sind sämtliche dieser Voraussetzungen erfüllt, wird ein Patent erteilt (Art. 97 EPÜ).
Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung der Erteilung des europäischen Patents kann dagegen Einspruch eingelegt werden (Art. 99 Abs. 1 EPÜ). Der Einspruch kann nur auf folgende Gründe gestützt werden (Art. 100 EPÜ): (i) Der Gegenstand des Patents erfüllt die Voraussetzungen von Art. 52– 57 EPÜ nicht (keine patentierbare Erfindung; fehlende Neuheit; fehlende erfinderische Tätigkeit; keine gewerbliche Anwendbarkeit); (ii) die Erfindung ist ungenügend offenbart (Art. 83 EPÜ); oder (iii) es liegt eine unzulässige Änderung vor (Art. 123 EPÜ).
Keine Einspruchsgründe sind hingegen die übrigen Voraussetzungen der Patenterteilung, wie zum Beispiel die Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 82 EPÜ), Erfindernennung (Art. 81 EPÜ), Knappheit und Klarheit der Ansprüche (Art. 84 EPÜ) und Vorliegen einer Zusammenfassung (Art. 85 EPÜ). Somit ist festzustellen, dass die Einspruchsgründe nicht sämtliche Voraussetzungen der Patenterteilung abdecken.
Gemäss Art. 101 Abs. 2 EPÜ heisst die Einspruchsabteilung den Einspruch gut und widerruft das Patent, wenn mindestens ein Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht. Andernfalls wird der Einspruch abgewiesen. Die Einspruchsabteilung darf demnach grundsätzlich nur die vorstehend erläuterten Einspruchsgründe prüfen.
Hiervon gibt es indessen eine Ausnahme. Art. 101 Abs. 3 lit. a EPÜ besagt nämlich Folgendes: «Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass unter |Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens [EPÜ] genügen, so beschliesst sie die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung, sofern die in der Ausführungsordnung genannten Voraussetzungen erfüllt sind».
Die Formulierung «den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen» legt den Schluss nahe, dass zwar die Einspruchsgründe limitiert sind, die Einspruchsabteilung bzw. Beschwerdekammer aber im Falle von Änderungen während des Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahrens dennoch zu prüfen hat, ob das Patent sämtliche Erfordernisse einer Patenterteilung erfüllt.
Dass dies nicht der Fall ist, wurde indessen bereits in der Entscheidung G 1/91 festgehalten. In diesem Entscheid urteilte die Grosse Beschwerdekammer, dass entgegen dem vordergründigen Wortlaut von Art. 101 Abs. 3 EPÜ nur jene Erfordernisse vorliegen müssen (und im Einspruchsverfahren zu prüfen sind), die vernünftigerweise für das Patent selber, nicht aber für die Patentanmeldung als solche relevant sind. In G 1/91 wurde folgerichtig entschieden, dass die Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 82 EPÜ) im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren nicht mehr zu prüfen ist.
Ein anderes Merkmal, das zwar Voraussetzung für die Patenterteilung ist, aber keinen Einspruchsgrund darstellt, ist das bereits erwähnte Klarheitserfordernis gemäss Art. 84 EPÜ. Nach Art. 84 EPÜ ist mit den Ansprüchen der Gegenstand anzugeben, für den Schutz begehrt wird. Die Patentansprüche müssen deutlich, knapp gefasst und von der Beschreibung gestützt sein. Gemäss Regel 43 EPÜ ist in den Ansprüchen «der Gegenstand des Schutzbegehrens durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben». Die Patentansprüche sind entscheidend für den Schutzbereich des Patents (Art. 69 EPÜ).
Typische Fälle, die unter dem Gesichtspunkt der Klarheit als problematisch erachtet werden, sind:
-
–die Verwendung unpräziser Begriffe wie «etwa», «ca.», «ungefähr»;
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–die Verwendung relativer Begriffe wie «dünn», «weit», «stark»;
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–die Verwendung von Begriffen, die auf fakultative Merkmale hinweisen, wie «zum Beispiel», «vorzugsweise»;
-
–Widersprüche zwischen einzelnen Merkmalen;
-
–Desiderate (Angabe der Erfindung durch das zu erreichende Ergebnis);
-
–Definition eines Erfindungsgegenstands durch seine Beziehung zu einem zweiten, nicht beanspruchten Gegenstand (z.B. Definition eines Tourbillons durch seine Lage im Uhrwerk).
Im Beschwerdeverfahren T 373/12 (Vorlageentscheid) reichte der Patentinhaber einen Hilfsantrag ein, in welchem die Aufrechterhaltung des Patents basierend auf einer Kombination des erteilten unabhängigen Anspruchs 1 und des erteilten abhängigen Anspruchs 3 beantragt wurde. Der erteilte abhängige Anspruch 3 enthielt jedoch ein unklares Merkmal.
Damit stellte sich aufgrund des erwähnten Art. 101 Abs. 3 EPÜ die Frage, ob und ggf. in welchem Umfang die Beschwerdekammer die Unklarheit dieses Merkmals in ihrem Entscheid berücksichtigen durfte und musste. Neben der bereits diskutierten Entscheidung G 1/91 verwies die vorlegende Beschwerdekammer auf die unterschiedliche Rechtsprechung der Beschwerdekammern und insbesondere auf Punkt 19 der Entscheidung G 9/91, der wie folgt lautet:
«Um Missverständnissen vorzubeugen, sei schliesslich noch betont, dass Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ (z.B. des Artikels 123 [2] und [3] EPÜ) zu prüfen sind.»
Die vorlegende Beschwerdekammer führte aus, dass unklar sei, ob der Begriff «Änderung» jegliche Änderung der Ansprüche betrifft oder nur Änderungen, welche qualitativer Natur sind.
Weiter bezog sich die vorlegende Beschwerdekammer auf die uneinheitliche Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Eine erste Serie von Entscheidungen, welche mit T 301/87 ihren Anfang nahm, verlangt nämlich, dass bei im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen gemäss Art. 101 Abs. 3 EPÜ zu prüfen ist, ob es dadurch zu einem Verstoss gegen ein Erfordernis des Übereinkommens einschliesslich des Art. 84 EPÜ kommt. Art. 101 Abs. 3 EPÜ lässt jedoch keine auf Art. 84 EPÜ gestützten Einwände zu, die nicht auf diese Änderungen zurückgehen.
Eine zweite Serie von Entscheidungen, welche mit T 459/05 begründet wurde, basiert auf einem breiteren Ansatz, bei dem der Prüfung keine Grenzen gesetzt wurden. Die Be|schwerdekammer vertrat dabei jeweils die Ansicht, dass:
«In view of the foregoing, the present Board holds that clarity of an amended independent claim should, in principle, be examined, even if the amendment only consists in a mere literal combination of claims of the patent as granted. Any other approach would indeed entail the risk of unduly restricting the mandate for examination of an amended patent which Article 101(3) EPC imposes on an opposition division having to deal with an amended patent.»
Vor diesem Hintergrund legte die mit der Beschwerde befasste Kammer der Grossen Beschwerdekammer mit Entscheid vom 2. April 2014 die folgenden vier Fragen vor:
Die Vorlagefrage 1 ist auf die Frage gerichtet, wie der Begriff «Änderungen», so wie er in G 9/91 verwendet wurde, zu verstehen sei. Die Grosse Beschwerdekammer erachtete jedoch die Frage, wie Art. 101 Abs. 3 EPÜ auszulegen sei, als zentrale Rechtsfrage und nahm zu dieser Stellung.
Bezüglich der Möglichkeiten für die Auslegung von Art. 101 Abs. 3 EPÜ argumentierte die Grosse Beschwerdekammer, dass es grob betrachtet zwei mögliche Extrempositionen bei der Auslegung gäbe:
-
–Nämlich erstens, dass bei jeder Änderung immer das gesamte Patent (und nicht nur die geänderten Bereiche) auf ihre EPÜ-Konformität hin geprüft werden müssen.
-
–Zweitens, dass die Anforderungen an die Klarheit unter Art. 84 EPÜ nur geprüft werden können für den Fall, dass durch die vorgenommenen Änderungen eine Unklarheit in den Anspruch eingebracht wird.
Die Grosse Beschwerdekammer unterscheidet die folgenden Typen von Änderungen:
Die an die Grosse Beschwerdekammer gerichteten Fragen wurden wie folgt beantwortet:
«In considering whether, for the purposes of Article 101(3) EPC, a patent as amended meets the requirements of the EPC, the claims of the patent may be examined for compliance with the requirements of Article 84 EPC only when, and then only to the extent that the amendment introduces non-compliance with Article 84 EPC.»
Die Grosse Beschwerdekammer hat entschieden, dass bei Änderungen vom Typ B, d.h. bei der Kombination von erteilten Ansprüchen («literal inser|tion of complete dependent claims as granted into an independent claim») keine Klarheitsprüfung durchgeführt werden darf.
Grafik 1
Grafik 2
Grafik 3
Auch bei Änderungen vom Typ A(i), bei denen eine von mehreren Alternativen aus einem abhängigen Anspruch in den unabhängigen Anspruch aufgenommen wird, kann keine Klarheitsprüfung durchgeführt werden.
Einzig bei Änderungen vom Typ A(ii), bei denen ein mit anderen Merkmalen verbundenes Merkmal aus einem abhängigen Anspruch in den unabhängigen Anspruch aufgenommen wird, kann eine Klarheitsprüfung durchgeführt werden.
Zudem hat die grosse Beschwerdekammer folgende vier Fälle definiert, in denen ebenfalls keine Prüfung auf Klarheit vorgenommen werden soll:
-
–Streichen eines unabhängigen Anspruchs (auch mit abhängigen Ansprüchen);
-
–Streichen abhängiger Ansprüche;
-
–Einschränken eines Anspruchs durch Streichen eines Merkmals, wobei ein anderes, unklares Merkmal im Anspruch verbleibt;
-
–Streichen von optionalen Merkmalen in unabhängigen oder abhängigen Ansprüchen;
Im Folgenden werden die von der Grossen Beschwerdekammer betrachteten Typen von Änderungen anhand von Beispielen grafisch veranschaulicht. Bei allen Beispielen soll davon ausgegangen werden, dass sie grundsätzlich zulässig sind und insbesondere die Voraussetzungen von Art. 123 EPÜ erfüllen.
Im Einspruchsverfahren werden der erteilte Anspruch 1 und der auf Anspruch 1 rückbezogene abhängige Anspruch 2 miteinander kombiniert («literal insertion of complete dependent claims as granted into an independent claim»). Durch die Aufnahme des unklaren Merkmals D in den unabhängigen Anspruch 1 wird dieser unklar. Dies stellt keinen Grund für eine Klarheitsprüfung dar (Grafik 1).
Als eine von mehreren Alternativen wird das unklare Merkmal D aus dem abhängigen Anspruch 2 in den unabhängigen Anspruch 1 aufgenommen. Der unklare eingeschränkte Anspruch 1 darf nicht auf Klarheit geprüft werden (Grafik 2).
Das mit den Merkmalen E und F verbundene Merkmal D aus dem abhängigen Anspruch 2 wird in den unabhängigen Anspruch 1 aufgenommen. Da diese Merkmalskombination (A, B, C und D) so noch nicht Teil des erteilten Patents war, kann die Klarheit dieses neuen Anspruchs geprüft werden (Grafik 3).
|Grafik 4
Grafik 5
Grafik 6
Grafik 7
Das Streichen des unabhängigen Anspruchs 2 (auch mit abhängigen Ansprüchen) führt nicht dazu, dass eine Klarheitsprüfung des verbleibenden Anspruchs 1 zulässig wäre (Grafik 4).
Auch nach dem Streichen des abhängigen Anspruchs 2 kann der verbleibende unabhängige Anspruch 1 nicht auf Klarheit geprüft werden (Grafik 5).
Eine Klarheitsprüfung ist nicht zulässig, wenn der unklare erteilte Anspruch 1 durch das Streichen des Merkmals E eingeschränkt wird, wobei das unklare Merkmal D im Anspruch verbleibt (Grafik 6).
Das Streichen des optionalen Merkmals E im unabhängigen Anspruch 1 bietet ebenfalls keine Grundlage für eine Klarheitsprüfung (Grafik 7).
Die obigen Abbildungen zeigen deutlich, dass es bei der Beurteilung der Zulässigkeit einer Klarheitsprüfung entscheidend darauf ankommt, ob mit dem geänderten Anspruch etwas Neues geschaffen wurde oder ob zwar geändert wurde, der geänderte Anspruch aber schon im erteilten Patent vorhanden war. Ersteres ist nur im Beispiel gemäss der Änderung vom Typ «A(ii)» der Fall, in dem der geänderte Anspruch 1 eine bis dato noch nicht beanspruchte Merkmalskombination A, B, C und D umfasst.
Gegen eine «breite» Auslegung von Art. 101 Abs. 3 EPÜ, nach der das geänderte Patent als Ganzes darauf geprüft wird, ob es alle Erfordernisse des EPÜ erfüllt, spricht aus Sicht der Grossen Beschwerdekammer Folgendes:
74. «At the end of the spectrum represented by (e), it is argued essentially that Article 101(3) EPC is perfectly clear on its ordinary reading and that thus no, or no further interpretation is required. Thus all that has to be asked is whether the patent as amended (and the invention to which it relates), i.e., the whole patent, meets all the requirements of the EPC. The Enlarged Board considers that such a reading of Article 101(3) EPC cannot be correct, at least for the following two reasons.»
Als ein erster Grund wird angeführt, dass in G 1/91 bereits anders entschieden worden sei:
|75. «The first is that in G 1/91 the Enlarged Board has already decided otherwise (see point 12, above). There the Enlarged Board in effect held that Article 102(3) EPC 1973, now Article 101(3) EPC, did not apply to those requirements of the EPC which it would be unreasonable to apply to the patent as well as to the patent application. The present case is of course not the same because, as the Enlarged Board in the present case has already concluded; the requirements of Article 84 EPC are one of the requirements of the EPC for the purposes of Article 101(3) EPC. See point 54, above. Nevertheless, G 1/91 demonstrates that Article 101(3) EPC is not to be read literally, as required by approach (e), above.»
Als zweiter Grund wird angegeben, dass bei einer breiten Auslegung, welche sich auf die Prüfung des Patents als Ganzes oder auch nur auf die geänderten Ansprüche erstreckt, G 9/91 und G 10/91 nicht mehr korrekt wären:
76. «The second reason is that if this reading were correct, or even if it were to be applied in a more limited way so as to apply only to the amended claims rather than to the patent as a whole, it would mean that for example the decision and opinion in G 9/91 and G 10/91 respectively were no longer good law, at least not to their full extent (…).»
Würde gemäss der in Abschnitt G. (i)(e) der G 3/14 erwähnten Alternative eine Prüfung des geänderten Patents auf die Erfordernisse des Art. 84 EPÜ beschränkt, so käme dies einer ungerechtfertigten Bevorzugung der Klarheit gegenüber den Kriterien von Art. 123, 54, 56 und 83 EPÜ gleich, die offensichtlich unter Art. 101 Abs. 3 fallen. Schon allein das Streichen von Ansprüchen [siehe 5. vorne unter II. a) und b)] würde es ermöglichen, dass die verbleibenden Ansprüche in ihrer erteilten Form auf ihre Klarheit geprüft werden könnten. Diese Büchse der Pandora wollte die Grosse Beschwerdekammer nicht öffnen, da damit die Klarheit de facto zum Einspruchsgrund gemacht würde.
In ihren Schlussbemerkungen macht die Grosse Beschwerdekammer folgende Aussage zur bisherigen Rechtsprechung:
87. «The Enlarged Board thus approves the conventional line of jurisprudence as exemplified by T 301/87 [section E(a), points 18 to 26, above], and disapproves the line of jurisprudence as exemplified by T 472/88 [explained in section E(b), points 27 to 29, above], and also the line of «diverging» jurisprudence [as exemplified in the cases set out in section E(c), points 30 to 43, above].»
Die Entscheidung ist insofern gut nachvollziehbar, als fehlende Klarheit keinen Einspruchsgrund darstellt und konsequenterweise in Fällen, in denen trotz Einspruchs keine Änderungen vorgenommen werden, eine Prüfung des Klarheitserfordernisses schon aufgrund des Wortlauts von Art. 101 Abs. 2 EPÜ unzulässig ist. Insofern würde eine umfassende Klarheitsprüfung im Fall von Änderungen aus Sicht der Rechtsgleichheit zu weit gehen. Dass in tatsächlicher Hinsicht abhängige Ansprüche bis anhin mitunter weniger eingehend auf Klarheit hin geprüft wurden, ändert an dieser Sichtweise nichts. Dieser Problematik lässt sich mit einer gewissenhafteren Prüfung im einseitigen Verfahren besser begegnen als mit einer punktuellen Ausdehnung der Prüfungsbefugnis im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren. Im Folgenden wird versucht, diese und weitere mögliche Auswirkungen der Entscheidung zu beleuchten.
Es kann davon ausgegangen werden, dass Patentanmelder im Erteilungsverfahren mit einer strengeren Klarheitsprüfung, insbesondere auch der abhängigen Ansprüche, rechnen müssen. Wird die Forderung des Präsidenten aus seinem amicus curiae brief, dass Verfahrenseffizienz (im Einspruchsverfahren) nicht über die Einhaltung von Art. 84 EPÜ gestellt werden darf, ernst genommen, so bleibt dem EPA nun wohl nichts anderes übrig, als die Klarheit des «Ausgangsmaterials» für allfällige Änderungen im Einspruchsverfahren genauer zu prüfen.
Um Klarheitseinwände im Prüfungsverfahren zu vermeiden, wird daher in Zukunft wohl bereits beim Schreiben einer Patentanmeldung noch mehr Sorgfalt auf die Erfordernisse des Art. 84 EPÜ und insbesondere auch auf die Klarheit der abhängigen Ansprüche gelegt werden müssen.
Dritte und insbesondere potentiell von einem unklaren Patent betroffene Wettbewerber werden in Zukunft nach der Patenterteilung nur noch in sehr beschränktem Umfang gegen unklare erteilte Ansprüche vorgehen können. Art. 138 EPÜ lässt auch keine nachträgliche Nichtigerklärung eines europäischen Patents durch die nationalen Gerichte der Vertragsstaaten zu.
Dies dürfte dazu führen, dass Dritte versuchen werden, die mangelnde Klarheit zusammen mit Einwänden gegen die Patentierbarkeit (Art. 52 bis Art. 57 EPÜ) in Eingaben Dritter gemäss Art. 115 EPÜ zu thematisieren.
Viele Inhaber von Patenten, gegen die Einspruch eingelegt worden ist, werden von der Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer mit Erleichterung Kenntnis genommen haben. Die ohnehin schon langwierigen, zweiseitigen Verfahren werden in Zukunft nur noch in wenigen Fällen durch eine zeitraubende Klarheitsdiskussion zusätzlich belastet werden. Den Einspruchsabteilungen bleibt entsprechend die Klarheitsprüfung erspart. Die Verfahren |werden zwar nun nicht schneller oder effizienter, aber immerhin kann gehofft werden, dass die Bearbeitungszeiten nicht noch zunehmen.
Aus Sicht der Patentinhaber ist die Vermeidung einer Klarheitsprüfung in vielen Fällen vorteilhaft, da ihnen bei Änderungen nach der Erteilung zusätzlich zum Erfordernis des Art. 123 Abs. 2 auch noch die Schranken des Art. 123 Abs. 3 gesetzt sind.
Da die «konventionelle» Linie der Klarheitsprüfung im zweiseitigen Verfahren nun zum verbindlichen Standard erhoben wurde, werden Einsprechende und auch die Allgemeinheit weiterhin mit einer Vielzahl von unklar erteilten europäischen Patenten leben müssen.
Wie im Folgenden unter 3. und 4. ausgeführt wird, kann es für den Patentinhaber in nachfolgenden Verfahren durchaus auch nachteilig sein, berechtigte Klarheitseinwände gegen erteilte Patentansprüche einfach zu ignorieren. Entsprechend kann es für die Einsprechende vorteilhaft sein, berechtigte Klarheitseinwände vorzubringen, auch wenn klar ist, dass sie nicht geprüft werden.
Bei der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts ist in den letzten Jahren eine zunehmende Betonung der Verfahrensordnung zu beobachten. Die Beschwerdekammern sehen sich vermehrt in ihrer Rolle als Verwaltungsgericht und machen von ihrer Befugnis nach Art. 12 Abs. 4 VOBK Gebrauch und lassen Anträge nicht mehr zu, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können.
Wird zum Beispiel ein von der Einsprechenden als unklar beanstandetes Merkmal im Einspruchsverfahren vom Patentinhaber nicht klargestellt und wird das Patent widerrufen, da das unklare Merkmal bei der Neuheitsprüfung nicht berücksichtigt werden konnte, so muss der Patentinhaber damit rechnen, dass er diesen Mangel im Beschwerdeverfahren nicht mehr korrigieren kann, da dieser schon im erstinstanzlichen Verfahren thematisiert war und er Gelegenheit zur Klärung gehabt hätte.
Der Sinngehalt der Patentansprüche ist aus Sicht des angesprochenen Fachmanns zu ermitteln. Bei der Ermittlung, was tatsächlich Gegenstand der im Anspruch beschriebenen Lehre ist, ist zu prüfen, welche technische Lehre sich für den Fachmann aus dem Patentanspruch ergibt (Art. 69 EPÜ und Art. 1 Auslegungsprotokoll EPÜ). Im Verletzungsverfahren sind sämtliche Merkmale des Patentanspruchs auszulegen und auf den angegriffenen Gegenstand hin zu lesen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung trägt der Patentinhaber «allgemein das Risiko eines ungenügend beanspruchten Herrschaftsbereichs, indem etwa auch ein offenes Auslegungsergebnis zu seinen Lasten geht.» Mithin ist einem unklaren Merkmal im Interesse der Rechtssicherheit in der Regel jene Bedeutung zu geben, die für den Patentinhaber nachteilig ist. Da dem Verletzungsbeklagten wie dargelegt nur ganz ausnahmsweise die Möglichkeit offensteht, sich während des Patenterteilungsverfahrens zur fehlenden Klarheit der Ansprüche zu äussern, ist es sachgerecht, dass der Patentinhaber die nachteiligen Folgen von unklaren Merkmalen zu tragen hat.
Fehlende Klarheit eines Anspruchs i.S.v. Art. 84 EPÜ stellt wie erwähnt keinen Nichtigkeitsgrund dar, der in einem nationalen Nichtigkeitsverfahren vorgebracht werden könnte, da er in der abschliessenden Liste von Art. 138 Abs. 1 EPÜ nicht aufgeführt ist. Insoweit hat der besprochene Entscheid der Grossen Beschwerdekammer keine direkten Auswirkungen auf nachfolgende nationale Nichtigkeitsverfahren. Zu beachten ist hingegen, dass die Rechtsprechung, wonach unklare Merkmale zulasten des Patentinhabers gehen, dazu führen kann, dass solche Merkmale nicht zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik dienen können. Mit anderen Worten kann sich die Unklarheit eines Merkmals darin äussern, dass dieses Merkmal bei der Neuheitsprüfung bzw. der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt wird.
Zusammenfassung
Der Entscheid der Grossen Beschwerdekammer schafft Klarheit bezüglich der Prüfung des Klarheitserfordernisses. Er entlastet die Einspruchsabteilungen und Beschwerdekammern und erleichtert das zweiseitige Verfahren vor dem EPA.
Umgekehrt führt der Entscheid dazu, dass das Klarheitserfordernis von betroffenen Dritten i.d.R. nicht als solches thematisiert werden kann. Dies ist aus Gründen der Rechtssicherheit namentlich dann bedauerlich, wenn im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren unklare abhängige Ansprüche neu zu unabhängigen Ansprüchen werden, weil die Prüfung der abhängigen Ansprüche typischerweise weniger akribisch erfolgt als jene der unabhängigen.
So mag der Entscheid der Grossen Beschwerdekammer dazu führen, dass |inskünftig mit einer grösseren Zahl von unklaren unabhängigen Ansprüchen in erteilten Patenten gerechnet werden muss, wenn nicht gleichzeitig das Klarheitserfordernis für alle Ansprüche bereits im Erteilungsverfahren gründlicher geprüft wird.
Umgekehrt ist die Entscheidung aus rechtstechnischer Sicht kohärent, aus Effizienzgründen nachvollziehbar und stellt eine bis anhin uneinheitliche Praxis klar.
Résumé
L’arrêt de la Grande Chambre de recours précise les contours de l’examen de l’exigence de la clarté. Il décharge les divisions d’opposition et les chambres de recours et facilite la procédure bilatérale devant l’OEB.
En revanche, l’arrêt implique que l’exigence de clarté ne peut en principe pas être remise en question par les tiers concernés. Cela est notamment regrettable pour des motifs de sécurité de droit lorsqu’en procédure d’opposition et de recours, les revendications dépendantes peu claires sont converties en revendications indépendantes, dans la mesure où l’examen des revendications dépendantes est moins sévère que celui des revendications indépendantes.
L’arrêt de la Grande Chambre de recours peut avoir pour effet qu’il faudra compter à l’avenir avec un plus grand nombre de revendications indépendantes présentant un défaut de clarté dans les brevets délivrés, si l’exigence de clarté n’est pas parallèlement déjà examinée pour toutes les revendications de manière plus approfondie en cours de procédure de délivrance.
Inversément, l’arrêt est cohérent sur le plan juridique, justifié pour des motifs d’efficacité et clarifie une pratique jusqu’alors dépourvue d’uniformité.