«BMW- und Mini-Service» Obergericht Glarus vom 17. November 2023
Verwendung der Marke für Dienstleistungen zum Markenprodukt
Gutheissung der Klage; Akten-Nr. OG.2017.00019
UWG 3 I d.
Der Begriff «Service» (wie i.c. BMW-Service bzw. BMW- und MINI-Service) bezeichnet im Markt der Garagendienstleistungen neben den Dienstleistungen an einem Fahrzeug der entsprechenden Marke auch eine spezifische Dienstleistung von BMW bzw. MINI und deren offiziellen Vertragsgaragen, weshalb beim Durchschnittsadressaten der irreführende Eindruck entsteht, es handle es sich um eine offizielle Vertragspartnerin der Markeninhaberin (i.c. BMW) (E. 5.1–5.3).
UWG 3 I d.
Ein Durchschnittsadressat erwartet nicht, in einer von einer Markeninhaberin unabhängigen Garage Logos der Markeninhaberin in hoher Dichte zu finden. Gerade aufgrund der mehrfachen Verwendung des Logos der Markeninhaberin bleiben diese in der Erinnerung des Durchschnittsadressaten haften, mit entsprechendem irreführenden Eindruck der vertraglichen Verbindung. Die Logos dienen zudem nicht der Bewerbung eines spezifischen Angebotes der unabhängigen Garage, sondern der allgemeinen Bewerbung der Marke (E. 5.4).
MSchG 3 I, 13 I e.
Auch wenn mit dem erstmaligen Inverkehrbringen eines Fahrzeuges das ausschliessliche Verbreitungsrecht erschöpft ist, berechtigt dies nicht, in irreführender Weise Werbung mit Bildern dieses Fahrzeuges zu machen (z.B. durch eine Gestaltung, die das Logo der Markeninhaberin besonders hervorhebt, ohne Beschränkung auf die effektiv angebotenen Produkte und Dienstleistungen der Markeninhaberin) und so ein nicht bestehendes Vertragsverhältnis zum Markeninhaber zu suggerieren. Analoges gilt für die Verwendung der Marke in Verbindung mit dem Namen der unabhängigen Garage im Rahmen digitaler oder gedruckter Kommunikation (z.b. [Name der Garage] [Bezeichnung der Marke]) – stattdessen kann ein Verweis verwendet werden (z.B. aaa – Ihr [Marke] Spezialist). (E. 5.4–5.5).
UWG 3 I d.
Bei Dachschildern handelt es sich um übliche Werbemittel für Garagen. Das Dachschild, das die Bezeichnung der Markeninhaberin aufführt, wird von den Adressaten deshalb als Hinweis auf den Garagenbetrieb, welcher sich auf den Verkauf und das Tuning von Fahrzeugen des Markeninhabers sowie auf Servicedienstleistungen für solche Fahrzeuge spezialisiert hat, verstanden. Mit dem Schild, das sich in der Darstellung der Marke deutlich von jener der Markeninhaberin unterscheidet, preist die Beklagte daher ihre eigene Leistung an und erweckt insgesamt nicht den Eindruck, als würde es sich bei der Beklagten um einen offiziellen Vertragspartner der Markeninhaberin handeln (E. 5.7).
|UWG 3 I d.
Ein Durchschnittsadressat darf darauf vertrauen, dass nur offizielle Vertragspartner der Markeninhaberin die Bezeichnung der Markeninhaberin auch in ihrem Domainnamen verwenden und unabhängige Garagen einen anderen Domainnamen wählen, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Bezeichnung der Markeninhaberin im Domainnamen erweckt daher unabhängig der Reihenfolge, in welcher Händlername und Bezeichnung der Markeninhaberin aufgeführt werden, den Eindruck einer vertraglichen Verbundenheit zur Markeninhaberin (E. 5.8).
ZGB 2 II; MSchG 14 I; UWG 3 I d.
Es ist in Rechtsprechung und Lehre anerkannt, dass auch Abwehransprüche aus Lauterkeitsrecht untergehen können, wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Dabei ist indes Zurückhaltung am Platz, denn das Lauterkeitsrecht – und Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG im Besonderen – schützt nicht nur Individual-, sondern auch Allgemeininteressen; es gewährleistet den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten und namentlich den Schutz des Publikums vor irreführendem Zeichengebrauch (E. 7).
LCD 3 I d.
Le terme «service» (comme en l’espèce BMW-Service ou BMW- und MINI-Service) désigne, sur le marché des services fournis par les garages, non seulement les prestations de service sur un véhicule de la marque correspondante, mais aussi une prestation de service spécifique de BMW ou de MINI et de leurs garages officiels agréés, raison pour laquelle le destinataire moyen a l’impression trompeuse qu’il s’agit d’un partenaire contractuel officiel du titulaire de la marque (en l’espèce BMW) (consid. 5.1–5.3).
LCD 3 I d.
Le destinataire moyen ne s’attend pas à trouver de nombreux logos du titulaire de la marque dans un garage indépendant de ce dernier. C’est précisément en raison de l’utilisation abondante des logos du titulaire de la marque que ceux-ci, restant dans la mémoire du destinataire moyen, lui donnent l’impression trompeuse qu’existe un lien contractuel. En outre, les logos ne servent pas à promouvoir une offre spécifique du garage indépendant, mais contribuent à la promotion générale de la marque (consid. 5.4).
LPM 3 I, 13 I e.
Même si le droit exclusif de distribution est épuisé avec la première mise en circulation d’un véhicule, cela n’autorise pas à faire de la publicité de manière trompeuse avec des images de ce véhicule (par ex. par une présentation qui met particulièrement en évidence le logo du titulaire de la marque, sans se limiter aux produits et services de celui-ci qui sont effectivement proposés) et à suggérer ainsi une relation contractuelle, de fait inexistante, avec le titulaire de la marque. Il en va de même pour l’utilisation de la marque en relation avec le nom du garage indépendant dans le cadre d’une communication numérique ou imprimée (p.ex. [nom du garage] [désignation de la marque]) – à la place, une référence peut être utilisée (p.ex. aaa – votre spécialiste [marque]) (consid. 5.4–5.5).
LCD 3 I d.
Les enseignes de toit sont des supports publicitaires courants pour les garages. L’enseigne de toit qui porte la désignation du titulaire de la marque est donc comprise par les destinataires comme indiquant un garage spécialisé dans la vente et le tuning de véhicules du titulaire de la marque ainsi que dans les prestations de service pour de tels véhicules. Avec cette enseigne, où la représentation de la marque se distingue clairement de celle du titulaire de la marque, la défenderesse met donc en exergue ses propres prestations et ne donne globalement pas l’impression qu’elle est un partenaire contractuel officiel du titulaire de la marque (consid. 5.7).
LCD 3 I d.
Un destinataire moyen peut se fier au fait que seuls les partenaires contractuels officiels du titulaire de la marque utilisent également la désignation du titulaire de la marque dans leur nom de domaine et que les garages indépendants choisissent un autre nom de domaine afin d’éviter toute confusion. La désignation du titulaire de la marque dans le nom de domaine donne donc l’impression d’un lien contractuel avec le titulaire de la marque, indépendamment de l’ordre dans lequel le nom du commerçant et la désignation du titulaire de la marque sont mentionnés (consid. 5.8).
CC 2 II; LPM 14 I; LCD 3 I d.
Il est reconnu dans la jurisprudence et la doctrine que les droits découlant du droit de la concurrence déloyale peuvent également s’éteindre s’ils sont invoqués trop tard. Il convient toutefois de faire preuve de retenue, car le droit de la concurrence déloyale – et l’art. 3 al. 1 let. d LCD en particulier – ne protège pas seulement des intérêts individuels, mais aussi des intérêts généraux; il garantit une concurrence loyale et non faussée dans l’intérêt de tous les participants et notamment la protection du public contre l’utilisation de signes trompeurs (consid. 7).
III.Materielles
[…]
4.3.Markenrecht
4.3.1.Nach Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen. Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz unter anderem aus, wenn sie einer älteren Marke derart ähnlich sind, dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Eine solche besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (vgl. zum Ganzen BGer vom 15. Juli 2019, 4A_95/2019, E. 2.2.1 m.w.H.).
4.3.2.Verwendet ein Geschäftsinhaber die fremde Marke für sein Angebot an Original-Markenartikeln oder zur Werbung für Reparatur- und Servicearbeiten, die Originalmarkenartikel zum Gegenstand haben, so verletzt er das Markenrecht nicht, wenn seine Werbung sich deutlich auf seine eigenen Angebote bezieht. Angaben zur Beschreibung eigener Warenangebote oder Dienstleistungen darf vielmehr jedermann verwenden, auch wenn davon Marken Dritter berührt werden. Die Markeninhaber können den Weiterverkäufern oder Dienstleistern ihrer Markenprodukte weder vorschreiben, wie sie mit diesen umzugehen haben, noch welche Werbemassnahmen sie treffen dürfen. Allerdings bleibt den Markenberechtigten die allgemeine Bewerbung der Marke, die ohne Bezug auf ein bestimmtes Warensortiment oder konkrete Dienstleistungen dem Ansehen und dem Ruf der Marke beim Publikum im Allgemeinen gilt, vorbehalten. Auch findet die Werbung mit einer Drittmarke ihre Grenze nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung dort, wo beim Publikum der unzutreffende Eindruck einer besonderen Beziehung des mit der Marke werbenden Anbieters zum Markeninhaber erweckt wird (vgl. zum Ganzen BGE 128 III 146 ff. E. 2b/aa und 2b/bb m.w.H.; BGer vom 15. Juli 2019, 4A_95/2019, E. 2.2.1, m.w.H.).
4.3.3.Ob die Adressaten bestimmte Anpreisungen auf die konkrete Geschäftstätigkeit für mit Drittmarken gekennzeichnete Originalprodukte beziehen oder ob sie diese Marke als solcher bzw. dem Markeninhaber zurechnen beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den sie beim Publikum erwecken (BGE 128 III 146 ff. E. 2c, m.w.H.).
4.4.Unlauterer Wettbewerb
4.4.1.Nach Art. 2 UWG ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und widerrechtlich. Unlauter handelt insbesondere, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt (Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG).
|4.4.2.Daneben handelt unlauter, wer über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung oder seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder über seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht (Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG). Unter den Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG fällt namentlich, wenn ein nicht einem selektiven Vertriebssystem zuzurechnender Unternehmer Angaben macht, aufgrund derer der Durchschnittsabnehmer fälschlicherweise annimmt, der Anbieter sei dem Vertriebssystem für Originalprodukte in irgendeiner Form zuzurechnen (M. Berger, in: R. M. Hilty/R. Arpagaus [Hg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Basel 2013, UWG 3 b N 131). Solange nicht der Eindruck der geschäftlichen Verbundenheit entsteht, ist nach Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG die Verwendung des Markennamens und der Markenlogos bzw. die Abbildung von Markenprodukte, um den Vertrieb der entsprechenden Produkte oder dazugehörige Dienstleistungen zu bewerben, dagegen zulässig (Berger, UWG 3 b N 131).
4.4.3.Nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt zudem unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Darunter fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird (BGE 126 III 239 ff. E. 3a, m.w.H.). Insbesondere handelt unlauter nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, wer für seinen eigenen Marktauftritt ein Zeichen mitverwendet, das ganz oder teilweise der Marke eines anderen ähnlich ist und dadurch die Gefahr von betrieblichen Fehlzuordnungen schafft (vgl. zum Ganzen R. Arpagaus, in: R. M. Hilty/R. Arpagaus [Hg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Basel 2013, UWG 3 d N 125; vgl. auch BGer vom 23. Mai 2019, 4A_22/2019, E. 3.2 m.w.H.).
4.4.4.Nach Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG handelt schliesslich unlauter, wer sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt. Rufausbeutung durch bezugnehmende Werbung im Sinne von Art. 3 lit. e UWG kann insbesondere darin bestehen, dass die fremde Ware oder Leistung derart in der eigenen Werbung eingesetzt werden, dass das Image der Ware auf die eigenen Angebote transferiert wird. In der Rechtsprechung wurde insbesondere die Anlehnung an die Kennzeichnungs- und Werbekraft einer älteren Marke auch unbesehen eigentlicher Fehlzurechnungen als unlauter erachtet, wenn das jüngere Zeichen unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts «Ersatz für» oder «gleich gut wie» vermittelt. Zur Verhinderung der Ausnützung berühmter Marken schreibt sodann Art. 15 MSchG einen erweiterten Schutzbereich vor; die Ausbeutung des Rufs berühmter Marken widerspricht dem Gebot der Lauterkeit im Wettbewerb (vgl. zum Ganzen BGer vom 8. Februar 2008, 4A_467/2007 und 4A_469/2007, E. 4.3, m.w.H.).
5.Beurteilung im vorliegenden Fall
[…]
5.1.Bezeichnung als «BMW Service» bzw. «BMW und MINI Service»
5.1.1.Die Beklagte verwendet insbesondere auf dem Pylon vor ihrer Garage, auf ihrer Website, auf den Overalls ihrer Angestellten sowie auf ihren Visitenkarten die Bezeichnung «BMW Service». Auf ihrer Website sowie im Snippet der Website verwendet die Beklagte zudem die Bezeichnung «BMW und MINI Service». […]
5.1.4.Vorliegend ist zunächst die Verwendung der Bezeichnung «BMW Service» auf dem Pylon vor dem Garagenbetrieb der Beklagten strittig. Dieser ist mehrere Meter hoch und unterteilt in drei gleich grosse Quadrate. Auf dem obersten– somit am besten sichtbarsten– befindet sich die Bezeichnung «BMW Service», wobei BMW grösser geschrieben ist als das Wort Service. Der Schriftzug ist in einem dunkelgrau und in einer neutralen Schrift gehalten. Auf dem mittleren Quadrat steht C. und auf dem untersten B. AG. Diese Bezeichnungen sind kleiner und weniger auffällig als die Bezeichnung BMW zuoberst auf dem Pylon. Die Wort-/Bildmarke BMW wird nicht verwendet.
5.1.5.Im Vergleich hierzu wirbt die Garage D. AG aus […], welche eine autorisierte BMW Vertragswerkstatt ist, mit der ca. 50 cm grossen BMW Wort-/Bildmarke sowie der Bezeichnung als BMW Service. Die Bezeichnung BMW Service ist silbern gehalten auf weissem Grund mit neutraler Schrift. Auch die Auto E. aus […] wirbt mit einem weissen Pylon, auf welchem in neutraler, silberner Schrift «BMW Service» steht. Darunter steht in kleinerer, schwarzer Schrift «Autorisierte Vertragswerkstatt».
5.1.6.Die Beklagte hat ihren Pylon somit sehr ähnlich wie die der offiziellen BMW-Vertragspartner gestaltet. Sowohl die Beklagte als auch die offiziellen BMW-Vertragspartner verwenden für ihre Werbung ein meterhohes Schild «BMW Service». Bei beiden Werbeschildern steht zuoberst auf einer Zeile das Wort «BMW», während darunter das Wort «Service» steht. Schriftbild und Farbgestaltung sind dabei sehr ähnlich (silbrig-weiss bzw. hell- und dunkelgrau). Erst zuunterst auf dem Werbeschild wird angegeben, welche Garage den BMW Service anbietet. Aufgrund der viel kleineren Schrift fällt der Zusatz, dass es sich bei der Auto E. um eine autorisierte Vertragswerkstatt handelt, im Gesamtbild nicht |gross auf. Dem Adressaten der Werbung springt vielmehr in beiden Fällen das gross geschriebene «BMW Service» ins Auge. In keinem diesen drei Schilder wird die Wort-/Bildmarke BMW verwendet.
5.1.7.Auch wenn anzunehmen ist, dass Personen, die ihr BMW-Fahrzeug in den Service bringen möchten, über eine leicht erhöhte Aufmerksamkeit verfügen, da es sich hierbei nicht um ein alltägliches Geschäft handelt, ist zu befürchten, dass diese Personen sich durch den Pylon «BMW Service» irreführen lassen und annehmen, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. So ist der Pylon aufgrund seiner Grösse bereits von weitem her sichtbar. Das erste, was man darauf lesen kann, ist das Wort BMW. Die Firma der Beklagten sticht dabei aufgrund ihrer Platzierung und der kleineren Schrift – entgegen der Beklagten – nicht hervor. Den Adressaten eines solchen Werbeschildes bleibt kaum in Erinnerung, ob der Hintergrund des Schildes weiss oder hellgrau ist bzw. die Schrift silbern oder dunkelgrau; zumal die Schriftart identisch zu derjenigen von offiziellen BMW-Vertragspartnern zu sein scheint. Dasselbe gilt auch für die Ergänzung, ob es sich um eine autorisierte Vertragswerkstatt handelt oder nicht. In Erinnerung bleibt vielmehr der Gesamteindruck des Pylonen, welcher in seiner Erscheinung an die eines offiziellen BMW-Vertragspartners erinnert; zumal auch auf diesen nicht zwingend die Wort-/Bildmarke BMW abgebildet ist.
5.1.8.Die Beklagte ist – entgegen ihren Ausführungen – zur Anpreisung ihres Angebots nicht darauf angewiesen, den Pylon vor ihrer Garage in Anlehnung an die offizielle BMW Werbung zu gestalten. Die Verwendung des Pylonen «BMW Service» durch die Beklagte geht über einen informativen Mitgebrauch hinaus und ist als unzulässig zu erachten.
5.1.9.Wie die Klägerin zu Recht vorbringt, gilt dies unabhängig davon, dass Marke «BMW Service» erst später eingetragen wurde und Beklagte sich diesbezüglich auf Art. 14 Abs. 1 MSchG beruft. Denn die Marke BMW wurde unstrittig bereits früher eingetragen. Die Klägerin kann ihren Anspruch auf Unterlassung bzw. Beseitigung der Verwendung der Bezeichnung «BMW Service» zudem alternativ auch auf das UWG stützen (vgl. BGer vom 26. Oktober 2020, 4A_152/2020, E. 10.3.2.2; F. Thouvenin, in: M. G. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz (MSchG), 3. Aufl., Bern 2017, MSchG 14 N 33).
5.1.10.Entsprechend ist auch die Abbildung ebendieses Pylon «BMW Service» auf der Website der Beklagten unzulässig. Auch diesbezüglich gilt, dass zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Abbildung des Pylons «BMW Service» auf der Website irreführen lassen und annehmen, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. Der Pylon erinnert in seinem Gesamteindruck in unzulässiger Weise an einen offiziellen BMW-Vertragspartner. Die Beklagte ist zur Anpreisung ihres Angebots nicht darauf angewiesen, den Pylon «BMW Service» auf ihrer Website abzubilden. Dass sie Reparatur- und Serviceleistungen an BMW Fahrzeugen erbringt, kann sie auch in anderer, zulässiger Art und Weise kundtun.
5.1.11.Schliesslich sind auch die weiteren von der Klägerin beanstandeten Verwendungen der Bezeichnung «BMW Service» bzw. «BMW und MINI Service» auf der Visitenkarte der Beklagten, auf den Overalls ihrer Angestellten, auf der Website und im Snippet der Website als unzulässig zu erachten. So führt die Beklagte zwar zu Recht aus, dass die Bezeichnung «Service» ein in der Schweiz gebräuchlicher Ausdruck zur Bewerbung des Angebots einer Garage beschreibt. Ein «BMW Service» kann somit als Servicedienstleistung an einem BMW Fahrzeug verstanden werden bzw. ein «MINI Service» als eine Servicedienstleistung an einem MINI Fahrzeug. Die Begriffe Reparatur und Wartung können den Begriff «Service» entgegen der Klägerin nicht eins zu eins ersetzen, da der Begriff «Service» umfassender ist und das gesamte angebotene Dienstleistungspaket umfasst. In der Alltagssprache hat sich denn auch der Sprachgebrauch «Das Auto in den Service bringen» durchgesetzt. Insofern müsste es der Beklagten gestattet sein, den Begriff «BMW Service» bzw. «BMW und MINI Service» zu verwenden. Jedoch übersieht die Beklagte, dass die Bezeichnungen «BMW Service» bzw. «BMW und MINI Service» darüber hinaus eine zweite Bedeutung haben. So bezeichnen sie auch eine spezifische Dienstleistung von BMW bzw. MINI und deren offiziellen Vertragsgaragen selbst. In diesem Sinne wird unter dem Begriff «BMW Service» oder «MINI Service» ein durch eine offizielle Vertragsgarage erbrachter Service verstanden, bei welchem sich die offizielle Vertragsgarage von BMW an die weitreichenden Vorgaben von BMW halten muss. In diesem Sinne verstanden, erweckt die Bezeichnung «BMW Service» beim Durchschnittsadressaten den irreführenden Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. Dasselbe gilt für die Bezeichnung «BMW und MINI Service», wonach beim Durchschnittsadressaten der irreführende Eindruck entsteht, es handle sich um ein offizieller BMW- bzw. MINI Vertragspartner. Bei der Verwendung von «BMW Service» und «BMW und MINI Service» entsteht zudem auch ein irreführender Eindruck über die Leistung an sich, da der Durchschnittsadressat davon ausgeht, der Service werde gemäss den weitreichenden Vorgaben von BMW ausgeführt.
5.1.12.Die Beklagte ist – entgegen ihren Ausführungen – zur Anpreisung ihres Angebots nicht darauf angewiesen, ihr Angebot mit der Bezeichnung «BMW Service» bzw. «BMW und MINI Service» zu bewerben. Sie kann ihre Leistungen beispielsweise mit «Ihr BMW Spezialist» bewerben.
5.2.Bezeichnung als «BMW Garage» bzw. «BMW und MINI Garage»
5.2.1.Die Beklagte bezeichnet sich unter anderem auf ihrer Website und auf den Verzeichnissen ‹www.local.ch› und |‹www.search.ch› als «BMW Garage». Auf der Website ‹www.autoscout24.ch› bezeichnet sich die Beklagte zudem als «BMW und MINI Garage».
[…]
5.2.4.Wie die Klägerin zu Recht argumentiert, entsteht beim Durchschnittsadressaten aufgrund der Bezeichnung als «BMW Garage» bzw. als «BMW und MINI Garage» der unzulässige Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. So wird unter einer «BMW Garage» eine zu BMW gehörende Garage verstanden. Die Beklagte betreibt jedoch gerade keine zu BMW gehörende Garage, sondern eine unabhängige Garage. Entgegen der Beklagten wird eine unabhängige Garage in den Augen des Durchschnittspublikums nicht zu einer BMW Garage, nur, weil sie Servicedienstleistungen an BMW-Fahrzeuge erbringt und BMW Fahrzeuge verkauft.
5.2.5.Der Ausdruck «BMW Garage» bezieht sich nicht auf das spezifische Angebot der Beklagten, sondern dient der allgemeinen Bewerbung der Marke. Die allgemeine Bewerbung der Marke ohne Bezug auf ein bestimmtes Warensortiment oder eine konkrete Dienstleistung ist jedoch dem Markeninhaber vorbehalten (vgl. BGer vom 15. Juli 2019, 4A_95/2019, E. 2.2.1).
5.2.6.Der irreführende Eindruck wird dadurch verstärkt, dass die Beklagte die Bezeichnung «BMW Garage» in den genannten Fällen unmittelbar als Bestandteil ihrer Kontaktdaten verwendet. So folgt die Bezeichnung «BMW Garage» auf der Website der Beklagten und auf den Verzeichnissen ‹www.local.ch› und ‹www.search.ch› direkt nach der Firma der Beklagten und vor ihrer Adresse. Auch auf autoscout24 findet sich die Bezeichnung «BMW und MINI Garage» zwischen der Firma und der Adresse der Beklagten. Ein Durchschnittsadressat versteht den Begriff «BMW Garage» in diesem Zusammenhang erst recht nicht als eine Anpreisung des eigenen Angebots, da solche nicht in den Kontaktdaten einer Unternehmung erwartet werden (vgl. hierzu BGE 104 II 58 ff. E. 4).
5.2.7.Der Eintrag der Beklagten auf ihrer Website und auf den Verzeichnissen ‹www.local.ch›, ‹www.search.ch› und ‹www.autoscout24.ch› als «BMW Garage» bzw. «BMW und MINI Garage» ist deshalb als unzulässig zu erachten.
5.3.Bezeichnung als «Ihr BMW und MINI Partner»
5.3.1.Auf Preislisten und Rechnungen bezeichnet sich die Beklagte als «Ihr BMW und MINI Partner».
[…]
5.3.4.Durchschnittsadressaten unterscheiden trotz ihrer leicht erhöhten Aufmerksamkeit nicht zwischen den Begriffen «BMW Group Partner» und «BMW Partner», sondern verstehen unter dem Begriff «BMW Partner» automatisch nur offizielle autorisierte Vertragspartner von BMW. Wie die Klägerin zu Recht vorbringt, wird unter dem Begriff Partner im allgemeinen Sinn nämlich ein Zusammenwirken vorausgesetzt. Dabei wird entgegen den Ausführungen der Beklagten unter dem Begriff «BMW Partner» nicht die Beziehung zwischen Kunden und Garagenbetrieb, sondern zwischen BMW und dem Garagenbetrieb verstanden. Auch wenn in gewissen Fällen ein Vertrauensverhältnis zwischen Kunden und Garage bestehen mag, steht die Garage dem Kunden immer noch als Dienstleister in einem Austauschverhältnis und nicht als Partner gegenüber. Demgegenüber ist das Verhältnis zwischen BMW und den in das selektive Vertriebssystem von BMW eingebundenen Vertragsgaragen ein viel engeres und weist einen partnerschaftlichen Charakter auf. Die Bezeichnung als «Ihr BMW und MINI Partner» erweckt somit den unzulässigen Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin.
5.3.5.Die Bezeichnung als «Ihr BMW und MINI Partner» bezieht sich zudem nicht klar auf ein bestimmtes Angebot der Beklagten, sondern dient der allgemeinen Bewerbung der Marke. Zur Bewerbung des Angebots der Beklagten ist sie nicht notwendig. Dies gilt insbesondere für die Rechnungsstellung, da der Kunde zu diesem Zeitpunkt bereits das Angebot der Garage in Anspruch genommen hat und nicht mehr darüber informiert werden muss. Die Bezeichnung «Ihr BMW und MINI Partner» auf Preislisten und Rechnungen der Beklagte ist deshalb als unzulässig zu erachten.
5.4.Verwendung der BMW und MINI Logos (Wort-/Bildmarken)
5.4.1.Die Beklagte verwendet in verschiedenen Zusammenhängen das BMW und das MINI Logo; namentlich in ihrem Serviceempfang auf einer weissen Tafel, auf ihrem Facebook Profilbild sowie auf ihrem Inserat in der […]. Die BMW und MINI Logos waren in der Vergangenheit zudem auf den Overalls der Angestellten der Beklagten und das BMW Logo in der Browser-Adressleiste sowie auf der Website der Beklagten abgebildet.
[…]
5.4.4.Die Beklagte verwendet die Wort-/Bildmarke BMW vorliegend zunächst auf einer weissen Tafel in ihrem Serviceempfang. Darunter steht in schwarzer Schrift «BMW Automobile», «BMW Kundendienst», «BMW Teile», «BMW Zubehör», «BMW Accessoires», «BMW Leasing» sowie «C.». Das BMW Logo umfasst ca. ein Drittel des Schildes und sticht als erstes ins Auge.
5.4.5.Diese weisse Tafel erinnert stark an die von offiziellen BMW Partnern eingesetzten Werbetafeln. So verwendet die D. AG in ihrem Serviceempfang ebenfalls eine weisse Tafel, auf welcher zuoberst das BMW Logo angebracht ist. Darunter steht – ähnlich wie bei der von der Beklagten verwendeten Tafel – in schwarzer Schrift «Freude am Fahren», «Willkommen», «BMW Automobile», «BMW M», «BMW In|dividual», «BMW Service», «BMW Teile» und «BMW Zubehör».
5.4.6.Aufgrund der Ähnlichkeit zwischen den von den offiziellen BMWVertragspartner verwendeten Schildern mit dem der Beklagten ist zu befürchten, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich trotz ihrer leicht erhöhten Aufmerksamkeit irreführen lassen und annehmen, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. Dies gilt insbesondere aufgrund der Verwendung der Wort-/Bildmarke BMW, welche vorliegend aufgrund ihrer Grösse und der Farbe hervorsticht und dem Durchschnittsadressaten auch in Erinnerung bleibt. So ist zu beachten, dass bei der Verwendung von Bild- und Wort-/Bildmarken aufgrund der stärkeren Signalwirkung solcher Zeichen eine grössere Gefahr unzulässiger Herkunftstäuschung besteht (F. Thouvenin/L. Dorigo, in: M. G. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz (MSchG), 3. Aufl., Bern 2017, MSchG 13 N 33 m.w.H.). Vorliegend ist auch der Rest des Hinweisschildes sehr ähnlich wie das eines offiziellen BMW Vertragspartner gestaltet, was die Irreführungsgefahr verstärkt.
5.4.7.Die Beklagte ist zur Anpreisung ihres Angebots nicht darauf angewiesen, dass BMW Logo auf einem weissen Schild abzudrucken (vgl. auch Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 133 m.w.H.). Sie kann auch anderweitig, ohne eine irreführende Verbindung zur Klägerin zu suggerieren, auf ihr Angebot hinweisen. Die Verwendung des BMW Logos auf einem Schild im Serviceempfangsbereich durch die Beklagte ist deshalb als unzulässig zu erachten.
5.4.8.Die Beklagte verwendet das BMW Logo daneben auf ihrem Facebook Profilbild und einem Inserat in der […]. Konkret verwendet die Beklagte eine Abbildung eines BMW Fahrzeuges so, dass das BMW Logo von der Kühlerhaube im linken, oberen Rand des Bildes zu sehen ist. Daneben steht die Firma der Beklagten sowie […]. Weiter unten ist die Firma der C. abgebildet und zuunterst im Bild wird auf die Website der Beklagten ‹www.[…]bmw.ch› verwiesen.
5.4.9.Wie die Klägerin selbst anerkennt, ist es der Beklagten zur Bewerbung ihres Angebots grundsätzlich nicht verboten, Fotografien von Fahrzeugen auf ihrer Website bzw. ihrem Facebook Profil hochzuladen. Vorliegend hat die Beklagte die Abbildung des BMWs jedoch so platziert, dass das BMW Logo direkt neben ihrer Firma zu stehen kommt. Sichtbar ist nur ein Teil der Kühlerhaube, der Rest des Fahrzeuges ist nicht abgebildet. Bei der Fotografie kann es somit nicht um die Bewerbung eines konkreten Fahrzeuges gehen. Vielmehr entsteht aufgrund der Platzierung des BMW Logos der unzutreffende Eindruck, dass BMW Logo sei Bestandteil der Firma der Beklagten. Dies wiederum ruft bei einem Durchschnittsadressaten den unzutreffenden Eindruck hervor, bei der Beklagten würde es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin handeln. Auch wenn es stimmt, dass neben dem BMW Logo auch das C. Logo im Vordergrund des Bildes ist, so reicht dies nicht, um den täuschenden Eindruck einer Verbundenheit zu BMW aufzuheben.
5.4.10.Die Beklagte wirbt mit ihrem Facebook Profilbild bzw. ihrem Inserat in der […] in allgemeiner Weise mit der Marke BMW, ohne sich auf die effektiv angebotenen BMW-Produkte und Dienstleistungen zu beschränken. Die Beklagte ist zur Anpreisung ihres Angebots nicht auf die Verwendung des BMW Logos im besagten Sinne angewiesen. Entgegen den Ausführungen der Beklagten wird ein Facebook Profilbild zunächst für sich allein bzw. in Kombination mit dem Facebook-Namen betrachtet. Die Beklagte bezeichnet sich auf Facebook als «[…] bmw– C.». Mithin nimmt sie auch in ihrem Facebook-Namen auf BMW Bezug. Der irreführende Eindruck, welcher sich gestützt auf ihr Profilbild ergibt, wird somit sogar verstärkt. Dies gilt auch, wenn die restliche Facebook Seite der Beklagten betrachtet wird.
5.4.11.Auch wenn gemäss der Beklagten mit dem erstmaligen Inverkehrbringen des abgebildeten BMWs das ausschliessliche Verbreitungsrecht der Klägerin erschöpft ist, berechtigt sie das nicht, in irreführender Weise Werbung mit diesem BMW zu machen. So wird die Vortäuschung eines nicht bestehenden Vertragsverhältnisses zum Markeninhaber auch durch das UWG erfasst (vgl. Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 115).
5.4.12.Die Gestaltung des Facebook Profilbildes sowie das Inserat in der […] mit dem BMW Logo neben der Firma der Beklagten ist deshalb als unzulässig zu erachten.
5.4.13.Früher verwendete die Beklagte das BMW und das MINI Logo auch auf den Overalls ihrer Angestellten. Dieses war dabei oben in der Mitte bzw. rechts neben bzw. unter der Bezeichnung «BMW Service» auf dem blaugrauen Overall angebracht.
5.4.14.Die Gestaltung der Overalls mit dem BMW und dem MINI Logo erweckt den unzulässigen Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMWVertragspartnerin. So wäre zu erwarten, dass die Overalls einer von BMW unabhängigen Garage mit ihrer eigenen Firma bzw. ihrem eigenen Logo angeschrieben bzw. neutral ausgestaltet sind und nur offizielle BMWVertragspartner mit dem BMW und dem MINI Logo bezeichnete Overalls einsetzen. Das BMW und das MINI Logo auf den Overalls der Angestellten ist zur Bewerbung des Angebots der Beklagten nicht notwendig. Dies zeigt sich auch daran, dass die Beklagte das BMW Logo mittlerweile von ihren Overalls entfernt hat. Die Logos beziehen sich zudem nicht auf das spezifische Angebot der Beklagten, sondern dienen der allgemeinen Bewerbung der Marke. Die Verwendung des BMW und des MINI Logos auf den Overalls der Angestellten der Beklagte ist deshalb als unzulässig zu erachten.
5.4.15.Früher verwendete die Beklagte das BMW Logo auch in ihrer BrowserAdressleiste.
|5.4.16.Die Verwendung des BMW Logos in der Browser-Adressleiste erweckt den unzulässigen Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMWVertragspartnerin. So wäre zu erwarten, dass eine unabhängige Garage ihr eigenes Logo in der Browser-Adressleiste präsentiert, wie dies die Beklagte mittlerweile auch tut, und nur offizielle BMW-Vertragspartner auch ein BMW Logo in ihrer Browser-Adressleiste verwenden. Das Logo in der Browser-Adressleiste bezieht sich nicht auf das spezifische Angebot der Beklagten, sondern dient der allgemeinen Bewerbung der Marke. Die Beklagte zeigt durch die Änderung ihres Auftrittes selber, dass sie zur Bewerbung ihres Angebots nicht auf die Verwendung des BMW Logos in ihrer Browser-Adressleiste angewiesen ist. Die Verwendung des BMW Logos in der Browser-Adressleiste der Beklagte ist deshalb als unzulässig zu erachten.
5.4.17.Auf der Website der Beklagten fanden bzw. finden sich zudem verschiedene Abbildungen des BMW Logos. Von der Klägerin beanstandet werden folgende drei:
5.4.18.Bei der Abbildung der Kühlerhaube auf der Startseite der Website der Beklagten handelte es sich um die Fotografie eines BMW Fahrzeugs. Sichtbar ist jedoch nur ein Teil der Kühlerhaube des Fahrzeugs. Der Fokus des Bildes liegt dabei auf dem BMW Logo auf der Kühlerhaube. Darüber steht in schwarzer Schrift «Herzlich Willkommen».
5.4.19.Wie bereits beim Facebook Profilbild wird auch mit dieser Abbildung das BMW Logo in unzulässiger Weise in den Vordergrund gerückt. Beim Adressaten entsteht aufgrund der Grösse und der Platzierung des BMW Logos der unzulässige Eindruck, er würde sich auf der Website eines offiziellen BMW-Vertragspartner befinden. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass das Logo direkt nach der Begrüssungszeile «Herzlich Willkommen» folgt und somit beim Adressaten den Eindruck vermittelt bei bzw. von BMW begrüsst zu werden (vgl. hierzu auch die Ausführungen unter E. III.5.9).
5.4.20.Das Logo auf der Startseite der Website bezieht sich nicht auf das spezifische Angebot der Beklagten, sondern dient der allgemeinen Bewerbung der Marke. Die Beklagte zeigt durch die Änderung ihres Auftrittes selber, dass sie zur Bewerbung ihres Angebots nicht auf die Verwendung des BMW Logos in dieser Form angewiesen ist. Mittlerweile ist auf der Startseite der Beklagten nämlich ein ganzes BMW Fahrzeug abgebildet, auf welchem das BMW Logo nicht unzulässig und irreführend in den Vordergrund gerückt wird. Die Verwendung des BMW Logos wie in der Abbildung […] auf der Website der Beklagten ist deshalb als unzulässig zu erachten.
5.4.21.Die Beklagte verwendete das BMW Logo darüber hinaus auf ihrer Websiteseite «Werkstatt». Das BMW Logo befindet sich dabei rechts und links von der Überschrift «Spezial-Werkzeug».
5.4.22.Die Verwendung von gleich zwei BMW Logos vor und nach der Überschrift «Spezial-Werkzeug» erweckt den unzulässigen Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. So versteht ein Durchschnittsadressat die BMW Logos nicht als Hinweis darauf, dass die Beklagte als unabhängige Garage originales BMW-Spezialwerkzeug verwendet. Vielmehr entsteht der Eindruck, bei der Beklagten an sich handle es sich um eine offizielle BMW-Händlerin, welche über offizielles, in einer besonderen Vertragsbeziehung zur Klägerin stehenden Werkstätten vorbehaltenes BMW-Spezial-Werkzeug verfügt. Auch nimmt die Beklagte mit den Logos nicht hinreichend auf eine von ihr angebotene Dienstleistung Bezug. Hierfür würde die Verwendung der Bezeichnung «BMW-Spezial-Werkzeug» ohne Verwendung von gleich zwei BMW Logos ausreichen. Die Beklagte zeigt durch die Änderung ihres Auftrittes selber, dass sie zur Bewerbung ihres Angebots nicht auf die Verwendung des BMW Logos zur Anpreisung ihres Werkzeuges angewiesen ist. Die Verwendung der BMW Logos gemäss Abbildung […] auf der Website der Beklagten ist deshalb als unzulässig zu erachten.
5.4.23.Neu zeigt die Beklagte auf ihrer Website eine Abbildung von ihrer Werkstatt. Auf den darauf ersichtlichen Liften und Fässern sind mehrere BMW Logos zu sehen. Bei den BMW Logos handelt es sich offenbar um Aufkleber, welche die Beklagte erworben und auf den Liften und Fässern angebracht hat.
5.4.24.Auch mit dieser Abbildung erweckt die Beklagte beim Durchschnittsadressaten den irreführenden Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. So erinnern diese zahlreichen BMW Logos an den Auftritt einer offiziellen BMW-Vertragspartnerin. Ein Durchschnittsadressat erwartet nicht, in einer von BMW unabhängigen Garage so viele BMW Logos zu finden. Gerade aufgrund der mehrfachen Verwendung des BMW Logos bleiben diese in der Erinnerung des Durchschnittsadressaten haften. Die BMW Logos dienen zudem nicht der Bewerbung eines spezifischen Angebotes der Beklagten, sondern dienen der allgemeinen Bewerbung der Marke. Auch die Verwendung der BMW Logos auf der Abbildung […] auf der Website der Beklagten ist deshalb als unzulässig zu erachten.
5.5.Bezeichnung als «[…] BMW» und» […] AG BMW»
5.5.1.Die Beklagte bezeichnet sich auf ihrer Website, auf der Startseite ihres Facebook Profils, auf ihren Preislisten, auf Visitenkarten, auf dem Snippet ihrer Website, auf ‹www.autoscout24.ch› und auf der Website der C. als «[…] BMW», «[…] BMW» bzw. «[…]bmw». Auf Facebook tritt die Beklagte als «[…] AG BMW» auf. Die Bezeichnung «[…] BMW» befindet sich auch auf zahlreichen Fahrzeugen der Beklagten. Anlässlich der […] hat sich die Beklagte in den vergangenen Jahren als «[…] BMW» bezeichnet.
[…]
|5.5.4.Die Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers erfassen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch einer Marke. Dieser umfasst namentlich die Verwendung der Marke als Name, Firma, Enseigne, Geschäftsbezeichnung oder Domainname (Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 13). Die Verwendung einer fremden Marke zur unmittelbaren Kennzeichnung eines Unternehmensbestandteils des Drittens ist nicht zulässig (B. Abegg, Der Gebrauch fremder Marken im Geschäftsverkehr, Bern 2013, 257).
5.5.5.Vorliegend verbindet die Beklagte ihren Nachnamen «[…]» mit der Marke BMW. Diese Kombination «[…] BMW» verwendet sie auf der Startseite ihrer Website in grosser Schrift zur Begrüssung der Website-Besucher, als Kopfzeile auf den anderen Webseiten, als ihren Facebook Namen, als Banner an der […], auf den Websites von Autoscout24 und C. sowie auf ihren Preislisten. Die Bezeichnung «[…] BMW» wird von der Beklagten in diesen Fällen anstatt ihrer Firma als Geschäftsbezeichnung verwendet. Damit individualisiert die Beklagten ihr Geschäft und grenzt sich gegenüber anderen Garagenbetrieben ab. Entgegen den Ausführungen der Beklagten nutzt sie die Bezeichnung BMW somit nicht in beschreibender Weise zur Information über ihr Angebot. Vielmehr liegt ein kennzeichenmässiger Mitgebrauch der klägerischen Marke vor. Damit erweckt sie beim massgeblichen Publikum den unzutreffenden Eindruck einer besonderen Beziehung zur Markeninhaberin (vgl. BGer vom 15. Juli 2019, 4A_95/2019, E. 2.2.2).
5.5.6.Daneben verwendet die Beklagte die Bezeichnung «[…] BMW» auf zahlreichen Fahrzeugen. Auch hiermit erweckt die Beklagte den Eindruck einer besonderen Beziehung zur Markeninhaberin, indem erwartet wird, dass es sich um einen speziell von der Beklagten in Zusammenarbeit mit BMW entwickeltes BMWFahrzeug handelt. Aufgrund der Nennung von […] und BMW in einem Wort bzw. unmittelbar nacheinander wird somit eine vertragliche Verbundenheit zwischen B. und BMW vermutet. Dies gilt zumal die Beklagte die Bezeichnung «[…] BMW» auch auf nicht von ihr getunten Fahrzeugen angebracht hat.
5.5.7.Die Bezeichnung als «[…] BMW» ist zur Bewerbung des Angebots der Beklagten nicht unabdingbar. So könnte die Beklagte sich beispielsweise als» B. AG – Ihr BMW Spezialist» bezeichnen. In diesem Fall werden die Marke BMW und die Firma der Beklagten klar getrennt. Entsprechend wird nicht ein falscher Zusammenhang zwischen der Beklagten und der Klägerin vermutet.
5.5.8.Die Irreführungsgefahr durch die Bezeichnung «[…] BMW» kann die Beklagte auch nicht durch die optische Gestaltung mit kursiver Schrift und einer besonderen Gestaltung des «W»s von BMW beseitigen. So nimmt der Adressat diese Gestaltungselemente höchstens sekundär wahr. In Erinnerung bleibt deshalb trotz dieser grafischen Gestaltung die Verbindung der Wörter […] und BMW. Offizielle BMW-Händler verwenden ähnlich aufgebaute Bezeichnungen, wie beispielsweise «BMW D.». Für das Publikum deutet die Verbindung von Marke und Firmennamen– unabhängig der Reihenfolge– auf einen offiziellen Händler hin. So fällt, wie die Klägerin zu Recht ausführt dem Durchschnittspublikum die Reihenfolge von Händlername und Marke nicht auf. Die Bezeichnungen als «[…] BMW», «[…] BMW», «[…] bmw» und» […] AG BMW» sind deshalb als unzulässig zu erachten.
[…]
5.7.Bezeichnung als «BMW […]»
5.7.1.Auf dem Dach der Garage der Beklagten befindet sich ein Schild mit der Beschriftung «BMW […]».
[…]
5.7.4.Anders als die Bezeichnungen «[…] BMW» (vgl. oben E. 5.5.) wird hier die Bezeichnung BMW und […] nicht gemeinsam gelesen. Durch das Gestaltungselement des Kreises rund um das «BMW» und dadurch, dass die Wörter nicht nebeneinander, sondern mit einem gewissen Abstand untereinanderstehen, wird dieses vom Wort […] klar abgetrennt. Die Bezeichnung […] ist grösser geschrieben als das Wort BMW. BMW selber verwendet für seine Werbung keine ähnliche Darstellung; zumal die Beklagte vorliegend die Wort-/Bildmarke von BMW nicht verwendet. Das Dachschild der Beklagten grenzt sich somit in seiner Gestaltung und im Eindruck, den es beim Adressaten hinterlässt, hinreichend vom Auftritt der offiziellen BMW Garagen ab.
5.7.5.Bei Dachschildern handelt es sich um übliche Werbemittel für Garagen. Das Dachschild wird von den Adressaten deshalb als Hinweis auf den Garagenbetrieb der Beklagten, welche sich auf den Verkauf und das Tuning von BMW Fahrzeugen sowie auf Servicedienstleistungen für solche Fahrzeuge spezialisiert hat, verstanden. Mit dem Schild preist die Beklagte daher ihre eigene Listung an. Sie erweckt insgesamt nicht den Eindruck, als würde es sich bei der Beklagten um einen offiziellen BMW Vertragspartner handeln (vgl. BGE 128 III 146 ff. E. 2b/bb). Das Dachschild der Beklagten «BMW […]» ist deshalb als zulässig zu erachten.
5.8.Verwendung des Domainnamens «[…] bmw.ch»
5.8.1.Die Beklagte verwendet zudem den Domainnamen […] bmw.ch.
[…]
5.8.4.Domainnamen haben grundsätzlich Kennzeichnungsfunktion (vgl. BGer vom 3. Januar 2022, 4A_375/2021, E. 3.2; Arpagaus, UWG 3 d N 189 m.w.H.), weshalb Domainnamen gegenüber geschützten Zeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden (BGE 128 III 353 ff. E. 3; BGer vom 3. Januar 2022, 4A_375/2021, E. 3.2; BGer vom 8. November 2004, 4C.31/2004, E. 2). Dabei ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen einer Marke und einem Do|main-Namen entgegen den Ausführungen der Beklagten nicht auf den Inhalt der Website, sondern auf den Wortlaut der Internetadresse abzustellen (BGer vom 19. Mai 2003, 4C.377/2002, E. 2.2; Arpagaus, UWG 3 d N 126 m.w.H.).
5.8.5.Vorliegend erweckt der Domainname […] bmw.ch den unzutreffenden Eindruck, die mit diesem Domainnamen gekennzeichnete Website werde von einem offiziellen BMW-Vertragspartner betrieben. Wie die Klägerin dargelegt hat, verwenden die offiziellen BMW-Vertragspartner nämlich jeweils einen Dommainnamen, welcher aus ihrem Händlernamen und dem Zusatz BMW zusammengesetzt ist. Dies tut auch die Beklagte. Dass die Beklagte– im Unterschied zu den offiziellen BMW Vertragspartner– ihren Namen vor der Bezeichnung BMW stellt, macht hierbei entgegen der Beklagten keinen Unterschied. So zählt zwar bei der Eingabe eines Domainnamens jeder kleinste Unterschied. Allerdings wird in der Praxis häufig nicht eins zu eins der Domainname eingegeben, sondern die Firma gegoogelt. Hierbei spielt die Reihenfolge der Eingabe vom Händlernamen und der Bezeichnung BMW keine Rolle. Dies zumal, wenn nach einer BMW-Garage in einer bestimmten Region gesucht wird und dafür BMW und die Ortschaft in die Suchleiste eingegeben wird. Allgemein kann nicht erwartet werden, dass ein potentieller Kunde rein aufgrund der Reihenfolge des Domainnamens danach unterscheidet, ob es sich bei der gesuchten Garage um einen offiziellen Vertragshändler von BMW oder eine unabhängige Garage handelt (vgl. auch Arpagaus, UWG 3 d N 59). Vielmehr darf ein Durchschnittsadressat darauf vertrauen, dass nur offizielle Vertragspartner von BMW die Bezeichnung BMW auch in ihrem Domainnamen verwenden und unabhängige Garagen einen anderen Domainnamen wählen, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Bezeichnung BMW im Domainnamen erweckt daher unabhängig der Reihe ihrer Erwähnung den Eindruck einer vertraglichen Verbundenheit zu BMW (vgl. hierzu auch Abegg, 193).
5.8.6.Der Zusatz «BMW» im Domainnamen der Beklagten entspricht nicht dem branchenüblichen Werbeverhalten und dient dem Adressaten nicht als Hinweis auf konkrete Leistungen der Beklagten, sondern dient der allgemeinen Bewerbung der Marke an sich. Der Beklagten stehen andere Möglichkeiten offen, die Adressaten ihrer Werbung auf ihr Angebot hinzuweisen. Beispielsweise kann sie auf ihrer Website selber den Vermerk anbringen, dass sie Service-, Reparatur- und Wartungsdienstleistungen für BMW und MINI-Fahrzeuge anbringt oder sich als BMW Spezialist bezeichnen. Ein Hinweis auf die Marke BMW im Domainnamen selbst ist dagegen irreführend und unzulässig.
5.9.Verwendung eines Schildes «Willkommen bei BMW»
5.9.1.Im Empfang/Showroom der Beklagten befindet sich ein Ständer mit der Aufschrift «Willkommen bei BMW».
[…]
5.9.4.Die Bezeichnung «Willkommen bei BMW» suggeriert, dass der Kunde von BMW selbst begrüsst wird. Entsprechend entsteht für den Durchschnittsadressaten der Eindruck, sich in einer offiziellen BMW-Garage zu befinden. Dies gilt unabhängig davon, dass auf dem Begrüssungsschild das BMW Logo nicht angebracht ist und die Tafel von der Beklagten selbst gestaltet wurde und auch ihren Firmennamen enthält. Wie die Klägerin zu Recht vorbringt, würde man von einer von BMW unabhängigen Garage vielmehr erwarten, mit «Willkommen bei B. AG» begrüsst zu werden.
5.9.5.Die Bezeichnung als «Willkommen bei BMW» bezieht sich zudem nicht klar auf ein bestimmtes Angebot der Beklagten, sondern dient der allgemeinen Bewerbung der Marke. Zur Bewerbung des Angebots der Beklagten ist sie nicht notwendig, da die Kunden der Beklagten anderweitig auf ihr Angebot hingewiesen werden können. Die Bezeichnung «Willkommen bei BMW» auf einem Ständer im Empfangsbereich der Beklagte ist deshalb als unzulässig zu erachten, da sie den unzulässigen Eindruck erweckt, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin.
5.10.Bezeichnung als «BMW Classic»
5.10.1.Die Beklagte verwendet Visitenkarten, auf welchen sich unter anderem die Bezeichnung «BMW-Classic» befindet.
[…]
5.10.4.Für einen Durchschnittsadressaten ist nicht klar, was für eine Leistung die Beklagte mit der Bezeichnung «BMW Classic» bewirbt. Dies wird erst unter Beizug der Website der Beklagten klar. Allein unter der Bezeichnung «BMW Classic» auf der Visitenkarte ergibt sich für den Durchschnittsadressaten jedoch noch kein Hinweis auf eine konkrete Dienstleistung der Beklagten. Die Bezeichnung «BMW Classic» dient vielmehr der allgemeinen Bewerbung der Marke BMW. Die Verwendung der Bezeichnung «BMW Classic» auf den Visitenkarten der Beklagten ist somit als unzulässig zu erachten.
[…]
|7.Keine Verwirkung
7.1.Die Beklagte bringt vor, dass allfällige Ansprüche der Klägerin verwirkt seien. Die Klägerin habe seit 2004 den Marktauftritt der Beklagten gekannt und ihn seither geduldet. Indem die Klägerin ihr Gesuch auf Erlass eines Befehls beim Handelsgericht Zürich am 13. Oktober 2008 ohne Vorbehalt zurückgezogen und nichts mehr unternommen habe, habe die Beklagte ihren Geschäftsauftritt als unstrittig ansehen dürfen. Was der Anwalt der Klägerin ausgerichtet habe, sei eine reine Schutzbehauptung. Die Beklagte habe der Klägerin keine Zusicherung abgegeben. Zusammen mit ihrer schweizerischen Tochtergesellschaft BMW (Schweiz) AG und der lokalen Vertriebspartnerin Garage D. AG hätte die Klägerin seit 2004 über den Marktauftritt der Beklagten Kenntnis haben müssen. Fahrlässige Unkenntnis des Markengebrauchs sei der Klägerin anzurechnen. Die Beklagte sei nach 13 Jahren Geschäftstätigkeit ein Begriff für BMW- und MINI-Fahrzeuge. Die Beklagte habe sich durch ihren Einsatz und ihren Fleiss eine erstklassige Reputation erarbeitet und sich einen weiten Kundenkreis aufgebaut. Könnte sie nicht mehr wie bis anhin für ihre Angebote werben, würde sie wohl eine empfindliche Geschäftseinbusse erleiden. Die Beklagte habe sich zur Bewerbung ihres Angebots an der einschlägigen Rechtsprechung orientiert. Es sei üblich, dass unabhängige Garagen diejenigen Automarken gebrauchen, worauf sich ihr Angebot richte. Die Klägerin habe die Beklagte in ihrem guten Glauben mit dem vorbehaltlosen Rückzug ihres Gesuchs bestätigt und durch ihre nachherige jahrelange Passivität bestärkt. Die Klägerin sei über acht Jahre lang passiv geblieben. Das Verhalten der Beklagten sei nicht täuschend, weshalb keine Allgemeininteressen tangiert seien.
7.2.Die Klägerin bestreitet dagegen, dass eine verzögerte Rechtsausübung vorliege. Die Voraussetzungen der Verwirkung seien nicht erfüllt. Die Klägerin sei aufgrund der Aussage ihres damaligen Anwalts davon ausgegangen, dass sämtliche Verletzungen freiwillig beendet worden seien. Die Klägerin habe somit keine Kenntnis der Rechtsverletzungen gehabt. Die Beklagte habe auch nicht in gutem Glauben einen wertvollen Besitzstand geschaffen. Die Beklagte habe von den Rechten der Klägerin und von ihrem Willen, diese Rechte durchzusetzen, gewusst. Die Untätigkeit der Klägerin beruhe darauf, dass die Beklagte ihre Versicherung nicht eingehalten habe. Hinzu komme, dass Ansprüche nie verwirken würden, wenn nebst Individualinteressen auch allgemeine Interessen tangiert seien. Dies sei vorliegend der Fall, da der täuschende Einsatz der BMW Marken durch die Beklagte zu Lasten anderer Marktteilnehmer gehen würde.
7.3.Die Verwirkung ist ein Fall der unzulässigen Rechtsausübung aufgrund widersprüchlichen und damit rechtsmissbräuchlichen Verhaltens (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Kennzeichenrechtliche Abwehransprüche können untergehen, wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Eine Verwirkung wegen verspäteter Rechtsausübung ist aber nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein Missbrauch offenbar ist. Die Verwirkung setzt voraus, dass der Berechtigte von der Verletzung seiner Rechte durch Mitgebrauch eines gleichen oder ähnlichen Kennzeichens Kenntnis hatte oder er davon bei gehöriger Sorgfalt hätte Kenntnis haben müssen, er diesen Gebrauch während längerer Zeit widerspruchslos geduldet hat und der Verletzer in gutem Glauben einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben hat. Je länger der Berechtigte den Mitgebrauch hinnimmt, desto eher darf der Verletzer nach Treu und Glauben erwarten, der Berechtigte dulde die Schutzrechtsverletzung auch weiterhin und werde ihm nicht zumuten, den erworbenen Besitzstand wieder preiszugeben (vgl. zum Ganzen BGer vom 16. Mai 2023, 4A_570/2022, E. 3.1.1, m.w.H.; BGer vom 28. Dezember 2020, 4A_265/2020, E. 9.1, m.w.H.).
7.4.Der Erwerb eines eigenen wertvollen Besitzstandes setzt voraus, dass der Verletzer ein fremdes Kennzeichen tatsächlich und intensiv benutzt (R. Staub, in: M. G. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz (MSchG), 3. Aufl., Bern 2017, Vorbemerkungen zu MSchG 51–60 N 74). Als Folge des ungestörten längeren Gebrauchs muss sich das verwendete fremde Kennzeichen beim Publikum als Zeichen für das eigene Unternehmen durchgesetzt und diesem dadurch eine vorteilhafte Stellung im Wettbewerb verschafft haben (BGE 117 II 575 ff. E. 6a, m.w. H; Staub, Vorbemerkungen zu MSchG 51–60 N 74; vgl. auch BGE 109 II 338 ff. E. 2a; BGer vom 30. Juni 2005, 4C.76/2005, E. 3.2). Ein wertvoller Besitzstand liegt dabei vor, sobald das tolerierte Zeichen nicht ohne ernstliche Nachteile durch ein anderes ersetzt werden kann (vgl. BGer vom 30. Juni 2005, 4C.76/2005, E. 3.4 m.w.H.; Staub, Vorbemerkungen zu MSchG 51–60 N 74). Im Übrigen bestehen zwischen den Tatbestandselementen Wechselwirkungen und es sind umso geringere Anforderungen an den Besitzstand zu stellen, je schutzwürdiger das Vertrauen des Verletzers ist (BGer vom 30. Juni 2005, 4C.76/2005, E. 3.4, m.w.H.; M. Frick, in: R. M. Hilty/R. Arpagaus [Hg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Basel 2013, Vor MSchG 51a-60 N 73 m.w.H.). Der wertvolle Besitzstand ist von dem zu beweisen, der daraus die Verwirkung eines besseren Rechts ableitet (Art. 8 ZGB; BGE 109 II 338 ff. E. 2a).
7.5.Es ist in Rechtsprechung und Lehre anerkannt, dass auch Abwehransprüche aus Lauterkeitsrecht untergehen können, wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Dabei ist indes Zurückhaltung am Platz, denn das Lauterkeitsrecht – und Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG im Besonderen – schützt nicht nur Individual-, sondern auch Allgemeininteressen; es gewährleistet den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten und namentlich den Schutz des Publikums vor irreführendem Zeichengebrauch, wie er vorliegend zur Diskussion steht. Eine – allein auf das Verhalten eines Mitbewerbers gestützte – Verwirkung ist daher |mit besonderer Vorsicht zu prüfen. Sie ist darüber hinaus auch deshalb nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein Missbrauch offenbar ist (vgl. zum Ganzen BGer vom 28. Dezember 2020, 4A_267/2020, E. 11.1, m.w.H.).
7.6.Die Klägerin hatte im Befehlsverfahren vor dem Handelsgericht Zürich im Jahr 2008 beantragt, es sei der Beklagten zu verbieten, den Domainnamen […] bmw.ch zu registrieren, die Bildmarke IR 489 368 (rundes BMW Logo), die Bezeichnung «Offizielle BMW-Vertretung» und die Bezeichnung «[…] BMW» im geschäftlichen Verkehr zu verwenden sowie einen Pylon mit der Bezeichnung «BMW Service» vor ihrem Geschäftsgebäude aufzustellen. […]
7.9.Strittig ist dagegen, ob die bereits im Befehlsverfahren aus dem Jahr 2008 gerügten Bezeichnungen mittlerweile verwirkt sind. Dies ist im Folgenden zu prüfen. Zu beachten ist dabei, dass die Beklagte zumindest in den ersten Jahren nach Rückzug des Gesuchs um Erlass eines Befehls damit rechnen musste, dass die Klägerin eine ordentliche Klage gegen sie einreicht. So konnten sich die Parteien im Anschluss an das Befehlsverfahren nicht einigen. Zumindest in den ersten paar Jahren nach Abschreibung des Befehlsverfahrens war die Beklagte in Bezug auf die Benutzung der beanstandeten Zeichen nicht gutgläubig. Es sind somit relativ hohe Anforderungen an den Aufbau eines wertvollen Besitzstandes zu stellen (vgl. oben E. 7.4.).
7.10.Vorliegend konnte die Beklagte nicht darlegen, worin der Nachteil liegen würde, wenn sie ihren Domainnamen https://[…] bmw.ch aufgeben müsste. Entsprechend hat sie diesbezüglich auch nicht nachgewiesen, dass sie über einen wertvollen Besitzstand verfügt. So könnte sie beispielsweise ihre Firma als Domainnamen verwenden. Es ist davon auszugehen, dass die Website der Beklagte mit dieser Domain bei einer Internetsuche weiterhin unter den Stichwörtern «[…]» und «BMW» aufgefunden würde. Es ist nicht ersichtlich, weshalb ein Domainname, der aus der Firma der Beklagten besteht, dem Marktauftritt der Beklagten schaden könnte; zumal sie sich gemäss eigener Angabe sowieso als unabhängige Marktteilnehmerin positioniert hat. Der Inhalt ihrer Website könnte die Beklagte– soweit vorliegend nicht als unzulässig erachtet– übernehmen. Zudem könnte sie Benutzer, die den alten Domainnamen eingeben, auch auf die neue Website verweisen bzw. weiterleiten.
7.11.Entgegen den Ausführungen der Beklagten bestehen auch für die Werbung mit dem Pylon «BMW Service» zulässige Alternativen. Dieser ist zur Beschreibung des Angebots der Beklagten nicht notwendig. Die Beklagte könnte beispielsweise ein Pylon mit der Bezeichnung «BMW Spezialist» aufstellen. Es ist nicht dargelegt, dass diese Änderung des Pylonen von «BMW Service» zu «BMW Spezialist» nachteilig für die Beklagte ist bzw. sie dadurch in ihrer Wettbewerbsstellung geschwächt würde. In beiden Fällen wird den potentiellen Kunden kurz und prägnant vermittelt, dass die angeschriebene Garage sich auf die Reparatur von und den Service an BMW-Fahrzeugen spezialisiert hat. Insofern kann die Beklagte mit einem angepassten Pylonen ihre Kunden genauso gut über ihr Angebot informieren, ohne einen irreführenden Eindruck einer vertraglichen Verbundenheit zur Klägerin zu erwecken.
7.12.Auch zur Bezeichnung «[…] BMW» gibt es, wie oben dargelegt (E. 5.5.7.), Alternativen. Die Beklagte kann sich beispielsweise als «[…]– Ihr BMW Spezialist» bezeichnen, wie sie dies mittlerweile auch auf ihrer Website tut. Die Klägerin wendet sich nicht gegen diese Bezeichnung, sondern erachtet sie explizit als zulässig. Die Beklagte konnte nicht darlegen, dass die Änderung von der Bezeichnung «[…] BMW» zu «[…]– Ihr BMW Spezialist» für die Beklagte ernstliche Nachteile mit sich bringen würde.
7.13.Bezüglich der Verwendung der BMW Logos ist festzuhalten, dass die Beklagte ihren Marktauftritt seit dem Verfahren von 2008 teilweise geändert hat. Die früher verwendeten Abbildungen der BMW Logos sind in dieser Form nicht mehr auf der Website vorhanden (vgl. für das neue Layout der Website). Auch hat die Beklagte das BMW Logo aus der BrowserAdressleiste durch ein stilisiertes «[…]» ersetzt. Die Beklagte verwendet das BMW Logo einzig noch auf einem Ständer in ihrem Serviceempfang, auf ihrem Facebook Profilbild, auf der Abbildung ihrer Werkstatt sowie in einem Inserat bei der «[…]» in unzulässiger Weise (vgl. oben E. 5.4.).
7.14.Insofern die Beklagte die BMW Logos entfernt hat, liegt diesbezüglich kein fremder Markengebrauch mehr vor. Entsprechend liegt auch kein wertvoller Besitzstand vor (vgl. oben E. 7.4.). Darüber hinaus hat die Beklagte nicht hinreichend nachgewiesen, dass die Entfernung des BMW Logos vom Ständer in ihrem Serviceempfang, von ihrem Facebook Profilbild, von den Liften und Fässern in ihrer Werkstatt und vom Inserat bei der «[…]» ernstliche Nachteile für sie mit sich bringen würde. So sind sich Facebook Nutzer die Änderung von Profilbilder gewohnt und kann auch in einem neuen Profilbild mit der Bezeichnung […] AG und einem BMW Auto geworben werden. Auch Leser von Zeitschriften erwarten nicht, dass ein Unternehmen jedes Mal mit dem gleichen Inserat wirbt. Untersagt wird mit vorliegendem Entscheid zudem nur, dass das BMW Logo neben der Firma der Beklagten platziert wird, so dass bei einem unabhängigen Bildbetrachter der Eindruck entsteht, dass BMW Logo sei Bestandteil des Firmennamens (vgl. hierzu oben E. 5.4.9.). Die Beklagte hat von sich aus ihre Website aufgefrischt und behauptet nicht, dass dies nachteilige Folgen für sie gehabt hätte. Es ist nicht ersichtlich, wieso dies nicht auch für ihr Facebook Profilbild bzw. ihre Inserate gelten sollte. Die Beklagte geht ohnehin davon aus, dass auf ihrer Facebook Seite bereits jetzt immer ihre Firma prominent präsent ist, wodurch dem Betrachter klar sei, dass es sich um eigene Angebote der Beklagten handle. Website- und Face|book Auftritt haben gemäss der Beklagten einen unverwechselbaren originalen […] Auftritt.
7.15.Das Angebot der Beklagten wird durch das vorliegende Urteil nicht eingeschränkt. Vielmehr wird der Beklagten nur verboten, in ihrer Werbung in irreführender Weise auf die Marken der Klägerin Bezug zu nehmen. Es ist nicht belegt, dass der Beklagten daraus ein Umsatzrückgang entstehen würde (vgl. BGer vom 17. Juni 2019, 4A_630/2018, E. 3.4). Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich die Beklagte nach eigener Aussage in den vergangenen Jahren nach über 13-jährigem Bestehen ohnehin als unabhängige Marktteilnehmerin positioniert hat und weiterherum bekannt ist, dass es sich bei ihr um eine ungebundene, freie Garage handelt.
7.16.Vorliegend sind entgegen den Ausführungen der Beklagten auch Allgemeininteressen tangiert. So verstösst die Beklagte mit ihrem Marktauftritt – wie oben festgehalten (E. 5.1.-5.5. und E. 5.8.-5.10.) – nicht nur gegen das Markenrecht, sondern auch gegen das UWG. Sie verletzt somit einerseits die Interessen der potentiellen Kunden als auch die Interessen ihrer Konkurrenten an einem unverfälschten Wettbewerb (vgl. Art. 2 UWG; Berger, UWG 3 b N 3).
7.17.Entgegen den Ausführungen der Beklagten sind die Ansprüche der Klägerin somit vorliegend nicht verwirkt, da die Beklagte keinen wertvollen Besitzstand nachgewiesen hat. Ob die übrigen Voraussetzungen der Verwirkung erfüllt sind, kann entsprechend offengelassen werden.
[…]
Al