«FACTFULNESS» Bundesgericht vom 6. Mai 2022
Relevanz der Verkehrskreise, Schutzverweigerung infolge Zugehörigkeit zum Gemeingut
I. zivilrechtliche Abteilung; Abweisung der Beschwerde; Akten-Nr. 4A_65/2022
MSchG 2 a.
Richten sich die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an mehrere Verkehrskreise (hier: Fachkreise und das breite Publikum), muss eine Schutzverweigerung bereits dann erfolgen, wenn aus Sicht eines der betroffenen Verkehrskreise ein Schutzausschlussgrund gegeben ist, selbst wenn es sich dabei nicht um den mengenmässig grössten Verkehrskreis handelt. Gleichwohl ist bei der gegebenen Konstellation (nebeneinander von Fachkreisen und dem breiten Publikum) für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens auf die gewöhnliche oder gar flüchtige Aufmerksamkeit des breiten Publikums und nicht auf die höhere Aufmerksamkeit der Fachkreise abzustellen. Für die Beurteilung des Sinngehaltes eines Zeichens ist indessen das Verständnis sämtlicher Verkehrskreise zu berücksichtigen (E. 4.2, 4.3).
MSchG 2 a.
Wird der Sinngehalt eines Zeichens trotz marginaler Verfremdungseffekte oder gewissen grammatikalischen Fehlern von den massgebenden Verkehrskreisen klar verstanden, verliert dieses seinen beschreibenden Charakter nicht. Eine Wortmarke (hier: FACTFULNESS), die sich aus mehreren bekannten englischen Wörtern zusammensetzt, gilt nicht als Fantasiewort, es sei denn, die einzelnen Wörter verlieren aufgrund der Zusammensetzung die eigentliche Bedeutung und das Gesamtwort seinen Sinngehalt (E. 5).
LPM 2 a.
Si les produits et services revendiqués s’adressent à plusieurs publics (en l’occurrence les milieux spécialisés et le grand public), il y a lieu de refuser la protection dès lors qu’il existe un motif d’exclusion de la protection en ce qui concerne l’un des publics concernés, même s’il ne s’agit pas du plus important en termes de volume. Néanmoins, dans la configuration donnée (coexistence de cercles spécialisés et du grand public), l’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit se fonder sur l’attention habituelle, voire passagère, du grand public et non sur l’attention plus grande prêtée par les cercles spécialisés. Pour évaluer le contenu sémantique d’un signe, il convient toutefois de tenir compte de la compréhension par tous les publics (consid. 4.2, 4.3).
LPM 2 a.
Si le sens d’un signe est clairement compris par le public pertinent malgré des effets d’altération marginaux ou certaines erreurs grammaticales, ce signe ne perd pas son caractère descriptif. Une marque verbale (en l’occurrence: FACTFULNESS) composée de plusieurs mots anglais connus n’est pas considérée comme un mot fantaisiste, à moins que les différents mots ne perdent leur signification propre en raison de la combinaison et que le mot pris dans son ensemble ne perde son sens (consid. 5).
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung FACTFULNESS. Den Antrag auf Schutzausdehnung des Zeichens auf die Schweiz hiess das IGE ausschliesslich betreffend Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 25, 35 und 42 gut, während es den Schutz betreffend Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 mit Verfügung vom 19. Oktober 2020 verweigerte. Die gegen die teilweise Schutzverweigerung erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht am 22. Dezember 2021 ab. Die Beschwerde an das Bundesgericht, mit welcher die Beschwerdeführerin insbesondere den vollumfänglichen Markenschutz für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen in der Schweiz beantragte, blieb ebenfalls erfolglos; das Bundesgericht wies die Beschwerde ab, sofern es auf diese eintrat.
4.2.Die Vorinstanz führte zum massgebenden Abnehmerkreis aus, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 richteten sich sowohl an Fachkreise, die über besondere Marktkenntnisse verfügten und deshalb eine grössere Aufmerksamkeit an den Tag legten, als auch an das breite (erwachsene) Publikum, das die betreffenden Produkte mit einer gewöhnlichen Aufmerksamkeit nachfrage. Dem stimmen beide Parteien zu. Es ist somit davon auszugehen, dass sich der massgebende Abnehmerkreis für die streitbetroffenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 sowohl aus Fachkreisen als auch aus Endkonsumenten zusammensetzt.
4.3.Bei einer solchen Zusammensetzung der massgebenden Verkehrskreise soll gemäss Vorinstanz bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke in erster Linie auf das Verständnis der Endkonsumenten abgestellt werden, da diese die grösste und am wenigsten erfahrene Marktgruppe bildeten. Dem pflichtet die Beschwerdeführerin bei, während das IGE einwendet, gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung spiele die Grösse der Verkehrskreise bzw. deren zahlenmässiges Verhältnis zueinander keine Rolle. Wenn so|wohl Fachkreise als auch Endkonsumenten Abnehmer der betroffenen Waren und Dienstleistungen seien, sei bei der Beurteilung des Gemeingutcharakters eines Zeichens dieses bereits dann zurückzuweisen, wenn der Schutzausschlussgrund nur aus Sicht eines der betroffenen Verkehrskreise gegeben ist.
Der Einwand des IGE erfolgt in grundsätzlicher Hinsicht zu Recht, ändert aber vorliegend am Ergebnis nichts. So hat das Bundesgericht im Fall «Wilson» klargestellt, dass die Erwägung der Vorinstanz nicht zutreffe, wonach für die Unterscheidungskraft die Auffassung der Endverbraucher massgebend sei, wenn diese die grösste Teilmenge der massgebenden Verkehrskreise bildeten. Wäre dieses quantitative Kriterium ausschlaggebend, würde zu allermeist allein auf das Verständnis des allgemeinen Publikums abzustellen sein, wenn dieses von den betreffenden Waren und Dienstleistungen auch angesprochen ist, und die allenfalls ebenfalls angesprochenen, aber mengenmässig kleineren Fachkreise oder weitere Adressatengruppen blieben unberücksichtigt (BGer, sic! 2013, 532 ff. E. 3.2.2, «Wilson»). Dies dürfte sich aber bei gemischt zusammengesetzten Abnehmerkreisen zumeist kaum auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft auswirken, weil sich in einem solchen Fall die Wahrnehmung an der gewöhnlichen oder gar flüchtigen Aufmerksamkeit des Endverbrauchers messen muss (in diesem Sinn wohl D. Aschmann, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, MSchG 2 lit. a N 32).
Bei der Frage, welchen Sinngehalt die massgebenden Kreise einem Zeichen zuschreiben, vermag indessen die Berücksichtigung des Verständnisses von ebenfalls angesprochenen Fachkreisen durchaus ein anderes Bild abzugeben als wenn einzig auf die Wahrnehmung des allgemeinen Publikums als der grössten Gruppe abgestellt würde.
5.
5.1.Die Vorinstanz befasste sich eingehend mit dem Sinngehalt des Zeichens FACTFULNESS. Sie erwog, «factfulness» sei kein fester Bestandteil des deutschen, französischen, italienischen oder englischen Wortschatzes. Daher würden die Abnehmer die Wortneuschöpfung in allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile gliedern. Der Bestandteil «fact» bedeute «Tatsache» oder «Faktum» und sei unstrittig allgemein bekannt. «Full» bedeute «voll» und gehöre dem Grundwortschatz an. Das Suffix «-ness» diene der Hauptwortbildung. Die Vokabeln «truthfulness», «mindfulness» oder «cheerfulness» seien geläufige Beispiele für eine vergleichbare Wortbildung. Das zusammengesetzte Zeichen ergebe in der Übersetzung «Tatsache-Vollsein» bzw. «Faktenfülle». Dieser Sinngehalt stehe deutlich im Vordergrund. Das Zeichen sei nicht mehrdeutig, da einige der wörtlichen Übersetzungen von «fact» und «fulness» in der Kombination keinen Sinn ergäben.
Das Zeichen sei den massgebenden Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinne von «Faktenfülle» verständlich. Daran änderten auch marginale Verfremdungseffekte oder gewisse grammatikalische Fehler nichts. Die Verwendung von «fact» im Singular und ebensowenig der Umstand, dass es «factful» statt (grammatikalisch korrekt) «full of facts» laute, bewirkten daher keine andere Deutung. Die Vorinstanz verwarf im Einzelnen die Vorbringen der Beschwerdeführerin und kam zusammengefasst zum Schluss, die relevanten Verkehrskreise erwarteten aufgrund des Zeichens, dass sie für ihre Ausbildung Zugang zu einer Ansammlung von Fakten erhalten werden. Der beschreibende Sinngehalt in Bezug auf Druckerzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Dienstleistungen zur Wissensvermittlung liege damit auf der Hand. Das Zeichen gehöre demnach dem Gemeingut an.
5.2.Dem kann das Bundesgericht ohne weiteres folgen. […].
5.2.1.Entgegen der Beschwerdeführerin kann im streitbetroffenen Zeichen keine blosse Fantasiebezeichnung gesehen werden. Vielmehr ist der Vorinstanz durchwegs zuzustimmen, dass die massgebenden Abnehmerkreise FACTFULNESS in Bezug auf die angesprochenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 ohne besondere Denkarbeit als «Faktenfülle» und damit als Inhaltsangabe verstehen.
Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass den Abnehmerkreisen das englische Wort «fact» in seiner Bedeutung als «Tatsache» oder «Factum» allgemein bekannt ist. […].
Die Beschwerdeführerin vermag sodann nicht zu überzeugen, wenn sie das von der Vorinstanz angenommene Verständnis des Zeichens mit der Behauptung in Abrede stellt, es treffe nicht zu, dass nur weil ein Schweizer das englische Wort «full» kenne, er auch wisse, dass sich dieses Wort mit dem Suffix «-ness» zu «fulness» substantivieren lasse. Dazu wäre ein nicht zu unterschätzender Denkaufwand erforderlich, der zusätzlich erschwert werde, weil im Bestandteil «ful» der Doppelkonsonant fehle, also das Wort «full» nicht ohne weiteres erkennbar sei. «Ful» wecke in Deutschschweizer Ohren Assoziationen zum Adjektiv «faul». «Fulness» sei kein den massgebenden Verkehrskreisen verständliches Wort bzw. kein verständlicher Wortteil. Diese Vorbringen verfangen nicht. Die Vorinstanz hat zutreffend angeführt, ein Kompositum aus bekannten englischen Wörtern könnte dann als Fantasiewort gelten, wenn die einzelnen Wörter aufgrund ihrer Zusammensetzung die eigentliche Bedeutung verlören, was vorliegend jedoch nicht der Fall sei. In der Tat ist mit der Vorinstanz anzunehmen, dass der Wortteil «FULNESS» mit Blick auf andere bekannte Beispiele für eine vergleichbare Wortbildung («truthfulness», «mindfulness» oder «cheerfulness») vom angesprochenen Abnehmer durchaus als Substantiv «Fülle» verstanden und in der Kombination mit «FACT» als «Faktenfülle» aufgefasst wird. Dieser Sinngehalt des Zeichens ist eindeutig und nicht «diffus», wie die Beschwerdeführerin meint. Jedenfalls liegt die von ihr angeführte Assoziation mit «faul» derart fern, dass sie keine andere Beurteilung zu begründen vermag. Die Vorinstanz erblickte mithin im streitbetroffenen Zeichen FACTFULNESS zu Recht kein Fantasiewort.
|5.2.2.Die Beschwerdeführerin entkräftet den beschreibenden Charakter auch nicht mit der Behauptung, FACTFULNESS sei in Bezug auf die relevanten Produkte der Klassen 16 und 41 ein typischer Fall eines trotz eines gewissen inhaltlichen Bezugs schlagwortartigen und einprägsamen Zeichens. Das IGE hält dem in seiner Vernehmlassung entgegen, das Zeichen beschreibe die Beschaffenheit der Waren und Dienstleistungen in dem Sinn, dass diese eine Faktenfülle aufweisen, das heisst eine Ansammlung von Fakten zur Verfügung stellen. Ob damit nun die Beschaffenheit oder der Inhalt beschrieben wird, ist nicht ausschlaggebend. Jedenfalls kann nicht lediglich von einem «gewissen inhaltlichen Bezug» gesprochen werden, sondern vielmehr von einem eindeutigen Sinngehalt, wonach das Zeichen die massgebenden Abnehmerkreise erwarten lässt, dass sie mit den betreffenden Waren und Dienstleistungen Zugang zu einer Ansammlung von Fakten erhalten.
5.3.Die Vorinstanz hat das Zeichen FACTFULNESS für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 zutreffend als beschreibend qualifiziert und ihm deshalb den Schutz nach Art. 2 lit. a MSchG bundesrechtskonform verweigert.
[…]
Bol