«Gallup III» Bundesverwaltungsgericht vom 18. Mai 2021

2.3.Die Registereintragung einer rechtsgeschäftlichen Übertragung von Markenrechten erfolgt auf Grundlage einer formalen und summarischen Prüfung (BVGer vom 8. August 2012, B-5122/2011, E. 3.3, «Secrétan Troyanov [fig.]»; vom 19. April 2011, B-5482/2009, E. 4.3, «Flamant Vert [fig.]»; E. Marbach, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, 514 Rz. 1746; G. Bühler, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 17 N 40). Im Fall einer bestrittenen Inhaberschaft ist es dem Zivilgericht vorbehalten, diese umfassend materiell-rechtlich zu prüfen (BVGer vom 10. Mai 2011, B-7311/2010, E. 2.2, «Alpenswiss [fig.]»; vom 8. August 2012, B-5122/2011, E. 3.3, «Secrétan Troyanov [fig.]»; vom 19. April 2011, B-5482/2009, E. 4.3, «Flamant Vert [fig.]»; M. Bigler, in: L. David/M. R. Frick [Hg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG]/Wappenschutzgesetz [WSchG], 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 17 N 27).

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist die materiell-rechtliche Beurteilung des «Trade Mark Assignment» gemäss ständiger Rechtsprechung nicht der Vorinstanz, sondern der umfassenden Entscheidkognition des zuständigen Zivilgerichts anheim zu stellen. Eine solche Rechtskontrolle wäre nicht zu vereinbaren mit der summarischen und auf formale Aspekte beschränkten Kognition der Vorinstanz bei der Eintragung von Markenübertragungen. Die Vorinstanz hat ihre auf Art. 28 Abs. 1 Bst. a MSchV gestützte Prüfung zu Recht auf die Frage beschränkt, ob die ihr vorgelegten Beweisurkunden eine genügende Grundlage für die sichere Registerführung bilden. […]

3.

3.1.Die Vorinstanz hiess die seitens der Beschwerdeführerin ersuchte Registeränderung vom 1. Dezember 2016 gut, ohne die bisher eingetragene Markeninhaberin vorgängig anzuhören und ohne ihr den Eintragungsentscheid förmlich zu eröffnen. Die Beschwerdegegnerin hat aufgrund dessen erst am 9. Februar 2017 Kenntnis über den geänderten Registerinhalt erhalten. In der Folge beantragte sie umgehend die Rückgängigmachung der Registeränderung. Diesem Gesuch hat die Vorinstanz mit Verfügung vom 12. Juli 2019 entsprochen.

3.2.Unter welchen Voraussetzungen eine Registereintragung wegen formeller oder materieller Fehlerhaftigkeit rückgängig gemacht werden kann, ist im Markenschutzgesetz nicht geregelt. Die Rechtsprechung hat für solche Fälle allgemeine Grundsätze entwickelt, unter denen ein Zurückkommen auf einen Verwaltungsakt zulässig ist (BGE 143 II 1 ff. E. 4.1; 137 I 69 ff. E. 2.3; 127 II 306 ff. E. 7a; 103 Ib 87 ff. E. 2; je m.H.; P. Tschannen/U. Zimmerli/M. Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Bern 2014, 307 ff., § 31 Rz. 37 ff.; U. Häfelin/G. Müller/F. Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl., Zürich 2020, 272 Rz. 1226). Von diesen Grundsätzen lässt sich die Rechtsprechung auch beim Widerruf von Eintragungen in den Registern des gewerblichen Rechtsschutzes leiten (BGE 99 Ib 336 ff. E. 2a, «Mil Color»; für Patente und Patentlizenzen: BGer, sic! 2010, 285 ff. E. 2, «Zahnimplantate»; BGer vom 11. Juli 1994, 4A.3/1994, E. 3; BGer, PMMBl 1977 I, 15 ff.).

3.3.Ein Widerruf ist nach Ablauf der Rechtsmittelfrist grundsätzlich unzulässig, wenn das Interesse am Vertrauensschutz demjenigen an der richtigen Durchführung des objektiven Rechts vorgeht: Dies trifft in der Regel dann zu, wenn durch die Verwaltungsverfügung ein subjektives Recht begründet worden oder die Verfügung in einem Verfahren ergangen ist, in dem die sich gegenüberstehenden Interessen allseitig zu prüfen und gegeneinander abzuwägen waren, | oder wenn der Private von einer ihm durch die Verfügung eingeräumten Befugnis bereits Gebrauch gemacht hat. Diese Regel gilt allerdings nicht absolut; auch in diesen drei Fällen kann ein Widerruf in Frage kommen, wenn er durch ein besonders gewichtiges öffentliches Interesse geboten ist (BGE 144 III 285 ff. E. 3.5, «Tenofovir II»; 143 II 1 ff. E. 5.1; 137 I 69 ff. E. 2.3; 135 V 215 ff. E. 5.2; 127 II 306 ff. E. 7a; 121 II 273 ff. E. 1a/aa; je m.H.). Interventionen vor Ablauf der Rechtsmittelfrist sind hingegen nicht denselben strengen Voraussetzungen unterworfen, wie sie für den Widerruf formell rechtskräftiger Verfügungen gelten (BGE 134 V 257 ff. E. 2.2; 121 II 273 ff. E. 1a/aa, m.H.; BGer, sic! 2010, 285 ff. E. 2.1, «Zahnimplantate»). Die Frage des Zurückkommens auf einen Verwaltungsakt hat auch die Eigenart und die Besonderheiten des konkreten Verfahrens miteinzubeziehen (BGer, sic! 2010, 285 ff. E. 2.1, «Zahnimplantate»).

3.3.1.Mit der Praxis der Vorinstanz, vorgenommene Registeränderungen den Parteien erst nachträglich und nach deren Publikation auf www.swissreg.ch mitzuteilen, hat sich das BGer bereits im Urteil sic! 2010, 285 ff., «Zahnimplantate», befasst. Das BGer erwog unter Hinweis auf Art. 39 Bst. b VwVG, eine durch Beschwerde mit aufschiebender Wirkung (Art. 55 VwVG) anfechtbare Verfügung dürfe nicht schon vor Eintritt der formellen Rechtskraft vollzogen werden.

3.3.2.Ungeachtet dieser bundesgerichtlichen Vorgabe informierte die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin erst nachträglich über die vorgenommene Registeränderung mit schriftlicher Mitteilung vom 5. Dezember 2016 (Poststempel vom 6. Dezember 2016). Die an die D. AG adressierte Mitteilung wurde von der Schweizerischen Post mit dem Vermerk retourniert, der Empfänger habe unter der angegebenen Adresse nicht ermittelt werden können. Die Unzustellbarkeit der Mitteilung war dem Umstand geschuldet, dass der Vorinstanz weder die Rückumfirmierung von D. AG auf B. AG noch der am 7. Mai 2015 eröffnete Konkurs über die Beschwerdegegnerin, welcher unter anderem auch einen Adresswechsel nach sich zog, angezeigt worden ist. Die Beschwerdegegnerin ist damit ihrer Obliegenheit nicht nachgekommen, der Vorinstanz die aktuelle Firmenbezeichnung und Anschrift nach Massgabe von Art. 40 Abs. 3 Bst. h MSchV anzuzeigen.

3.3.3.Dieses Versäumnis entbindet die Vorinstanz jedoch nicht davon, der Beschwerdegegnerin, die unbekannten Aufenthaltes war, die Registeränderung rechtsfehlerfrei zu eröffnen (Art. 34 Abs. 1 i.V.m. Art. 36 Bst. a VwVG). Obwohl ein solcher Eintragungsentscheid keine subjektiven Ausschliesslichkeitsrechte zu begründen vermag, berührt er die Beschwerdegegnerin namentlich in verfahrens- und beweisrechtrechtlicher Hinsicht doch erheblich. Aufgrund der mangelhaften Eröffnung begann die Rechtsmittelfrist folglich erst zu laufen, als die Beschwerdegegnerin nach dem Grundsatz von Treu und Glauben im Besitze aller für die erfolgreiche Wahrung ihrer Rechte wesentlichen Elemente war (BGE 143 IV 40 ff. E. 3.3.3 [recte: E. 3.4.3]; 102 Ib 91 ff. E. 3). Die Eintragung der Übertragung der Markenrechte auf die Beschwerdeführerin vom 1. Dezember 2016 war im Zeitpunkt des Gesuchs um Rückgängigmachung der Registeränderung vom 9. Februar 2017 folglich noch nicht in formelle Rechtskraft erwachsen. Aus diesem Grund war der Widerruf an keine besonderen Voraussetzungen geknüpft und einer Abwägung des Interesses an der richtigen Durchführung des objektiven Rechts und desjenigen an der Wahrung der Rechtssicherheit bedurfte es nicht. Selbst wenn davon ausgegangen würde, dass der Beschwerdeführerin wegen des bereits erfolgten Vollzugs der Eintragung eine gewisse Rechtssicherheitsposition zuzugestehen und eine entsprechende Interessenabwägung vorzunehmen wäre, müsste die Zulässigkeit des Widerrufs der ersten Registeränderung aus den nachfolgend dargelegten Gründen bejaht werden.

3.3.4.Der Auffassung der Beschwerdeführerin, sie sei mit Blick auf die umstrittene Inhaberschaft «zu keinerlei Offenlegung verpflichtet gewesen», vermag namentlich mit Blick auf ihre Vertrauensschutzinteressen nicht zu überzeugen. Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin wusste oder musste wissen, dass gemäss ständiger Rechtsprechung ein Rechtsübergang bei umstrittener Inhaberschaft nicht eingetragen werden darf und der Entscheid in solchen Fällen dem Zivilgericht vorbehalten bleibt (BGE 99 Ib 336 ff. E. 2b, «Mil Color»; BVGer vom 10. Mai 2011, B-7311/2010, E. 2.2, «Alpenswiss [fig.]»; vom 8. August 2012, B-5122/2011, E. 3.3, «Secrétan Troyanov [fig.]»; vom 19. April 2011, B-5482/2009, E. 4.3, «Flamant Vert [fig.]»; RKGE, sic! 2007, 453 ff. E. 6, «Markenübertragung»). Angesichts des Zustandekommens der Registereintragung durch Verschweigen einer wesentlichen Voraussetzung hat die Beschwerdeführerin keine gefestigte Vertrauensgrundlage in deren Rechtsbeständigkeit bilden können. Die Einwirkung auf die Verfügung durch unvollständige oder unrichtige Angaben stellt denn auch eine Konstellation dar, in der typischerweise die Gesetzmässigkeitsinteressen überwiegen (BGE 98 Ib 241 ff. E. 4b; BGer, sic! 2010, 285 ff. E. 2.2, «Zahnimplantate»; Tschannen/Zimmerli/Müller, 313, § 31 Rz. 57). Zudem beeinflussen die Auswirkungen des Registereintrages auf die Parteirollen und auf die Beweislast in einem allfälligen Zivilprozess die Rechtssicherheit nicht (BGE 99 Ib 336 ff. E. 2c, «Mil Color»; BGer, PMMBl 1977 I, 15 ff.).

3.4.Die Vorinstanz wäre folglich selbst unter Annahme einer gewissen Rechtssicherheitsposition seitens der Beschwerdeführerin berechtigt gewesen, die Registereintragung vom 1. Dezember 2016 zurückzunehmen und durch eine neue Eintragung zu ersetzen.

3.5.Damit ist nachfolgend die Frage zu beantworten, ob die am 12. Juli 2019 verfügte Wiedereintragung der Beschwerdeführerin [recte: Beschwerdegegnerin] als Inhaberin der Markenrechte zu Recht erfolgt ist.

4.

4.1.Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, die erneute Eintragung der Beschwerdegegnerin als Inhaberin der Mar | kenrechte sei aufgrund des ihr zugetragenen neuen Sachverhalts erfolgt. Die Aussonderungsklage sei eine Vollstreckungsklage mit Reflexwirkung auf das materielle Recht und es erscheine daher viel wahrscheinlicher, dass diese Situation der tatsächlichen Rechtslage entspreche.

[Darstellung der diesbezüglichen Vorbringen der Parteien sowie der konkursrechtlichen Verfahren]

4.6.Ob die angesprochene Reflexwirkung auf das materielle Recht ausserhalb des Konkursverfahrens bis in das Registerrecht hineinreicht, kann vorliegend offen bleiben. Denn es erweist sich, dass die Wiedereintragung der Beschwerdegegnerin als Rechteinhaberin im Markenregister bereits aus prozessualen Gründen gerechtfertigt ist.

5.

5.1.Nach Art. 17 MSchG kann der Markeninhaber die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise übertragen (Abs. 1). Die Übertragung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form. Sie ist gegenüber gutgläubigen Dritten erst wirksam, wenn sie im Register eingetragen ist (Abs. 2).

5.2.Eine Markenübertragung im Sinne von Art. 17 MSchG gilt nach herrschender Lehre und Rechtsprechung als Rechtsgeschäft sui generis, auf welches weder das Zessionsrecht noch die Regeln der sachenrechtlichen Tradition direkte Anwendung finden (BVGer vom 10. Mai 2011, B-7311/2010, E. 3.2, «Alpenswiss [fig.]»; Bühler, MSchG 17 N 7; J. de Werra, in: J. de Werra/P. Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, Bâle 2013, LPM 17 N 11). Mit Ausnahme der Übertragung von Kollektiv- oder Garantiemarken (Art. 27 MSchG) ist die Registereintragung des Erwerbers keine Voraussetzung für einen wirksamen Rechtserwerb. Ein solcher Registereintrag entfaltet folglich keine konstitutive Wirkung (BVGer vom 10. Mai 2011, B-7311/2010, E. 3.3.1, «Alpenswiss [fig.]»; Bühler, MSchG 17 N 18 und 22).

5.3.Nach Art. 28 Abs. 1 MSchV ist der Antrag auf Eintragung der Übertragung vom bisherigen Markeninhaber oder vom Erwerber zu stellen und muss folgende Angaben umfassen: eine ausdrückliche Erklärung des bisherigen Inhabers oder eine andere genügende Urkunde, nach der die Marke auf den Erwerber übergegangen ist (Bst. a); den Namen und Vornamen oder die Firma, die Adresse des Erwerbers und gegebenenfalls sein Zustellungsdomizil in der Schweiz (Bst. b); und bei teilweiser Übertragung die Angabe der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke übertragen worden ist (Bst. c).

5.3.1.Nebst dem für die Anzeige einer Rechtsübertragung vorgesehenen Formular hat die Beschwerdeführerin der Vorinstanz am 1. Dezember 2016 ein Begleitschreiben zukommen lassen. In diesem erklärt sie, die B. AG sei in D. AG umfirmiert und im Jahr 2015 wieder auf B. AG zurückfirmiert worden. Als Beilage wurde ein zwischen der B. AG (heutige Beschwerdegegnerin) und der Beschwerdeführerin geschlossenes, nicht näher datiertes «Trade Mark Assignment» aus dem Jahr 2009 eingereicht. Dieses Beweismittel wurde ergänzt durch einen Internet-Handelsregisterauszug der Beschwerdegegnerin vom 30. November 2016.

5.3.2.Weil der Antrag auf Eintragung einer Übertragung sowohl vom bisherigen Markeninhaber als auch vom Erwerber gestellt werden kann (Art. 28 Abs. 1 MSchV), ist der seitens der Beschwerdeführerin einseitig gestellte Antrag grundsätzlich zulässig. Das durch den Veräusserer unterzeichnete «Trade Mark Assignment» hat die Rechtsübertragung der Markenrechte auf die Beschwerdeführerin zum Inhalt. Dieser Übertragungsvertrag genügt der verlangten Schriftform (Art. 17 Abs. 2 MSchG). Ausreichend ist auch die alleinige Unterschrift des Markenveräusserers. Eine ausdrückliche Annahmeerklärung des Erwerbers ist nicht erforderlich (BVGer vom 10. Mai 2011, B-7311/2010, E. 3.3.1, «Alpenswiss [fig.]»; Bühler, MSchG 17 N 21). Diese Voraussetzungen für die Registereintragung hat die Vorinstanz geprüft, ohne einen Rechtsfehler zu begehen.

5.3.3.Ohne den Prüfumfang über Art. 28 Abs. 1 Bst. a MSchV hinaus auszuweiten, ist auch der eingereichte Handelsregisterauszug als Beweismittel geeignet, als Grundlage für die sichere Führung des Markenregisters zu dienen (vgl. BGE 99 Ib 336 ff. E. 1, «Mil Color»; RKGE, sic! 2007, 453 ff. E. 8, «Markenübertragung»). Dem Handelsregisterauszug lässt sich nebst den zwei angesprochenen Umfirmierungen (E. 5.3.1) entnehmen, dass über die Beschwerdegegnerin mit Urteil vom 7. Mai 2015 der Konkurs eröffnet und die Gesellschaft aufgelöst worden ist. Auch wenn die Vorinstanz nur die formalen Voraussetzungen gemäss Art. 28 Abs. 1 Bst. a MSchV zu prüfen hatte, so musste sie dennoch zur Kenntnis nehmen, dass die im Register eingetragene Rechteinhaberin und Übertragende im Zeitpunkt der Gesuchstellung konkursit war. Die Vorinstanz hätte daher in ihre Beurteilung miteinbeziehen müssen, dass eine Marke gemäss Art. 19 MSchG Gegenstand von Vollstreckungsmassnahmen sein kann. Die Beschwerdegegnerin hat in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hingewiesen, dass der Konkursit nach Konkurseröffnung die Verfügungsfähigkeit über seine Vermögenswerte und mit der Verwertung zugunsten der Gläubiger seine Rechtsträgerschaft verliert, weil die Vermögenswerte auf diesen Zeitpunkt hin auf die einzelnen Erwerber übergehen (vgl. K. Stöckli/P. Possa, in: D. Hunkeler [Hg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, SchKG 204 N 1; M. Russenberger, in: A. Staehelin/T. Bauer/D. Staehelin [Hg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl., Basel 2010, SchKG 242 N 50). Der Umstand, dass das vorgelegte «Trade Mark Assignment» rund eineinhalb Jahre nach Eröffnung des Konkursverfahrens über die im Register eingetragene (umfirmierte) Markeninhaberin vorgelegt worden ist, hätte bei der Vorinstanz bei sorgfältiger Prüfung erste Zweifel an der ersuchten Registereintragung wecken müssen.

| 5.3.4.Ferner hat die Vorinstanz nicht berücksichtigt, dass der Vertragsabschluss des nicht näher datierten «Trade Mark Assignment» aus dem Jahr 2009 im Zeitpunkt der Antragstellung vom 1. Dezember 2016 bereits rund sieben Jahre zurücklag. Auch die lange Zeitspanne zwischen dem Vertragsabschluss und dem Antrag auf Eintragung der Beschwerdeführerin als Markeninhaberin hätte Anlass zu Zweifeln an einer unbestrittenen Markeninhaberschaft geben müssen. Während eines so langen Zeitraums ist realistischerweise auch die Möglichkeit weiterer, zeitlich nachgelagerter Rechtsübergänge in Betracht zu ziehen.

5.3.5.Das Argument der Vorinstanz, es sei aufgrund der eingereichten Dokumente und abgegebenen Erklärungen für sie nicht erkennbar gewesen, dass die Markeninhaberschaft strittig sein könnte, vermag angesichts dieser Umstände nicht zu überzeugen. Die Vorinstanz hätte bei sorgfältiger Sachverhaltsabklärung erkennen müssen, dass die vorgelegte Urkunde bereits aufgrund ihres Alters und wegen des laufenden Konkursverfahrens keine genügende Grundlage für eine sichere Registerführung bildet.

5.4.Eine Beweisurkunde ist ausserdem ungenügend, wenn sich die Erklärungen des bisherigen Markeninhabers und die Ausweise des Gesuchstellers über den Erwerb der Marke widersprechen (BGer, PMMBl 1990 I, 58 E. 1, «Partagas»; BGer, PMMBl 1971 I, 43). Sind Urkunden jedoch wegen ihrer Form oder aus anderen Gründen nicht hinreichend eindeutig, so hat die erwerbende Partei eine zweifelsfreie Zustimmungserklärung der übertragenden Partei einzuholen (BVGer vom 10. Mai 2011, B-7311/2010, E. 2.2, «Alpenswiss [fig.]»; vom 8. August 2012, B-5122/2011, E. 3.3, «Secrétan Troyanov [fig.]»; vom 19. April 2011, B-5482/2009, E. 4.3, «Flamant Vert [fig.]»).

5.5.Um eine Verletzung der Rechte des eingetragenen Inhabers zu vermeiden, hat sich die Vorinstanz im Zweifelsfall gestützt auf Art. 12 VwVG zu vergewissern, wie es sich mit der angeblich unbestrittenen Markeninhaberschaft verhält. Diese Sachverhaltsabklärung wäre hier ohne Weiteres möglich gewesen. Als Gesuchstellerin ist die Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Mitwirkungspflicht (Art. 13 VwVG) in einem solchen Fall gehalten, die erforderliche Erklärung vorzulegen. Auf diese Weise hätte die Vorinstanz den Sachverhalt hinreichend abklären können und der Registerinhalt hätte sich vor Vollzug der Registeränderung kontrollieren lassen.

5.6.Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz den Sachverhalt ungenügend erstellt hat und damit revisionsähnliche Gründe vorliegen (vgl. Art. 66 Abs. 2 Bst. a VwVG).

6.

6.1.Die Gewährung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV i.V.m. Art. 29 und Art. 30 VwVG) setzt voraus, dass die Parteien genügend Kenntnisse über den Verfahrensverlauf haben, was bedeutet, dass sie in geeigneter Weise über die entscheidenden Vorgänge vorweg orientiert werden (BGE 140 I 99 ff. E. 4.3 [recte: E. 3.4] m.H.). Der Anspruch auf Gewährung des rechtlichen Gehörs umfasst insbesondere das Recht, sich vor Erlass eines in die Rechtsstellung eingreifenden Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise vorzubringen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 137 II 266 ff. E. 3.2; 135 III 670 ff. E. 3.3.1; BVGer, sic! 2015, 95 ff. E. 3.1.1, «Absinthe»).

6.2.Der im Markenregister eingetragene Markeninhaber gilt als Partei für alle Verfahren im Zusammenhang mit einer Änderung des Registers (Richtlinien in Markensachen, 21). Im Fall, dass wie hier bei einem einseitig gestellten Antrag auf Eintragung einer Markenübertragung begründete Zweifel an einer unbestrittenen Markeninhaberschaft bestehen oder bei richtiger Rechtsanwendung hätten aufkommen müssen (E. 5.3.5), ist es aus Gründen des verfassungsrechtlich garantierten Gehörsanspruchs angezeigt, die eingetragene Markeninhaberin nicht erst nach, sondern bereits vor dem Vollzug der Registeränderung am Verfahren zu beteiligen und anzuhören. Zwar ist das Registerverfahren nach Art. 17 MSchG in Verbindung mit Art. 28 MSchV im Grundsatz nicht kontradiktorisch ausgestaltet und eine Anhörung des bisherigen Markeninhabers ist in der Regel entbehrlich. Dennoch ist zu berücksichtigen, dass in denjenigen Ausnahmefällen, in welchen sich wie hier begründete Zweifel an einer unbestrittenen Rechtsübertragung aufdrängen, die Vorinstanz den Verfahrensbeteiligten diese mitzuteilen sowie eine zweifelsfreie Zustimmungserklärung einzuholen hat (E. 5.4).

6.3.Durch dieses Versäumnis hat die Vorinstanz den Anspruch der Beschwerdegegnerin auf Gewährung des rechtlichen Gehörs verletzt. Denn der Beschwerdegegnerin war es aufgrund des Vorgehens der Vorinstanz tatsächlich unmöglich, rechtzeitig erhebliche Tatsachen und Beweismittel in das Verfahren einzubringen und geltend zu machen (E. 6.1). Die vorgenommene Registereintragung vom 1. Dezember 2016 beruht damit nebst der unvollständigen Sachverhaltserstellung ursächlich auch auf diesem Verfahrensfehler. Ist wie hier das rechtliche Gehör nicht rechtzeitig gewährt worden, so sprechen gewichtige Gründe dafür, die Beschwerdegegnerin wieder in die Lage zurückzuversetzen, wie sie vor Verletzung ihres Gehörsanspruchs bestand. Das öffentliche Interesse an der Durchsetzung des objektiven Rechts (Legalitätsprinzip) ist angesichts der Schwere dieses Verfahrensfehlers als gewichtig einzustufen.

6.4.Die am 12. Juli 2019 verfügte Wiedereintragung der Beschwerdegegnerin als Rechteinhaberin ist nach dem Ausgeführten zu Recht erfolgt. Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen.

[…]

Lb

| Anmerkung:

Im Ergebnis stimme ich dem Urteil vollumfänglich zu. Die verfahrensrechtlichen Ausführungen überzeugen allerdings nur teilweise. Im Einzelnen:

Gemäss Urteil ist nebst dem gesuchstellenden Erwerber auch der eingetragene Inhaber Partei im Verfahren auf Eintragung einer Markenübertragung nach Art. 28 MSchV. Das trifft zu, ergibt sich aber nicht aus den erwähnten Richtlinien in Markensachen (Urteil E. 6.2), sondern aus dem einschlägigen Verfahrensrecht. Da die Spezialgesetze (MSchG und MSchV) bezüglich Parteistellung keine abweichenden Vorschriften enthalten, handelt es sich hierbei um das VwVG. Von der Verfügung, mit welcher der Erwerber als neuer Markeninhaber im Markenregister eingetragen wird, sind stets sowohl der bisher eingetragene Inhaber als auch der Erwerber besonders berührt. Beide erfüllen die Voraussetzungen für eine Parteistellung (Art. 6 i.V.m. Art. 48 Abs. 1 VwVG); und zwar unabhängig davon, wer von ihnen das Gesuch stellte. Mit einer Stellung als Partei sind bekanntlich etliche verfahrensrechtliche Rechte und Pflichten verknüpft: So haben Parteien etwa einerseits an der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken, wenn sie selbstständige Begehren stellen (Art. 13 Abs. 1 lit. a und b VwVG). Sie haben aber andererseits auch Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 VwVG). Dazu gehört unter anderem, dass sie die Akten einsehen können (Art. 26 ff. VwVG) und dass die Behörde sie vor Erlass der Verfügung anhört (Art. 30 Abs. 1 VwVG). Ferner ist den Parteien die Verfügung zu eröffnen (Art. 34 und Art. 36 VwVG).

Bei seiner ursprünglichen Verfügung hat das IGE die vom gesuchstellenden Erwerber eingereichten Urkunden als genügend i.S.v. Art. 28 Abs. 1 lit. a MSchV erachtet, dessen Eintragung als neuen Inhaber verfügt und diese Verfügung sogleich durch Eintragung im Markenregister vollzogen. Vom hängigen Verfahren hat der eingetragene Inhaber, der – wie sich später herausstellte – mit dieser Änderung nicht einverstanden war, nichts erfahren und er wurde vom IGE nicht dazu angehört. Dass dadurch sein rechtliches Gehör verletzt wurde, bedarf keiner Weiterungen (vgl. Urteil E. 6).

Bemerkenswert ist vielmehr die Auffassung des BVGer, wonach die Anhörung des eingetragenen Inhabers «in der Regel entbehrlich» sein soll. Zur Begründung führt es an, das Registerverfahren nach Art. 17 MSchG i.V.m. Art. 28 MSchV sei im Grundsatz nicht kontradiktorisch ausgestaltet (Urteil E. 6.2). Zutreffend ist zwar, dass gemäss Art. 28 MSchV eine Partei alleine das Gesuch einreichen kann; zudem dürften die Interessen der beiden Parteien faktisch oftmals nicht gegenläufig sein. Das ändert jedoch nichts daran, dass ein Verfahren auf Eintragung einer Markenübertragung wesensgemäss immer ein Mehrparteienverfahren ist (eingetragener Inhaber und Erwerber) und dass die Parteirechte (inkl. dem Recht auf vorgängige Anhörung) sämtlichen Parteien zustehen. Auf eine Anhörung auch nur einer dieser beiden Parteien darf infolgedessen nur verzichtet werden, wenn dafür eine Rechtsgrundlage besteht. Einschlägig ist Art. 30 Abs. 2 VwVG. Von den dort aufgelisteten Fällen kommt vorliegend einzig lit. c in Betracht, wonach eine Anhörung nicht erforderlich ist, wenn «die Behörde den Begehren der Parteien voll entspricht». Beabsichtigt das IGE eine Gutheissung des Gesuchs, bedarf es bei einem gemeinsamen Gesuch somit keiner Anhörung der Parteien. Stammt das Gesuch jedoch von einer Partei alleine, hat die jeweils andere Partei in diesem Verfahren – jedenfalls förmlich – gar kein Begehren gestellt. Es lässt sich diesfalls nur, aber immerhin, mit einem impliziten Begehren der nichtgesuchstellenden Partei auf Vornahme der Übertragungseintragung, also auf Unterstützung des Gesuchs, argumentieren. Reichte der eingetragene Inhaber das Gesuch ein, spricht m.E. regelmässig nichts dagegen, ein implizites zustimmendes Begehren des Erwerbers zu unterstellen, ist eine Eintragung doch in seinem Interesse. Es greift hier dieselbe Überlegung wie bei der Übertragungsurkunde, die bloss die Unterschrift des bisherigen Inhabers aufweisen muss, nicht auch diejenige des Erwerbers (vgl. Urteil E. 5.3.2 m.w.H.). Bei einem Gesuch des Erwerbers lässt sich ein implizites zustimmendes Begehren des eingetragenen Inhabers hingegen nicht aus der generellen Interessenlage ableiten, sondern höchstens aus den eingereichten Urkunden. «[E]ine ausdrückliche Erklärung des bisherigen Inhabers» bezüglich Markenübertragung, z.B. die vom IGE zur Verfügung gestellte Übertragungserklärung, enthält m.E. grundsätzlich auch ein implizites zustimmendes Begehren zur Vornahme der entsprechenden Registeranpassungen, wobei nichts dagegen sprechen würde, dies sicherheitshalber ebenfalls explizit in der Erklärung festzuhalten. Bei anderen Urkunden kommt es auf deren Inhalt an – je klarer und eindeutiger sie formuliert sind, desto eher dürfte ein zustimmendes Begehren zu unterstellen sein. Im Kern ist diese Argumentation allerdings zirkelschlüssig: Erachtet das IGE eine Urkunde als genügend i.S.v. Art. 28 Abs. 1 lit. a MSchV, dürfte es darin zugleich ein implizites zustimmendes Begehren zur Vornahme der Eintragung erkennen, was wiederum dazu führt, dass es den Inhaber nicht anhört und dieser daher keine anderslautende Erklärung abgeben kann, die das Genügen der Urkunde in Frage stellen würde. Dieses Konstrukt geht so lange gut, als der Inhaber mit der Änderung der Eintragung tatsächlich einverstanden ist, die Interessen beider Parteien im konkreten Fall also tatsächlich gleichgerichtet sind. Ist das aber nicht der Fall und wehrt sich der Inhaber nach Kenntnis der Registeränderung gegen diese, fällt das Kartenhaus in sich zusammen und die Unterstellung eines impliziten zustimmenden Begehrens erweist sich als unzutreffend. Entsprechend ist Art. 30 Abs. 2 lit. c VwVG nicht erfüllt und auf eine vorgängige Anhörung hätte nicht verzichtet werden dürfen. Durch die unterbliebene Anhörung wird das rechtliche Gehör des Inhabers verletzt. Ob es sich das IGE aus rechtsstaatlichen Gründen leisten kann und aus anderweitigen Überlegungen leisten will, seine Praxis dennoch beizubehalten und damit dieses inhärente Risiko der Gehörsverletzung systematisch einzugehen, wird sich zeigen. Sollte die bisherige Praxis beibehalten werden, ist bezüglich Gesuchen von Erwerbern zumindest zu fordern, dass bei der Prüfung der eingereichten Urkunden nebst dem Genügen i.S.v. Art. 28 Abs. 1 lit. a MSchV bewusst die Frage gestellt wird, ob die Urkunden dergestalt sind, dass sie die Unterstellung eines impliziten zustimmenden Begehrens des Inhabers zum zu beurteilenden Gesuch rechtfertigen. Ein Aspekt bei dieser Prüfung dürfte das Alter der eingereichten Urkunden sein. Je mehr Zeit zwischen deren Erstellung und der Einreichung des Gesuchs verstrichen ist, desto weniger kann in der damaligen Unterzeichnung der Urkunden noch ein implizites zustimmendes Begehren zum heutigen Gesuch gesehen werden.

Da der eingetragene Inhaber eine Partei des Verfahrens ist, ist ihm die Verfügung zu eröffnen. Das BVGer erachtet eine Verfügung, welche an die im Markenregister angegebene Adresse des Inhabers gesandt, jedoch mangels dortiger Auffindbarkeit des Empfängers retourniert wurde, als nicht eröffnet. Ich teile diese Auffassung, erachte sie aber nicht als derart selbsterklärend, dass sie – wie im Urteil geschehen – keiner Begründung bedürfte. Denn immerhin steht der Inhaber einer Marke aufgrund ihrer Registrierung in einem gewissen Näheverhältnis zur Behörde und es trifft ihn die Obliegenheit, Adressänderungen zu melden. Diese Grundbeziehung zum IGE begründet allerdings noch kein Prozessrechtsverhältnis für jedwelche mögliche künftige Registerverfahren während der gesamten Gültigkeitsdauer der Marke, weshalb in späteren Registerverfahren nicht von Anfang an die Zustellfiktion greift (illustrativ zur Begründung eines Prozessrechtsverhältnisses, wenn auch zum Betreibungsrecht, BGE 130 III 396 ff. E. 1.2.3). Damit die Zusendung einer Verfügung an die im Markenregister eingetragene Adresse losgelöst von einem bestehenden Prozessrechtsverhältnis und unabhängig davon, ob eine dortige Zustellung tatsächlich geglückt ist oder nicht, als rechtskonforme Eröffnung gelten würde, bedürfte es einer entsprechenden formell-gesetzlichen Grundlage (vgl. BGE 142 II 411 ff. E. 4.2 zur Eröffnung durch Ablage in den Akten). Eine solche existiert derzeit nicht. Die Verfügung war also nicht rechtskonform eröffnet worden.

| Obiter dictum äussert sich das BVGer auch dazu, wie die rechtskonforme Eröffnung hätte erfolgen sollen (E. 3.3.3 des Urteils). Es geht davon aus, der Inhaber sei «unbekannten Aufenthaltes» gewesen, und weist auf Art. 36 lit. a VwVG hin, die Eröffnung durch amtliche Publikation. Diese nicht näher begründete Ansicht überzeugt nicht. Eine Partei ist erst unbekannten Aufenthaltes, wenn sich ihr Aufenthaltsort trotz zumutbaren Nachforschungen der Behörde nicht ermitteln lässt. Zwar nennt das VwVG diese Voraussetzung nicht ausdrücklich (anders etwa als Art. 141 Abs. 1 lit. a ZPO), jedoch ist dieser Grundsatz in Lehre und Rechtsprechung unbestritten (F. Uhlmann/A. Schilling-Schwank, in: B. Waldmann/P. Weissenberger [Hg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl., Zürich 2016, VwVG 36 N 12; L. Kneubühler/R. Pedretti, in: C. Auer/M. Müller/B. Schindler [Hg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl., Zürich 2019, VwVG 36 N 10; BGer vom 4. März 2013, 8C_721/2013, E. 3.1; BVGer vom 14. November 2016, B-3756/2015, E. 10.2, «Moto/Motoma [fig.]; Moto X/Motoma [fig.]»). Im Einklang damit setzen denn auch die Richtlinien in Markensachen für eine amtliche Publikation voraus, dass zuvor eine zumutbare Suche in den üblichen Verzeichnissen fruchtlos geblieben ist (Richtlinien in Markensachen, 51). Bei schweizerischen Gesellschaften erachte ich es als selbstverständlich, dass jedenfalls das Handelsregister konsultiert wird. Aus diesem war die Eröffnung des Konkurses über den eingetragenen Inhaber ersichtlich. In einem zweiten Schritt alsdann die Adresse des zuständigen Konkursamtes ausfindig zu machen, gehört m.E. ebenfalls noch zu einer zumutbaren Suche der Behörde. Der Aufenthaltsort des Inhabers hätte sich bei zumutbaren Nachforschungen also ohne Weiteres ermitteln lassen, weshalb der Inhaber nicht «unbekannten Aufenthaltes» war. Rechtskonform wäre die Verfügung somit durch schriftliche Zustellung an die ermittelte Adresse eröffnet worden (Art. 34 VwVG); auf eine amtliche Publikation gemäss Art. 36 lit. a VwVG hätte nicht zurückgegriffen werden dürfen.

Ebenfalls nicht zu überzeugen vermag schliesslich die Auffassung des BVGer, wonach es hier um den Widerruf einer formell nicht rechtskräftigen Verfügung gegangen sei (E. 3.3.3 des Urteils). Evident ist, dass im Zeitpunkt des Widerrufsgesuchs (9. Februar 2017) die Rechtsmittelfrist für den Erwerber bereits verstrichen war. Für den eingetragenen Inhaber begann die Rechtsmittelfrist aufgrund der mangelhaften Eröffnung demgegenüber erst zu laufen, als er im Besitze aller für die erfolgreiche Wahrung seiner Rechte wesentlichen Elemente war. Das BVGer legt nicht dar, wann der Inhaber über welche Informationen verfügte. Immerhin lässt sich aus dem Urteil aber der Schluss ziehen, dass dem Inhaber nicht unterstellt werden darf, auf www.swissreg.ch veröffentlichte Änderungen bezüglich seiner Marken zur Kenntnis genommen zu haben. Jedenfalls dann, wenn der Inhaber wie hier gar nicht erst um das Verfahren wusste, das zu diesen Änderungen führte, ist dies sicherlich zutreffend. M.E. erscheint nun naheliegend, dass die Informationen, die es dem Inhaber erlaubten, ein Widerrufsgesuch zu stellen, zugleich auch als ausreichend für eine erfolgreiche Wahrung seiner Rechte zu betrachten sind. Die Rechtsmittelfrist begann für ihn dementsprechend spätestens am 9. Februar 2017 zu laufen und endete im März 2017. Der Lauf dieser Rechtsmittelfrist wurde durch das Stellen des Widerrufsgesuchs nicht unterbrochen und ebenso wenig war eine Erstreckung der laufenden Rechtsmittelfrist möglich (Art. 22 Abs. 1 VwVG). Um den Widerruf einer formell nicht rechtskräftigen Verfügung hätte es sich dementsprechend nur gehandelt, wenn das IGE noch während laufender Rechtsmittelfrist auf seine ursprüngliche Verfügung zurückgekommen wäre und diese aufgehoben hätte. Das tat es aber nicht, was sich auch daran zeigt, dass es die – ohnehin verfrüht vorgenommene (vgl. BGer, sic! 2010, 285 ff. E. 2.2, «Zahnimplantate») – Vollstreckung der ursprünglichen Verfügung nicht bereits im Februar/März 2017 rückgängig machte, sondern die eingetragene Übertragung noch bis zum Abschluss des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens im Markenregister bestehen blieb. Das IGE verfügte vielmehr erst lange nach Ablauf der Rechtsmittelfrist im Juli 2019 erneut, womit es eine formell rechtskräftige Verfügung widerrufen hat. Hierin liegt ein wesentlicher, vom BVGer übersehener Unterschied zum oft erwähnten BGer, sic! 2010, 285 ff. E. 2, «Zahnimplantate», kam dort doch das IGE noch während – sogar für beide Parteien – laufender Rechtsmittelfrist auf seine ursprüngliche Verfügung zurück. Die Voraussetzungen für einen Widerruf formell rechtskräftiger Verfügungen sind wesentlich strenger als diejenigen für einen Widerruf noch nicht rechtskräftiger Verfügungen. Vom IGE ist in solchen Situationen zu fordern, dass es zumindest die ursprüngliche Verfügung noch während laufender Rechtsmittelfrist formell aufhebt und das Eintragungsverfahren wieder aufnimmt. Die anwaltliche Sorgfaltspflicht wiederum gebietet es m.E., dass vor Ablauf der Rechtsmittelfrist Beschwerde beim BVGer erhoben wird, wenn das IGE bis dahin die ursprüngliche Verfügung noch nicht widerrufen hat.

Bendicht Lüthi, Dr. iur., Bern.