Örtliche Zuständigkeit für die Einrede des Nichtgebrauchs einer Marke

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Bendicht Lüthi

• I.
  Das Urteil des Cour de justice de Genève

  • 1.
    Der Sachverhalt
  • 2.
    Die wesentlichen Erwägungen
• II.
  Bemerkungen

  • 1.
    Und es gibt ihn doch, den Handlungsort ausserhalb des Schutzstaates
  • 2.
    Ausschliesslichkeit der örtlichen Zuständigkeiten von Art. 109 Abs. 1 IPRG?
  • 3.
    Erfordernis einer örtlichen Zuständigkeit für die Einrede des Nichtgebrauchs einer Marke?

Dem Massnahmeentscheid «Produits cosmétiques et pharmaceutiques» des Cour de justice de Genève vom 17. November 2016 (abgedruckt in sic! 2018, 20 ff.) lag folgender Sachverhalt zugrunde: A. (Gesuchstellerin) mit Sitz in Grossbritannien ist Inhaberin zweier für die Schweiz im Herbst 2006 hinterlegter Marken. Die Marke der B. (Gesuchsgegnerin) mit Sitz in Irland wurde im Herbst 2007 für die Schweiz hinterlegt. In ihrem Gesuch um vorsorgliche Massnahmen warf die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin eine Markenrechtsverletzung vor. Die Gesuchsgegnerin machte einredeweise den Nichtgebrauch der gesuchstellerischen Marken geltend.

Das urteilende Gericht legte zunächst die seines Erachtens einschlägigen Rechtsgrundlagen bezüglich der internationalen und örtlichen Zuständigkeit dar:

Für unerlaubte Handlungen sehe Art. 5 Nr. 3 LugÜ vor, dass eine Person mit Sitz in einem LugÜ-Staat in einem anderen Vertragsstaat als ihrem Sitzstaat belangt werden könne, nämlich am Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht. Diese Wendung umfasse sowohl den Handlungs- als auch den Erfolgsort. Bei Immaterialgüterrechtsverletzungen befänden sich diese Orte laut BGE 132 III 778 ff. stets im Schutzstaat, d. h. in demjenigen Staat, in welchem die angeblich verletzten Schutzrechte geschützt sind (CJ Genève, sic! 2018, 21, E. 1.1.3).

Art. 22 Nr. 4 LugÜ sehe für registrierungsbedürftige Immaterialgüterrechte eine ausschliessliche internationale Zuständigkeit des Schutzstaates vor, soweit es um die Eintragung oder Gültigkeit dieser Rechte gehe. Handle es sich beim Schutzstaat um die Schweiz, regle Art. 109 Abs. 1 IPRG die örtliche Zuständigkeit innerhalb der Schweiz. Habe der Beklagte Sitz in der Schweiz, bestehe dort eine örtliche Zuständigkeit (Art. 109 Abs. 1 Satz 1 IPRG). Bei einem Beklagten mit Sitz im Ausland seien die Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen am Sitz der schweizerischen Registerbehörde örtlich zuständig (Art. 109 Abs. 1 Satz 2 IPRG). In der Rechtsprechung sei noch nicht geklärt worden, ob es sich bei den subsidiären Zuständigkeiten nach | Art. 109 Abs. 1 Satz 2 IPRG um ausschliessliche handle. Die Lehre spreche sich dagegen aus. In solchen Situationen sei eine Ausschliesslichkeit nicht gerechtfertigt. Insbesondere müsse es dem Beklagten möglich sein, am Ort der Hauptklage gestützt auf Art. 8 IPRG eine Nichtigkeits-Widerklage zu erheben (CJ Genève, sic! 2018, 21, E. 1.1.4).

Diese Erkenntnisse wandte das Gericht alsdann im konkreten Fall an. Die Gesuchsgegnerin habe angeblich markenrechtsverletzende Produkte in Genf verkauft, womit das angerufene Gericht gestützt auf Art. 5 Nr. 3 LugÜ zur Beurteilung des Massnahmegesuchs international und örtlich zuständig sei (CJ Genève, sic! 2018, 21, E. 1.2.1).

Anschliessend prüfte das Gericht, ob es auch zuständig sei, um die von der Gesuchsgegnerin einredeweise geltend gemachte Nichtigkeit der gesuchstellerischen Marken aufgrund Nichtgebrauchs (Art. 12 MSchG) zu beurteilen. Aufgrund von Art. 22 Nr. 4 LugÜ seien ausschliesslich schweizerische Gerichte zu dieser Prüfung berufen. Die Gesuchstellerin habe keinen im Register eingetragenen Vertreter im Sinne von Art. 109 Abs. 1 Satz 2 IPRG. Da die Gesuchsgegnerin berechtigt wäre, die Nichtigkeit am Ort der Hauptklage widerklageweise geltend zu machen (Art. 8 IPRG), müsse es ihr erst recht möglich sein, dort eine Nichtigkeitseinrede zu erheben. Diese Lösung rechtfertige sich aufgrund der Raschheit des hier anwendbaren summarischen Verfahrens sowie der Prozessökonomie, die es verbieten würden, die Gesuchsgegnerin für die Geltendmachung der Nichtigkeit an das Gericht in Bern, dem Sitz der schweizerischen Registerbehörde (Art. 109 Abs. 1 Satz 2 IPRG), zu verweisen. Das angerufene Gericht sei daher zur Beurteilung der Nichtigkeitseinrede ebenfalls Ratione Loci zuständig (CJ Genève, sic! 2018, 22, E. 1.2.2).

Unter Hinweis auf BGE 132 III 778 ff., «Internationale Zuständigkeit in Patentsachen I», wird im besprochenen Urteil festgehalten, die Zuständigkeiten gemäss Art. 5 Nr. 3 LugÜ könnten immer nur im jeweiligen Schutzstaat liegen. Das BGer hat dies im genannten BGE in der Tat so festgestellt und namentlich die Möglichkeit eines Handlungsorts ausserhalb des Schutzstaates verneint (BGE 132 III 778 ff. E. 3, 784). Allerdings ist diese Rechtsprechung aufgrund eines späteren Urteils des EuGH überholt (EuGH vom 19. April 2012, Rs. C-523/10, «Wintersteiger AG / Products 4U Sondermaschinenbau GmbH») und lässt sich m.E. nicht mehr aufrechterhalten (ausführlicher dazu B. Lüthi, EuGH konkretisiert Deliktszuständigkeit bei Markenrechtsverletzungen mittels AdWords, sic! 2013, 214 f. und 218). Das urteilende Gericht dürfte diese Rechtsprechung des EuGH, die es nicht erwähnt, übersehen haben. Dass es bewusst von deren Übernahme abgesehen hat, erachte ich jedenfalls als unwahrscheinlich, zumal diesfalls in Anbetracht der Pflicht, der Rechtsprechung des EuGH gebührend Rechnung zu tragen (vgl. Art. 1 Protokoll 2 zum LugÜ), eine eingehende Begründung für das Abweichen zu erwarten gewesen wäre.

Da das angerufene Gericht seine internationale und örtliche Zuständigkeit gestützt auf Art. 5 Nr. 3 LugÜ bejahte, blieb dieser Lapsus aber ohne Folgen.

Im besprochenen Urteil wird eine Ausschliesslichkeit der subsidiären örtlichen Zuständigkeiten gemäss Art. 109 Abs. 1 Satz 2 IPRG im Wesentlichen mit dem Argument verneint, eine solche sei nicht gerechtfertigt. Aus prozessökonomischen Gründen sei es angezeigt, dass am Ort der Hauptklage eine Nichtigkeits-Widerklage erhoben werden könne.

Hervorzuheben ist zunächst, dass das Gericht bezüglich der Ausschliesslichkeit treffend zwischen internationaler und örtlicher Zuständigkeit differenziert und nicht beide über denselben Leisten schlägt. Hinter internationalen und örtlichen Zuständigkeiten stehen jeweils andere Interessen, weshalb sich auch aus der Ausschliesslichkeit der einen Zuständigkeit nicht automatisch eine solche der anderen ergibt. Zu Verunsicherung führt deshalb die Aussage des BGer, die es in BGE 124 III 509 ff. machte. In diesem Fall (bei dem der CJ Genève die Vorinstanz war) war Art. 109 Abs. 3 (i.V.m. Abs. 1) aIPRG einschlägig, die – soweit hier interessierend inhaltlich gleich gebliebene – Vorgängerbestimmung von Art. 109 Abs. 1 (Satz 2) IPRG. Ohne zwischen internationaler und örtlicher Zuständigkeit zu unterscheiden, bezeichnete das BGer diese Zuständigkeiten als «for exclusif». Da in jenem Fall nur die örtliche Zuständigkeit strittig war, erscheint es an sich naheliegend, dass sich diese Aussage zumindest auch darauf bezog. Ob dies tatsächlich so gewollt war, bleibt aber mangels vertiefter Auseinandersetzung mit diesem Punkt und weil die Aussage eher beiläufig und bloss Obiter Dictum erfolgte, zweifelhaft. Die Feststellung im betrachteten Urteil, wonach zur zu beantwortenden Frage noch keine Rechtsprechung besteht, erscheint mit Blick auf BGE 124 III 509 ff. und ohne sich mit diesem Urteil auseinanderzusetzen allerdings gewagt.

Nichtsdestoweniger ist der Erkenntnis im besprochenen Urteil, dass die in Art. 109 Abs. 1 IPRG vorgesehenen Anknüpfungen, soweit die örtliche Zuständigkeit betreffend, nicht aus- | schliesslich sind, zuzustimmen. Allerdings ist dies nicht auf die subsidiären örtlichen Zuständigkeiten in Satz 2 dieser Bestimmung einzuschränken, sondern trifft ebenso auf die in Satz 1 normierte Wohnsitzzuständigkeit zu. Als Grundsatz ist davon auszugehen, dass die Ausschliesslichkeit einer Zuständigkeit die Ausnahme ist (vgl. zur im Grundsatz nicht beanspruchten Ausschliesslichkeit von internationalen Zuständigkeiten auch Art. 26 IPRG betreffend die indirekten Zuständigkeiten im Anerkennungsrecht). Einzig wenn besondere Interessen der Parteien oder Dritter (auch etwa des Staates) vorhanden sind, die erfordern, dass nur gerade die spezifisch für eine bestimmte Streitigkeit vorgesehenen Zuständigkeiten unter Ausschluss der allgemein als sachgerecht erachteten Zuständigkeiten zur Anwendung gelangen, ist darauf zu erkennen. Voraussetzung dafür ist jedenfalls, dass eine enge, besonders schutzwürdige Verknüpfung zwischen der fraglichen (örtlichen) Zuständigkeit und der Streitsache besteht, ansonsten ist ein Ausschluss der allgemeinen gesetzlichen Zuständigkeiten nicht gerechtfertigt. Die Anknüpfung am Wohnsitz einer Partei (Satz 1) zeichnet sich durch ihre Personennähe aus, nicht aber durch eine Nähe zur Streitsache. Diese Anknüpfung rechtfertigt selbst bei anderen, tendenziell «personenbezogeneren» Streitigkeiten (etwa unerlaubten Handlungen) keine Ausschliesslichkeit der örtlichen Zuständigkeit, weshalb dies bei Immaterialgüterrechtsstreitigkeiten erst recht nicht der Fall ist. Bei den subsidiären Zuständigkeiten (Satz 2) besteht nicht einmal eine solch personenbezogene Verbindung. Diese Anknüpfungen weisen vielmehr bloss einen ausgesprochen schwachen, primär ideellen Bezug zur Streitigkeit auf. Es handelt sich letztlich um Verlegenheitslösungen, deren Zweck sich darin erschöpft, eine örtliche Zuständigkeit innerhalb der Schweiz vorzusehen (G. Jegher / D. Vasella, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, IPRG 109 N 8j). Ausgerechnet solche Zuständigkeiten als ausschliesslich zu erachten, wäre verfehlt.

Der Erst-recht-Schluss von der Nichtigkeits-Widerklage auf die Nichtigkeitseinrede, den der CJ Genève gezogen hat, krankt jedoch daran, dass eine Nichtigkeits-Widerklage hier (trotz gegebener örtlicher Zuständigkeit) unzulässig gewesen wäre. Eine Nichtigkeits-(Wider-)Klage ist im ordentlichen Verfahren zu behandeln, während es sich beim hängigen vorsorglichen Massnahmeverfahren um ein Summarverfahren handelte (Art. 248 lit. d ZPO). Art. 224 Abs. 1 ZPO setzt für die Zulässigkeit einer Widerklage voraus, dass sie in derselben Verfahrensart zu behandeln ist wie die Hauptklage. Wird bezüglich Zuständigkeit ein Erst-recht-Schluss gezogen, wäre zumindest eine Erörterung zu erwarten gewesen, weshalb dies für die Verfahrensart nicht ebenso zutrifft. Darauf kommt es letztlich aber ohnehin nicht an.

Die Frage, ob es sich bei den örtlichen Zuständigkeiten von Art. 109 Abs. 1 IPRG um ausschliessliche handelt, hat sich vorliegend nämlich gar nicht erst gestellt; der Erst-recht-Schluss des CJ Genève war überflüssig. Es trifft zwar zu, dass Art. 22 Nr. 4 LugÜ vorsieht, dass auch Nichtigkeitseinreden nur im Schutzstaat behandelt werden dürfen, womit für die Beurteilung solcher Einreden eine internationale Zuständigkeit des angerufenen Gerichts erforderlich ist. Ausserhalb dieser Sonderregel und insbesondere mit Bezug auf die örtliche Zuständigkeit innerhalb der Schweiz kommt allerdings nach wie vor der Grundsatz zum Zuge, wonach «le juge de l’action est le juge de l’exception». Eine separate Zuständigkeitsgrundlage für die Beurteilung von Vorfragen und Einreden wird in der Schweiz regelmässig nicht verlangt. Vor der entsprechenden Normierung in Art. 22 Nr. 4 LugÜ galt dies in der Schweiz gemäss der seit langem bestehenden bundesgerichtlichen Rechtsprechung (so bereits BGE 42 II 410 E. 3) und Lehre (für Nachweise siehe Jegher / Vasella, IPRG 109 N 11) selbst bezüglich ausländischer Immaterialgüterrechte und damit, auf die Zuständigkeit übertragen, im Bereich der internationalen Zuständigkeit. Es besteht kein Grund, diese zu Recht kritisierte Regelung von Art. 22 Nr. 4 LugÜ auch noch auf Art. 109 Abs. 1 IPRG und vor allem auf die Situation innerhalb der Schweiz zu übertragen und fortan für die Prüfung von Nichtigkeitseinreden eine eigene örtliche Zuständigkeitsgrundlage zu verlangen. Implizit tut der CJ Genève dies im besprochenen Urteil, indem er eine einschlägige örtliche Zuständigkeitsbestimmung für die Einrede sucht – allerdings ohne das Erfordernis einer solchen zu hinterfragen oder zu begründen. Dieses Vorgehen ist unnötig. Ist die Schweiz Schutzstaat und damit für die Beurteilung von Nichtigkeitseinreden gestützt auf Art. 22 Nr. 4 LugÜ international zuständig, können solche Einreden von jedem in der Schweiz angerufenen, für die Klage oder das Gesuch örtlich zuständigen Gericht behandelt werden – einer besonderen örtlichen Zuständigkeitsgrundlage für die Einrede bedarf es nicht.