«Oscar» Handelsgericht Zürich vom 5. Dezember 2014

4.1 Marken | Marques

«Oscar»

Handelsgericht Zürich vom 5. Dezember 2014

Markenverletzung durch Ausstrahlung italienischer TV-Shows in der Schweiz

ZGB 2 II; MSchG 55 I, 13 II. Die Klageeinreichung innert dreier Jahre nach Kenntnisnahme einer Markenverletzung durch einmal jährlich ausgestrahlte Fernsehsendungen genügt, um eine Verwirkung in zeitlicher Hinsicht zu verneinen (E. 3.3).

ZGB 2 II; MSchG 55 I, 13 II. Die Verwirkung markenrechtlicher Ansprüche setzt seitens des Berechtigten grundsätzlich Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis der Beeinträchtigung seines Markenrechts voraus; die Nichtüberwachung europäischer Sender durch eine amerikanische Gesellschaft begründet bei einmal pro Jahr ausgestrahlten Sendungen keine fahrlässige Unkenntnis (E. 3.3).

MSchG 11 I, III, 12 I. Eine Marke wird im Inland stellvertretend gebraucht, wenn die damit gekennzeichneten Dienstleistungen (hier: Unterhaltung, einschliesslich Preisverleihung) zwar im Ausland ausgeführt, aber von lizenzierten Dritten in der Schweiz im Fernsehen ausgestrahlt werden und in den Schweizer Medien darüber berichtet wird (E. 3.5).

MSchG 2 a. Wird ein Zeichen in der ganzen Schweiz verwendet, so muss eine Degenerierung auch in der deutschsprachigen Schweiz eingetreten und abgeschlossen sein; dies ist für die Marke «Oscar» zu verneinen (E. 3.6.3).

MSchG 13 II, 3 I c. Bei Gleichartigkeit der Dienstleistungen sowie der integralen Übernahme einer fremden Marke kann eine Verwechslungsgefahr nicht durch das Beifügen von Sachbezeichnungen für «Wein», «Mode» oder «Fernsehen» vermieden werden (E. 3.6.4).

MSchG 14 I. Für ein Weiterbenützungsrecht ist ein hinreichender Inlandbezug bzw. eine Bearbeitung des Schweizer Marktes erforderlich. Es genügt nicht, wenn eine nicht an das Schweizer Publikum gerichtete TV-Show wegen eines sendetechnischen «Spill-over» auch in Teilen der Schweiz via Trägerwellen empfangbar ist (E. 3.7).

CC 2 II; LPM 55 I, 13 II. Le dépôt d’une action trois ans après la connaissance de la violation d’une marque par une émission de télévision diffusée une fois par an suffit à écarter la péremption du point de vue temporel (consid. 3.3).

CC 2 II; LPM 55 I, 13 II. La péremption des prétentions découlant du droit des marques présuppose en principe une connaissance ou pour le moins une méconnaissance négligente de l’atteinte à son droit à la marque; le fait qu’une société américaine ne surveille pas les chaînes de télévision européennes n’implique pas de méconnaissance négligente dans le cas d’émissions diffusées une fois par an. (consid. 3.3).

LPM 11 I, III, 12 I. Une marque est considérée comme utilisée en Suisse même lorsque les services qu’elle désigne (en l’espèce: divertissement, y compris distribution de prix) sont fournis à l’étranger, mais sont diffusés à la télévision suisse sous licence et qu’ils font l’objet de reportages dans les média suisses (consid. 3.5).

LPM 2 a. Si un signe distinctif est utilisé sur tout le territoire suisse, sa dégénérescence doit également être intervenue et être achevée en Suisse alémanique; tel n’est pas le cas pour la marque «Oscar» (consid. 3.6.3).

LPM 13 II, 3 I c. Lorsque les services sont similaires et que la totalité d’une marque étrangère est reprise, un risque de confusion ne peut être écarté par l’adjonction de désigna|tions génériques telles que «vin» «mode» ou «télévision» (consid. 3.6.4).

LPM 14 I. Un droit de continuer l’usage nécessite un lien direct avec la Suisse, respectivement une couverture du marché suisse. Le fait qu’un show télévisuel qui n’est pas destiné au public suisse peut également être vu dans certaines parties de la Suisse par voie d’ondes porteuses en raison d’un effet technique de «Spill-over» ne suffit pas (consid. 3.7).

Teilweiser Abschreibungsbeschluss und teilweise Gutheissung der Klage; Akten-Nr. HG060392-0

Die Klägerin mit Sitz in den USA führt seit 1929 die gemeinhin als «Oscar-Verleihung» bekannte Preisverleihungszeremonie für verschiedene Leistungen im Bereich der Filmindustrie durch, an der den Gewinnern jeweils eine goldene «Oscar»-Statuette überreicht wird. Die in Italien ansässige Beklagte 1 betreibt den Fernsehsender RAI, und die Beklagte 2, ebenfalls mit Sitz in Italien, bezweckt die Produktion, den Einkauf und den Vertrieb von Fernsehprogrammen. Die Klägerin macht geltend, die Beklagten hätten die Unterhaltungsshows «Oscar del Vino», «La Kore Oscar della Moda» sowie «Oscar TV», in welchen Preise in der Wein-, Mode- und Fernsehbranche verliehen würden, ohne ihre Zustimmung in der Schweiz ausstrahlen lassen. Darin liege unter anderem eine Verletzung ihrer schweizerischen Marken. Sie beantragt die Unterlassung der Ausstrahlung der Sendungen sowie die Beseitigung der mit dem Zeichen «Oscar» versehenen Waren und verlangt im Rahmen einer Stufenklage Schadenersatz oder Gewinnherausgabe sowie Urteilspublikation. Das Handelsgericht Zürich weist die Klage gegenüber der Beklagten 2 mangels Passivlegitimation ab und heisst sie gegenüber der Beklagten 1 mit Bezug auf das Unterlassungs- sowie das Auskunftsbegehren im Rahmen der Stufenklage gut.

3. Verletzung der Markenrechte der Klägerin

[…]

3.2 «Oscar» als in der Schweiz geschützte Marke

Die Marke ist ein Zeichen, welches geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG).

Die Zeichenfolge «Oscar» ist durch die Klägerin in der Schweiz seit 1993 markenrechtlich für «Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung, einschliesslich die Verleihung von Auszeichnungen für lobenswerte Leistungen; sportliche und kulturelle Aktivitäten» (CH-Marke Nr. P-412103) mit einer Gebrauchspriorität seit 1. März 1973 und seit 1988 für «Spielfilme und Videobänder; Druckschriften» (CH-Marke Nr. P-364248) geschützt. Die Klägerin hat somit gemäss Art. 13 MSchG das ausschliessliche Recht, die Marken zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, zu gebrauchen und darüber zu verfügen und kann – insoweit sich die Beklagten über dieses ausschliessliche Recht der Klägerin unbefugterweise hinwegsetzen und damit eine Markenrechtsverletzung begehen – den Rechtsschutz der Art. 52 ff. MSchG in Anspruch nehmen (L. David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 14 N 38).

3.3 Verwirkung

3.3.1 Die Beklagten machen geltend, dass die klägerischen Ansprüche durch Zuwarten verwirkt seien. Die Fernsehunterhaltungsshow «Oscar TV» werde seit über 45 Jahren, die Sendung «Oscar del Vino» seit 8 Jahren und die Sendung «La Kore Oscar della Moda» seit 12 Jahren ausgestrahlt. Die Sendung «Oscar TV» sei in Italien äusserst populär. Es mute merkwürdig an, wenn die Klägerin behaupte, erst im Jahre 2005 darauf gestossen zu sein, dass das Wort «Oscar» am italienischen Fernsehen rege Verwendung finde und dass eine Sendung namens «Oscar TV» existiere. Insbesondere mit Bezug auf die Sendung «Oscar TV» seien die klägerischen Ansprüche somit längst verwirkt. «Oscar TV» sei ein Stück italienischer Fernsehgeschichte. Obwohl die Sendung als direkte Reaktion auf die zahlreichen Attacken der Klägerin aus ausschliesslich unternehmerischen Überlegungen und unpräjudiziell seit dem Jahre 2007 in «Premio della TV» oder «Premio TV» umgetauft worden sei, habe sich der Begriff «Oscar TV» im italienischen Sprachraum etabliert und werde vom Publikum und der Presse noch weiter gebraucht. Unter dem Titel «La Kore Oscar della Moda» sei nach dem 7. Juni 2006 keine Sendung mehr ausgestrahlt worden. Schon in den 60er Jahren habe das Programm von RAI Uno in weiten Teilen des Tessins und somit in der Schweiz empfangen werden können. Entscheidend sei, dass die Sendung «Oscar TV» im Jahre 1961, die Sendung «La Kore Oscar della Moda» im Jahre 1996 und die Sendung «Oscar del Vino» im Jahre 1999 empfangen werden konnte. Ungeachtet der Ausstrahlungen der beanstandeten Sendungen seit vielen Jahren sei die Klägerin untätig geblieben. Auch im Zusammenhang mit der Hinterlegung ihrer Marken in der Schweiz sei sie untätig geblieben. Sie habe schon mindestens seit dem Jahre 2003 (tatsächlich vermutlich schon viel früher) auf Grund des Parallelverfahrens in den USA Kenntnis von der Ausstrahlung der streitgegenständlichen Sendungen und damit der Verwendung des Wortes «Oscar» durch die Beklagte 1 erlangt. Eine Berufung der Klägerin auf ihre beschränkten Ressourcen bezüglich der Überwachung des Marktes bei weltweiter Anmeldung der Marken sei nicht zulässig. Ob die Klägerin tatsäch|lich Kenntnis gehabt habe oder diese Kenntnis fahrlässig nicht erlangt habe, sei angesichts der öffentlichen Nutzung nicht entscheidend. Die Klägerin könne nun nicht nach jahrelanger Untätigkeit die Ausstrahlung der Sendungen in die Schweiz verbieten. Zudem hätten sich die Beklagten mit der intensiven und regelmässigen Nutzung des Wortes «Oscar» plus Zusatz in ihren Fernsehprogrammen und der damit verbundenen Anerkennung des Begriffs beim Publikum und in der Presse einen wertvollen Besitzstand mit den Sendungen geschaffen. Das Programm von RAI Uno erfreue sich im Tessin grosser Beliebtheit. Die Verwendung des Wortes «Oscar» mit den entsprechenden Zusätzen sei für die Beklagte 1 im Rahmen der Benennung und Positionierung ihrer Fernsehsendungen von strategischer Bedeutung. Es sei ihr am Wort «Oscar» mit den entsprechenden Zusätzen eine so starke Wettbewerbsstellung erwachsen, dass ihr ein Verbot, dieses Wort weiter zu verwenden, starke Nachteile verursachen würde. Nachdem die Beklagte 1 die streitgegenständlichen Sendungen zum Teil während 45 Jahren völlig ungestört ausgestrahlt habe, habe sie mit gutem Glauben davon ausgehen dürfen, dass die Verwendung des Begriffes «Oscar» im Zusammenhang mit ihren Fernsehprogrammen zulässig sei.

3.3.2 Die Klägerin wendet ein, dass ausschliesslich auf ihre Kenntnis der Verletzungshandlungen abzustellen sei. Sie, die Klägerin, habe gegenüber den Beklagten rechtzeitig reagiert. Auf die Markenrechtsverletzungen der Beklagten in den USA sei sie im Jahre 2005 aufmerksam geworden. Im Zuge ihrer weiteren Abklärungen und dem Verlauf der Auseinandersetzung mit den Beklagten sei bei ihr, der Klägerin, im Jahre 2006 der Verdacht aufgekommen, dass die Sendungen ausser in Italien auch in weiteren europäischen Ländern ausgestrahlt werden. Im Sommer des Jahres 2006 habe sie, die Klägerin, daraufhin u. a. ihren Schweizer Korrespondenzanwalt mit der Überprüfung, ob die Beklagen die fraglichen Sendungen auch in diesen Ländern ausstrahlen würden, beauftragt. So seien dann die Rechtsverletzungen der Beklagten in der Schweiz festgestellt und im November 2006 Klage eingereicht worden. Ihr, der Klägerin, könne auch nicht vorgeworfen werden, sie hätte von diesen Rechtsverletzungen früher Kenntnis haben müssen, da grundsätzlich keine Pflicht zur Marktbeobachtung bestehe. Sie besitze weder die finanziellen Mittel noch die personellen Ressourcen, um den für ihre Marken relevanten, weltweiten Markt ständig und umfassend zu beobachten. Von ihr könne deshalb nicht verlangt werden, dass sie weltweit – und insbesondere in der Schweiz – sämtliche Fernsehprogramme – und insbesondere auch ausländische Sender, welche hierzulande zudem lediglich von einer sprachlichen Minderheit konsumiert würden – konstant überwache, dies umso mehr, als die fraglichen Fernsehsendungen nur einmal jährlich ausgestrahlt würden. Die Beklagten hätten zudem keinen gutgläubig erlangten Besitzstand erworben. Die Sendungen «Oscar TV», «La Kore Oscar della Moda» und «Oscar del Vino» hätten sich beim entsprechenden Fernsehpublikum in der Schweiz zweifellos nicht dergestalt durchgesetzt, dass das Publikum diese Bezeichnungen den Beklagten zu rechne. Vielmehr bringe dieses das Zeichen «Oscar» in Verbindung mit der weltberühmten Academy Awards Ceremony der Klägerin. Die Beklagten hätten auch nicht gutgläubig, sondern vielmehr bösgläubig gehandelt, da sie um die berühmten Marken der Klägerin gewusst hätten.

3.3.3 Die Verwirkung ist ein Fall der unzulässigen Rechtsausübung aufgrund widersprüchlichen Verhaltens, das heisst eines venire contra factum proprium (vgl. H. Hausheer/R. E. Aebi-Müller, in: H. Hausheer/H. P. Walter [Hg.], Berner Kommentar ZGB I/1, Einleitung, Art. 1–9 ZGB, Bern 2012, ZGB 2 N 268 ff.). Die Verwirkung ist ein Ausfluss des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB). Die Anwendung von Art. 2 ZGB setzt eine Sonderverbindung, eine rechtlich relevante, d.h. über den reinen Zufallskontakt hinausgehende Beziehung mehrerer Rechtssubjekte voraus und erschöpft sich in dieser Sonderverbindung, weil die Bestimmung letztlich auf dem Vertrauensschutz gründet. Die Verwirkung markenrechtlicher Abwehransprüche zufolge widersprüchlichen Verhaltens führt daher nicht zu einem umfassenden Rechtsuntergang, sondern hemmt die Rechtsdurchsetzung gegenüber bestimmten Personen (BGer, sic! 2004, 316 ff. E. 4.2, «Montessori»). Verwirkung kann nicht leichthin angenommen werden; gemäss Art. 2 ZGB kann ein Recht nur dann nicht geschützt werden, wenn sein Missbrauch offenbar ist. Der blosse Zeitablauf begründet den Rechtsmissbrauch nicht. Grundsätzlich ist zusätzlich erforderlich, dass der Verletzer um die Verletzung seines Rechts weiss, d.h. von der Beeinträchtigung Kenntnis hat, und trotzdem dagegen nichts unternimmt, sowie dass der Verletzer auch weiss, dass sich der Berechtigte in Kenntnis der Rechtsverletzung und nicht aus blosser Unkenntnis passiv verhält. Hätte der Berechtigte die Verletzung seiner Rechte bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit früher erkennen können, aber hat er sich erst nach längerer Zeit zur Wehr gesetzt, kann es sich rechtfertigen, dem Verletzer zuzubilligen, er habe die pflichtwidrig unterbliebene Reaktion des Berechtigten in guten Treuen als Duldung auffassen dürfen. Je mehr er nach Massgabe seiner eigenen Verletzungshandlungen und der übrigen Umstände mit Widerspruch zu rechnen hätte, desto eher darf er die Untätigkeit als Duldung ver|stehen. Erst wenn eine solche Duldung vorliegt, kann der Zeitablauf beim Verletzer die Erwartung begründen, auch in Zukunft nicht mehr in Anspruch genommen zu werden. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Verletzer desto weniger mit der Inanspruchnahme durch den Verletzten rechnen muss, je länger dieser mit der Geltendmachung seiner Ansprüche zuwartet. Nach welcher Dauer des Duldens die Verwirkung anzunehmen ist, hängt von den besonderen Umständen des Einzelfalls ab. Die Rechtsprechung schwankt zwischen vier und acht Jahren. Der Verletzer muss in der Zwischenzeit, das heisst während der Dauer des Duldens, einen eigenen wertvollen Besitzstand geschaffen haben. Erforderlich ist ein Vermögenswert, dessen Preisgabe dem Verletzer nicht ohne weiteres zugemutet werden kann. Der Verletzer muss inzwischen eine so starke Wettbewerbsstellung besitzen, dass es die Nachteile, die ihm aus der Aufgabe des verletzenden Zeichens erwachsen, rechtfertigen, dem Verletzten die Rechtsausübung zu verwehren. Eine letzte Voraussetzung ist schliesslich die Schutzwürdigkeit des geschaffenen Besitzstandes. Dazu muss der Verletzer den Besitzstand im Vertrauen auf die Zulässigkeit seines Verhaltens oder auf den durch die Untätigkeit des Verletzten hervorgerufenen Anschein der Duldung geschaffen haben (BGE 117 II 575 ff. E. 4a und BGer, sic! 2005, 883 ff. E. 3.2, «S100»). Die Beklagten haben resp. die Beklagte 1 hat bezüglich der Verwirkung der klägerischen Markenrechte gegenüber der Beklagten 1 zu behaupten und zu beweisen, dass die Klägerin sich ihr gegenüber widersprüchlich verhalten hat und nunmehr rechtsmissbräuchlich vorgeht (BGer, sic! 2004, 316 ff. E. 4.2, «Montessori»). Ausnahmsweise rechtfertigt es sodann das Interesse an der Erhaltung wirtschaftlicher Werte, die der Verletzer im Vertrauen auf das passive Verhalten des Berechtigten geschaffen hat, die Verwirkungseinrede selbst dann zu schützen, wenn dem Berechtigten keine fahrlässige Unkenntnis zur Last fällt. In solchen Fällen kann dem Berechtigten allerdings kein widersprüchliches Verhalten durch verzögerte Rechtsausübung entgegengehalten werden, sondern als massgeblicher Gesichtspunkt für die Begründung des Rechtsmissbrauchs tritt das Verbot des Interessenmissbrauchs an die Stelle des ein Verschulden voraussetzenden Verbots widersprüchlichen Verhaltens. Für die Verwirkungseinrede wird entscheidend, ob dem Verletzer in Anbetracht des fehlenden oder unverhältnismässig geringen Interesses des Berechtigten an der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes zuzumuten ist, den im Vertrauen auf die Untätigkeit des Berechtigten geschaffenen Besitzstand wieder aufzugeben (BGE 117 II 575 ff. E. 4c).

3.3.4 Vorliegend ist kein Rechtsmissbrauch von Seiten der Klägerin ersichtlich, welcher eine Verwirkung ihrer Markenrechte zur Folge hätte. Selbst wenn die Klägerin entsprechend der beklagtischen Darstellung bereits im Jahre 2003 von der Ausstrahlung der streitgegenständlichen Sendungen in die Schweiz erfahren haben sollte – ein früherer Zeitpunkt wird von den Beklagten betreffend die Kenntnis der Ausstrahlung in der Schweiz nicht rechtsgenügend dargetan – stellt die Einreichung der Klage im Jahre 2006, mithin drei Jahre nach Kenntnis der Rechtsverletzung, eine genügend schnelle Reaktion dar, zumal es sich vorliegend um nur einmal jährlich ausgestrahlte Fernsehsendungen handelt und eine Verwirkung erst nach einer Duldung von vier bis acht Jahren angenommen wird. Die behauptete Kenntnis der Ausstrahlung in Italien und den USA seit 2001 bezieht sich nicht auf die Schweiz. Ferner ist nicht von einer pflichtwidrigen Unkenntnis der Klägerin auszugehen, denn es ist einer amerikanischen Gesellschaft nicht zuzumuten, sämtliche Fernsehsendungen aller Sender in Europa (und in allen über 200 Ländern, in die die Preisverleihungen der Klägerin übertragen werden) ständig, ununterbrochen zu überwachen. Dies gilt umso mehr, als es sich vorliegend um Sendungen handelt, welche von einer italienischen Gesellschaft produziert wurden und dann auch in der Schweiz zu sehen waren. Zudem wurden die streitgegenständlichen Sendungen nicht täglich oder wöchentlich, sondern lediglich einmal im Jahr ausgestrahlt, womit ein fahrlässiges Nichtkennen zusätzlich auszuschliessen ist. In Bezug auf die Verwirkung zufolge Interessenmissbrauchs ist des Weiteren festzuhalten, dass die Beklagte 1 in der Schweiz hinsichtlich der Sendungen «Oscar del Vino», «La Kore Oscar della Moda» und «Oscar TV» keine schützenswerte starke Wettbewerbsstellung besitzt, deren Aufgabe ihr im Verhältnis zu einem geringen Interesse der Klägerin nicht zu zumuten wäre. Die Sendungen wurden nur einmal jährlich ausgestrahlt und machen damit einen nur unwesentlichen Teil des Programmes der Beklagten 1 aus. Dass ihr die Preisgabe der verletzenden Zeichen zugemutet werden kann, hat die Beklagte 1 überdies selber damit gezeigt, dass die – ihrer Ansicht nach prestigeträchtigste – Sendung «Oscar TV» in «Premio della TV» bzw. «Premio TV» umbenannt wurde und sie dennoch die Beliebtheit ihres Programmes anhand der Zuschauerzahlen im Jahr nach der Umbenennung demonstriert.

3.3.5 Die klägerischen Markenrechte sind gegenüber der Beklagten 1 nicht verwirkt.

3.4 […]

3.5 Nichtgebrauch Art. 11 und Art. 12 Abs. 1 MSchG

3.5.1 Die Beklagten machen gestützt auf Art. 11 i.V.m. Art. 12 MSchG fehlende Benutzung der Marken geltend (Einrede des Nichtgebrauchs). Die |Marke CH P-364 248 sei für die Waren «Spielfilme und Videobänder; Druckschriften» und die Marke CH P-412 103 für die Dienstleistungen «Erziehung; Ausbildung», «Unterhaltung» und «sportliche und kulturelle Aktivitäten» nie gebraucht worden. Einzig bezüglich der «Verleihung von Auszeichnung für lobenswerte Leistungen» könne die Klägerin eine Benutzung der Marken geltend machen, allerdings nur in den USA, was aber angesichts des Territorialitätsprinzips für die Aufrechterhaltung des Markenschutzes in der Schweiz irrelevant sei. Die Fernsehübertragung der Verleihungszeremonie in andere Länder – zugegebenermassen auch in die Schweiz – stelle keine markenmässige Verwendung des Zeichens hierzulande dar. Denn hier würden offensichtlich keine entsprechenden Veranstaltungen durchgeführt. Eine rechtserhaltende Nutzung liege nur vor, wenn eine Marke mit Bezug auf konkret definierte Dienstleistungen in der Schweiz verwendet werde. Es werde bestritten, dass die Klägerin in der Schweiz auf dem Markt auftritt, hier etwas anbietet oder Dienstleistungen erbringt.

3.5.2 Die Klägerin führt aus, dass ihre Marken berühmt und notorisch bekannt seien. Die Academy Awards Ceremony werde jährlich in heute über 200 Länder übertragen; nahezu jeder Schweizer Bürger resp. Fernsehkonsument kenne die Marke «Oscar». Der ernsthafte Gebrauch der Marken der Klägerin sei im inländischen Wirtschaftsverkehr gegeben. Sie, die Klägerin, gebrauche ihre Marken einerseits selbst und erlaube andererseits den Gebrauch durch Dritte im Rahmen der von ihr gesetzten Regeln. So sei die Marke «Oscar» auf zahlreichen Filmplakaten, Filminseraten und Blu-Ray-/DVD-NHS-Verpackungen von Spielfilmen das Unterscheidungskriterium, wonach der entsprechende Film als mit einem «Oscar» preisgekrönter resp. dafür nominierter Film erkannt werde. Zudem übertrage der deutsche Fernsehsender «ProSieben» die Academy Awards Ceremony auch in die Schweiz, seit 1999 als Direktübertragung. Durch die Fernsehübertragung in der Schweiz gebrauche sie, die Klägerin, ihre Marken hierzulande. Alljährlich würden nahezu sämtliche Schweizer Zeitungen ausführlich über die Veranstaltung berichten. Ausserdem würden die klägerischen Marken auch intensiv und mit grossen Budgets auf Prospekten zur Filmbeschreibung und sonstigen Werbemitteln für Filme verwendet.

3.5.3 Gemäss Art. 11 MSchG ist eine Marke geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst. Wenn der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 MSchG). Der Zusammenhang mit der Marke und der Ware bzw. Dienstleistung ist gegeben, wenn die Bedeutung und der Sinn der Marke als Kennzeichen zur Unterscheidung sofort erkennbar ist (David, MSchG 11 N 5). Der Gebrauch hat ernsthaft zu erfolgen, wobei je nach den beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterschiedliche Anforderungen an den ernsthaften Gebrauch zu stellen sind. Blosse Scheinverkäufe genügen hierfür nicht. Im Übrigen kann aber der Markengebrauch äusserst bescheiden sein, solange er nur ernsthaft gewollt ist. Der Gebrauch hat in der Schweiz zu erfolgen (David, MSchG 11 N 3 und 18). Für den Gebrauch genügt es, wenn hinsichtlich der Warenliste bezüglich eines verwendeten Oberbegriffs eine einzige typische Ware benutzt wird (David, MSchG 11 N 7).

3.5.4 Vorliegend ist notorisch und unbestritten, dass die Klägerin Veranstalterin der jährlichen Preisverleihung der «academy awards» bzw. des «Oscars» ist. Diese Veranstaltung wird – was ebenfalls unbestritten ist – mit Zustimmung der Klägerin durch deutschsprachige Fernsehsender (Pro7, ORF 1) in der Schweiz ausgestrahlt und es wird in den Schweizer Medien über die «Oscar-Preisverleihung» berichtet. Für den Schweizer Durchschnittskonsumenten ist ohne weiteres sofort erkennbar, dass die Marke «Oscar» als klägerisches Kennzeichen eingesetzt wird. Es liegt somit eine markenmässige Nutzung vor. Der Gebrauch der Marke «Oscar» mittels Fernsehübertragung in der Schweiz – welcher mit klägerischer Zustimmung durch Dritte erfolgt – ist als ernsthaft zu qualifizieren. Durch die Ausstrahlung der Oscar-Verleihung in die Schweiz und die Berichterstattung in den Schweizer Medien ist der Gebrauch der Marke «Oscar» denn auch nicht auf das Gebiet der USA beschränkt, wie dies die Beklagten geltend machen wollen. Darauf, dass die Veranstaltung selber nicht in der Schweiz stattfindet, kommt es nämlich nicht an. Es ist somit festzuhalten, dass die Klägerin ihre Schweizer Marke «Oscar» zumindest hinsichtlich der geschützten Dienstleistung «Unterhaltung, einschliesslich die Verleihung von Auszeichnungen für lobenswerte Leistungen» – und nur auf diese Dienstleistung kommt es im vorliegenden Prozess an – in der Schweiz markenmässig ernsthaft gebraucht.

3.6 Freizeichen/schwache

Marke/Verwechslungsgefahr

[…]

3.6.3 Freizeichen

3.6.3.1 Ein Freizeichen ist ein Zeichen, das seine Kennzeichnungskraft |nicht (mehr) besitzt. Es hat seine ursprüngliche Eignung als Hinweis auf die Betriebsherkunft verloren, weil es allgemein verbreitet (geworden) ist. Das Freizeichen kann zum Hinweis auf eine allgemeine Eigenschaft oder zur üblichen Bezeichnung geworden sein. Bei der Beurteilung der Entartung eines markenfähigen Zeichens zum Freizeichen differenziert die Rechtsprechung zwischen registrierten und nicht registrierten Zeichen: Bei registrierten Zeichen ist die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen erst abgeschlossen, wenn alle an der Herstellung, dem Vertrieb und dem Erwerb der Ware bzw. der Inanspruchnahme der Dienstleistung beteiligten Kreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb bzw. eine spezifische Ware oder Dienstleistung, sondern als Gemeingut, d.h. als Waren- oder Gattungsname, ansehen und das Zeichen überhaupt keine Unterscheidungskraft mehr hat. Diese Degenerierung muss in allen Landesteilen und Sprachgebieten der Schweiz, in denen das betreffende Zeichen Verwendung findet, vollendet sein. Behauptungs- und beweispflichtig für den umfassenden Verständniswandel ist die Beklagte 1, wobei an den Beweis strenge Anforderungen zu stellen sind, weil die Umwandlung einer eingetragenen Marke in ein Freizeichen etwas Aussergewöhnliches bedeutet (BGer, sic! 2004, 316 ff. E. 3.4, «Montessori»; David, MSchG 2 N 25 ff.). Die Umwandlung ist insbesondere nicht schon dann eingetreten, wenn in Nachschlagewerken eine Marke als Gattungsbegriff verwendet wird. Ebenso liegt keine Umwandlung in ein Freizeichen vor, wenn einzelne missbräuchliche Verwendungen vorkommen, ohne dass sich der Verkehr ganz allgemein der Marke als Freizeichen bemächtigt hätte, oder wenn der Markenmissbrauch sogar zeitweise toleriert wird (David, MSchG 2 N 28).

3.6.3.2 Da die «Oscar-Verleihung» der Klägerin in der ganzen Schweiz und damit auch in der Deutschschweiz ausgestrahlt wird, müsste die von den Beklagten behauptete Degenerierung des Zeichens «Oscar» auch in der deutschsprachigen Schweiz eingetreten und abgeschlossen sein. Dies ist indessen nicht der Fall, da der Begriff «Oscar» in der Deutschschweiz notorischerweise kein Synonym für «Preisverleihung», «Auszeichnung» oder «Preis» darstellt, was von der Beklagten 1 auch nicht im Sinne der strengen Beweisanforderungen des BGer hinreichend behauptet und nachgewiesen worden wäre. Diese stützt sich nämlich fast ausschliesslich auf den italienischen Sprachgebrauch des Wortes «Oscar», auf welchen es aber bei der Beurteilung der Degenerierung im deutschsprachigen Teil der Schweiz nicht ankommt. In Zusammenhang mit Preisverleihungen wird der Begriff «Oscar» vom deutschsprachigen Durchschnitts-Bürger bzw. Durchschnitts-Fernsehzuschauer unmittelbar mit dem jährlich verliehenen Filmpreis («Oscar-Verleihung») der Klägerin und der dort überreichten Statuette in Verbindung gebracht (vgl. dazu die Wortumschreibung zu «Oscar» (volkstümlich Name der Statuette, die als Academy Award [amerik. Filmpreis] verliehen wird) in: Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 26. Aufl., Berlin 2013). An dieser Tatsache ändert nichts, dass der Begriff «Oscar» vereinzelt auch im Zusammenhang mit Preisverleihungen anderer Veranstalter verwendet wird, wie dies die Beklagten geltend machen. Diese sind nämlich – auch gemäss Darstellung der Beklagten – nicht so zahlreich, als dass man davon ausgehen könnte, dass sich der Verkehr der Marke «bemächtigt» hätte. Es ist somit festzuhalten, dass – zumindest in der deutschen Schweiz – keine Degenerierung der Marke «Oscar» zum Freizeichen stattgefunden hat, geschweige denn, dass solch eine Degenerierung vollendet wäre, was von den Beklagten aber auch nicht behauptet wird.

3.6.4 Schwache Marke/Verwechslungsgefahr

3.6.4.1 Das Verbietungsrecht von Art. 3 MSchG besteht nur gegenüber gleichen oder ähnlichen Zeichen, d.h. dann, wenn eine Verwechslungsgefahr besteht. Die Verwechslungsgefahr resultiert aus der Kombination von Markenähnlichkeit und Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit. Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind die Marken als Ganzes zu betrachten und die konkreten Umstände in Betracht zu ziehen. So haben sich zwei Marken immer dann besonders deutlich zu unterscheiden, wenn sie für identische Waren bzw. Dienstleistungen gebraucht werden. Zudem genügt es zur Schaffung einer neuen Marke nicht, die ursprüngliche Marke mit einigen unwesentlichen Zutaten auszuschmücken. Unwesentlich ist insbesondere die Beifügung einer Sachbezeichnung (vgl. David, MSchG 3 N 4 ff. und N 11 m.w.H.). Bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit ist nicht das Resultat eines gleichzeitigen Vergleichs massgebend, sondern allein der Eindruck des Erinnerungsvermögens des Abnehmers bzw. des Adressaten (vgl. David, MSchG 3 N 15). Zudem ist auch die unterscheidende Kraft der Marken in Betracht zu ziehen, da schwache Marken keinen grossen Ähnlichkeitsbereich verdienen; in solchen Fällen begründen schon kleine Abweichungen oder Zusätze genügende Unterscheidbarkeit. Eine schwache Marke liegt dann vor, wenn deren Kennzeichnungskraft wegen des häufigen Gebrauchs ähnlicher beschreibender Angaben oder ähnlicher Marken verwässert worden ist (David, MSchG 3 N 13). Massgebend sind die Verhältnisse in der Schweiz (David, MSchG 3 N 14).

3.6.4.2 Die Kennzeichenkraft des Zeichens «Oscar» ist in der Schweiz für die |geschützte Dienstleistung «Unterhaltung, einschliesslich die Verleihung von Auszeichnungen für lobenswerte Leistungen» (Klasse 41) zu bejahen. Wie erwähnt, werden die «Oscars» vom Schweizer Fernsehpublikum unmittelbar mit den durch die Klägerin verliehenen Filmpreisen in Verbindung gebracht. Von einer schwachen Marke kann somit keine Rede sein. Eine Verwässerung der klägerischen Marke in der Schweiz wird von den Beklagten zudem nicht rechtsgenügend behauptet bzw. nachgewiesen. Die von ihnen angeführten Beispiele, welche eine intensive Drittnutzung und damit eine Verwässerung der klägerischen Marke aufzeigen sollen, stammen nämlich alle aus dem Register des italienischen Patent- und Markenamts und sind somit für die Beurteilung nach Schweizer Markenrecht irrelevant. Ebenso kommt es – wie oben erwähnt – nicht auf die Verwendung und Bedeutung des Begriffes «Oscar» in der italienischen Sprache an, da auch auf die deutschschweizerische Verwendung des Wortes abzustellen ist.

3.6.4.3 Bei Gegenüberstellung der klägerischen Marke «Oscar» mit den von den Beklagten verwendeten Zeichen «Oscar del Vino», «La Kore Oscar della Moda» und «Oscar TV» ergibt sich die Markenähnlichkeit ohne Weiteres: Die Zusätze «del Vino», «La Kore […] della Moda» und «TV» sind offensichtlich Beifügungen von Sachbezeichnungen, nämlich für «Wein», «Mode» und «Fernsehen». Solche Ausschmückungen des Wortes «Oscar» mit unwesentlichen, da beschreibenden Zusätzen reichen nicht aus, um eine genügend grosse Unterscheidbarkeit zur klägerischen Marke zu erreichen, wie sie gefordert wird, wenn die verwendeten Kennzeichen für identische Dienstleistungen benutzt werden. Dass es sich bei den von der Klägerin geschützten Dienstleistungen der «Unterhaltung, einschliesslich die Verleihung von Auszeichnungen für lobenswerte Leistungen; sportliche und kulturelle Aktivitäten» und den von der Beklagten ausgestrahlten Preisverleihungen in der Wein- («Oscar del Vino»), Mode- («La Kore Oscar della Moda») und Filmbranche («Oscar TV») um gleichartige Dienstleistungen handelt, kann nicht ernstlich in Abrede gestellt werden. Die Verwechslungsgefahr ist somit zu bejahen.

3.7 Weiterbenützungsrecht

3.7.1 Die Beklagten machen geltend, die Klage sei auch deshalb abzuweisen, weil die Beklagte 1 den Begriff «Oscar» im Zusammenhang mit von ihr ausgestrahlten Fernsehsendungen bereits lange vor Hinterlegung der klägerischen Marken in der Schweiz verwendet habe und sich somit auf das Weiterbenützungsrecht berufen könne. Gemäss Art. 14 MSchG könne derjenige ein Weiterbenützungsrecht beanspruchen, der vor der Eintragung der Drittmarke ein verwechselbares Zeichen verwendet habe. Es sei so, dass die Beklagte 1 lange vor der Klägerin auf dem Schweizer Markt präsent gewesen sei. So sei noch vor der ersten Hinterlegung einer Oscar-Marke durch die Klägerin in der Schweiz, nämlich seit dem Jahre 1961, die Sendung «Oscar TV» der Beklagten 1 in der Schweiz zu empfangen gewesen. Die Beklagte 1 sei bei der Verwendung des Begriffes «Oscar» plus Zusatz stets gutgläubig gewesen. Seit dem Jahre 1961 bestehe somit auch nach Registrierung der klägerischen Zeichen ein Weiterbenutzungsrecht der Beklagten am Begriff «Oscar» plus Zusatz im Zusammenhang mit Fernsehunterhaltungssendungen.

3.7.2 Die Klägerin wendet ein, dass die Eintragung von Dienstleistungsmarken in der Schweiz erst mit dem Inkrafttreten des neuen Markenschutzgesetzes im Jahre 1993 möglich geworden sei. Sie, die Klägerin, habe ihre Dienstleistungsmarke im Jahre 1993 für Auszeichnungen und weitere Dienstleistungen mit Gebrauchspriorität seit 1. März 1973 im Markenregister eintragen lassen. Zudem habe sie ihre Marke seit 1969 in der Schweiz gebraucht. Durch diesen früheren Erstgebrauch verfüge sie auch im Rahmen der Gebrauchspriorität über bessere Rechte an der Marke «Oscar», weshalb kein Weiterbenützungsrecht der Beklagten am Zeichen «Oscar TV» bestehen könne. Diese hätten auch keinen Beleg eingereicht für ihre Behauptung, den Begriff «Oscar» vor der Hinterlegung der klägerischen Marken verwendet zu haben. Die Sendung «Oscar TV» habe früher «Premio Regia Televisiva» geheissen; die Umbenennung habe erst im Jahre 2001 stattgefunden. Zudem seien die Beklagten auch nicht gutgläubig gewesen, als sie die Sendung «Oscar TV» in die Schweiz ausgestrahlt hätten.

[…]

3.7.4 Die Klägerin hat ihre Schweizer Marke CH P-412103 am 14. Mai 1993 hinterlegt, mit Gebrauchspriorität seit 1. März 1973. Zudem konnte sie nachweisen, dass die Verleihung des «Oscars» schon im Jahre 1969 in 32 Länder, darunter in die Schweiz, ausgestrahlt wurde und sie damit das Zeichen «Oscar» in der Schweiz markenmässig gebrauchte. Die Beklagte 1 hätte nun dartun müssen, dass sie ihr Zeichen «Oscar TV» schon vor dem Jahre 1969 in der Schweiz markenmässig verwendet hat. Dies gelingt ihr indessen nicht: Gemäss eigenen Aussagen der Beklagten wurde der Sender RAI Uno nämlich erst im Jahre 1985 in Zürich (und damit in der gesamten Schweiz) über das Kabelnetz ausgestrahlt. Ebenso stammen die ersten Hinweise aus schweizerischen (!) TV-Programmheften erst aus dem Jahre 1986. Dass allenfalls schon früher – wie von den Beklagten behauptet – der italienische Fernsehsender RAI Uno in Teilen des Tessins via Trägerwellen empfangen werden konnte, ist für die Frage der Gebrauchspriorität nicht entscheidend, war diese Ausstrahlung |doch lediglich eine Folge dessen, dass Bild- und Tonsignale vor den Landesgrenzen nicht halt machen. Massgebend für den Gebrauch ist nämlich in erster Linie das Publikum, an welches sich das Medium richtet, und nicht allfällige Streuwirkungen (vgl. David, MSchG 13 N 26). Der Gebrauch in der Schweiz setzt einen hinreichenden lnlandbezug voraus, was eine Bearbeitung des schweizerischen Marktes erfordert. Keine hinreichende Marktpräsenz besteht dann, wenn die Dienstleistungen in mehr zufälliger als kontrollierter Weise dem schweizerischen Letztabnehmer zugänglich gemacht werden (Ch. Willi, MSchG, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, MSchG 11 N 32). Die Beklagten machen jedoch nicht geltend, ihre Sendung vor den 80er Jahren international ausgestrahlt und damit an ein internationales Publikum gerichtet zu haben, sondern berufen sich lediglich darauf, dass RAI Uno in der Region Mailand über eine leistungsstarke Sendeanlage verfügt habe und in Teilen des Tessins habe empfangen werden können. Aus dieser Tatsache, nämlich einem sendetechnischen «Spill-over», kann indes nicht die Absicht des Gebrauchs einer Marke in der Schweiz abgeleitet werden, was die Beklagten im Übrigen auch nicht behaupten. Zudem hiess die fragliche Sendung noch bis Ende der 70er Jahre «Premio Regia Televisiva», womit es im fraglichen Zeitraum bis 1969 auch am Erfordernis des Gebrauchs eines verwechselbaren Zeichens fehlt. Ein Weiterbenützungsrecht der Beklagten besteht somit nicht.

3.8 Fazit

Durch die Verwendung des Zeichens «Oscar» durch die Beklagte 1 im Zusammenhang mit den Fernsehsendungen «Oscar del Vino», «La Kore Oscar della Moda» und «Oscar TV» wurden die klägerischen Markenrechte verletzt.

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Ab