Bundesgericht vom 23. Mai 2019
4. Kennzeichenrecht
4.1 Marken
MSchG 28 II c; MSchV 11. Die Dienstleistung «Detailhandel» / «Versandhandel» (Nizza 35) deckt nur die verkaufsspezifische Sortimentsauswahl und -präsentation ab, und nicht den Verkauf der Waren als solchen (das BGer folgt damit der Praxis des BVGer, welche vom EU-Recht abweicht) (E. 2.2.2.).
UWG 3 I d. Grundlage für die Beurteilung nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG ist die gesamte mit dem fraglichen Zeichen erworbene Marktposition. Es widerspricht Bundesrecht, lediglich auf einen spezifischen Verkaufskanal eines Unternehmens anstatt auf dessen gesamten Marktauftritt abzustellen (E. 3.5, 3.6).
4. Droit des signes distinctifs
4.1 Marques
LPM 28 II c; OPM 11. Le service de «vente au détail» / «vente par correspondance» (Nice 35) ne couvre que la sélection et la présentation de l’assortiment spécifique à la vente, et non la vente des marchandises en tant que telle (le TF suit ainsi la pratique du TAF, qui diverge du droit de l’EU) (consid. 2.2.2).
LCD 3 I d. L’appréciation selon l’article 3 al. 1 let. d LCD doit se fonder sur la position acquise sur le marché avec le signe en question, considérée dans son ensemble. Il est contraire au droit fédéral de ne retenir qu’un canal de vente spécifique d’une entreprise au lieu de sa présence globale sur le marché (consid. 3.5-3.6).
I. zivilrechtliche Abteilung; teilweise Gutheissung der Beschwerde; Akten-Nr. 4A_22/2019
Die Schweizer Detailhändlerin OTTO’S AG (Klägerin, Beschwerdeführerin) handelt mit Waren aller Art, insbesondere in ihren rund 100 Filialen. Im Jahre 2015 betrug ihr Umsatz CHF 649 Mio. Seit 2007 betreibt sie auch einen Online-Webshop, welcher etwa 1–2% des Gesamtumsatzes ausmacht. Sie ist Inhaberin mehrerer Marken mit dem Zeichenbestandteil «OTTO’S» als Kernelement und führt das folgende Logo:
Die deutsche OTTO GmbH & Co. AG (Beklagte 1, Beschwerdegegnerin 1) ist die Muttergesellschaft der weltweit im Bereich Online- und Kataloghandel tätigen OTTO-Gruppe. Seit 1996 ist sie, nach dem Erwerb des Schweizer Unternehmens Jelmoli, auch in der Schweiz im Online-Handel tätig. Sie betreibt den Onlinehandel über Jelmoli und weitere Versandhäuser und erzielt damit in der Schweiz einen Umsatz von rund CHF 400 Mio. Sie ist Inhaberin der Marken «OTTO» und «OTTO-Versand», wobei diese für den Schweizer Markt bisher nicht benutzt wurden.
Im Jahr 2016 teilte die zur OTTO-Gruppe gehörende UNITO Versand & Dienstleistungen GmbH (Beklagte 2, Beschwerdegegnerin 2) der OTTO’S AG mit, dass sie auch in der Schweiz mit der Marke «OTTO» einen Online-Shop eröffnen und im Kataloggeschäft tätig sein wolle. Sie bot der Klägerin eine Koexistenzvereinbarung an. Verhandlungen darüber scheiterten.
Die Klägerin beantragte erfolgreich, den Beklagten sei vorsorglich zu verbieten, in der Schweiz unter den Zeichen «OTTO» und «OTTO-Versand» als Detail- oder Versandhändlerin (einschliesslich Katalog- und Online-Vertrieb) tätig zu werden (BGer, sic! 2018, 729 ff., «OTTO’S»). Im ordentlichen Verfahren wies das KGer Luzern die Klage jedoch ab. Gegen diese Entscheidung legte die Klägerin Beschwerde beim BGer ein.
Aus den Erwägungen:
2. Die Vorinstanz hat festgestellt, den Marken der Beschwerdegegnerin 1 komme Hinterlegungspriorität und Gebrauchspriorität gegenüber denjenigen der Beschwerdeführerin zu, die Markenrechte der Beschwerdegegnerin 1 seien nicht verwirkt und das Markenrecht verleihe der Beschwerdegegnerin 1 ein positives Gebrauchsrecht. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 11 und 13 MSchG verletzt und Art. 5 des Staatsvertrages unrichtig ausgelegt sowie die Verwirkung des Markenrechts der Beschwerdegegnerin 1 zu Unrecht verneint.
[…]
2.2 Die Vorinstanz stellt fest, dass die Beschwerdegegnerin 1 ihre Marke «OTTO-Versand» für die Schweiz im Jahre 1979 und ihre Marke «OTTO» im Jahre 1994 hinterlegte, während die Beschwerdeführerin ihre Marken «OTTO’S» und «OTTO’S» (fig.) in den Jahren 1998 und 1999 hinterlegte.
2.2.1 Aus den öffentlich zugänglichen Registern des IGE (swissreg) und der WIPO ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin ihre Marken für die Klassen | 3, 8–9, 14, 18, 20–21, 25, 27–28, 32, 35 und 38–39 beansprucht und dass die Marken der Beschwerdegegnerin für die (jeweils einzeln aufgeführten) Klassen 1–9, 11–31 und 33–34 der Nizza-Klassifizierung eingetragen sind. Der Schluss der Vorinstanz ist nicht zu beanstanden und wird denn auch nicht bestritten, dass die Beschwerdegegnerin 1 für die Hinterlegung ihrer Marken für die von beiden Parteien beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Sinne von Art. 6 MSchG Priorität beanspruchen kann.
2.2.2 Der Vorinstanz kann dagegen nicht gefolgt werden, wenn sie die Ansicht vertritt, die Dienstleistung «Versand-Handel», für welche die Beschwerdegegnerin 1 mit ihren Marken CH 2P-423 133 und CH 2P-423 132 in Klasse 42 im Unterschied zur Beschwerdeführerin Schutz beansprucht, beziehe sich auf den Verkauf von Waren über das Internet. Der blosse Verkauf oder Vertrieb von Waren an sich ist nicht unter Einzelhandelsdienstleistungen zu subsumieren, unabhängig davon, über welche Verkaufskanäle er erfolgt, was selbst für das EU-Recht im Anschluss an die «Praktiker» Entscheidung des EuGH (GRUR 2005, 764) betont wird (vgl. P. Ströbele / F. Hacker / F. Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., Köln 2018, § 26 N 59 und 61). Der Verkauf von Waren über Kataloge oder über Internet ist markenrechtlich nicht unter Dienstleistungen zu subsumieren; vielmehr wird mit der Marke die verkaufte Ware gekennzeichnet, unbesehen der Art des Vertriebs.
[…]
2.3.1 [Feststellung, dass den Marken der Beschwerdegegnerin 1 Gebrauchspriorität gegenüber denjenigen der Beschwerdeführerin zukommt.]
2.3.2–2.3.4 [Feststellung, dass die älteren Markenrechte der Beschwerdegegnerin 1 verwirkt sind. Dennoch kann sich die Beschwerdeführerin – da die Markenrechte als absolute Rechte bestehen bleiben – nicht auf den Schutz ihrer registrierten Marken berufen, um der Beschwerdegegnerin 1 den Gebrauch der älteren Marken zu verbieten.]
3. […]
3.1 […] Unlauter handelt nach Art. 3 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.
Die Parteien verwenden beide das Kennzeichen «OTTO» bzw. «OTTO’S» (sinngemäss also von OTTO). Auch wenn ihre Logos optisch klar unterscheidbar sind, so entspricht das Zeichen als solches einem Namen, der in Alleinstellung einprägsam kurz erscheint und auch als Kernelement mit zusätzlichen Sachbezeichnungen im Gedächtnis haften bleibt. Die Parteien verwenden das Zeichen mindestens teilweise für gleiche oder gleichartige Produkte. Die Beschwerdegegnerinnen haben indes bisher ihr Zeichen nicht so verwendet, dass sie sich mit ihrem Angebot unter dem umstrittenen Zeichen an das Publikum in der Schweiz gerichtet hätten; soweit sie entsprechende Domains unterhalten, bieten sie nach den Feststellungen im angefochtenen Entscheid keine Waren an, sondern leiten Interessierte auf «Jelmoli» oder andere Shops weiter. […] Sie wollen ihre Geschäftstätigkeit ausdehnen und sich mit ihrem Angebot unter dem Zeichen OTTO über Internet oder durch Offerten in Katalogen an ein weiteres Publikum richten, das sie bisher nicht bzw. nicht über diese Verkaufskanäle unter ihrem Zeichen erreicht haben. Die Beschwerdeführerin behauptet sinngemäss, diese Ausweitung der Geschäftstätigkeit führe zu einer Täuschung des Publikums bzw. es handle sich bei dieser Ausweitung der Geschäftstätigkeit um ein Verhalten im Sinne von Art. 3 lit. d UWG (vgl. dazu A. Blattmann, in: R. Heizmann / L. D. Loacker [Hg.], UWG, Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Zürich 2018, UWG 3 Abs. 1 lit. d N 14), um eine Massnahme, die geeignet sei, Verwechslungen mit ihren eigenen Waren, Werken, Leistungen oder ihrem Geschäftsbetrieb herbeizuführen.
[…]
3.4 Die Beschwerdeführerin rügt namentlich, die Vorinstanz habe Art. 3 lit. d UWG falsch angewandt, indem sie nicht auf ihren Gesamtauftritt im Markt abgestellt, sondern ihre Beurteilung auf den Onlinevertrieb beschränkt und ihr entsprechend auch den Beweis für nicht erhebliche Tatsachen auferlegt habe. Sie bringt vor, mit dieser Beschränkung verkenne die Vorinstanz, dass der Kunde nicht nach Vertriebskanälen differenziere, sondern z. B. online recherchiere und dann im Laden kaufe, oder im Ladengeschäft Preisvergleiche anstelle und dann online kaufe. Sie rügt sodann, dass die Vorinstanz die von ihr ins Recht gelegte demoskopische Umfrage über den Bekanntheitsgrad ihrer Zeichen völlig unberücksichtigt gelassen habe. Sie bringt vor, die Vorinstanz hätte richtigerweise aufgrund der hohen Bekanntheit ihres Zeichens, ihrer schutzwürdigen Marktposition und ihres jahrzehntelangen Marktvorsprungs eine Verwechslungsgefahr bejahen müssen, zumal sie 2016/2017 einen Jahresumsatz von 701 Mio. Franken erzielt habe und die 2 % online-Handel davon immerhin 14,7 Mio. Franken ausmachten. Als Verletzung ihres Beweisführungsanspruchs rügt sie, dass ihre Beweisanträge zu ihrer Präsenz im Internet nicht abgenommen wurden und die massgebenden Umstände für eine wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr nicht geprüft worden seien.
3.5 Die Rüge der Beschwerdeführerin ist berechtigt, dass wettbewerbsrechtlich ihre gesamte mit dem umstrittenen Zeichen erworbene Marktposition beachtlich ist. Danach bestimmt sich nicht nur der von ihr geschaffene Ruf beim Publikum, sondern auch ihre geschäftlichen Interessen, die durch entspre- | chende Verwechslungen beeinträchtigt werden können; von ihrem gesamten Marktauftritt unter dem umstrittenen Zeichen wird auch die Wahrnehmung bestimmt, welche ihre Kunden tatsächlich mit dem Zeichen verbinden. Die Vorinstanz hat die Tragweite des lauterkeitsrechtlichen Verwechslungstatbestands verkannt, wenn sie diese Gefahr der Verwechslung mit der Begründung nicht prüfte, die Beschwerdeführerin sei spezifisch im Internet mit ihrem Zeichen kaum oder zu wenig präsent. Zwar mag die Erwartung des Publikums und die entsprechende Wahrnehmung der Zeichen in der Weise von dessen Verwendung im Rahmen eines bestimmten Vertriebs geprägt sein, dass eine Verwechslung angesichts unterschiedlicher Vertriebskanäle tatsächlich ausgeschlossen werden kann. Die wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr beurteilt sich auch in dieser Hinsicht nach dem tatsächlichen Gebrauch der Zeichen. Ob dies aber zutrifft, hat die Vorinstanz nicht geprüft, sondern die Verwechslungsgefahr überhaupt offen gelassen. Der von den Beschwerdegegnerinnen geplante Marktauftritt unter ihren Zeichen OTTO und OTTO-Versand würde eine Verwechslungsgefahr mit den Waren oder dem Geschäftsbetrieb der Beschwerdeführerin schaffen, wenn beim Publikum der Eindruck erweckt würde, die so gekennzeichneten oder vertriebenen Waren stammten aus dem Betrieb der Beschwerdeführerin. Ob dies zutrifft, ist in gesamter Würdigung aller Umstände zu beurteilen, die für den durchschnittlich aufmerksamen Käufer die Individualisierung der gekennzeichneten Produkte tatsächlich mitprägen.
3.6 Die Vorinstanz hat Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG verletzt, indem sie den Markt, auf den die Beschwerdegegnerinnen ihre Geschäftstätigkeit ausdehnen wollen, auf einen Verkaufskanal eingeschränkt und dabei die zeitliche Priorität der Beschwerdeführerin im Marktsegment zu Unrecht verneint hat, in dem die Beschwerdegegnerinnen unter ihren Kennzeichen auftreten wollen. Sie hat zu Unrecht nicht geprüft, ob die von den Beschwerdegegnerinnen beabsichtigte Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. d UWG schafft. Das Eventualbegehren der Beschwerde ist begründet und die Sache zu neuer Beurteilung dieser Frage an die Vorinstanz zurückzuweisen.
[…]
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