10|2018
Rechtsprechung | Jurisprudence
«Panda (fig.) | Pandaki (fig.)»
Obergericht Zug vom 21. März 2018
Bestimmtheit von Unterlassungsbegehren

4. Kennzeichenrecht

4.1 Marken

MSchG 3 I c. Die integrale Übernahme des prägenden Stammelements einer älteren Marke führt selbst bei schwachen Zeichen zur Zeichenähnlichkeit (E. 3.4-3.7).

MSchG 55 I a. Ein Begehren um Verbot der Verwendung einer Marke für «sämtliche» Waren und Dienstleistungen ist auch bei einer Klage  gestützt auf eine berühmte Marke unzulässig: Das Unterlassungsbegehren muss auf konkret benannte Waren- und Dienstleistungsbereiche gerichtet sein, für welche tatsächlich eine Verletzung droht (E. 4-4.4).

MSchG 55 I a. Das Begehren auf Unterlassung der Verwendung eines Kennzeichenbestandteils in jedwelcher Kombination ist unzulässig, selbst wenn es sich dabei um den aus der verletzten Marke übernommenen, prägenden Stammbestandteil handelt (E. 4-4.4).

MSchG 3 I c. Stimmen Bildzeichen im Motiv und Gestaltungsstil überein, reichen gewisse Abweichungen in der Positionierung und den Proportionen der dargestellten Objekte nicht aus, um eine Zeichenähnlichkeit auszuschliessen (E. 5-5.6).

4. Droit des signes distinctifs

4.1 Marques

LPM 3 I c. La reprise intégrale du noyau de base caractéristique d’une marque antérieure aboutit à une similitude des signes, même en présence de | signes faibles (consid. 3.4-3.7).

LPM 55 I a. La demande portant sur l’interdiction générale de l’usage d’une marque pour tous les produits et services est irrecevable, même si l’action se fonde sur une marque de haute renommée: la demande en cessation du trouble doit avoir pour objet des segments de produits et de services qui sont concrètement exposés à une atteinte dommageable (consid. 4-4.4).

LPM 55 I a. La demande en cessation d’utiliser un élément d’un signe distinctif dans toutes sortes de combinaisons possibles n’est pas admissible, même s’il s’agit de l’élément de base caractéristique qui a été repris de la marque violée (consid. 4-4.4).

LPM 3 I c. Lorsque les marques figuratives concordent entre elles tant dans leur motif que dans leur conception stylistique, certaines différences dans la position et les proportions des objets illustrés ne suffisent pas pour exclure une similitude des signes (consid. 5-5.6).

II. Zivilabteilung; Teilweise Gutheissung der Klage; Akten-Nr. Z2 2016 40

Die Klägerin, die Stiftung «WWF – World Wide Fund for Nature», ist Inhaberin von insgesamt 16 Wort- und Wortbildmarken mit dem Bestandteil «Panda». Sie ist zudem Inhaberin von 8 Wortbild- und Bildmarken mit folgendem Bildbestandteil, an dem ihr auch die ausschliesslichen Urheberrechte zustehen:

Die Marken der Klägerin sind für ein sehr breites Spektrum von Waren- und Dienstleistungen hinterlegt, so unter anderem für Waren und Dienstleistungen der Klassen 20, 25, 28 und 41.

Die Beklagte ist Inhaberin der für die Klassen 25, 28 und 41 hinterlegten Schweizer Marke «Pandaki» und verwendet dieses Zeichen in Alleinstellung oder in Kombination mit dem folgenden Bildelement zur Bewerbung von Luftsofas:

Die Beklagte ist zudem Inhaberin des Domainnamens <www.pandaki.ch>, unter welchem für Luftsofas geworben wird.

Nachdem Bemühungen um eine einvernehmliche Lösung scheiterten, verlangte die Klägerin gestützt auf Marken-, Urheber- und Lauterkeitsrecht die gerichtliche Feststellung der Nichtigkeit der Marke «Pandaki» der Beklagten sowie das Verbot der Verwendung der Wortzeichen «Pandaki» und «Panda», des von der Beklagten verwendeten Panda-Bildzeichens und des Domainnamens <www.pandaki.ch>. Das Verbotsbegehren richtete sich im Hauptstandpunkt auf die Benutzung dieser Zeichen für sämtliche Waren und Dienstleistungen, im Eventualstandpunkt auf die Verwendung für die von der Marke der Beklagten beanspruchten Waren der Klassen 25, 28 und 41.

Aus den Erwägungen:

3.4 Im Hinblick auf die klägerischen «Panda»-Marken ist die Anlehnung von «Panda» an den in der Schweiz allgemein bekannten Sprachgebrauch unbestritten. Die Bezeichnung «Panda» hat zwar unterschiedliche Bedeutungen. So steht die Bezeichnung unter anderem für eine Gattung aus der Pflanzenart, einen Distrikt in Mosambik, eine deutsche Rockband oder chinesische Anlagemünzen (vgl. <de.wikipedia.org/wiki/Panda>, besucht am 28. Februar 2018); weite Kreise der Bevölkerung werden die Bezeichnung «Panda» aber unweigerlich mit dem Pandabär, auch bekannt unter Grosser Panda, einem Säugetier aus der Familie der Bären, assoziieren. Der Fantasiegehalt der klägerischen «Panda»-Wortmarken erweist sich somit als gering. Im Zusammenhang mit den von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen, insbesondere der vorliegend relevanten Klassen 20, 25, 28 und 41, können die Marken allerdings als mittelmässig originell eingestuft werden. So ist «Panda» keine Sachbezeichnung in dem Sinne, dass es sich um ein Wort handeln würde, welches in einem so engen Zusammenhang zu den Waren und Dienstleistungen steht, dass es unmittelbar auf deren Herkunft, Zweckbestimmung oder Eigenschaften hinweisen würde (BGE 99 II 401 ff. E. 1a; vgl. auch BGE 96 II 236 ff. E. 3).

[…]

3.5.2 Bei den vorliegend zu vergleichenden Zeichen mit fünf bzw. sieben Buchstaben handelt es sich um leicht einprägsame Kurzwörter. Die Wortmarke «Panda» ist im Zeichen «Pandaki» integral enthalten. In Bezug auf den prägenden Stammbestandteil besteht damit Übereinstimmung; der Unterschied besteht – wie die Klägerin zutreffend ausgeführt hat (act. 10 Ziff. 20) – lediglich in der nicht besonders ins Gewicht fallenden Endung.

[…]

3.5.4 Unabhängig davon, ob die Aussprache von «Panda» und «Pandaki» auf Deutsch, Französisch oder Italienisch erfolgt, liegt die Betonung stets auf dem übereinstimmenden Wortstamm, während die Endung unbetont ist. Damit besteht Übereinstimmung im den Gesamteindruck typischerweise stärker prägenden Wortanfang (E. Marbach, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, N 881; G. Joller, in: M. Noth / G. Bühler / ​F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 3 | N 152 ff. m.w.H.). Von untergeordneter Bedeutung erweist sich – entgegen der Auffassung der Beklagten – hingegen der Umstand, dass das Zeichen der Klägerin zwei, dasjenige der Beklagten dagegen drei Silben aufweist. Dies bietet keine Gewähr für genügende Unterscheidbarkeit, insbesondere wenn – wie vorliegend – die dritte angehängte Silbe nur ungenügend hervorsticht (vgl. BGE 98 II 138 ff. E. 2 m.w.H.). Im Ergebnis ist der Klägerin darin beizupflichten, dass auch auf klanglicher Ebene Zeichenähnlichkeit besteht.

[…]

3.5.6 Wie bereits ausgeführt, ist davon auszugehen, dass in weiten Kreisen der Bevölkerung der Sinngehalt von «Panda» – nämlich «Pandabär» – bekannt ist. Dieser drängt sich beim Hören oder Lesen der Zeichen «Panda» und «Pandaki» dem Bewusstsein ohne Weiteres auf. Dadurch werden die vorliegenden optischen und akustischen Ähnlichkeiten noch verstärkt. Entgegen der Auffassung der Beklagten gehört die japanische Bezeichnung für Energie, «ki», nicht zum Grundwortschatz des Durchschnittskonsumenten. Der von der Beklagten verwendete, beschreibende Zusatz «-ki» vermag deshalb nichts daran zu ändern, dass aufgrund des übereinstimmenden, prägenden Stammbestandteils «Panda» erhebliche Verwechslungsgefahr zu bejahen ist, selbst wenn von schwach kennzeichnungskräftigen Marken der Klägerin ausgegangen würde. Zudem ist durchaus vorstellbar, dass der bei den massgebenden Verkehrskreisen entstehende Eindruck, dass es sich vorliegend um Serienmarken desselben Unternehmens oder von verbundenen Unternehmen handeln könnte, durch den von der Beklagten verwendeten Zusatz «-ki» noch verstärkt wird, zumal die Klägerin Inhaberin diverser «Panda»-Marken («Pandamobil», «Pandaline», «Pandaction» etc.) ist (vgl. dazu Joller, MSchG 3 N 24 f., N 134 m.w.H.).

3.6 Zusammenfassend ist in Bezug auf jedes einzelne der relevanten Kriterien – Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt – eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Marke der Beklagten sowie den «Panda»-Wortmarken der Klägerin zu bejahen. Es sind daher Fehlzurechnungen des Publikums zu befürchten.

[…]

3.7.4 Zwischen den «Panda»-Wortmarken der Klägerin und dem von der Beklagten verwendeten Zeichen «Pandaki» ist somit sowohl Zeichenähnlichkeit wie auch starke Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit gegeben. Selbst wenn davon auszugehen wäre, dass es sich bei den klägerischen Marken um schwache Zeichen handelt, ist zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zu bejahen. Mit anderen Worten ist davon auszugehen, dass aufgrund des Gebrauchs des Zeichens «Pandaki» durch die Beklagte insofern die Gefahr von Fehlzurechnungen besteht, als die potenziellen Käufer die kollidierenden Zeichen zwar unterscheiden können, wegen ihrer Ähnlichkeit aber die Vermutung naheliegt, dass die entsprechend gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen eine Produktelinie des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (vgl. BGE 122 III 382 ff. E. 1 m.w.H.; 126 III 315 ff. E. 6.b/aa).

[…]

4. Im Weiteren erhebt die Klägerin eine Unterlassungsklage. Sie beantragt, es sei der Beklagten zu verbieten, in der Schweiz die Bezeichnung «Pandaki» bzw. «Panda» (in Gross- und Kleinschreibung) und die Panda-Abbildung im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von sämtlichen Waren und Dienstleistungen zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen. Eventualiter soll das Verbot insoweit eingegrenzt werden, als der Gebrauch der Bezeichnung «Pandaki» bzw. «Panda» und der Panda-Abbildung der Kennzeichnung von Luftsofas, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spielen, Spielzeugen, Turn- und Sportartikeln, Christbaumschmuck sowie von Erziehungsdienstleistungen, Ausbildungen, Unterhaltung und sportlichen und kulturellen Aktivitäten dient. Ein analoges Verbot verlangt die Klägerin in Bezug auf die Verwendung des Domainnamens <www.pandaki.ch>. Zur Begründung beruft sich die Klägerin auf den Schutzausschlussgrund der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sowie den Tatbestand der Rufausbeutung gemäss Art. 15 MSchG. Die Beklagte widersetzt sich diesem Antrag.

[…]

4.3 Das Zeichen, dessen Gebrauch verboten werden soll, muss im Rechtsbegehren genau definiert werden. Das Erfordernis der Bestimmtheit des Unterlassungsbegehrens verunmöglicht es, auf Verwendung eines Zeichenbestandteils in jedwelchem Zusammenhang zu klagen. Eine solche Klage ist nicht zulässig, weil je nachdem, mit welchen anderen Bestandteilen ein Zeichenbestandteil kombiniert wird, die Verwechslungsgefahr anders zu beurteilen ist. Aufgrund des Territorialitätsprinzips ist zudem dasjenige Territorium zu bezeichnen, für welches das Verbot ausgesprochen werden soll. Bei schweizerischen Marken ist dies regelmässig das Staatsgebiet der Schweiz (R. Staub, in: M. Noth / G. Bühler / ​F. Thouvenin (Hg.): Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 55 N 38 ff.). Das gestellte Rechtsbegehren muss sodann nach allgemeinen prozessualen Grundsätzen das zu verbietende Verhalten präzise umschreiben bzw. die zu unterlassenden Handlungen genau definieren. Das Begehren des Klägers hat deshalb detailliert diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen aufzuführen, für welche das Zeichen nicht verwendet werden soll. Dies gilt selbst dann, wenn sich die Unterlassungsklage auf eine berühmte Marke stützt. Auf | diese findet das Spezialitätsprinzip zwar keine Anwendung, es sind aber auch diesfalls nur Verletzungshandlungen zu verbieten, die entweder bereits geschehen sind oder unmittelbar drohen (M. Frick, in: L. David / M. Frick (Hg.), Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 55 N 36; R. Staub, MSchG 55 N 39).

4.4 Das Begehren der Klägerin lautet unter anderem auf Unterlassung des Gebrauchs des Zeichens «Panda» (in Gross- und Kleinschreibung). Die Beklagte benutzt zur Kennzeichnung ihrer Produkte das Zeichen «Pandaki» sowie die Abbildung eines Pandabären (vgl. hinten E. 4.7.), ein Gebrauch des Zeichens «Panda» wurde von der Klägerin weder behauptet noch bewiesen. Bei «Panda» handelt es sich demnach um einen Zeichenbestandteil des Zeichens «Pandaki». Da ein Unterlassungsbegehren auf Verwendung eines Zeichenbestandteils dem Erfordernis der Bestimmtheit nicht genügt, erweist sich das Unterlassungsbegehren der Klägerin im Zusammenhang mit dem Zeichen «Panda» als unzulässig.

Sodann sind die Rechtsbegehren Ziff. 2 und 4 der Klägerin, welche ein an die Beklagte gerichtetes Verbot im Zusammenhang mit sämtlichen Waren und Dienstleistungen verlangen, zu unbestimmt und somit unzulässig. Die Klägerin hat nicht behauptet, geschweige denn bewiesen, dass die Beklagte die Bezeichnung «Pandaki» und die Abbildung des Pandabären in jedem beliebigen Zusammenhang verwendet hat oder eine solche Verwendung unmittelbar droht. Das beantragte Verbot kann daher, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, von vornherein nur insoweit ausgesprochen werden, als diejenigen Waren und Dienstleistungen, für welche die Zeichen nicht verwendet werden sollen, genau aufgeführt werden. Eine entsprechende Spezifizierung hat die Klägerin in ihren Eventualanträgen gemäss Ziff. 3 und 5 des Rechtsbegehrens vorgenommen; im Folgenden sind daher lediglich diese Anträge einer näheren Prüfung zu unterziehen.

[…]

5. Zunächst ist zu prüfen, ob die Verwendung der Abbildung eines Pandabären in den Schutzbereich gemäss Art. 3 MSchG der Bildmarke «WWF-Panda» der Klägerin eingreift. Sinn und Gehalt von Art. 3 MSchG wurden bereits in Erwägung 3 ff. erläutert. Darauf kann hier verwiesen werden.

5.1 Die Marke «WWF-Panda» der Klägerin ist eine reine Bildmarke. Es handelt sich um eine grafische, stilisierte Darstellung eines Pandabären, der in Richtung Betrachter schaut und leicht in Bewegung zu sein scheint. In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, unter anderem der Klassen 25, 28 und 41, kann dieser Grafik kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Folglich eignet der Marke der Klägerin zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

5.2 Das Zeichen der Beklagten besteht ebenfalls aus einer grafischen, stilisierten Darstellung eines Pandabären. Die zu vergleichenden Zeichen stimmen im Bildmotiv (Darstellung eines Pandabären) und insofern im Sinngehalt überein.

5.3 Die grafischen, stilisierten Ausgestaltungen der beiden Darstellungen von Pandabären weisen bei genauer Betrachtung zwar gewisse Unterschiede auf: So hat der Pandabär bei der Marke der Klägerin den Kopf leicht nach links ausgerichtet und die linke Pfote ist leicht nach vorne versetzt, während derjenige des Zeichens der Beklagten den Kopf leicht nach rechts ausgerichtet hat und die rechte Pfote leicht nach vorne versetzt ist. Zudem ist der Körper des Zeichens der Beklagten etwas runder ausgestaltet als derjenige der Marke der Klägerin. Die Augen des Pandabären der Marke der Klägerin sind nicht so rund wie diejenigen des Zeichens der Beklagten und auch die Mundpartie ist leicht anders gestaltet. Diese geringen Unterschiede sind vorliegend jedoch nicht geeignet, den Gesamteindruck des Zeichens der Beklagten wesentlich zu verändern, mithin von der übereinstimmenden grafischen, stilisierten Darstellung eines Pandabären abzulenken. Die konkreten Darstellungen der grafischen, stilisierten Pandabären sind sich im Gesamteindruck äussert ähnlich. Eine Zeichenähnlichkeit ist demnach zu bejahen.

[…]

5.5 Im Weiteren besteht die Gefahr, dass die Abbildung eines Pandabären der Beklagten für die im Erinnerungsbild behaltene Bildmarke «WWF-Panda» der Klägerin gehalten wird, mithin die Gefahr von Fehlzurechnungen. Denn auch wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, besteht die Gefahr, dass aufgrund der vorhandenen Ähnlichkeiten falsche Assoziationen geweckt werden, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen.

5.6 Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass die Beklagte mit der Verwendung ihrer Abbildung eines Pandabären eine Gefahr der Verwechslung mit der klägerischen Bildmarke «WWF-Panda» hervorruft.

[…]

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