«Podcast-Icon (fig.)» Bundesgericht vom 13. März 2023
App-Icon hat Gemeingutcharakter aufgrund fehlender Unterscheidungskraft
I. zivilrechtliche Abteilung; Abweisung der Beschwerde; Akten-Nr. 4A_492/2022
MSchG 1, 2 a.
Zeichen, die mittels bildlich abstrahierter Informationen die funktionalen Bestimmungen respektive den Inhalt der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreiben, für die Schutz beansprucht wird, werden nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahrgenommen, sofern keine anderen Unterscheidungsmerkmale in den Vordergrund treten (E. 4.-4.1).
MSchG 1, 2 a.
Die bundesgerichtliche Rechtsprechung, nach der ein Zeichen nicht unterscheidungskräftig ist, wenn es Bezug auf allgemein übliche und typische Ausstattungsmerkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nimmt, kann nicht ohne Weiteres auf Sachverhalte übertragen werden, in denen das Zeichen für sich im betreffenden Warensegment allgemein üblich und typisch ist (E. 4.2.1).
MSchG 1, 2 a.
Der Zeitpunkt des Entscheids über die Markeneintragung ist für die Beurteilung massgebend, mit welchem Verständnis die massgebenden Verkehrskreise einem Zeichen entgegentreten. Auswirkungen des bereits erfolgten oder künftigen Zeichengebrauchs auf die Wahrnehmung desselben in den massgebenden Verkehrskreisen müssen ausser Betracht bleiben (E. 4.2.2).
LPM 1, 2 a.
Les signes qui utilisent des informations visuellement abstraites afin de décrire les fonctionnalités ou le contenu des produits et services pour lesquels la protection est demandée ne sont pas perçus comme faisant référence à une entreprise déterminée, à moins que d’autres caractéristiques distinctives ne soient mises en avant (consid. 4.-4.1).
LPM 1, 2 a.
La jurisprudence du Tribunal fédéral, qui stipule qu’un signe est dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il fait référence à des caractéristiques généralement usuelles et typiques de l’apparence des produits et services pour lesquels la protection est demandée, ne peut pas être transposée automatiquement aux situations où le signe en lui-même est généralement usuel et typique dans le segment de produits concerné (consid. 4.2.1).
LPM 1, 2 a.
La date de la décision relative à l’enregistrement de la marque est déterminante pour évaluer la perception du signe par les milieux intéressés. Les effets de l’usage passé ou futur du signe sur la perception de celui-ci par les milieux intéressés ne doivent pas être pris en compte (consid. 4.2.2).
Die A. Inc. (Beschwerdeführerin) ist Inhaberin von zwei internationalen Bildmarkenregistrierungen mit dem Farbanspruch «violett und weiss» mit Basiseintragung in den USA, die beide ein identisches «Podcast-Icon (fig.)» (Abb. 1) darstellen. Das eine Zeichen beansprucht Bildungs- und Unterhaltungsdienstleistungen durch das Bereitstellen von Podcast-Programmen in den Klassen 38, 41 und 42; das andere Zeichen beansprucht das Warenverzeichnis Software im Zusammenhang mit Podcasts in der Klasse 9. Das IGE (Beschwerdegegnerin) gewährte mit Verfügungen vom 2. Dezember 2021 einer der zwei internationalen Markenregistrierungen den Markenschutz für die in den Klassen 38 und 42 beanspruchten Dienstleistungen, verweigerte jedoch den Schutz für die Dienstleistungen der Klasse 41 mit der Begründung, dass die Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen dem Gemeingut zuzurechnen seien. Der anderen internationalen Markenregistrierung verweigerte das IGE den Schutz für alle in Klasse 9 beanspruchten Waren, gestützt auf dieselbe Begründung. Die A. Inc. erhob Beschwerde gegen diese Verfügungen beim Bundesverwaltungsgericht, das die Verfahren vereinigte und die Beschwerde mit Urteil vom 23. September 2022 (Akten-Nr. B-343/2022) abwies, gestützt auf die Gemeingutzugehörigkeit der Zeichen. Dagegen erhebt die A. Inc. vor Bundesgericht Beschwerde und verlangt die Aufhebung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts.
Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Abbildung 1 (Original in Farbe)
4.Bei dieser Ausgangslage ist der vorinstanzlichen Beurteilung, wonach die Zeichen […] in Bezug auf die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen zum Gemeingut gehörten, beizupflichten:
4.1Die streitgegenständlichen Zeichen bilden eine stilisierte Person oder Antenne ab, welche von zwei konzentrischen Kreisen umgeben ist. Die Kreise sind leicht und ohne Phantasieaufwand als Funk- oder Schallwellen erkennbar. |Der angesprochene Adressatenkreis sieht im Zeichen ohne besondere Denkarbeit entweder eine Antenne, welche akustische (oder sonstige, beispielsweise elektromagnetische) Signale aussendet, oder aber eine von akustischen (oder sonstigen, beispielsweise elektromagnetischen) Signalen umgebene Person. Damit repräsentieren die strittigen Zeichen unmittelbar und – zumindest für den mit elektronischen Geräten vertrauten Abnehmer – leicht verständlich Funktion und Zweck eines typischen Podcasts beziehungsweise Podcast-Programms, nämlich die Verbreitung und den Empfang von Audio- (und seltener Video-) Dateien. Die Zeichen vermitteln mithin eine bildlich abstrahierte Information; sie beschreiben die funktionale Bestimmung respektive den Inhalt jener Waren und Dienstleistungen, für welche Schutz beansprucht wird, nämlich Podcast-Applikationssoftware und das Bereitstellen von Podcast-Programmen.
Die Vorinstanz hat dabei unter Bezugnahme auf zahlreiche Auszüge verschiedener «Application Stores» («Google Play», «Amazon Appstore», «Apple App Store», «Huawei AppGallery»), weitere Dokumente (darunter eine «SRF-Audiostudie») und die Ergebnisse einer Internet-Recherche willkürfrei festgestellt und zu Recht berücksichtigt, dass die in den fraglichen Bildzeichen enthaltenen Elemente von verschiedenen Anbietern als Hinweise für Podcast-Programme verwendet werden. In der Tat weisen die Zeichen gängige Attribute von Podcasts beziehungsweise hiermit in Zusammenhang stehenden Softwares und Dienstleistungen auf, die zur Kennzeichnung solcher Produkte regelmässig aufgegriffen werden (stilisierte Person oder Antenne; Funk- und Schallwellen in Form konzentrischer [Halb-]Kreise). Das Publikum nimmt die streitgegenständlichen Zeichen heutzutage im Gesamteindruck als – allenfalls vereinfachte – funktionale Darstellungen eines Podcast-Programms, nicht aber als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahr. Dies gilt selbst dann, wenn von einer erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise ausgegangen wird. Im Übrigen heben sich die streitigen Bildzeichen auch nicht aufgrund einer auffälligen Eigenart oder dergleichen derart deutlich von den üblicherweise verwendeten Gestaltungen ab, dass der beschreibende Gehalt gleichsam in den Hintergrund träte (vgl. BGer, sic! 2011, 662 ff. E. 3.3.3 und 3.3.5, «Wellenverpackung [3D]»). Die Zeichen mögen gefällig gestaltet sein und ästhetische Stilelemente enthalten, doch reihen sie sich ein in die Fülle ähnlicher Piktogramme, welche auf dem Markt für die Darstellung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 verwendet werden. Sie entsprechen dem Gewohnten und Erwarteten und werden von den massgebenden Adressaten eindeutig als beschreibend erkannt.
Zu beachten ist ferner, dass Anwendungssoftware auf der Benutzeroberfläche von elektronischen Geräten wie Smartphones, Tablets et cetera regelmässig in Form von Symbolen angezeigt wird, die gleichzeitig als Schaltflächen dienen und die zwecks intuitiver Bedienbarkeit eine thematische Angabe über den Inhalt der installierten Applikation enthalten. Zumal vor diesem Hintergrund und mit Blick auf den durch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vermittelten Verwendungszusammenhang ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Bildzeichen ohne gedankliche Zwischenschritte funktionsbezogen und als inhaltlichen Hinweis auf das repräsentierte Softwareprogramm samt damit verbundenen Dienstleistungen, nicht aber als Kennzeichen im markenrechtlichen Sinn verstehen. Dass die Zeichen mit Farbanspruch hinterlegt sind, trägt nur wenig zur originären Unterscheidungskraft bei und ändert vorliegend im Gesamteindruck am beschreibenden Charakter nichts. Die Zeichen sind nicht geeignet, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Beschwerdeführerin von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden. Dies ist letztlich ausschlaggebend (Art. 1 Abs. 1 MSchG) und davon ist das Bundesverwaltungsgericht zu Recht ausgegangen.
4.2Die Beschwerdeführerin formuliert verschiedene Einwände:
4.2.1Sie bezieht sich zunächst auf die vorinstanzliche Feststellung, wonach die in den Zeichen enthaltenen Elemente als Hinweise für Podcast-Programme «verbreitet» seien (Erwägung 4.1), und kritisiert, dass dies ein unzureichendes Kriterium sei.
Zur Begründung verweist die Beschwerdeführerin in allen drei dem Bundesgericht eingereichten Rechtsschriften auf die höchstrichterlichen Entscheide «Fioretto» und «Butterfly» (BGE 116 II 609 ff. E. 2c f.; BGer, sic! 3/2023, 172 ff. E. 6, «Butterfly»). Nach dieser Rechtsprechung – so bringt die Beschwerdeführerin vor – müssten Zeichen, welche im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen «lediglich verbreitet, nicht aber charakteristisch und typisch» seien, zum Markenschutz zugelassen werden. Ein Zeichen gehöre nur dann zum Gemeingut, wenn die strittige Marke selbst «allgemein üblich, typisch» sei. Nicht relevant sei, ob es hinsichtlich der beanspruchten Produkte bloss «ähnliche» Zeichen oder Motive gebe. Wohl seien «ähnliche» Darstellungen für Podcast-Programme «verbreitet» (stilisierte Person oder Antenne; Funk- und Schallwellen). Dies genüge nach der höchstrichterlichen Praxis indes nicht zur Verneinung der Kennzeichnungskraft. Ihre Zeichen erschienen nicht «allgemein üblich und typisch» und seien daher markenrechtlich schutzfähig.
Dies ist nicht der Gehalt der von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheide. Die genannten Urteile beziehen sich auf Zeichen, welche als Angabe zu Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Waren verstanden werden können («Ausstattungshinweise»). Nach dieser Rechtsprechung ist entscheidend, ob die Ausstattung, auf welche das Zeichen Bezug nimmt, im betreffenden Warensegment derart verbreitet («allgemein üblich, typisch») ist, dass das Publikum im Zeichen einen beschreibenden und somit unzulässigen Hinweis auf die Ausstattung erblickt (BGE 116 II 609 ff. E. 2c f.; BGer, sic! 3/2023, 172 ff. E. 6, «Butterfly» mit weiteren Hinweisen). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin besagte das Bundesgericht in diesen Ur|teilen keineswegs, die Unterscheidungskraft eines Zeichens dürfe nur dann verneint werden, wenn «die strittige Marke selbst» allgemein üblich, typisch sei. Die angeführte Rechtsprechung bezieht sich auf die Üblichkeit der mit dem Zeichen gekennzeichneten Ausstattung, nicht auf die Üblichkeit des konkret beanspruchten Zeichens als solches.
4.2.2Die Beschwerdeführerin macht sodann Folgendes geltend:
Die Vorinstanz habe ausgeführt, dass die Zeichen bei Markteinführung im Jahr 2012 noch Unterscheidungskraft aufgewiesen hätten, indes im Zeitpunkt der Markenanmeldung «längst auf breiter Front mitverwendet» worden und damit «zur Sachbezeichnung degeneriert» seien. Diese Beurteilung – so die Beschwerdeführerin – verletze Bundesrecht, denn richtigerweise dürfe nur geprüft werden, ob das Zeichen «abstrakt geeignet» sei, die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu individualisieren; der bereits erfolgte Gebrauch des strittigen Zeichens müsse unberücksichtigt bleiben. Diese Grundsätze habe das Bundesverwaltungsgericht übergangen.
An dieser Kritik ist so viel richtig, dass bei der Prüfung der originären Unterscheidungskraft ein Zeichen so zu betrachten ist, wie es vom Hinterleger angemeldet worden ist. Die Auswirkungen des bereits erfolgten oder künftigen Zeichengebrauchs auf die Wahrnehmung durch die massgebenden Verkehrskreise müssen ausser Betracht bleiben.
Das Zeichen muss aus sich selbst heraus und unabhängig von seinem Gebrauch geeignet sein, die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden (BGer, sic! 2022, 526 ff. E. 6.2.2 mit Hinweisen). Relevant sind dabei die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids über die Markeneintragung und entsprechend ist auch auf diesen Zeitpunkt abzustellen, um zu beurteilen, mit welchem Verständnis das Publikum einem Zeichen entgegentritt. Wenn das Bundesverwaltungsgericht zum Ergebnis gelangte, die angesprochenen Verkehrskreise verstünden die in den beanspruchten Zeichen enthaltenen Elemente im Jahr 2021 (Zeitpunkt des Entscheids über die Markeneintragung in der Schweiz) angesichts der mittlerweile verbreiteten Podcast-Symbolik anders als noch im Jahr 2012 als Hinweis auf Podcast-Programme, so ist dieser Schluss keineswegs zu beanstanden (vgl. BGer, sic! 2011, 662 ff. E. 3.3.3, «Wellenverpackung [3D]»; BGer, sic! 2004, 316 ff. E. 3.1, «Montessori» mit Hinweisen). Diese Erkenntnis war vielmehr auch dem bundesgerichtlichen Urteil zugrunde zu legen (vorstehende Erwägung 4.1).
[…]
Dc