«PUMA WORLD CUP QATAR 2022 et al. | QATAR 2022 (fig.) et al.» Bundesgericht vom 6. April 2022
Löschung der Marken aufgrund irreführender Angaben und mangels originärer Unterscheidungskraft
I. zivilrechtliche Abteilung; teilweise Gutheissung der Beschwerde; Akten-Nr. 4A_518/2021 und Gutheissung der Beschwerde; Akten-Nr. 4A_526/2021
MSchG 2 c.
Eine Marke, die irreführende Angaben enthält, unterliegt auch dann dem Schutzausschlussgrund von Art. 2 lit. c MSchG, wenn sie noch andere, für sich betrachtet nicht zu beanstandende Bestandteile enthält und diese der Marke einen kennzeichnenden Charakter verleihen. Bei der Irreführung geht es nach dieser Bestimmung zudem nicht um eine Fehlvorstellung in Bezug auf ein besserberechtigtes Zeichen eines anderen, geschweige denn um eine kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr, sondern ist ohne Bezug zu einem anderen Zeichen bzw. Ausschliesslichkeitsrecht zu beurteilen (E. 3.2.1).
MSchG 2 a.
Ein unmittelbar beschreibendes und in seiner grafischen Darstellung banales Bildelement (vorliegend: Null in Form eines stilisierten Fussballs) vermag einem Zeichen nicht die erforderliche minimale ursprüngliche Unterscheidungskraft zu verleihen (E. 6.3.2).
LPM 2 c.
Une marque qui contient des indications propres à induire en erreur est soumise au motif d’exclusion de la protection de l’art. 2 let. c LPM même si elle contient d’autres éléments qui, considérés individuellement, ne sont pas contestables et confèrent à la marque un caractère distinctif. En outre, conformément à ladite disposition, le caractère trompeur n’équivaut pas à la création d’une idée fausse par rapport à un signe faisant l’objet d’un droit préférable d’un tiers, et encore moins à un risque de confusion relevant du droit des marques, mais doit être apprécié sans référence à un autre signe ou droit d’exclusivité (consid. 3.2.1).
LPM 2 a.
Un élément figuratif directement descriptif et banal dans sa représentation graphique (en l’espèce: un zéro prenant la forme d’un ballon de football stylisé) ne suffit pas à conférer à un signe le caractère distinctif original minimal (consid. 6.3.2).
Die Fédération Internationale de Football Association (Klägerin, Widerbeklagt) ist Inhaberin der beiden nachstehend abgebildeten, im schweizerischen Markenregister unter anderem auch für Sponsoring- und Merchandisingprodukte hinterlegten Marken:
Nr. 725 428;
Nr. 725 429.
Die PUMA SE (Beklagte, Widerklägerin) hat die beiden Marken «PUMA WORLD CUP QATAR 2022» Nr. 727 955 und «PUMA WORLD CUP 2022» Nr. 735 189 für verschiedene Waren der Klassen 18, 25 und 28 – insbesondere Sportartikel, Bekleidung und Accessoires – im schweizerischen Markenregister eintragen lassen. Gegen die beiden Markenhinterlegungen erhob die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage und verlangte die Feststellung der Nichtigkeit und die Löschung dieser Marken sowie das Verbot des Gebrauchs der Bezeichnungen «PUMA WORLD CUP QATAR 2022» und «PUMA WORLD CUP 2022». Die Beklagte beantragte das Nichteintreten und eventualiter die Abweisung der Klage. Zudem erhob sie Widerklage auf Feststellung der Nichtigkeit und Löschung der Schweizer Marken «QATAR 2022» (fig.) Nr. 725 428 und «WORLD CUP 2022» (fig.) Nr. 725 429 der Klägerin. Mit Urteil vom 31. August 2021 wies das Handelsgericht sowohl die Hauptklage als auch die Widerklage ab. Die Hauptklage wurde abgewiesen, weil die von der Beklagten eingetragenen Marken «PUMA WORLD CUP QATAR 2022» und «PUMA WORLD CUP 2022» keine irreführenden Zeichen im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG darstellten. Die Widerklage wurde abgewiesen, weil angesichts der konkreten grafischen Ausgestaltung der klägerischen Marken «QATAR 2022» (fig.) und «WORLD CUP 2022» (fig.) keine Zeichen des Gemeinguts im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vorlägen. Beide Parteien haben gegen den Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Zürich beim Bundesgericht Beschwerde in Zivilsachen erhoben. Das Bundesgericht hat die beiden Beschwerdeverfahren vereinigt.
3.2.1.Nach den Feststellungen im angefochtenen Entscheid ist unstrittig, dass die Beklagte mit den streitgegenständlichen Marken beabsichtigt, auf die 2022 in Katar auszutra|gende Fussball-Weltmeisterschaft der Klägerin Bezug zu nehmen und nicht etwa auf irgendeine Weltmeisterschaft in einer anderen Sportart. Ihr kann nicht gefolgt werden, wenn sie vor Bundesgericht bestreitet, dass das Publikum ihre beiden strittigen Marken mit der Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar in Verbindung bringt. Wie die Klägerin zutreffend vorbringt, ist davon auszugehen, dass die Schweizer Abnehmer von Sportartikeln, Bekleidung und Accessoires den Zeichenbestandteil «WORLD CUP QATAR 2022» unmittelbar als Hinweis auf die 2022 in Katar auszutragende Fussball-Weltmeisterschaft auffassen. Welche andere gleichzeitig in Katar stattfindende Weltmeisterschaft aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise damit gemeint sein soll, vermag die Beklagte nicht aufzuzeigen. Angesichts der erheblichen Bedeutung des Fussballsports auch in der Schweiz und des notorisch ausserordentlich hohen Interesses des Schweizer Publikums an den alle vier Jahre stattfindenden Fussball-Weltmeisterschaften liegt nahe, dass dies auch für den Zeichenbestandteil «WORLD CUP 2022» zutrifft.
Die Verbindung der Bestandteile «PUMA» und «WORLD CUP QATAR 2022» bzw. «WORLD CUP 2022» weckt bei den angesprochenen Verkehrskreisen die Erwartung einer besonderen Beziehung des Markeninhabers zu der von der Klägerin veranstalteten Fussball-Weltmeisterschaft 2022: Der Schweizer Durchschnittsabnehmer geht aufgrund der gewählten Kombination der Zeichenbestandteile davon aus, die damit gekennzeichneten Produkte – insbesondere Sportartikel, Bekleidung und Accessoires – stammten von einem Unternehmen, das als Hauptsponsor der in Katar stattfindenden Fussball-Weltmeisterschaft fungiert. Daran vermag der im angefochtenen Entscheid erwähnte Umstand nichts zu ändern, den angesprochenen Verkehrskreisen sei ohne Weiteres bekannt, dass offizielle Ausstatter, Lieferanten, Sponsoren etc. deutlich auf ihre Stellung hinwiesen, so z.B. durch die Verwendung offizieller Logos mit dem Akronym «FIFA» und der Verwendung von Begriffen wie «Sponsor». Wie die Klägerin zutreffend ausführt, erfolgt die Beurteilung der Irreführungsgefahr eines Zeichens in dem Sinne registerbezogen, als das Zeichen in der angemeldeten Form betrachtet wird und die konkrete Verwendung (samt aufklärender Hinweise auf der Ware, der Verpackung oder im Präsentationsumfeld) unbeachtet zu bleiben hat (M. Noth, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., 2017, MSchG 2c N 17; S. Fraefel/E. Meier, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, MSchG 2 N 116; M. Städeli/S. Brauchbar Birkhäuser, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, MSchG 2 N 283). Selbst wenn von einer entsprechenden Kenntnis der Schweizer Abnehmer auszugehen wäre, leuchtet nicht ein, inwiefern eine solche bei abstrakter Betrachtung der Zeichen «PUMA WORLD CUP QATAR 2022» bzw. «PUMA WORLD CUP 2022» die Erwartung einer besonderen Beziehung des Markeninhabers zur Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar beseitigen soll.
Ebenso wenig lässt sich aus dem blossen Umstand, dass im Rahmen der Fussball-Weltmeisterschaft 2018 die Bezeichnung «FIFA WORLD CUP» verwendet worden war, darauf schliessen, die massgebenden Verkehrskreise würden aufgrund des Fehlens des Zusatzes «FIFA» eine besondere Verbindung zur anstehenden Fussball-Weltmeisterschaft 2022 ohne Weiteres ausschliessen. Wie die Klägerin zutreffend vorbringt, wird der durchschnittlich aufmerksame Schweizer Verbraucher den beiden eingetragenen Marken «PUMA WORLD CUP QATAR 2022» bzw. «PUMA WORLD CUP 2022» die Information entnehmen, PUMA sei Titelsponsor der Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Da es sich um ein zukünftiges Ereignis handelt, wird diese Erwartung selbst dann geweckt, wenn ein Titel-/Namenssponsoring für die Fussball-Weltmeisterschaften in der Vergangenheit tatsächlich nicht erfolgte.
Das Vorbringen der Beklagten, die Verwendung der Begriffe «WORLD CUP QATAR 2022» bzw. «WORLD CUP 2022» werde nicht als Hinweis auf Waren und Dienstleistungen der Klägerin verstanden, sondern sei beschreibend, ist wohl zutreffend (dazu hinten E. 6), ändert jedoch nichts an der durch die beiden hinterlegten Zeichen hervorgerufenen Erwartung der massgebenden Verkehrskreise, die gerade durch die Verbindung von «PUMA» mit diesen Begriffen ausgelöst wird. Letzteres verkennt auch die Vorinstanz, wenn sie davon ausgeht, die Verwendung des Zusatzes «PUMA» spreche gegen eine Irreführung. Eine Marke, die unwahre bzw. irreführende Angaben enthält, unterliegt auch dann dem Schutzausschlussgrund von Art. 2 lit. c MSchG, wenn sie noch andere, für sich betrachtet nicht zu beanstandende Bestandteile enthält, und diese der Marke einen kennzeichnenden Charakter verleihen (Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 279 a.E.). Entgegen der von der Beklagten vertretenen Ansicht geht es bei der Irreführung nach dieser Bestimmung zudem nicht um eine Fehlvorstellung in Bezug auf ein besserberechtigtes Zeichen der Klägerin, geschweige denn um eine kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr (vgl. zu den relativen Ausschlussgründen Art. 3 MSchG), sondern um einen absoluten Ausschlussgrund, der nicht mit Bezug zu einem anderen Zeichen bzw. Ausschliesslichkeitsrecht zu beurteilen ist (vgl. Fraefel/Meier, MSchG 2 N 147).
3.2.2.Die Vorinstanz stellte in tatsächlicher Hinsicht fest, dass die Beklagte weder offizielle Sponsorin noch Partnerin oder (Mit-) Veranstalterin der Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ist. Entsprechend werden die durch die beiden strittigen Zeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen geweckten Erwartungen enttäuscht und es ist von irreführenden Zeichen auszugehen, die nach Art. 2 lit. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind. Den von der Beklagten erhobenen Einwand, es sei aufgrund ihrer Unterstützung von am fraglichen Fussballturnier teilnehmenden Mannschaften oder Spielern von einem «indirekten Sponsoring» auszugehen, wies die Vorinstanz zu Recht zurück. Eine derart schwache und bloss indirekte Verbindung zu der in Katar auszutragenden Fussball-Weltmeisterschaft 2022 reicht nicht aus, die mit den beiden Marken hervorgerufenen Erwartungen zu erfüllen. Eine Irreführung wird damit nicht behoben.
Der Vorinstanz kann sodann nicht gefolgt werden, wenn sie darauf hinweist, die Klägerin habe im Zusammen|hang mit der Verwendung von Trikots der Spieler, die nach den Vorgaben der Klägerin mit deren offiziellen Kennzeichen zu versehen seien, im Grundsatz gebilligt, dass die Beklagte bei ihrer Kommunikation in diesem Sinne einen gewissen (indirekten) Bezug zur Fussball-Weltmeisterschaft 2022 nehme. Streitgegenstand der Feststellungsklage (Nichtigerklärung der beiden eingetragenen Marken) ist nicht, inwieweit die Klägerin aufgrund ihres Verhaltens eine «Nähe der Ausrüster und Sponsoren von teilnehmenden Mannschaften zum Event und eine entsprechende Bezugnahme in Kauf zu nehmen und zu dulden [hat]». Vielmehr geht es allein um die Frage, ob aufgrund der beiden eingetragenen Zeichen – und zwar unabhängig von einer konkreten Verwendung – bei den angesprochenen Verkehrskreisen die Gefahr der Irreführung besteht und deshalb für diese kein Markenschutz gewährt wird. Ob eine konkrete Zeichenverwendung der Beklagten mit einem Bezug zur Fussball-Weltmeisterschaft 2022 zulässig wäre oder vielmehr von der Klägerin verboten werden könnte, ist nicht Gegenstand der zunächst zu beurteilenden Feststellungsbegehren (Antrags-Ziffern 1 und 2), sondern einzig der beiden Verbotsbegehren (Antrags-Ziffern 3 und 4).
3.3.Den beiden von der Beklagten eingetragenen Zeichen «PUMA WORLD CUP QATAR 2022» und «PUMA WORLD CUP 2022» ist demnach gemäss Art. 2 lit. c MSchG der Markenschutz zu versagen. Entsprechend sind die Feststellungsbegehren Ziffern 1 und 2 gestützt auf Art. 52 MSchG gutzuheissen und die beiden Marken im Markenregister zu löschen.
4.Die Vorinstanz hat auf eine Prüfung der beiden Rechtsbegehren Ziffern 3 und 4 (Verbot der Bezeichnungen «PUMA WORLD CUP QATAR 2022» und «PUMA WORLD CUP 2022» im geschäftlichen Verkehr) mit Hinweis darauf verzichtet, es liege keine Nichtigkeit der beiden Marken im Sinne von Art. 52 MSchG vor. Diese Beurteilung hat sich als unzutreffend erwiesen, weshalb die Sache zur Beurteilung dieser beiden auf das UWG gestützten Rechtsbegehren an die Vorinstanz zurückzuweisen ist.
[…]
Beschwerde der Beklagten (4A_526/2021)
6.Die Beklagte wirft der Vorinstanz vor, sie habe die beiden Wort-/Bildmarken Nr. 725 428 «QATAR 2022» und 725 429 «WORLD CUP 2022» der Klägerin zu Unrecht als unterscheidungskräftig und nach Art. 2 lit. a MSchG schutzfähig angesehen.
6.1.Die Vorinstanz erwog, es sei zur Beurteilung des Gemeingutcharakters auf den Gesamteindruck abzustellen. Angesichts der praktisch einhelligen Rechtsprechung und Literatur zu vergleichbaren Eventmarken müssten wohl auch die Wortkombinationen «QATAR 2022» und «WORLD CUP 2022» als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG betrachtet werden. Ob tatsächlich Gemeingut vorliege, könne jedoch insofern offenbleiben, als ohnehin eine Wort-/Bildmarke mit grafischen Elementen (stilisierter Fussball anstelle einer «Null») vorliege. Hinsichtlich der Unterscheidungskraft sei zu beachten, dass nicht eine besonders aufwendige Gestaltung notwendig sei, damit bei einer Wort-/Bildmarke genügende Unterscheidungskraft angenommen werden könne. Von der Grösse her entspreche der eingefügte stilisierte Fussball etwa einer Ziffer respektive der substituierten «Null». Bei insgesamt neun bzw. zwölf Buchstaben/Ziffern könne bereits grössenmässig nicht mehr von einem ganz unwesentlichen grafischen Bestandteil gesprochen werden. Im Gegenteil steche der dargestellte Fussball ins Auge und es sei naheliegend, dass dieser – selbst bei lediglich flüchtiger Betrachtung – bemerkt werde. Es handle sich zweifellos um ein den Gesamteindruck prägendes Element, das überdies einen erkennbaren Bezug zum Fussball als solches bzw. in Kombination mit den Worten zu der von der Klägerin veranstalteten Fussball-Weltmeisterschaft herzustellen vermöge. Alles in allem könne den Marken der Klägerin die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Unter diesen Umständen brauche nicht mehr auf die Verkehrsdurchsetzung eingegangen zu werden.
[…]
6.3.
6.3.1.Die Vorinstanz hat ihrer Beurteilung der markenrechtlichen Schutzfähigkeit der beiden Zeichen «QATAR 2022» (fig.) und «WORLD CUP 2022» (fig.) zutreffend die allgemeinen Grundsätze gemäss Art. 2 lit. a MSchG zugrunde gelegt. Der Umstand, dass der registerrechtliche Schutz für die Bezeichnung einer Veranstaltung begehrt wird, weshalb solche Marken bisweilen als «Eventmarken», «Ereignismarken» oder «Veranstaltungsmarken» bezeichnet werden, bedeutet nicht etwa, dass an die Beurteilung der absoluten Schutzfähigkeit andere, geschweige denn geringere Anforderungen zu stellen wären als bei sonstigen Marken (vgl. P. Ströbele, in: Ströbele/Hacker/Thiering [Hrsg.], Markengesetz, Kommentar, 12. Aufl., 2018, § 8 Rz. 284; BGH vom 27. April 2006, I ZB 96/05, «FUSSBALL WM 2006», publ. in: Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen [BGHZ] 2007, 285 ff. Rz. 20 ff.). Auch die sog. Eventmarke unterliegt den allgemeinen markenrechtlichen Bestimmungen (Noth/Thouvenin, MSchG 1 N 86; zu den sog. Eventmarken rechtsvergleichend C. P. Rigamonti, Eventmarken und Markenrecht, in: Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis 2009, 343 ff.).
6.3.2.Die Klägerin stellt nicht in Abrede, dass die Wortkombinationen «QATAR 2022» und «WORLD CUP 2022» vom angesprochenen Publikum als Hinweis auf die in diesem Jahr in Katar stattfindende Fussball-Weltmeisterschaft verstanden wird. Die Verbindung von Austragungsort und Austragungsjahr oder «World Cup» und Austragungsjahr ist – wie etwa auch die deutsche Bezeichnung «Weltmeisterschaft» bzw. «WM» oder «Europameisterschaft» bzw. «EM» verbunden mit dem Austragungsjahr – insbesondere für Sportveranstaltungen weit verbreitet und wird ohne Weiteres als Hinweis auf das im betreffenden Jahr bzw. am be|treffenden Ort stattfindende Sportereignis aufgefasst. Das Publikum versteht eine solche Bezeichnung als Beschreibung der Sportveranstaltung selbst und nicht als Hinweis auf deren Veranstalter bzw. die Herkunft der damit bezeichneten Produkte (R.M Hilty/H.C. von der Crone/R.H.Weber, Stellungnahme zur Anpassung des UWG: Ambush Marketing, sic! 2006, 703; P. Engel, Sponsoring im Sport, 2009, 133; BGH vom 27. April 2006, I ZB 96/05, «FUSSBALL WM 2006», publ. in: BGHZ 2007, 285 ff. Rz. 24, 26; vgl. auch M. G. Noth, Trittbrettfahren durch Werbung bei Sportveranstaltungen, 2007, 164 f.).
Daran ändert auch die in den strittigen Zeichen jeweils hinzugefügte Null in Form eines stilisierten Fussballs nichts; im Gegenteil wird dieses beschreibende Verständnis aufgrund des bildlich vermittelten Sinngehalts noch verstärkt, indem zusätzlich auf die konkrete Sportart hingewiesen wird. Dies verkennt die Vorinstanz, wenn sie zwar auf den erkennbaren Bezug des Bildelements zum Fussballsport hinweist, darin jedoch ein den Gesamteindruck prägendes Element erblicken will, das die Unterscheidungskraft begründen soll. Im Übrigen geht auch die Vorinstanz einzig davon aus, die hinterlegten Zeichen vermöchten im Gesamteindruck einen Bezug zur Fussball-Weltmeisterschaft 2022 der Klägerin herzustellen, womit auch sie im Ergebnis lediglich von einem Hinweis auf die fragliche Sportveranstaltung selbst ausgeht. Das unmittelbar beschreibende und in seiner grafischen Darstellung banale Bildelement vermag den Zeichen nicht die erforderliche minimale ursprüngliche Unterscheidungskraft zu verleihen. Im Gegensatz zu den von der Klägerin ins Feld geführten, angeblich vergleichbaren Wort-/Bildmarken, die entweder ein fantasievolles Bildelement oder eine besondere Schrift aufweisen, wird in den hier strittigen Zeichen weder das bildliche Element noch die Schrift als zumindest derart fantasievoll empfunden, dass sie im Gesamteindruck unterscheidungskräftig würden (vgl. zur grafischen Darstellung einer nicht unterscheidungskräftigen Bezeichnung etwa BGer vom 27. Mai 2010, 4A_109/2010, E. 2.4).
Den beiden von der Klägerin im Markenregister hinterlegten Zeichen «QATAR 2022» (fig.) und «WORLD CUP 2022» (fig.) fehlt es an der originären Unterscheidungskraft. Sowohl für die Sportveranstaltung selbst als auch für die mit ihrer Durchführung verbundenen Waren und Dienstleistungen sind die beiden hinterlegten Zeichen unmittelbar beschreibend. Das Publikum verbindet mit diesen das Sportereignis als solches und sieht darin keinen Hinweis auf einen Hersteller oder Veranstalter. Auch bei den beanspruchten Merchandisingartikeln, die als solche keinen unmittelbaren Bezug zur Fussballveranstaltung aufweisen, erkennen die Abnehmer lediglich einen Hinweis auf das überaus bekannte Ereignis selbst, ohne davon auszugehen, die Bezeichnung identifiziere die Herkunft damit versehener Produkte aus einem bestimmten Unternehmen (vgl. BGH vom 27. April 2006, I ZB 96/05, «FUSSBALL WM 2006», publ. in: BGHZ 2007, 285 ff. Rz. 45 f.; Ströbele, Markengesetz, § 8 Rz. 287 f.). Dass für einzelne beanspruchte Waren oder Dienstleistungen von einem besonderen Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise auszugehen wäre, das von der beschriebenen Wahrnehmung des Publikums abweichen würde, macht die Klägerin nicht geltend.
Mangels originärer Unterscheidungskraft sind die strittigen Zeichen nicht als Marke schutzfähig. Die Vorinstanz hat die Frage der Verkehrsdurchsetzung zwar offengelassen; nachdem die beiden Zeichen gemäss den Feststellungen im angefochtenen Entscheid bislang gar noch nicht benutzt worden sind, ist jedoch unerfindlich und wird auch von der Klägerin nicht dargelegt, inwiefern im konkreten Fall eine Verkehrsdurchsetzung erfolgt sein soll.
6.4.Den beiden hinterlegten Zeichen «QATAR 2022» (fig.) und «WORLD CUP 2022» (fig.) ist demnach gemäss Art. 2 lit. a MSchG der Markenschutz insgesamt zu versagen. Entsprechend ist die Widerklage gutzuheissen und die beiden eingetragenen Marken sind gestützt auf Art. 52 MSchG für nichtig zu erklären.
[…]
Rf
L’arrêt appelle plusieurs remarques.
Pour des services d’organisation de compétitions sportives, WORLD CUP 2022 désigne directement une coupe du monde (pas nécessairement de football) ayant lieu en 2022 et constitue donc en soi un terme descriptif pour de tels services. En relation avec d’autres services ou avec des produits, «Coupe du monde 2022» peut désigner des produits ou services destinés à l’utilisation dans une compétition mondiale (équipements de sport, coaching, p.ex.) ou utilisés lors d’un tel événement (produits de soin contre les blessures du sport, chronométrage, p.ex.), voire des produits qui auraient été vainqueurs dans un concours mondial en 2022, et constitue un signe descriptif, dans cette mesure du moins.
Pour des services d’organisation d’événements, QATAR 2022 désigne une manifestation ayant lieu au Qatar en l’an 2022. Pour des produits, un nom de pays suivi de l’indication d’une année peut servir à désigner le lieu et l’année de production. S’il peut être compris ainsi, il constituera également un signe descriptif – sinon, il peut être enregistré.
Mais si WORLD CUP 2022 est descriptif de toute coupe du monde ayant lieu en 2022, PUMA WORLD CUP 2022 ne peut être trompeur. On ne peut à la fois dire d’un tel signe qu’il est du domaine public, donc à disposition de l’organisateur de n’importe quelle coupe du monde ayant lieu en 2022, et que son usage pour une telle compétition serait trompeur. Ce signe ne peut être trompeur que si le public fait le lien entre WORLD CUP 2022 et la coupe du monde de football organisée par la FIFA en 2022. Il en va de même de PUMA WORLD CUP QATAR 2022 si l’on voit dans WORLD CUP QATAR 2022 un signe descriptif de toute coupe du monde ayant lieu au Qatar en 2022.
Pour les grands événements médiatiques, dont les Jeux olympiques et les plus importantes compétitions de football, la combinaison entre le nom de la ville ou du pays organisateur et l’année de l’événement est en règle générale quasi immédiatement associée, dans l’esprit du public, à l’événement en question, dès le mo|ment où l’annonce de la ville ou du pays choisi est faite par l’organisateur de l’événement. «Paris 2024» ou «Los Angeles 2028» évoquent immanquablement les Jeux Olympiques® qui se tiendront dans ces villes, et non n’importe quel événement sportif ou culturel qui aurait lieu à Paris en 2024 ou à Los Angeles en 2028.
Cela pose la question de savoir si de tels signes peuvent devenir des marques «imposées dans le commerce» dès ce moment. Certes, ce terme donne à penser qu’une telle marque doit nécessairement se rapporter à des produits ou services qui auraient été mis dans le commerce, pour qu’elle puisse s’y «imposer». Or, une marque imposée est plus généralement un signe dénué de caractère distinctif originaire, mais qui acquiert le statut de signe distinctif par l’usage. Normalement, il s’agit d’un long usage intensif, qui s’étale sur au moins une dizaine d’années. Mais une publicité intense – la publicité constitue également une forme d’usage d’une marque – peut avoir le même effet qu’une commercialisation soutenue au fil des années: dans tous les cas, le public ne perçoit plus le signe comme étant générique ou descriptif, mais l’associe à un produit ou service d’une certaine entreprise (par opposition à un signe qui pourrait être utilisé par n’importe quelle entreprise).
Lors de la désignation de la ville organisatrice, le CIO effectue ce qu’il faut bien appeler une opération de publicité avec les médias du monde entier, qui a pour conséquence que la combinaison entre le nom de la ville organisatrice et de l’année de l’événement est quasi immédiatement associée, dans l’esprit du public, à l’événement en question, et non pas à n’importe quelle manifestation qui se tiendrait au lieu dit lors de l’année en question. Dès lors, le signe formé de cette combinaison n’est plus un signe descriptif de tout événement qui aurait lieu à cet endroit au cours de cette année: PARIS 2024®, p.ex., ne désigne pas n’importe quel événement ayant lieu à Paris en 2024, qui serait organisé par n’importe quel prestataire, mais bien les Jeux Olympiques®, organisés par le Comité national sous l’égide du CIO, qui se dérouleront dans cette ville.
Par ailleurs, l’organisateur d’une compétition sportive est également une entreprise au sens du droit des marques (la notion d’entreprise inclut les associations, dès qu’elles déploient une activité économique), et l’organisation de compétitions sportives constitue aussi une prestation de services (qui est nommément rangée en classe 41, sous no 410059 de l’édition de 2022 de la classification de Nice).
Il fallait donc en l’espèce examiner si QATAR 2022 et WORLD CUP 2022 étaient des désignations qui s’étaient imposées dans le commerce, comme le sont PARIS 2024® ou LOS ANGELES 2028®. Si le public fait l’association avec la coupe du monde de football organisée sous l’égide de la FIFA, il associe alors le signe avec une manifestation, une seule (et non n’importe laquelle qui se tiendrait dans ce pays lors de cette année), donc avec cette prestation de services qu’est la compétition sportive organisée par une entité qui constitue aussi une entreprise au sens du droit des marques.
Par ailleurs, si le signe s’est imposé dans le commerce pour des services d’organisation de compétitions sportives, il reste à voir s’il l’est également pour les produits revendiqués. Normalement, tel ne devrait pas être le cas au moment où l’enregistrement en est demandé: à ce stade, le signe n’a pas été utilisé, pas même dans une campagne publicitaire en relation avec de tels produits (il n’a été utilisé qu’en relation avec la manifestation, soit la prestation de services tenant dans son organisation). Ultérieurement, il pourra éventuellement s’imposer dans le commerce en relation avec ces produits, aux conditions usuelles (demeure réservée l’hypothèse dans laquelle le signe ne serait pas descriptif en relation avec certains produits ou services, ce qui en permet alors la protection sans qu’il soit nécessaire qu’il se soit «imposé dans le commerce»).
Mais même si le signe devait être descriptif pour certains produits, son usage par des tiers n’est pas nécessairement permis: puisqu’il est par hypothèse associé à une manifestation déterminée, sa présence, comme en l’espèce sur des articles de sport, des vêtements et leurs accessoires est de nature à éveiller une association erronée dans l’esprit du public. On peut en effet croire à des produits utilisés dans le cadre de la compétition, ou qui y seraient spécifiquement destinés, alors que tel n’est pas le cas.
Pour d’autres produits en revanche, y a-t-il un risque de tromperie parce que la présence du signe ferait penser que ceux qui l’utilisent le font avec l’autorisation de l’organisateur, comme fournisseurs ou sponsors? En relation avec une compétition organisée par un tiers, présenter son produit comme étant «officiel» constitue assurément une allégation inexacte sur ses propres marchandises. Si l’on appose le nom de la manifestation sur ses produits, on risque de susciter la même impression, même sans prétendre expressément qu’il s’agirait de produits «officiels». On peut alors y voir un cas de tromperie sur les relations d’affaires.
Prof. Ivan Cherpillod