Relevanz einer unwahrscheinlicheren Benutzungsart bei der Überwindung fehlender Unterscheidungskraft

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Patrick R. Schutte

Sowohl im harmonisierten Markenrecht der EU als auch im Schweizer Markenrecht ist die Unterscheidungskraft einer Marke zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der massgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen. Bei einigen Waren und Dienstleistungen sind dabei verschiedene Verwendungsarten eines Zeichens möglich, wodurch der Grad der Unterscheidungskraft von der jeweiligen Verwendungsart abhängt (z. B. ein geometrisches Zeichen bei Schuhen als blosse dekorative Applikation oder gar als Aufsatz zur Verstärkung des Schuhs oder aber an der Aussenseite an der Stelle, wo üblicherweise die Marke angebracht wird). Dabei stellt sich die Frage, welche – der theoretisch möglichen – Verwendungsarten bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der Marke in die Beurteilung einbezogen werden sollen. Die im Folgenden vorgestellte Entscheidung des EuGH bringt hierzu eine gewisse Klärung.

Im Jahr 2015 hatte die Klägerin das ein Rautezeichen (Hashtag) beinhaltende Zeichen #darferdas? beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) für die Waren «Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts; Schuhwaren; Kopfbedeckungen» angemeldet. Das DPMA wies die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 des deutschen Markengesetzes zurück. Das deutsche Bundespatentgericht wies in der Folge die dagegen gerichtete Beschwerde ab. Das genannte Zeichen stelle eine zusammenhängende Zeichen- und Wortfolge dar, die sich im Wesentlichen aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache zusammensetze. Es handle sich lediglich um eine stilisierte Darstellung eines Diskussionsthemas. Der Hashtag zeige nur an, dass der Verkehr aufgefordert sei, über die Frage «Darf er das?» zu diskutieren. Der Verkehr nehme diese Frage, insbesondere wenn sie sich auf der Vorderseite von T-Shirts befinde, als das wahr, was sie sei, nämlich als blosse Formulierung einer Frage.

Gegen diesen Beschluss legte die Klägerin Beschwerde beim deutschen Bundesgerichtshof (BGH) ein. Dieser kam zum Schluss, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Verwendung des Zeichens auf der Vorderseite von Kleidungsstücken nur eine von mehreren Verwendungsformen darstelle. Das Zeichen könne auch auf dem eingenähten Etikett auf der Innenseite von Kleidungsstücken angebracht werden. In diesem Fall könne der Verkehr es als Marke wahrnehmen, d. h. als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren. Nach der Rechtsprechung des BGH müsse für die Annahme der Unterscheidungskraft eines Zeichens und seiner damit einhergehenden Eintragungsfähigkeit als Marke nicht jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmässig sein. Es genüge, wenn es | naheliegende und praktisch bedeutsame Möglichkeiten gebe, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es Schutz beanspruche, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne Weiteres als Marke verstanden werde.

Der BGH hegte jedoch Zweifel bezüglich der Vereinbarkeit dieser Ansicht mit dem Gemeinschaftsrecht und seiner Auslegung durch den EuGH und legte entsprechend die im Folgenden zu besprechenden Vorlagefrage dem EuGH zur Vorabentscheidung vor.

Das vorlegende Gericht wollte in Bezug auf Art. 3 Abs. 1 lit. b der Richtlinie 2008/95 (MarkenRL) wissen, ob ein Zeichen Unterscheidungskraft hat, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, es für die Waren oder Dienstleistungen als Herkunftshinweis zu verwenden, auch wenn es sich dabei nicht um die wahrscheinlichste Form der Verwendung des Zeichens handelt.

Zunächst hält der EuGH fest, dass nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann, dass ein ein Rautezeichen (Hashtag) beinhaltendes Zeichen wie das streitgegenständliche geeignet ist, die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu identifizieren. Es sei nämlich möglich, dass ein solches Zeichen dem Verkehr im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen präsentiert wird und die wesentliche Funktion einer Marke zu erfüllen vermag, die darin besteht, auf die betriebliche Herkunft der erfassten Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Hierzu müsse ermittelt werden, ob das Zeichen Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Richtlinie besitzt. Ob ein Zeichen Unterscheidungskraft hat, sei anhand der erfassten Waren oder Dienstleistungen und anhand seiner Wahrnehmung durch die massgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die aus dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen bestehen. Die Beurteilung der Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers müsse konkret erfolgen, wobei alle relevanten Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen seien. Hinsichtlich der für die Beurteilung dieser Wahrnehmung relevanten Tatsachen und Umstände sei jedoch darauf hinzuweisen, dass der Anmelder einer Marke zum Zeitpunkt seiner Markenanmeldung oder deren Prüfung weder angeben noch genau wissen muss, wie er die angemeldete Marke im Fall ihrer Eintragung benutzen wird.

Damit könnten sich die zuständigen Behörden in einer Situation befinden, in der sie für die Bestimmung der wahrscheinlichen Verwendung der angemeldeten Marke und somit für die Art und Weise, in der sie im Fall ihrer Eintragung dem Durchschnittsverbraucher wahrscheinlich präsentiert werden wird, über keine anderen Beurteilungsgesichtspunkte verfügen als diejenigen, die sich daraus ergeben, was in der betreffenden Branche üblich ist. Gehe daraus hervor, dass in der betreffenden Branche mehrere Verwendungsarten praktisch bedeutsam sind, müssten die Behörden diese verschiedenen Verwendungsarten berücksichtigen, um zu  klären, ob der Durchschnittsverbraucher der erfassten Waren oder Dienstleistungen das Zeichen als Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft wahrnehmen kann. Dagegen müssten die Behörden Verwendungsarten, die in der betreffenden Branche zwar denkbar, aber praktisch nicht bedeutsam sind und somit wenig wahrscheinlich erscheinen, als irrelevant einstufen, es sei denn, der Anmelder habe konkrete Anhaltspunkte geliefert, die eine in der fraglichen Branche unübliche Verwendungsart in seinem Fall wahrscheinlich machen.

Nach Ansicht des EuGH solle vermieden werden, dass das Markenregister Zeichen umfasse, die es nur im Fall einer sehr spezifischen Verwendung, auf die der Inhaber wahrscheinlich nicht zurückgreifen werde, ermöglichen, seine Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

In Bezug auf den konkreten Fall habe der BGH ausgeführt, dass es in der Bekleidungsbranche üblich sei, die Marke sowohl auf der Aussenseite der Ware anzubringen als auch auf dem eingenähten Etikett auf der Innenseite. Damit habe der BGH zwei Arten der Anbringung ermittelt, die in dieser Branche praktisch bedeutsam seien.

Es sei nun Sache des nationalen Gerichts zu ermitteln, ob der Durchschnittsverbraucher das Zeichen #darf​erdas?, wenn er es auf der Vorderseite eines T-Shirts oder auf dem Etikett auf dessen Innenseite sieht, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Ware wahrnehmen wird und nicht lediglich als dekoratives Element oder als Botschaft sozialer Kommunikation.

Nach alledem sei auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 3 Abs. 1 lit. b der MarkenRL dahin auszulegen sei, dass die Unterscheidungskraft eines als Marke angemeldeten Zeichens unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände, einschliesslich sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten der angemeldeten Marke, zu prüfen sei. Mangels anderer Anhaltspunkte handle es sich dabei um die Verwendungsarten, die angesichts dessen, was in der betreffenden Branche üblich ist, praktisch bedeutsam sein können.

In seiner bisherigen Rechtsprechung hatte der EuGH bei der Prüfung der Unterscheidungskraft auf die wahrscheinlichste Benutzungsweise der angemel- | deten Marke abgestellt. Dies wurde so ausgelegt, dass es der Annahme der Unterscheidungskraft auch dann entgegensteht, wenn zwar die wahrscheinlichste Benutzung nicht markenmässig war, es aber praktisch relevante oder nahliegende Benutzungsmöglichkeiten für das Zeichen gab. Neu ist nun, dass gemäss dem EuGH auch praktisch bedeutsame und naheliegende Benutzungsformen der jeweiligen Branche bei der Prüfung der Unterscheidungskraft als relevant zu gelten haben. Dies entspricht der Auffassung des BGH.

M. Viefhues gibt in seiner Urteilsanmerkung zu bedenken, dass klare Beurteilungskriterien für die Wahrscheinlichkeit einer Benutzungsform nicht immer zu finden sind, dies erst recht nicht bei der Verwendung von Oberbegriffen, wenn bei den darunter subsumierbaren Waren die Kennzeichnungsgewohnheiten verschieden sind. Der Umstand, dass nun auch wenig wahrscheinliche Nutzungsformen relevant sein sollen, wenn der Anmelder die Intention einer entsprechenden Benutzung darlegen könne, könne im Eintragungsverfahren die Chancen verbessern, wenn ein Anmelder bereit und in der Lage sei, über die Pläne zur Vermarktung noch nicht vertriebener Produkte Ausführungen zu machen. Dabei werde es aber eines klaren Vermarktungskonzeptes und gewisser Vorbereitungshandlungen bedürfen. Dieser Einschätzung ist beizupflichten.

Aus Schweizer Sicht bislang eher unüblich wirkt die nuancierte Auseinandersetzung mit den verschiedenen möglichen Benutzungsweisen und insbesondere die Möglichkeit des Hinterlegers, eine weniger übliche Benutzungsform durch entsprechende konkrete Belege in seinem Fall wahrscheinlich zu machen. Es bleibt abzuwarten, ob Schweizer Behörden bei entsprechenden Vorstössen der Hinterleger solchen individuellen Belegen Gehör schenken werden.