«Swiss Military | Swiss Military» Bundesverwaltungsgericht vom 22. Januar 2018

Aus den Erwägungen:

4.1 Die beiden strittigen Zeichen sind offensichtlich identisch, worüber auch Einigkeit herrscht. Auch die beanspruchten Waren sind die gleichen. Folglich ist für die Beurteilung des Widerspruchs Art. 3 lit. a MSchG einschlägig.

4.2 Die Vorinstanz und mit ihr die Beschwerdegegnerin machen geltend, dass gemäss Wortlaut des Art. 3 lit. a MSchG – also bei Vorliegen einer sog. Doppelidentität – keine Verwechslungsgefahr gegeben sein muss, um ein jüngeres Zeichen vom Markenschutz auszuschliessen. Demgegenüber ist die Beschwerdeführerin der Auffassung, dass der Inhaber der älteren Marke, im Sinne einer gesetzlichen Vermutung, lediglich vom Nachweis der Verwechslungsgefahr entbunden sei, der Inhaber der jüngeren Marke aber diese Vermutung umstossen kann und es ihm möglich sein muss, mit geeigneten Mitteln das Fehlen einer Verwechslungsgefahr darzulegen.

4.3

4.3.1 Dass Art. 3 lit. a MSchG nicht ausschliesslich grammatikalisch ausgelegt werden kann, hat das BGer im Fall BGE 122 III 469 E. 5 a, «Chanel» expressis | verbis festgehalten. So müssen laut BGer auch die systematische, die historische und die teleologische Auslegung des Gesetzes mitberücksichtigt werden. Die Anwendung dieses Methodenpluralismus’ entspricht langjähriger und gefestigter Rechtsprechung des BGer in allen Rechtsgebieten (BGE 122 III 324 E. 7 a; BGE 121 III 408 E. 4 b; BGE 121 V 58 E. 3 b; BGE 119 II 353 E. 5; BGE 119 Ia 241 E. 7 a; BGE 118 Ib 448 E. 3 c).

4.3.2 In gesetzessystematischer Hinsicht muss Art. 3 lit. a MSchG in erster Linie im Zusammenhang mit den weiteren Fällen von relativen Ausschlussgründen nach Art. 3 lit. b und lit. c MSchG betrachtet werden. Während in den Fällen nach lit. b und lit. c entweder die ältere Marke lediglich ähnlich oder die Waren bzw. Dienstleistungen lediglich gleichartig zu sein brauchen, beschreibt lit. a den Fall, wonach die Marken identisch und die Waren bzw. Dienstleistungen gleich sind (daher Doppelidentität). Somit bildet Art. 3 lit. a MSchG im Zusammenspiel mit den lit. b und lit. c des Art. 3 MSchG quasi den Kulminationspunkt der relativen Ausschlussgründe. Verbindendes Element der drei Tatbestände ist dabei der Beschrieb des Schutzumfangs der älteren Marke durch die zwei Elemente Zeichenähnlichkeit und Warengleichartigkeit. Der Schutzumfang wird indes gerade durch das Institut der Verwechslungsgefahr bestimmt, weshalb ein relativer Ausschlussgrund ohne Verwechslungsgefahr nicht gegeben sein kann (ebenso E. Marbach, SIWR III/1, Basel 2009, N 691).

4.3.3 Weiter ist Art. 3 lit. a MSchG auch in den internationalen Kontext einzubinden. So schreibt Art. 16 Abs. 1 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS, SR. 0.632.20) vor, dass bei der Benutzung von identischen Zeichen und identischen Waren eine Verwechslungsgefahr vermutet wird. Die Verwechslungsgefahr wird also nicht gänzlich aus dem Tatbestand verbannt, sondern lediglich angenommen. Eine solche Annahme ist allerdings grundsätzlich widerlegbar und hat in erster Linie eine beweisrechtliche Privilegierung einer Partei zum Ziel (A. Staehelin / D. Staehelin/P. Grolimund, in: O. Vogel / K. Spühler [Hg.], Zivilprozessrecht, Zürich 2008, § 18 N 54 und O. Vogel / K. Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. Aufl., Bern 2006, Kapitel 10 N 48; für das deutsche Recht A. Baumbach / W. Lauterbach / J. Albers / ​P. Hartmann, Zivilprozessordnung, 75. Aufl., München 2017, § 292 N 9). Die unwiderlegbare Vermutung bzw. sog. Fiktion bildet einen Sonderfall der Vermutung, deren Vorhandensein sich aus den entsprechenden Gesetzesbestimmungen ergibt (Staehelin / ​Staehelin / Grolimund, § 18 N 56). Die Bestimmung von Art. 16 Abs. 1 TRIPS ist eindeutig als Vermutung zu verstehen und lässt keinen Interpretationsspielraum offen, ob allenfalls eine unwiderlegbare Vermutung bzw. Fiktion vorläge. Die Vorgaben des TRIPS sind indes nur Mindestvorschriften und können von Mitgliedsstaaten auch strenger legiferiert werden. Dennoch sind bei einer systematischen Auslegung die Bestimmungen des TRIPS miteinzubeziehen.

4.3.4 Weiter zu berücksichtigen ist der Umstand, dass neben dem Markenrecht noch weitere kennzeichenrechtliche Gesetze existieren, welche auch im Kollisionsverfahren berücksichtigt werden müssen (BVGer vom 4. März 2013, B-5871/2011, E. 4.3.5, «Gadovist / Gadogita»). Wie noch zu zeigen sein wird, ist vorliegend insbesondere das Wappenschutzgesetz von besonderer Bedeutung. Grundsätzlich ist aber auch etwa an das Bundesgesetz betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz, SR. 232.22) oder das Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG, SR. 232.23) zu denken. Es ist ein unbestrittener Grundsatz, dass im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Schutzumfang einer Marke mitunter nach den Grundsätzen herausgearbeitet wird, wie sie bei der Beurteilung der absoluten Ausschlussgründe entwickelt wurden (vgl. E. 5.1 unten). Solche Überlegungen zu absoluten Ausschlussgründen stützen sich indes oftmals auf spezialgesetzliche Bestimmungen wie die vorangehend erwähnten. Bei einem Ausschluss der Verwechslungsgefahr in Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG würden demnach die durchaus diversen und zum Teil mit dem Markenrecht nicht immer genau deckungsgleichen Interessen und Ziele dieser kennzeichenrechtlichen Spezialgesetze ebenfalls über Bord geworfen und müssten unberücksichtigt bleiben. Für einen solchen doch recht grossen Eingriff bedürfte es einer einigermassen klaren Rechtfertigung, welche aber nicht ersichtlich ist (im Ergebnis ebenso G. Wild, in: M. Noth / G. Bühler / ​F. Thouvenin (Hg.), Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 31 N 17, der für das Widerspruchsverfahren zu diesem Zweck eine Nichtigkeitseinrede basierend auf absoluten Ausschlussgründen annimmt).

4.3.5 In einer systematischen Auslegung von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG ist somit festzuhalten, dass die sachlich eng verwandten Bestimmungen von Art. 3 Abs. 1 lit. b und lit. c MSchG eine Verwechslungsgefahr erfordern und Art. 16 Abs. 1 TRIPS eine solche für Fälle von Doppelidentität immerhin vermutet. Zudem bildet die Verwechslungsgefahr den gewollten Anknüpfungspunkt zu weiteren zeichenrechtlichen Gesetzen, welche bei Nichtprüfung der Verwechslungsgefahr ebenfalls ausgeklammert würden. In einer völkerrechtsbeachtenden Auslegung und unter Berücksichtigung der Interessen und Ziele weiterer zeichenrechtlicher Gesetze spricht vieles dafür, die Verwechslungsgefahr auch als Teil von | Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG anzusehen (ebenso T. Cottier, Das Problem der Parallelimporte im Freihandelsabkommen Schweiz-EG und im Recht der WTO-GATT, SMI 1995, 56; a.A. für das deutsche Markenrecht K.-H. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., München 2009, § 14 N 188 ff., der allerdings gesetzessystematische und internationalrechtliche Überlegungen unberücksichtigt wissen will).

4.4

4.4.1 In historischer Auslegung äussert sich die Botschaft dahingehend, dass im Gegensatz zum aMSchG (Art. 24) bei Doppelidentität nach Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG die Verwechslungsgefahr vom Markeninhaber nicht mehr nachgewiesen werden muss und dadurch die Position des Markeninhabers gestärkt werden soll (Botschaft MSchG, BBl 1991 I 21). Gemäss Botschaft zielen diese Änderungen auf Sachverhalte des internationalen Warenverkehrs i.S. von unerlaubten Paralellimporten (Botschaft MSchG, BBl 1991 I 14) sowie der Markenpiraterie ab (Botschaft MSchG, BBl 1991 I 21). Diese Aussagen sind indes weniger eindeutig, als sie den Anschein machen. Denn an anderer Stelle schliesst sich der Bundesrat der Meinung an, dass auf eine klare Regelung des Erschöpfungsgrundsatzes und damit auf eine gesetzgeberische Regelung der Zulässigkeit von Paralellimporten verzichtet werde und die einzelfallbezogene Praxis des BGer hierzu weitergeführt werden solle (Botschaft MSchG, BBl 1991 I 15). Dies steht im deutlichen Gegensatz zur vermeintlichen Klarheit von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG, welcher wörtlich verstanden Paralellimporte absolut verbieten würde, was vom BGer bekanntlich abgelehnt wurde (vgl. BGE 122 III 85 E. 5 d, «Chanel»).

4.4.2 Weiter sieht die Botschaft einen Anwendungsfall von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG bei Sachverhalten vor, bei welchen unrechtmässig gekennzeichnete Erzeugnisse angeboten, die Abnehmer jedoch über den wahren Sachverhalt aufgeklärt werden, d. h. von der unrichtigen Herkunft eines Produktes wissen und daher auch nicht getäuscht werden können (Botschaft MSchG, BBl 1991 I 21). Dieser scheinbaren Ausweitung der markenrechtlichen Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion auf weitere markenökonomische Funktionen wird aber wiederum an anderer Stelle in der Botschaft eine Absage erteilt, indem diesen weiteren ökonomischen Funktionen kein rechtlicher Schutz attestiert werden will (Botschaft MSchG, BBl 1991 I 19). Dies deckt sich auch mit der aktuellen bundesgerichtlichen Rechtsprechung hierzu (BGE 122 III 85 E. 5 f, «Chanel»). Insgesamt zeigt die historische Auslegung daher ein recht gemischtes Bild des Willens des Gesetzgebers, welches kaum eindeutige Rückschlüsse zulässt.

4.5 In teleologischer Hinsicht ist festzuhalten, dass die Botschaft von einem Markenbegriff ausgeht, welcher durch die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion definiert wird (Botschaft MSchG, BBl 1991 I 19). Weiterführende Funktionen der Marke will die Botschaft, wie bereits dargelegt, rechtlich nicht geschützt wissen, was das BGer explizit bestätigt (BGE 122 III 85 E. 5 f, «Chanel»). Das Weglassen der Verwechslungsgefahr in Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG muss daher auch vor diesem Hintergrund interpretiert werden. Dies führt erstens dazu, dass eine Ausweitung von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG auf Anwendungsfälle bezüglich Ruf oder Werbung (vgl. etwa M. Städeli / ​S. Brauchbar Birkhäuser, in: L. David / M. Frick [Hg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 3 N 20) nicht angezeigt ist. Zweitens ergibt sich daraus, dass Anwendungsfälle von Spezialgesetzen, welche die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion von Zeichen fördern und unterstreichen wie etwa das Wappenschutzgesetz oder das Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisationen der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG), nicht durch die Anwendung des Markenschutzgesetzes selber, genauer des Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG, ausgeschlossen werden dürfen (vgl. BVGer vom 30. Januar 2009, B-3766/2007, E. 8, «Galileo / Galileo Joint Undertaking»).

4.6 Zusammenfassend kann damit Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG nicht lediglich wörtlich verstanden werden. Vielmehr muss auch die gesetzessystematische Einbindung der Verwechslungsgefahr durch Art 3 Abs. 1 lit. b und lit. c MSchG und Art. 16 Abs. 1 TRIPS sowie die Funktion weiterer kennzeichenrechtlicher Gesetze, welche durch die Bestimmung des Schutzumfanges unter Beurteilung der Verwechslungsgefahr erst ihre Anwendung finden, berücksichtigt werden. Im Sinne einer teleologischen Reduktion (E. Kramer, Juristische Methodenlehre, 5. Aufl., Bern 2016, 233 f.) ist damit eine wörtliche Anwendung von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG wohl in erster Linie auf die in der Botschaft genannten Fälle der Produktpiraterie (Botschaft MSchG, BBl 1991 I 21) sowie unzulässige Parallelimporte i.S. der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 122 III 85 E. 5 h, «Chanel») zurückzustufen. Zumindest aber muss im vorliegenden Fall eine solche teleologische Reduktion vorgenommen werden und zwar insoweit als unter gesetzessystematischer Berücksichtigung völkerrechtsvertraglicher Vorschriften eine Verwechslungsgefahr in Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG nicht ganz ausgeschlossen, sondern lediglich widerlegbar vermutet wird.

5. Die Beschwerdeführerin macht nun geltend, dass sie die Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Marken widerlegen könne, indem sie nachweise, dass die Widerspruchsmarke «Swiss Military» ihren Schutzumfang aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit hoheitlichen Zeichen der Schweizerischen Eidgenossenschaft vollständig einbüsse.

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5.1 Im Widerspruchsverfahren nach Art. 31 MSchG ist zwar weder die Beständigkeit des Widerspruchszeichens zu prüfen, noch kann eine Löschung derselben vorgenommen werden (vorbehältlich einer Vereinigung eines Widerspruchsverfahrens mit einem Löschungsverfahren nach Art. 35 lit. e i.V.m. Art. 35a Abs. 1 MSchG, vgl. E. 3 vorne). Es entspricht allerdings der herrschenden Lehre und ist ständige Rechtsprechung, dass absolute Ausschlussgründe, wie etwa der Verstoss gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit. d MSchG, auch im Widerspruchsverfahren relevant sind, da diese bei der Beurteilung des Schutzumfanges der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden (BVGer vom 1. September, B-7202/2014, E. 2.2, «Geo / Geo influence» und BVGer vom 17. Juni 2009, B-7352/2008, E. 3.2.2, «Torres / Torre Saracena»; B. Volken, in: L. David / ​M. Frick [Hg.], MSchG 31 N 35; Noth, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hg.], MSchG 2d N 77 sowie G. Wild, MSchG 31 N 17; Marbach, N 975 ff.). Zu prüfen ist demnach vorab, ob das Zeichen «Swiss Military» gegen das Wappenschutzgesetz verstösst, um anschliessend einen solchen möglichen Verstoss in die Beurteilung des Schutzumfanges miteinzubeziehen.

5.2 Das Wappenschutzgesetz erfuhr während der Dauer der vorliegenden Streitigkeit mit Wirkung per 1. Januar 2017 eine Novelle (AS 2015, 3679). Es wäre daher grundsätzlich zu erörtern, ob die Beurteilung der Widerspruchsmarke aufgrund des alten oder aufgrund des neuen Wappenschutzgesetzes vorgenommen werden muss. Die Frage kann indes offen bleiben, da die vorliegende Problematik, wie nachfolgend dargelegt wird, sowohl unter dem alten wie auch unter dem neuen Recht gleich zu beurteilen ist.

5.2.1 Art. 6 aWSchG sah vor, dass gewisse amtliche Bezeichnungen wie etwa «Eidgenossenschaft», «Bund» oder «eidgenössisch» oder andere Wörter, welche mit den genannten Bezeichnungen verwechselbar sein können, weder für sich alleine noch in Verbindung mit anderen Worten benützt werden durften, sofern diese Benutzung geeignet war, eine Täuschung über amtliche Beziehungen der Eidgenossenschaft zum Benutzer oder zur Herstellung oder zum Vertrieb von derlei gekennzeichneten Erzeugnissen herzustellen.

5.2.2 Unter dem aWSchG konnte sich das BVGer in BVGer vom 31. Januar 2012, B-6372/2010, «Swiss Military by BTS» bereits schon einmal eingehend zur Frage äussern, ob das Zeichen Swiss Military gegen das Wappenschutzgesetz verstösst. In E. 3.3 des genannten Entscheides wurde festgehalten, dass der Zeichenbestandteil swiss bzw. zu Deutsch schweizerisch nicht per se eine nach Art. 6 aWSchG für Dritte nicht verwendbare Bezeichnung sei, da schweizerisch auch gebietsbezogen als Herkunftsangabe dienen kann und daher als Gemeingut nicht geschützt sei. Allerdings gehöre der Ausdruck swiss dann zu den geschützten Bezeichnungen, wenn er sowohl gebiets- als auch staatsbezogen verwendet werde. Mit anderen Worten könne eine Verwendung in einem amtlich, respektive amtlich wirkenden, Bezug untersagt werden. Weiter seien die Begriffe Militär und Armee als Synonyme zu betrachten und stellten einen eindeutigen Bezug zur Schweizerischen Eidgenossenschaft her. Dies gelte auch für die englische Übersetzung Military (BVGer vom 31. Januar 2012, B-6372/2010, E. 3.4.1, «Swiss Military by BTS»). Zu derselben Erkenntnis kam auch das BVGer vom 26. August 2008, B-3553/2007, E. 7.1–7.3, «Swiss Army».

5.2.3 Die noch unter dem Art. 6 aWSchG geforderte Täuschungsgefahr brachte auch die Anwendung des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips mit sich (BVGer vom 31. Januar 2012, B-6372/2010, E. 3.4.2, «Swiss Military by BTS»). Eine solche Täuschung ist demnach ausgeschlossen, wenn die Waren, für welche das angemeldete Zeichen beansprucht wird, für die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund ihres Zwecks, ihrer Funktion oder ihrer Eigenschaften keinen möglichen Bezug zum Schweizer Militär haben respektive nicht als Militärausstattung in Frage kommen (BVGer vom 31. Januar 2012, B-6372/2010, E. 3.4.3, «Swiss Military by BTS»). Vorliegend beansprucht die Widerspruchsmarke Uhren schweizerischer Herkunft. Uhren wurden allerdings in früheren Entscheiden im gleichen Zusammenhang als Militärausstattung beurteilt (RKGE, sic! 1999, 643 E. 3, «hw Swiss Military / Swiss Military by Chrono», bestätigt in BVGer vom 31. Januar 2012, B-6372/2010, E. 3.4.3, «Swiss Military by BTS»), eine andere Einschätzung drängt sich vorliegend nicht auf, entsprechend kann die Täuschungsgefahr nicht ausgeschlossen werden (zur Beurteilung einer allfälligen secondary meaning vgl. E. 6 nachfolgend).

Das Zeichen Swiss Military mit Beanspruchung für Uhren darf damit unter dem Art. 6 aWSchG von anderen als der Schweizerischen Eidgenossenschaft nicht benützt werden.

5.3 Weiter ist zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke gegen das revidierte Wappenschutzgesetz verstösst.

5.3.1 Dies ist dann der Fall, wenn das Zeichen «Swiss Military» als eine amtliche Bezeichnung i.S.v. Art. 6 WSchG qualifiziert oder mit einer amtlichen Bezeichnung verwechselbar ist sowie nicht vom Gemeinwesen, welches das Zeichen bezeichnet, verwendet wird (Art. 9 WSchG). Anders als noch unter Art. 6 aWschG ist unter Art. 9 WSchG ein Gebrauch durch andere als das Gemeinwesen nicht nur bei Täuschungsgefahr sondern in Alleinstellung per se ausgeschlossen. Ausnahmen sind nur im Rahmen der in Art. 9 Abs. 2 und Abs. 3 genannten Fälle denkbar. Gemäss Botschaft sollen amtliche Bezeichnungen «einzig und alleine» dem Gemeinwesen und seinen Organen, | allenfalls behördlichen oder behördenähnlichen Gebilden vorbehalten bleiben, womit eine Stärkung der amtlichen Bezeichnungen beabsichtigt wird (Botschaft WSchG, BBl 2009/8631). Mit dem Ausschluss der Täuschungsgefahr als Erfordernis für die Anwendbarkeit des Art. 9 WSchG bleibt auch kein Raum mehr für eine Beurteilung unter dem (markenrechtlichen) Spezialitätsprinzip.

5.3.2 Wie bereits unter E. 5.2 ausgeführt, fällt das Zeichen Swiss Military unter die Definition einer amtlichen Bezeichnung bzw. ist mit einer solchen verwechselbar. Dieser Befund hat auch unter dem revidierten Wappenschutzgesetze weiter Bestand, da die Revision diesbezüglich keine Neuerung brachte. Entsprechend ist das Zeichen «Swiss Military» als eine amtliche Bezeichnung i.S. des Art. 6 WSchG zu qualifizieren, welches nach Art. 9 WSchG ausschliesslich vom entsprechenden Gemeinwesen benützt werden darf.

5.3.3 Dass die Inhaberin der Widerspruchsmarke eine behördliche oder behördenähnliche Tätigkeit nach Art. 9 Abs. 2 WSchG ausübt, wurde nicht geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich. Ein allfälliger Zusatz zum Zeichen «Swiss Military» ist ebenfalls nicht gegeben, wodurch eine legitime Nutzung nach Art. 9 Abs. 3 WSchG auch ausser Betracht fällt.

Das Zeichen Swiss Military der Beschwerdegegnerin steht daher auch mit dem revidierten Wappenschutzgesetz in Konflikt.

5.3.4 Dass, im Gegensatz zur Beschwerdegegnerin, die Beschwerdeführerin, also die Schweizerische Eidgenossenschaft handelnd durch das Bundesamt für Rüstung armasuisse, in Bezug auf die Vorschriften des Wappenschutzgesetzes berechtigt ist, das Zeichen «Swiss Military» zu benutzen, steht ausser Frage.

6.

6.1 Die Beschwerdegegnerin macht weiter geltend, dass das Zeichen «Swiss Military», sollte es denn als widerrechtlich i.S. des Wappenschutzgesetzes angesehen werden, aufgrund intensiven Gebrauchs eine secondary meaning erlangt hätte und sinngemäss der Verstoss gegen das Wappenschutzgesetz geheilt würde.

6.2 Die h.L. geht davon aus, dass die Rechtswidrigkeit eines Zeichens nach Art. 2 lit. d MSchG grundsätzlich nicht nachträglich geheilt werden kann (Noth, MSchG 2d N 85; Städeli / ​Brauchbar Birkhäuser, MSchG 2 N 356; Marbach, N 625; C. Willi, Kommentar zum MSchG, Zürich 2002, MSchG 2 N 270).

6.2.1 Eine Ausnahme erblicken Teile der Lehre allerdings im Bedeutungswandel (secondary meaning) eines Zeichens, gleich wie bei täuschenden Zeichen nach Art. 2 lit. c MSchG (Marbach, N 625; Willi, MSchG 2 N 270). Ob diese Analogie tatsächlich zulässig ist, kann vorliegend offen bleiben, da die Beschwerdegegnerin zwar anhand von Werbeprospekten, Verkaufskatalogen und Webauftritten darlegt, dass sie Uhren mit der Marke «Swiss Military» vertreibt. Der Bedeutungswandel des Zeichens «Swiss Military» weg von der Bedeutung Schweizer Militär hin zu Schweizer Qualitätsuhr, wie das die Beschwerdegegnerin behauptet, kann diesen Verkaufsbelegen allerdings nicht entnommen werden. Ebenso wenig kann diesen Belegen entnommen werden, dass sich eine solche neue Bedeutung bei den relevanten Verkehrskreisen durchgesetzt hätte und eine Täuschung praktisch ausgeschlossen werden könne, wie das die bundesgerichtliche Rechtsprechung für einen Bedeutungswandel erfordern würde (vgl. BGE 125 III 193 E. 1 d, «Bud»). Entsprechend ist auch kein Wandel der Bedeutung zu erblicken und dem Zeichen «Swiss Military» ist nur die Bedeutung Schweizer Militär, wie in E. 5.2.2. ausgeführt, zuzuordnen.

6.2.2 Eine weitere Ausnahme könnte eine Heilung aufgrund langjährigen Gebrauchs, wie das die Beschwerdegegnerin unter anderem auch vorbringt, darstellen. Diese kann im vorliegenden Widerspruchsverfahren allerdings nicht geltend gemacht werden. Denn diese Argumentation gründet in der Rechtsprechung, wonach unter Anwendung von Art. 2 ZGB Abwehransprüche verwirken können, wenn diese aufgrund einer langjährigen Duldung des verletzenden Zustands durch den eigentlich Berechtigten verspätet vorgebracht werden (BGE 125 III 193 E. 1 d, «Bud»; BGE 117 II 575 E. 4.2, «I.com»). Die Duldung eines rechtsverletzenden Zustandes ist allerdings nicht Gegenstand des vorliegenden verwaltungsrechtlichen Widerspruchsverfahrens, welches sich nur mit der Verwechslungsgefahr aufgrund der Registereinträge befasst.

Soweit die Beschwerdegegnerin den behaupteten langjährigen und intensiven Gebrauch geltend macht, um damit ihre Investitionen in den Aufbau der Marke zu schützen, sei darauf hingewiesen, dass das Markenrecht solche Investitionen grundsätzlich nicht rechtlich schützen will (vgl. E. 4.5 vorne), bzw. dass sich die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Investitionsfunktion des Markenrechts im Verkehrsdurchsetzungstatbestand nach Art. 2 lit. a MSchG erschöpft (BGE 140 III 297 E. 5.2, «Keytrader»). Da der Verkehrstatbestand vorliegend nicht zum Streitgegenstand gehört, kann die Beschwerdegegnerin aus dieser Argumentation nichts für sich ableiten.

Eine allfällige Heilung der rechtswidrigen Nutzung des Zeichens «Swiss Military» kann von der Beschwerdegegnerin somit vorliegend nicht dargelegt werden.

7. Aufgrund des Gesagten ist nun der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Die Wortmarke «Swiss Military» der Beschwerdegegnerin besteht ausschliesslich aus einem Zeichen, welches sie aufgrund des Wappenschutzgesetzes nicht benützen dürfte. Die Widerspruchsmarke enthält | damit kein Zeichen oder sonstige grafische Darstellung, an welcher eine Kennzeichenkraft anknüpfen könnte.

Dass die angegriffene Marke genau denselben Wortlaut wie die Widerspruchsmarke hat, ist für die Beurteilung des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke nicht von Belang (vgl. E. 2.1 vorne). Insofern entspricht der vorliegende Fall der Konstellation, wie sie sich etwa in den Urteilen BGE 94 II 44 E. 8, «Spandex / Spandon» und BVGer vom 30. Januar 2009, B-3766/​2007, E. 8, «Galileo / Galileo Joint Undertaking» präsentierte. Dort wie hier kann der angreifenden Marke keinen Schutzumfang und damit auch keinen durchsetzbaren Abwehranspruch zugeschrieben werden (vgl. zum nichtvorhandenen Schutzumfang ebenfalls Wild, MSchG 31 N 17; D. Aschmann, Die Funktion des Bundesverwaltungsgerichts im Immaterialgüterrecht, sic! 2007, 100).

8.

8.1 Die Beschwerdegegnerin macht hiergegen geltend, dass es einem Verstoss gegen die Eigentumsgarantie des Art. 26 BV im Sinne einer Enteignung gleichkäme, würde ihre Marke vorliegend nicht geschützt bzw. ihrer Marke kein Abwehrrecht zugesprochen.

In der Tat stellt das BGer Immaterialgüterrechte unter den Schutz der Eigentumsgarantie (BGE 140 III 297 E. 5.1, «Keytrader» m.w.H.). Gleichzeitig hält es aber auch fest, dass die Eigentumsgarantie keine Rechtsbeständigkeit bietet und sich die Gewährleistung der Eigentumsgarantie nach dem Inhalt der jeweiligen Rechtsordnung richtet (BGE 123 III 454 E. 5 b m.w.H.). Das Markenschutzgesetz sieht mit Art. 52 MSchG eigens eine Möglichkeit der Löschung einer Marke vor, soweit gewisse Voraussetzungen gegeben sind. Das BGer sieht daher in einer Markenregistrierung auch kein wohlerworbenes Recht am Ausschliesslichkeitsanspruch (BGE 140 III 297 E. 5.1, «Keytrader»; anders noch BVGer vom 30. Januar 2009, B-3766/2007, E. 8, «Galileo / Galileo Joint Undertaking»). Da das Markenrecht sogar eine komplette Löschung einer Marke vorsieht und das BGer eine solche Löschung nicht als einen Eingriff in die Eigentumsgarantie sieht, gilt a maiore ad minus der einfache Entzug von Abwehrrechten inter partes, so wie im vorliegenden Fall, ebenfalls nicht als Eingriff in die Eigentumsgarantie. Die Argumentation der Beschwerdegegnerin verfängt demnach nicht.

8.2 Die Beschwerdegegnerin ist zudem der Ansicht, sie geniesse Vertrauensschutz in den Bestand der Marke, da diese von der Vorinstanz bei deren Eintragung geprüft wurde.

Der Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen und weiteres, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. Vorausgesetzt wird, dass die sich auf Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann. Die Berufung auf Treu und Glauben scheitert, wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen (BGer vom 18. Juni 2012, 4A_62/2012, E. 4, «Doppelhelix»; BGE 129 I 170 E. 4.1 je m.w.H.).

Der Beschwerdegegnerin fehlt es indes bereits an einer Vertrauensgrundlage. Sie macht sinngemäss geltend, dass sie aufgrund der Prüfung und Registrierung der Widerspruchsmarke durch die Vorinstanz darauf vertrauen konnte, dass die Widerspruchsmarke auch gegen Dritte durchsetzbar sei. Ein derart begründetes Vertrauen ist alleine schon dadurch nicht gerechtfertigt, als das Markenschutzgesetz selber vorsieht, dass eine Marke einer dynamischen Beurteilung unterworfen ist und bspw. jederzeit unter dem Vorbehalt der Löschung durch den Zivilrichter steht (BGE 135 III 359 E. 2.5.3. m.w.H.). Dass eine Marke jeweils zum Zeitpunkt des Urteils neu beurteilt werden muss, gilt mutandis mutatis auch für das Widerspruchsverfahren und kann zur Folge haben, dass das Abwehrrecht einer Widerspruchsmarke eingeschränkt und daher ihre Durchsetzbarkeit gehemmt werden kann (vgl. etwa BVGer vom 12. Juni 2014, B-3119/2013, E. 6, «Swissprimbeef / Appenzeller Prim(e) Beef»). Aufgrund dieser dem Markenrecht inhärenten Dynamik kann eine vom IGE einmal erteilte Registrierung nicht als Vertrauensgrundlage für eine künftige Rechtsdurchsetzung dienen. Die Beschwerdeführerin kann sich entsprechend auch nicht auf Vertrauensschutz berufen.

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