Bundespatentgericht vom 23. Mai 2018
6. Technologierecht
6.1 Patente
PatG 77 I b. Betrifft eine genaue Beschreibung Tatsachen, die der Gesuchstellerin auch ohne Intervention des Gerichts zugänglich sind, fehlt es am Rechtsschutzinteresse, wenn die Gesuchstellerin nicht darlegt, inwiefern sie trotzdem auf die Beschreibung angewiesen ist (E. 4.1-4.2).
PatG 77 I b. Eine genaue Beschreibung steht grundsätzlich auch nach Ablauf eines Patents zur Erlangung von Beweismitteln für einen glaubhaft gemachten finanziellen Anspruch zur Verfügung, sofern die Gesuchstellerin substantiiert darlegt, inwiefern die Beschreibung des aktuellen Zustands geeignet ist, einen in der Vergangenheit liegenden Sachverhalt zu beweisen (E. 4.5.1-4.5.3).
PatG 77 I b. Einer genauen Beschreibung ist alles zugänglich, was im Rahmen eines Augenscheins technisch beschrieben werden kann. Die Funktion einer Computersoftware lässt sich auch indirekt ermitteln, z. B. durch Messungen der Funktion der Software; die relevanten Hilfsmittel und Methoden dafür sind vom Gesuchsteller zu nennen (E. 4.5.4-4.5.5).
6. Droit de la technologie
6.1 Brevets d’invention
LBI 77 I b. Si une description précise concerne des faits auxquels la requérante a accès même sans l’intervention du tribunal, un intérêt juridiquement protégé fait défaut lorsque la requérante ne démontre pas dans quelle mesure elle dépend néanmoins de la description (consid. 4.1-4.2).
LBI 77 I b. Même après l’expiration d’un brevet, une description précise est en principe à disposition aux fins d’obtention de preuves pour une prétention financière rendue vraisemblable, pour autant que la requérante démontre de manière circonstanciée dans quelle mesure la description de l’état actuel est propre à prouver un état de fait passé (consid. 4.5.1-4.5.3).
LBI 77 I b. Est accessible à une description exacte tout ce qu’une inspection visuelle permet techniquement de décrire. La fonction d’un logiciel informatique peut aussi se déterminer de manière indirecte, par exemple par des mesures; il appartient au requérant d’en nommer les moyens et méthodes pertinents (consid. 4.5.4.-4.5.5).
Abweisung des Gesuchs, Akten-Nr. S2018_001
Die Inhaberin der schweizerischen Teile zweier europäischer Patente reichte beim BPatGer ein Gesuch um Durchführung einer genauen Beschreibung bestimmter technischer und nutzerbezogener Infrastruktur in den analogen und digitalen Räumlichkeiten der Gesuchsgegnerin ein. Das BPatGer weist das Gesuch ab, soweit es darauf eintritt.
Aus den Erwägungen:
4. Beurteilung
4.1 Bei der Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG handelt es sich um einen speziell geregelten gesetzlichen Anspruch im Sinne von Art. 158 Abs. 1 lit. a ZPO.
Die Beschreibung dient nicht nur der Beweissicherung, sondern kann auch der Beschaffung von Beweismitteln bzw. zur Abklärung der Prozessaussichten dienen, nicht aber einer Ausforschung oder allgemeinumfassenden Informationsbeschaffung (vgl. T. Calame / L. Dorigo, in: T. Calame / A. Hess-Blumer / W. Stieger (Hg.), Patentgerichtsgesetz, Basel 2013, Vorbemerkungen zu PatGG 23 N 133 ff.).
[…]
4.2 Die Rechtbegehren der Klägerin betreffen mindestens teilweise Tatsachen, die der Klägerin auch ohne Gerichtsintervention zugänglich sind. Es wird von ihr jedoch nicht dargetan, weshalb für die Ermittlung dieser Tatsachen ein Einschreiten des Gerichts notwendig ist. Sodann scheinen z. B. die TV-Boxen (oder andere Endgeräte) und Medienstrom für die Kunden der Beklagten zugänglich zu sein. Es wurde von der Klägerin weder behauptet, dass ihr dieser Zugang von den Beklagten verweigert würde noch dargetan, dass sie die TV-Boxen (oder andere Endgeräte) oder Medienströme nicht auswerten könne und deshalb diesbezüglich eine Beschreibung gemäss Art. 77 PatG benötige. Somit ist fragwürdig, ob diesbezüglich ein Rechtsschutzinteresse an einer Beschreibung vorliegt (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Insofern ist auf die entsprechenden Rechtsbegehren nicht einzutreten.
Selbst wenn man davon ausgehen würde, ein schutzwürdiges Interesse sei vorhanden, stellt sich – wie sich aus den folgenden Erwägungen ergibt – heraus, dass die Rechtsbegehren der Klägerin abzuweisen sind.
[…]
4.5 Patentverletzung, Substantiierung / Glaubhaftmachung, Rechtsschutzinteresse
4.5.1 Die Streitpatente sind im Mai 2017 abgelaufen. Die Beklagten machen geltend, es sei vor diesem Hintergrund eindeutig, dass eine Patentverletzung nicht stattfinde und erst recht nicht drohen könne. Abgesehen davon könne der Ist-Zustand keinen Beweis für eine allfällig in der Vergangenheit begangene Patentverletzung liefern. Die Klägerin behaupte selber, dass Swisscom TV immer wieder verändert worden sei. Im heutigen Zeitpunkt mangle es der Klägerin an einem schutzwürdigen Interesse an einer Beschreibung hinsichtlich des gegenwärtigen Zustands, da vielmehr die Beschreibung eines historischen Zustandes erforderlich wäre.
Die Klägerin bringt dazu vor, der Wortlaut von Art. 77 Abs. 2 PatG «dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist» schliesse die genaue Beschreibung zur Klärung eines der Klägerin zustehenden Anspruchs auf monetären Ersatz gerade nicht aus.
Was die Zustandsänderungen betreffe, so könnten diese auch während der Patentlaufzeit auftreten. Es sei die Aufgabe der Klägerin und letztlich des Gerichts, aus dem Ergebnis der Beschreibung des Ist-Zustands die richtigen Schlüsse auf die Vergangenheit zu ziehen. Selbst wenn somit für die Patentlaufdauer von einer Glaubhaftmachung einer Patentverletzung namentlich der unabhängigen Patentansprüche auszugehen wäre, was vorliegend offenbleiben kann, obliegt es dem Antragsteller für eine Beschreibung nach Ablauf eines Patentes darzulegen, inwiefern die in Augenschein zu nehmenden Beschreibungsobjekte sich konkret auf die vergangene bzw. historische Patentverletzung beziehen und wie genau diese für eine Beweisführung geeignet wären.
4.5.2 Es ist richtig, dass der Patentinhaber auch nach Ablauf der Schutzdauer eines Patents Ansprüche aus dem Patent, namentlich finanzielle Ansprüche, geltend machen kann. Wenn eine Beschreibung auch dazu dienen kann, um Beweismittel zu beschaffen bzw. um die Prozessaussichten für Verletzungshandlungen während der Wirksamkeit bzw. der Gültigkeitsdauer eines Patents abzuklären (siehe vorstehend Ziff. 4.1), dann muss sie grundsätzlich auch nach Erlöschen des Patents möglich sein. Der Wortlaut von Art. 77 Abs. 2 PatG kann demnach nicht so eng verstanden werden, wie dies die Beklagten tun und wie er im Wesentlichen noch dem Verständnis von Art. 77 aPatG entsprach (BGE 114 II 435 ff. E. 3d). Im Gegenteil ist die neue Fassung von Art. 77 PatG nicht auf einen Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch beschränkt (vgl. BBl 2008, 455, 494). Es genügt, wenn ein der Klägerin zustehender Anspruch verletzt ist. Demnach schliesst Art. 77 PatG die Anrufung eines bloss finanziellen Anspruches nicht aus.
Allerdings ist in diesem Fall – und darauf wollen die Beklagten wohl auch hinaus – der der Klägerin zustehende finanzielle Anspruch, resultierend aus einer in der Vergangenheit erfolgten Patentverletzung, zu substantiieren und glaubhaft zu machen. Zu Schaden, Widerrechtlichkeit und Kausalität eines konkreten Schadens äussert sich die Klägerin jedoch nicht; ein ihr zustehender finanzieller Anspruch wurde damit nicht einmal substantiiert behauptet. Behauptet die Klägerin keinen vollständigen Sachverhalt, der ihrem (finanziellen) Anspruch entspricht, können weder der fehlende Sachverhalt noch der darauf gestützte Anspruch glaubhaft erscheinen. Schon aus diesem Grund kann das Gesuch um genaue Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 2 PatG nicht gutgeheissen werden.
4.5.3 Wie erwähnt, ist ein Gesuch um Beschreibung nicht allein deshalb abzuweisen, weil der Patentschutz abgelaufen und das Patent erloschen ist. Jedoch ist ein Rechtsschutzinteresse an einer Beschreibung in diesem Fall nur dann ersichtlich, wenn in der Gegenwart ein Gegenstand beschrieben werden kann, der während der massgeblichen Patentlaufdauer bestanden hat.
Die beiden Streitpatente sind nun seit einem Jahr abgelaufen. Die Streitpatente betreffen ein technisches Gebiet, das sich laufend und schnell weiterentwickelt und sich entsprechend in relativ kurzer Zeit stark verändert; ein Jahr ist hier eine lange Zeit. Die Klägerin räumt selber ein, Zustandsänderungen könnten stets auch schon während der Patentlaufzeit auftreten.
Somit ist nicht ersichtlich, inwiefern der Ist-Zustand Rückschlüsse für eine allfällige Patentverletzung für die Zeit vor Mai 2017 oder noch deutlich früher zulassen soll. Die Klägerin macht dazu auch keinerlei Ausführungen. Es genügt im Rahmen der Substantiierung nicht, bloss auf die Möglichkeit hinzuweisen, «dass spätere Geschehensabläufe Rückschlüsse auf einen früheren Sachverhalt zulassen können». Auch ist es nicht Sache des Gerichts, aus dem beschriebenen Ist-Zustand die «richtigen» Schlüsse auf die Vergangenheit zu ziehen. Die Klägerin hätte vielmehr begründet vortragen können und müssen, dass bzw. inwiefern das heutige System der Beklagten dem damaligen System vor Ablauf der Patentschutzdauer entspricht bzw. inwiefern welcher heutige Sachverhalt welche Rückschlüsse auf das damalige System zulässt. Zudem hätte die Klägerin substantiiert vortragen müssen, mit welchen Hilfsmitteln bzw. mit welcher Methodik die Beschreibung vorgenommen werden soll (siehe dazu hinten unter Ziff. 4.5.5).
4.5.4 Die Beklagten machen in diesem Zusammenhang unter Verweis auf punktuelle Lehrmeinungen weiter geltend, dass vorliegend zu beschreibende softwareimplementierte Prozesse einer sinnlichen Wahrnehmung nicht zugänglich seien, sodass bereits deswegen eine Beschreibung nicht möglich sei.
Die Klägerin wendet ein, es handle sich vorliegend um gespeicherte Informationen, welche angezeigt und | betrachtet werden könnten. Der Begriff «sinnliche Wahrnehmung» sei kein Tatbestandsmerkmal von Art. 77 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 PatG.
4.5.5 Einer Beschreibung nach Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG zugänglich ist alles, was im Rahmen eines Augenscheins technisch beschrieben werden kann. Wenn ein zu beschreibender Gegenstand nicht direkt sinnlich wahrnehmbar ist, was bei Computersoftware, bei chemischen Reaktionen oder Prozessen im Bereich der Mikroelektronik oder der Quantenphysik, aber auch bei anderen Verfahrenstechniken regelmässig der Fall ist, dann bedarf es Hilfsmittel bzw. einer Methodik, um solche Prozesse beschreiben zu können (BGE 121 V 150 ff. E. 4b). Beispielsweise ist es denkbar, dass bei einem softwaregesteuerten Prozess am Produkt, das durch den softwaregesteuerten Prozess erhalten oder hergestellt worden ist, Erkenntnisse über nicht direkt wahrnehmbare Software-Steuervorgänge erlangt werden können. Im Rahmen der Substantiierungslast (siehe vorstehend Ziff. 4.1) ist Aufgabe des Gesuchstellers auf genaue Beschreibung – und nicht des Gerichts (vorbehältlich Art. 153 ZPO) –, Instruktionen zur Gewinnung dieser Erkenntnisse anzugeben, damit ausgehend von den durch die genaue Beschreibung gewonnenen Erkenntnissen auf die Software-Steuervorgänge geschlossen werden kann.
Als einfaches hypothetisches Beispiel sei auf einen Herstellungsprozess verwiesen, bei dem ein Temperaturverlauf softwaregesteuert verändert wird. Durch Messen der Temperatur oder weiterer Parameter können Erkenntnisse über die softwaregesteuerten Abläufe erhalten werden. Es kann damit durchaus möglich sein, mittelbar durch Messungen auf die Funktion eines Softwareprogramms zu schliessen. Es sind jedoch in derartigen Fällen Hilfsmittel, Messbedingungen bzw. Methoden oder Zustandsgrössen vom Gesuchsteller auf genaue Beschreibung zu nennen, die es im Rahmen der beantragten Beschreibung erlauben, auf die Abläufe oder Prozesse, die durch Computersoftware realisiert sind, zu schliessen. Auch wenn also Computersoftware nicht direkt sinnlich wahrnehmbar ist, kann durch geeignete und substantiiert spezifizierte Wahl von Hilfsmitteln oder einer Methodik (Setup) die Funktion von Computersoftware indirekt ermittelt werden.
Der Argumentation der Beklagten, dass Software als «Gegenstand» einer genauen Beschreibung nicht zugänglich sei, ist zwar – bei wörtlicher Betrachtung – zuzustimmen. Allerdings muss im Auge behalten werden, dass es nicht um die Software geht, sondern um deren Funktionsweise im Sinne von Verfahrensschritten.
Software in Form von Maschinensprache im unbearbeiteten Zustand ist für den Menschen nicht verständlich und demnach kann entsprechende Maschinensprache vom Richter (oder Gutachter) auch nicht ohne Hilfsmittel sinnvoll beschrieben werden. Weiter kann der Richter seine Prüfungsaufgabe gemäss Art. 77 Abs. 3 PatG (Schutz von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen) nur bezüglich ihm verständlichen Informationen wahrnehmen. Kann oder will der Antragssteller seiner diesbezüglichen Substantiierungslast nicht nachkommen, kann ihm das Gericht diese nicht abnehmen, ohne die Dispositionsmaxime zu verletzen (Art. 55 Abs. 1 ZPO).
Wie die Beklagten richtig ausführen, lassen sich durch reines Betrachten der technischen Infrastruktur vor Ort die zu beschreibenden Sachverhalte nicht ermitteln. Demgegenüber macht die Klägerin richtigerweise geltend, dass eine Software Effekte hervorrufe, die sich beschreiben liessen. Auch geht die Aussage der Klägerin, dass «sich viele der streitpatentrelevanten Merkmale anhand der durch die Software erzeugten Wirkungen beschreiben» liessen, in die richtige Richtung. Allerdings schweigt sich die Klägerin darüber aus, wie bzw. mit welcher Methodik und in welchem Setup die durch die Software erzeugten Wirkungen vorliegend ermittelt werden können. Auch wenn beim technischen Fachrichter, der die Beschreibung vornimmt, von einem vernünftigen Mass an Mitdenken und proaktivem Vorgehen ausgegangen werden kann, so würde dieser Rahmen vorliegend bei weitem gesprengt. So kann es nicht Aufgabe des Gerichts bzw. des technischen Fachrichters sein, die Anordnung bzw. das Setup derart festzulegen, dass die durch die Software erzeugten Wirkungen bzw. Effekte beschrieben werden können. Die Klägerin hätte, um ihrer Substanziierungspflicht nachzukommen, mit ihrem Gesuch konkret angeben müssen, wie was wo genau beschrieben werden kann und soll bzw. welche angeblich gespeicherten Informationen wie angezeigt und betrachtet werden können. Das zu beurteilende Begehren um genaue Beschreibung enthält jedoch weder Angaben zu Hilfsmitteln noch zur Methodik, wie die Beschreibung vorgenommen werden soll. Wenn sich das Beschreibungsobjekt, wie dies vorliegend der Fall ist, nicht im Rahmen eines Augenscheins unmittelbar (sinnlich wahrnehmbar) betrachten lässt, erfordert ein Antrag auf eine Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 PatG die Angabe wie bzw. mit welchen Mitteln dieses Beschreibungsobjekt mit Blick auf die zu klärenden Merkmale beschreibbar wäre. Selbst wenn vorliegend von einer Glaubhaftmachung der Verletzung der unabhängigen Patentansprüche auszugehen wäre, müsste das Gesuch um Beschreibung mangels hinreichender Angaben zum Setup, Messbedingungen und Methodik zur Beschreibung der angegriffen Softwaretechnologien abgewiesen werden.
[…]
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