Aktuelles im Bereich Herkunftsangaben – Teil 1

| Aleksandar
Stanisavljevic | Stefan Keehnen

Vorbemerkung: Die Autoren dieses Beitrags hatten sich bereits vor einigen Monaten mit dem Thema der IGE-Praxis bei der Prüfung von Marken bestehend aus oder mit Herkunftsangaben befasst. Im damaligen Beitrag standen vor allem Dienstleistungsmarken im Vordergrund, es wurde aber auch der Wunsch geäussert, dass das IGE seine Prüfungspraxis generell und insbesondere auch im Zusammenhang mit Warenmarken überdenken möge. Erfreulicherweise hatte dieser Prozess bereits begonnen, was die Autoren zum Anlass genommen haben, diesen Folgebeitrag zu publizieren.

In der Marktkommunikation finden sich häufig Wörter oder Grafiken, die im markenrechtlichen Sinne als sogenannte «geografische Zeichen» zu qualifizieren sind. Unter diesem Begriff fallen Zeichen – der Begriff des Zeichens wird hier im Sinne von Art. 1 Abs. 1 MSchG breit verstanden –, die Assoziationen zu einem geografischen Gebiet ermöglichen. Nicht relevant ist dabei, ob das zur Diskussion stehende Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen tatsächlich auch geografisch verstanden wird; geografisches Zeichen ist, was geografisch interpretiert werden könnte. Wenn ein geografisches Zeichen im Zusammenhang mit konkreten Waren und/oder Dienstleistungen Herkunftserwartungen weckt, | und somit von den massgebenden Verkehrskreisen tatsächlich geografisch verstanden wird, spricht das Markenschutzgesetz von Herkunftsangaben (Art. 47 Abs. 1 MSchG). Herkunftsangaben sind aus markenrechtlicher Sicht somit eine Unterkategorie der geografischen Zeichen.

In der Vermarktung von Produkt- und Dienstleistungsangeboten spielen Herkunftsangaben eine sehr wichtige Rolle. Sie erzeugen bei potentiellen Konsumentinnen und Konsumenten den Eindruck, dass das zur Diskussion stehende Produkt- oder Dienstleistungsangebot mehr oder weniger bestimmte, in der Regel aber positive Eigenschaften aufweist, für welche die implizierte geografische Herkunft einen guten Ruf geniesst. Somit können Herkunftsangaben den Absatz des eigenen Produkt- oder Dienstleistungsangebots teilweise erheblich fördern. Ein sehr prominentes Beispiel ist die Herkunftsangabe «Schweiz», welche im In- und Ausland einen hervorragenden Ruf geniesst und von Unternehmen somit gerne (und auf nicht immer legitime Art und Weise) als «Zugpferd» eingesetzt wird.

Herkunftsangaben dürfen grundsätzlich frei verwendet werden, sofern sie zutreffend sind. Im Wesentlichen müssen die Anforderungen der Art. 48a – 48c MSchG (sowie allfällige zusätzliche Anforderungen, siehe Art. 48 Abs. 2 MSchG) erfüllt werden. Der Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben ist verboten (siehe Art. 47 Abs. 3 lit. a MSchG). Dieses Verbot ist auf die unzutreffenden Herkunftsangaben inhärente Täuschungs- oder Irreführungsgefahr zurückzuführen: Der falsche oder ungenaue Gebrauch einer Herkunftsangabe enttäuscht die Erwartungen des angesprochenen Publikums, welches dadurch, zumindest wenn diese Erwartungen (mit-)entscheidend für oder gegen die Inanspruchnahme eines Produkt- oder Dienstleistungsangebots sind, zu Schaden – hier nicht bloss im zivilrechtlichen Sinne verstanden – kommen könnte.

Wenn eine Herkunftsangabe nicht bloss gebraucht, sondern zusätzlich als (Teil einer) Marke geschützt werden soll, ist unter anderem folgendes zu beachten: Vom Markenschutz ausgeschlossen sind irreführende Zeichen (Art. 2 lit. c MSchG). Das IGE prüft Markenanmeldungen somit auch unter dem Gesichtspunkt der Irreführungsgefahr, wobei ein Zeichen in der Regel nur dann zurückgewiesen wird, wenn es aufgrund der zur Diskussion stehenden Waren und Dienstleistungen offensichtlich irreführend ist.

Eine wichtige Ausnahme galt bislang bei Zeichen bestehend aus oder mit Herkunftsangaben. Hier musste aus Sicht des IGE jegliche Irreführungsgefahr ausgeschlossen sein, wodurch sich – nicht zuletzt aufgrund einer breiten Auslegung des Begriffs «Herkunftsangabe» – eine äusserst strenge und im internationalen Vergleich wohl einzigartige Prüfungspraxis etablierte. Im Wesentlichen musste das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bei einem grossen Anteil der Markenanmeldungen, die Herkunftsangaben enthielten oder nur aus solchen bestanden, zwingend auf Waren und Dienstleistungen der entsprechenden Herkunft beschränkt werden, was sich negativ auf den markenrechtlichen Schutzumfang auswirkte und die Internationalisierung des Markenschutzes zum Teil erheblich behinderte. Auf diese Prüfungspraxis und die darauf gerichtete (langjährige) Kritik soll im Folgenden näher eingegangen werden.

Viele Marken enthalten geografische Zeichen, doch nicht jedes geografische Zeichen ist auch eine Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG. Bei der Prüfung eines Markenanmeldungsgesuchs hatte das IGE also jeweils zu prüfen, ob das zur Diskussion stehende Zeichen geografische Zeichen enthielt und ob diese bejahendenfalls Herkunftsangaben im Sinne des Markenschutzgesetzes waren. Für diese Prüfung griff das IGE auf einen langjährigen und höchstrichterlich gestützten Erfahrungssatz zurück, der sich vereinfacht wie folgt zusammenfassen liess:

«Eine auch geografisch interpretierbare Bezeichnung wird nach allgemeiner Lebenserfahrung grundsätzlich als Herkunftsangabe verstanden.»

| Oder noch etwas prägnanter:

«Was [geografisch] bekannt ist, gilt als Herkunft.»

Unterstellt wurde also im Wesentlichen, dass jede Marke mit oder bestehend aus geografisch interpretierbaren Zeichen als Herkunftsangabe zu gelten hatte und somit, wenn die Waren- und/oder Dienstleistungsliste nicht auf Waren und/oder Dienstleistungen der entsprechenden Herkunft beschränkt worden war, als potentiell irreführend zurückgewiesen werden musste.

Den Markenhinterlegerinnen blieb nur eine sinnvolle Argumentationslinie, wenn der negativen Beurteilung des IGE nicht einfach Folge geleistet werden sollte. Es musste plausibilisiert werden, dass eine Ausnahme vom grundsätzlich geltenden Erfahrungssatz vorlag. Hierfür hatte das Bundesgericht in seinem sogenannten «Yukon-Entscheid» Ausnahmen definiert, in denen von Marken trotz geografisch interpretierbarer Bestandteile keine Irreführungsgefahr ausging. Zu bemerken ist, dass es sich hierbei nicht um einen abschliessenden Ausnahmekatalog handelt; vielmehr sind eine unbeschränkte Anzahl Konstellationen denkbar, in denen Marken mit geografisch interpretierbaren Bestandteilen von den massgebenden Verkehrskreisen nicht herkunftsbezogen verstanden werden.

Das IGE konnte die Argumente der Markenhinterlegerinnen allerdings nach freiem Ermessen prüfen und griff überdies zunehmend – und vielleicht etwas unkritisch – auf Google-Recherchen zurück (übrigens gleich wie die Gerichte). Sodann wiederholte das Amt immer wieder, dass bei Herkunftsangaben jegliche Irreführungsgefahr ausgeschlossen sein musste. Die Realität war also: Hatte das IGE eine Marke einmal als irreführend in Bezug auf die geografische Herkunft der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen beurteilt, rückte es kaum noch von diesem Standpunkt ab. Denn selbstverständlich liess sich in einem gewöhnlichen Markenanmeldungsverfahren kaum abschliessend beweisen, dass von einer Marke keine Herkunftserwartung ausging und somit überhaupt keine Irreführungsgefahr bestand; hierfür hätten komplexe Konsumentenbefragungen durchgeführt werden müssen, die sich in den meisten Fällen (auch angesichts der hohen Kosten) kaum lohnten.

Um der Irreführungsgefahr zu begegnen, verlangte das IGE eine Beschränkung der Waren- und/oder Dienstleistungslisten auf Waren und/oder Dienstleistungen der zur Diskussion stehenden Herkunft (zum Beispiel «alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft»). Mit dieser Beschränkung hoffte man einerseits auf einen präventiven Effekt. Andererseits sollte der sachliche Schutzumfang einer Marke beschränkt und die Markeninhaberinnen im Wesentlichen zu einem korrekten Gebrauch von Herkunftsangaben gezwungen werden: Eine über die Beschränkung hinausgehende Markenbenutzung wurde nach Ablauf der Benutzungsschonfrist nämlich als nicht rechtsgenügend qualifiziert. Überdies galt die Beschränkung zwangsläufig auch im Ausland, wenn die Schweizer Markeneintragung später als Basiseintragung für eine sogenannte internationale Markenanmeldung nach Madrider-System verwendet wurde.

Die beschriebene Prüfungspraxis des IGE (und der Gerichte) stiess in der Lehre auf zum Teil heftige Kritik. Im Wesentlichen – aber nicht ausschliesslich – konzentrierten sich die Einwände auf den vorne beschriebenen Erfahrungssatz als solchen und die völlig undifferenzierte Anwendung desselben.

Auch die Autoren dieses Beitrags standen der Prüfungspraxis kritisch gegenüber. Stossend fanden sie vor allem, dass die Praxis des IGE (und der Gerichte) vom Bild eines einfältigen und leicht manipulierbaren Konsumenten geprägt wurde, der vor Täuschung und Schaden geschützt werden musste. Dies stand nach Meinung der Autoren im Gegensatz zum Konsumentenbild, welches das IGE der Gemeingutsprüfung nach Art. 2 lit. a MSchG zugrunde legt: Hier geht das IGE von durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsabnehmern sowie von Fachpersonen mit fachspezifischen Kenntnissen aus. Nicht selten werden Schutzfähigkeitseinwände auf Grundlage von Art. 2 lit. a MSchG vom IGE gerade damit begründet, dass die angesprochenen Verkehrskreise über bestimmte Kenntnisse (beispielsweise sprachlicher Natur) verfügen und die vom IGE angenommene (beispielsweise beschreibende) Zeichenbedeutung somit unmittelbar erkennen können. Es schien dann aber wenig plausibel, dass Konsumenten einerseits versiert und sprachgewandt genug sein sollen, um eine mögliche beschreibende Wirkung einer | Marke mehr oder weniger unmittelbar zu erkennen, währendem sie sich andererseits von Herkunftsangaben völlig unbedarft in die Irre führen lassen. Für eine solche Inkonsistenz in der konsumentenseitigen Markenwahrnehmung wurden nie plausibilisierende Belege vorgelegt.

Kritisch fanden die Autoren auch, dass die vom IGE angewandte Prüfungspraxis nichts Wesentliches zur bestmöglichen Erreichung des Ziels, nämlich die schweizerischen Konsumenten im Markt vor Irreführungen zu schützen, beitragen konnte. Im Rahmen der Markenanmeldungsprüfung stand dem IGE bekanntlich einzig die Möglichkeit einer Beschränkung der Waren- und/oder Dienstleistungsliste zur Verfügung. Der damit zusammenhängende Eingriff in den markenrechtlichen Schutzumfang wurde aber erst nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist überhaupt relevant; vorher verfügte die Markeninhaberin selbst dann über ein vollständig durchsetzbares Markenrecht, wenn die Marke ausserhalb der vorgenommenen Beschränkung benutzt wurde. Allfälligen Irreführungskonstellationen konnte also eigentlich nur mit anderen Rechtsmitteln begegnet werden. Dabei kamen insbesondere Leistungsklagen nach Art. 55 Abs. 1 MSchG, eine Strafverfolgung nach Art. 64 MSchG oder Klagen auf Grundlage des neuen UWG in Betracht. Gemein ist diesen Vorgehensmöglichkeiten, dass sie nicht primär eine isolierte Markenregistrierung, sondern eine konkrete und angeblich Irreführungen hervorrufende Benutzungssituation in den Fokus nehmen. Das ist auch nachvollziehbar: Letztlich ist nicht relevant, ob von der Markenregistrierung als solche eine Irreführungsgefahr ausgeht, sondern ob eine solche Gefahr in der konkreten Markenbenutzungssituation besteht. Eine Marke wird aber nie im luftleeren Raum, sondern beispielsweise auf Produktverpackungen mit zusätzlichen Gestaltungselementen oder eingebettet in einer umfangreichen Werbekommunikation verwendet – aus diesem Gesamtzusammenhang (und nicht isoliert aus der Marke) ergibt sich vielleicht eine Irreführungsgefahr für Konsumenten. Der Gesamtzusammenhang konnte dem IGE im Zeitpunkt der Markenprüfung jedoch gar nicht bekannt sein (und das Amt hätte ihn ohnehin ignorieren müssen). Faktisch basierte die bisherige Prüfungspraxis des IGE bei Marken bestehend aus oder mit Herkunftsangaben somit auf einer Antizipation der zukünftigen, aber kurioserweise doch sehr konkreten (nämlich pauschal rechtswidrigen!) Benutzungssituation.

Zweifel bestanden aus Sicht der Autoren auch daran, ob die vom IGE verfolgte Prüfungspraxis tatsächlich notwendig war, um den vom IGE zitierten internationalen Verpflichtungen gerecht zu werden. Übersehen wurde dabei nämlich, dass das schweizerische Recht verschiedene andere (und wohl auch griffigere) Mechanismen vorsieht, um den Schutz von Herkunftsangaben zu gewährleisten. Bezeichnend war auch, dass die strenge Praxis der Schweiz von kaum einem anderen Land der Welt übernommen wurde, obwohl viele Länder den gleichen internationalen Verpflichtungen unterliegen wie die Schweiz.

Auch die Gerichte passten die Grundlagen der strengen Prüfungspraxis mit der Zeit an. Im Vordergrund stand dabei, dass die vom Bundesgericht entwickelte Yukon-Praxis durch Verweis auf den nicht abschliessenden Charakter des ursprünglichen Ausnahmekatalogs angepasst wurde, was das IGE naturgemäss zwang, sich viel differenzierter mit der Frage der Irreführungsgefahr bei Marken bestehend aus oder mit Herkunftsangaben zu beschäftigen.

Schliesslich entschied das Bundesgericht im März 2021, dass die oben besprochene Beschränkung des Schutzumfangs zumindest bei Dienstleistungsmarken vom IGE nicht mehr pauschal gefordert werden könne, worauf das IGE mit einer ersten Praxisänderung reagierte. Die Autoren des vorliegenden Beitrags hatten nach dieser Praxisänderung die Frage in den Raum geworfen, ob die Prüfungspraxis des IGE nicht umfassend und insbesondere auch mit Blick auf Warenmarken überprüft werden müsse.

§ 8 Abs. 2 Nr. 4 des deutschen Markengesetzes («MarkenG») lautet wie folgt:

«Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Waren und Dienstleistungen zu täuschen […]»

Dies entspricht der EU-Gesetzgebung.

Irreführende Marken sind also auch in Deutschland nicht eintragungsfähig und die geografische Herkunft wird im einschlägigen Gesetzesartikel explizit als möglicher Anknüpfungspunkt der Irreführung genannt. Die praktische Relevanz von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG ist jedoch gering, zumindest soweit die Irreführung im Zusammenhang mit Herkunftsangaben zu prüfen ist. Die deutsche Lehre und Praxis geht nämlich davon aus, dass Markenämter im Rahmen der Markenprüfung von vornherein nur zu einer sehr eingeschränkten Prüfung der zur Diskussion stehenden Marke in der Lage sind. Es ist mithin gar nicht möglich, die Irreführungsgefahr bei einer Marke bestehend aus oder mit Herkunftsangaben im Eintragungsverfahren abschliessend zu prüfen und zwar selbst dann nicht, wenn man – | wie früher das IGE – auf Pauschalregeln zurückgreift. Ob eine Marke über die geografische Herkunft der betroffenen Waren und Dienstleistungen in die Irre führt, hängt letztlich von der konkreten Benutzungssituation ab, welche im Markeneintragungsverfahren eben nicht bekannt ist.

Somit knüpft die deutsche Prüfungspraxis am Kriterium der unmittelbar ersichtlichen Irreführungseignung an. Nur wenn aus dem Markeneintragungsgesuch sofort ersichtlich wird, dass eine wahrheitsgetreue Benutzung der Marke bestehend aus oder mit Herkunftsangaben sachlich unmöglich ist, erfolgt eine Zurückweisung. Deutlich werden diese Grundsätze anhand des sogenannten «Molino-Entscheids» des Bundespatentgerichts: Die für «Weine» angemeldete Marke MOLINO hätte vom deutschen Publikum als Hinweis auf Weine aus dem südeuropäischen Raum verstanden werden können («Molino» kann als geografischer Hinweis auf Italien oder Spanien verstanden werden). Trotzdem wurde die Marke nicht als ersichtlich täuschend im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG beurteilt, weil unter dem Begriff «Weine» auch solche aus beispielsweise Italien oder Spanien fallen können. Es war denn auch keine Beschränkung der Warenliste erforderlich. Anders hätte wohl entschieden werden müssen, wenn anstatt «Weine» die Ware «Weine aus Deutschland» beansprucht worden wäre.

Hätte man Schweizer Markenanmeldungsgesuche gleich wie in Deutschland geprüft, wäre in vielen Fällen wohl anders entschieden worden. Beispielhaft erwähnt sei die Marke CALVI (Logo), welche im Jahr 2006 für folgende Waren in Klasse 6 angemeldet wurde:

«Profilés métalliques, profilés en alliages et profilés en acier, profilés pour voies ferrées et transporteurs, charnières métalliques, coulisses métalliques et porte-outils métalliques ne faisant pas partie intégrante d’un autre objet et boîte à outils métalliques (pour outils pour travailler le bois), glissières télescopiques métalliques, profilées métalliques pour corps de cadenas, barres de support métalliques, mâts métalliques, barres métalliques, tiges métalliques; matériaux de construction métalliques, à savoir mâts, barres, tiges, joints pour raccords de tubes, cadenas, charpentes, glissières; matériaux de construction métalliques pour voies ferrées, à savoir voies pour véhicules de transports par voie ferrée, rails, aiguillages, traverses, sauts de loup, métaux pour voies ferrées, barres de support stators pour accessoires générateurs pour rails électriques, à savoir gabarits et traverses pour voies ferries»

Das Bundesgericht beurteilte diese Anmeldung als irreführend, da «Calvi» eine Stadt an der Nordwestküste Korsikas sei und die Marke als Ganzes beim Publikum somit Herkunftserwartungen wecke. Da die Markenanmeldung nicht auf Waren französischer Herkunft beschränkt wurde, konnte nach Meinung des Bundesgerichts keine Eintragung erfolgen. In Deutschland wäre die Marke CALVI (Logo) wohl ohne weiteres eingetragen worden, da sich aus der Warenliste keine offensichtliche Irreführungseignung ergab: Unter den beanspruchten Waren fielen selbstverständlich auch Waren französischer Herkunft.

In seinem Newsletter 5/2021 vom 21. September 2021 gab das IGE bekannt, dass es seine oben beschrieben Prüfungspraxis vollständig – also auch für Warenmarken – aufgeben werde:

«Das IGE hat in einem längeren Prozess diese Praxis umfassend überprüft. Nach Gewichtung aller tatsächlichen und rechtlichen Umstände, insbesondere der betroffenen Interessen, ist das IGE zum Schluss gelangt, dass eine Änderung gerechtfertigt und erforderlich ist. Die Praxis soll gelockert werden, wobei im Wesentlichen der Ansatz zu übernehmen ist, den das EUIPO und die nationalen Ämter unserer Nachbarländer seit langem verfolgen: Im Zeitpunkt der Markeneintragung wird eine Herkunftsangabe nicht als irreführend bewertet, solange ihr korrekter Gebrauch möglich ist.

Das bedeutet konkret, dass das generelle Erfordernis einer geografischen Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste bei Vorliegen einer Herkunftsangabe aufgegeben wird, und führt zu einer starken Vereinfachung der Prüfungspraxis.»

Beibehalten wurde das Erfordernis einer geografischen Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste nur noch bei expliziten oder impliziten gesetzlichen oder staatsvertraglichen Verpflichtungen.

Die damit zusammenhängenden Änderungen der IGE-Richtlinien wurden, zusammen mit weiteren Erläuterungen, im Oktober des vergangenen Jahres in die öffentliche Vernehmlassung gegeben. Als Gründe für die Praxisänderung gab das IGE unter anderem an, dass (i) die Gerichte die bisherige Praxis in den letzten Jahren nicht mehr durchgehend geschützt haben, (ii) die Praxis im internationalen Vergleich einen Sonderfall darstelle und (iii) die vorsorgliche Beschränkung einer Waren- und/oder Dienstleistungsliste ein eher untaugliches Mittel für den Schutz der Konsumenten vor Irreführung in Bezug auf die geografische Herkunft der | Waren und/oder Dienstleistungen darstelle. Im Wesentlichen folgte das IGE also einem wesentlichen Teil der Lehre.

Die neue Praxis wird voraussichtlich im Januar 2022 in Kraft treten.

Die neue Prüfungspraxis des IGE bei Marken mit oder bestehend aus Herkunftsangaben ist sehr zu begrüssen. Die bisherige Praxis war nicht rechtfertigbar und im Resultat auch untauglich, um Irreführungen der schweizerischen Konsumentinnen und Konsumenten zu verhindern. Sodann war die Praxis auch mit einem erheblichen Arbeitsaufwand auf Seiten des IGE, aber auch auf Seiten der Markenhinterlegerinnen, verbunden. Dieser Aufwand kann nun massiv reduziert und die freigewordene Energie dort investiert werden, wo sie tatsächlich nützt: In die gerichtliche Beurteilung von konkreten Irreführungskonstellationen im Markt.

Der alten Prüfungspraxis des IGE lag von Anfang an ein Irrtum zugrunde: Eine Markeneintragung im schweizerischen Markenregister lässt nur in den seltensten Fällen präzise Rückschlüsse auf mögliche Irreführungskonstellationen zu. In den allermeisten Fällen kann erst anhand einer konkreten Benutzungssituation und unter Berücksichtigung des Gesamtzusammenhangs abschliessend beurteilt werden, ob Konsumentinnen und Konsumenten durch den Gebrauch einer bestimmten Marke bestehend aus oder mit Herkunftsangaben getäuscht werden können. Diese Benutzungssituation kann im Zeitpunkt der Markenanmeldung noch gar nicht umfassend geprüft werden, weshalb auf dieser Ebene nicht vorgegriffen werden sollte; der Endentscheid muss auch unter dem Gesichtspunkt der Irreführung dem Zivil- oder Strafrichter obliegen. Es ist sehr erfreulich, dass sich das IGE nun in genau diese Richtung bewegt und seine Praxis bei der Prüfung von Marken bestehend aus oder mit Herkunftsangaben seiner grundsätzlichen Irreführungspraxis (Zurückweisung nur bei offensichtlich irreführenden Zeichen) angeglichen hat.