«DNA und RNA» Bundesgericht vom 27. Juni 2022
Patentwürdigkeit eines Verfahrens zur Sequenzierung von DNA
I. Zivilrechtliche Abteilung; teilweise Gutheissung der Beschwerde; Akten-Nr. 4A_11/2022
PatG 72, 66 a; ZPO 59 II a, 84 I.
Wird eine Konzerngesellschaft in Produktbroschüren und im konzernweiten Internetauftritt als europäische Vertreterin bezeichnet, kann dies ein Rechtsschutzinteresse für die Beurteilung einer Patentverletzungsklage gegenüber der betreffenden Konzerngesellschaft in der Schweiz begründen (E. 2.2).
PatG 1 II; EPÜ 56.
Im Kontext der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit liegt keine «try and see» Situation im Sinne der Rechtsprechung des EPA vor, wenn die Umsetzung bzw. die Erprobung eines im Stand der Technik vorgeschlagenen Ansatzes von vornherein als aussichtslos erscheint (E. 3.3.2).
PatG 26 I c; EPÜ 138 I c, 123 II.
Das Streichen eines Merkmals aus einem Patentanspruch ist keine unzulässige Änderung, wenn der ursprünglichen Anmeldung klar zu entnehmen ist, dass das betreffende Merkmal auch weggelassen werden kann; dies trifft etwa zu, wenn ein taugliches Ausführungsbeispiel ohne dieses Merkmal beschrieben wird (E. 4.2.2).
PatG 1; EPÜ 54.
Die für die Beurteilung des Schutzumfangs etablierten Auslegungsgrundsätze gelten in gleicher Weise auch für die Neuheitsprüfung (E. 5.2).
LBI 72, 66 a; CPC 59 II a, 84 I.
Si une société affiliée à un groupe est désignée comme représentante européenne dans des brochures de produits et sur le site Internet du groupe, cela peut justifier un intérêt juridique pour le jugement d’une action en violation de brevet à l’encontre de la société en question en Suisse (consid. 2.2).
LBI 1 II; OEB 56.
Dans le contexte de l’examen de l’activité inventive, il ne s’agit pas d’une situation «try and see» au sens de la jurisprudence de l’OEB si la mise en œuvre ou l’expérimentation d’une approche proposée dans l’état de la technique apparaît d’emblée comme dépourvue de chances de succès (consid. 3.3.2).
LBI 26 I c; CBE 138 I c, 123 II.
La suppression d’une caractéristique dans une revendication ne représente pas une modification inadmissible s’il est clair dans la demande initiale que la caractéristique en question peut également être supprimée; c’est par exemple le cas lorsqu’un exemple de réalisation valable est décrit sans cette caractéristique (consid. 4.2.2).
LBI 1; OEB 54.
Les principes d’interprétation établis pour l’évaluation de l’étendue de la protection s’appliquent de manière analogue à l’examen de la nouveauté (consid. 5.2).
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin von zwei europäischen Patenten, die modifizierte Nukleotide bzw. ein Verfahren für die DNA-Sequenzierung, insb. zur Verwendung in einem sog. Sequencing-by-Synthesis-Verfahren, betreffen. Die Beschwerdegegnerin klagte gegen die Beschwerdeführerin beim Bundespatentgericht wegen Patentverletzung. Sie machte dabei mehrere Unterlassungsansprüche geltend, weil sie befürchtete, dass die Beschwerdeführerin in Verletzung der beiden europäischen Patente zukünftig Erzeugnisse, nämlich Sequenzierungsgeräte und Reagenzien, in die Schweiz einführen würde. Die Beschwerdeführerin erhob dagegen u.a. die Einrede der fehlenden Rechtsbeständigkeit der beiden europäischen Patente. Mit Urteil vom 19. November 2021 (O2019_007) hiess das Bundespatentgericht die Klage im Wesentlichen gut und sprach die darin beantragten Verbote aus. Gegen diesen Entscheid gelangte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde in Zivilsachen ans Bundesgericht. Dieses heisst die Beschwerde nur insofern gut, als sie sich auf die Verteilung der Kosten und der Parteientschädigung bezieht. Im Übrigen weist es die Beschwerde ab.
2.Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe das für ein Eintreten auf die Unterlassungsklage im Sinne von Art. 72 PatG in Verbindung mit Art. 59 Abs. 2 lit. a und Art. 84 Abs. 1 ZPO notwendige Rechtsschutzinteresse falsch beurteilt. […]
[…]
2.2Die Vorinstanz liess den Einwand der Beschwerdeführerin nicht gelten, es sei schlicht die falsche Gesellschaft eingeklagt worden, da sie lediglich «after-sales services» wie Reparaturen und Schulungen erbringe, die nicht patentverletzend seien, während die Sequenziergeräte und Reagenzien von anderen Konzerngesellschaften geliefert würden. Die Vorinstanz schloss nach Würdigung verschiedener Beweismittel, so insbesondere der Produktbroschüren für das Sequenziergerät X. sowie des weltweiten Internetauftritts des Konzerns der Beschwerdeführerin, dass diese zukünftig Reagenzien in die Schweiz liefern werde. Es bestünden damit konkrete Hinweise auf eine bevorstehende Verletzung in der Schweiz, weshalb die Beschwerdegegnerin einen |Rechtsanspruch daran habe, dass der Beschwerdeführerin das Angebot, der Vertrieb usw. der angeblich patentverletzenden Reagenzien in der Schweiz verboten werde, soweit die angebotenen Produkte tatsächlich in den Schutzbereich der Klagepatente fielen.
Die Beschwerdeführerin vermag mit ihren Ausführungen keine Verletzung der bundesrechtlichen Grundsätze zum Rechtsschutzinteresse aufzuzeigen. Sie unterbreitet dem Bundesgericht teilweise in unzulässiger Weise ihre eigene Sicht der Dinge zu ihren Konzernverhältnissen, dem im angefochtenen Entscheid gewürdigten Internetauftritt und zur Herkunft der berücksichtigten Informationen. Entgegen dem, was sie anzunehmen scheint, hat die Vorinstanz nicht etwa aus dem blossen Umstand, dass die Beschwerdeführerin in einer Produktbroschüre als «Logistics Center» und «After-sales Service Center» bezeichnet wird, darauf geschlossen, diese liefere Produkte in die Schweiz. Vielmehr hat die Vorinstanz darauf hingewiesen, dass die Beschwerdeführerin in den Produktbroschüren zum Sequenziergerät wie auch im konzernweiten Internetauftritt auf der abgebildeten Weltkarte zur weltweiten Präsenz des Konzerns als «europäische Vertreterin» bezeichnet wird. Sie hat dabei berücksichtigt, dass dabei «After-Sales Services» eigens umschrieben werden und unter anderem «installation and installation validation services, including all the reagents required for delivering such services» [Hervorhebung hinzugefügt] beinhalten. Indem die Vorinstanz aufgrund dieser Angaben zur Rolle der Beschwerdeführerin im Konzern sowie den von ihr angebotenen Dienstleistungen der Behauptung der Beschwerdeführerin keinen Glauben schenkte, die Lieferung von Reagenzien in die Schweiz erfolge ausschliesslich von der in Y. ansässigen Konzerngesellschaft C. Co., ist der Vorinstanz entgegen dem Vorbringen in der Beschwerdeschrift keine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) vorzuwerfen. Entsprechendes gilt für das Vorbringen, es werde auf den im angefochtenen Entscheid diskutierten Internetseiten und Dokumenten nirgendwo gesagt, dass in der Schweiz ausgerechnet streitgegenständliche Reagenzien für Validierungsdienstleistungen verwendet würden. Indem die Vorinstanz in tatsächlicher Hinsicht davon ausging, die Beschwerdeführerin verwende zur Validierung von Sequenziergeräten ihre eigenen Reagenzien, wie dies auch ihre Benutzungsvorschriften vorsehen, ist ihr keine willkürliche Sachverhaltsfeststellung vorzuwerfen.
[…]
Unbehelflich sind auch die Ausführungen in der Beschwerde zu BGE 146 III 225 ff.: Im zu beurteilenden Fall geht es nicht etwa darum, ob aufgrund der Verwendung einer ausländischen Internetpräsenz ein Kennzeichengebrauch in der Schweiz vorliegt, der gegebenenfalls verboten werden könnte. Dem in der Beschwerde ins Feld geführten Umstand, dass die fragliche Internetseite unter einer Top Level Domain für China («.cn») registriert war, hat die Vorinstanz angesichts der bereitgestellten Informationen, die sich weder sprachlich noch inhaltlich auf China beschränken, sondern an weltweite Kundschaft richten, zu Recht keine entscheidende Bedeutung beigemessen. Ebenso wenig schloss die Vorinstanz aufgrund fehlender Geoblocking-Massnahmen automatisch auf eine drohende Rechtsverletzung in der Schweiz, wie in der Beschwerde behauptet wird. Vielmehr hat die Vorinstanz in Würdigung des konkreten weltweiten Internetauftritts und der Produktbroschüren, in denen die Beschwerdeführerin ausdrücklich als «europäische Vertreterin» aufgeführt wird, sowie unter Berücksichtigung deren Funktion im Konzern nachvollziehbar geschlossen, die konkreten Angaben würden den Eindruck vermitteln, die aufgelisteten Dienstleistungen würden auch in der Schweiz angeboten. Sie hat zudem festgehalten, es bestünden konkrete Hinweise auf eine bevorstehende Verletzung in der Schweiz, da zu befürchten sei, die Beschwerdeführerin werde zukünftig Reagenzien in die Schweiz liefern. Angesichts dieser Feststellungen im angefochtenen Entscheid zum Verhalten der Beschwerdeführerin, trifft nicht zu, dass die Vorinstanz von einem «konzernrechtlichen Durchgriff bei Patentverletzungen» ausgegangen wäre, womit die entsprechenden Ausführungen in der Beschwerde ins Leere stossen.
Der Vorwurf, die Vorinstanz habe das für ein Eintreten auf die Unterlassungsklage notwendige Rechtsschutzinteresse bundesrechtswidrig beurteilt, erweist sich insgesamt als unbegründet.
[…]
3.Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz bezüglich des Klagepatents [EP 1 530 578 B1] eine fehlerhafte Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit vor, die mit einer Verletzung von Art. 1 Abs. 2 PatG, Art. 56 EPÜ 2000, der Dispositionsmaxime nach Art. 58 ZPO (gemeint: Verhandlungsgrundsatz nach Art. 55 ZPO), des Willkürverbots (Art. 9 BV) sowie des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV) einhergehe.
[…]
3.3.2Die Beschwerdeführerin bringt […] vor, die vorinstanzliche Beurteilung sei rechtsfehlerhaft, weil es nicht erforderlich sei, dass der Fachmann mit Sicherheit davon ausgehen konnte, die Kombination zweier Lehren aus dem Stand der Technik führe zum Erfolg. Vielmehr sei das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit bereits dann zu verneinen, wenn eine sogenannte «try and see»-Situation im Sinne der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) vorliege.
Die Beschwerdeführerin beruft sich zu Unrecht darauf, das Konzept der «angemessenen Erfolgserwartung» finde im zu beurteilenden Fall keine Anwendung, weil der Fachmann es vorziehen würde zu prüfen, ob die von ihm ersonnene Lösung funktioniere, statt das Projekt aufzugeben, weil sein Erfolg nicht sicher sei («try and see»-Ansatz). Wie sie selber ausführt, setzt die Anwendung der von ihr zitierten Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA voraus, dass «weder die Umsetzung noch die Erprobung eines im Stand der Technik vorgeschlagenen Ansatzes irgendwelche besonderen technischen Schwierigkeiten mit sich bringt […]» (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 9. Aufl. 2019, I.D.7.2). Eine derartige «Try and see»-Situation lag im zu beurteilenden Fall nicht vor, zumal der |Fachmann den Ansatz in der Publikation Zavgorodny, die lediglich ein benachbartes Gebiet betraf, nicht einfach in einem SBS-Verfahren der [WO 02/29003] umsetzen konnte. Aufgrund der damit verbundenen technischen Schwierigkeiten hätte der Fachmann nach vorinstanzlicher Feststellung nicht erkannt, dass Triphenylphosphin auch in einem Lösungsmittel, das gegenüber Zavgorodny an Pyridin abgereichert (d.h. an Wasser angereichert) und eventuell an Salz angereichert ist, immer noch genügend löslich und kinetisch schnell sein könnte, um weiterhin die Azidgruppe unter milden Bedingungen und bei 20 °C zu entfernen. Unter diesen Bedingungen musste dem Fachmann der Versuch einer weiteren Umsetzung und Erprobung des in Zavgorodny vorgeschlagenen Ansatzes im SBS-Verfahren der WO 003 von vornherein als aussichtslos erscheinen, wie die Beschwerdegegnerin zutreffend einwendet.
Der Vorwurf der rechtsfehlerhaften Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist unbegründet.
[…]
4.Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz hinsichtlich des Klagepatents [EP 1 828 412 B2] vor, sie habe die Änderungen der ursprünglichen Patentanmeldung zu Unrecht als zulässig beurteilt und damit Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG und Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 verletzt.
[…]
4.2
4.2.1Die Vorinstanz liess den Einwand der Beschwerdeführerin nicht gelten, dass es nicht zulässig sei, das Merkmal «detection step which requires repeated or prolonged exposure to intense illumination» wegzulassen. Sie legte ihrer Beurteilung die beiden folgenden, im angefochtenen Entscheid erwähnten Textstellen in der ursprünglichen Anmeldung zugrunde:
Seite 3:12–18:
«In a first aspect the invention provides a method of detecting a fluorescent moiety incorporated in or attached to a polynucleotide molecule, wherein the method includes a detection step which requires repeated or prolonged expo- sure to intense illumination, and wherein detection of the fluorescent moiety is carried out in a buffer which comprises one or more antioxidants.»
Seite 4:5–15:
«Preferably the method is a sequencing reaction, particularly a sequencing-by- synthesis reaction. In particular the method of invention is of particular utility in a method of sequencing a template nucleic acid comprising incorporating one or more fluorescently labelled nucleotides into a strand of nucleic acid complementary to said template nucleic acid and determining the identity of the base present in one or more of the incorporated nucleotide (s), wherein the step of determining the identity of the base present in the incorporated nucleotide (s) is carried out in a buffer which comprises one or more antioxidants.»
4.2.2Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe das Weglassen des Merkmals «repeated or prolonged exposure to intense illumination» in Anspruch 1 des Klagepatents [EP 1 828 412 B2] zu Unrecht als zulässig erachtet. Dabei kritisiert sie die vorinstanzliche Feststellung, nach der die Offenbarung auf Seite 4:5–15 der ursprünglichen Anmeldung eine eigenständige Ausführungsform der Erfindung umschreibe. Sie vermag jedoch keine Verletzung von Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 aufzuzeigen, indem sie dem vorinstanzlichen Verständnis, wonach der Fachmann die erwähnte Offenbarung nicht so verstehe, dass es sich dabei um eine eingeschränkte Fassung der allgemeinen Formulierung auf Seite 3:12–18 handle, ihre gegenteilige Auffassung gegenüberstellt und pauschal behauptet, die Passage auf Seite 4:5–15 sei «selbstverständlich» eine eingeschränkte Fassung. Der Vorinstanz ist keine Rechtsverletzung vorzuwerfen, wenn sie es im Rahmen ihrer Prüfung der Offenbarungen nicht bei sprachlogischen Elementen bewenden liess; vielmehr wies sie nachvollziehbar darauf hin, die Wiederholung, dass der Detektionsschritt in einer Pufferlösung ausgeführt wird, die ein oder mehrere Antioxidantien enthält, ergebe für den Fachmann nur Sinn, wenn der Abschnitt auf Seite 4:5–15 eine eigenständige Ausführungsform der Erfindung beschreibe, womit es sich nicht bloss um eine spezifischere Form des bereits auf Seite 3:12–18 offenbarten «ersten Aspekts» der Erfindung handle. Die Beschwerdeführerin kritisiert diese Begründung lediglich pauschal als willkürlich; sie vermag auch nicht näher zu belegen, inwiefern die Wiederholung des fraglichen Merkmals im Falle einer bevorzugten Variante entgegen dem angefochtenen Entscheid «der Lebenserfahrung» entsprechen soll.
Der Vorinstanz ist keine Verletzung von Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 vorzuwerfen, wenn sie davon ausging, die Offenbarung auf Seite 4:5–15 der ursprünglichen Anmeldung umschreibe eine eigenständige Ausführungsform der Erfindung, die nicht notwendigerweise alle Merkmale des auf S. 3:12–18 beschriebenen ersten Aspekts der Erfindung umfassen müsse.
Aufgrund dieser Ausgangslage erübrigen sich weitere Ausführungen zur Zulässigkeit des Weglassens von «repeated or prolonged exposure to intense illumination», da dieses Merkmal in der fraglichen Offenbarung auf Seite 4:5–15 der ursprünglichen Anmeldung nicht enthalten ist. Dies anerkennt grundsätzlich auch die Beschwerdeführerin. Ein Merkmal kann unter dem Gesichtspunkt von Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 unter anderem dann aus einem Patentanspruch gestrichen werden, wenn der ursprünglichen Anmeldung klar zu entnehmen ist, dass das betreffende Merkmal auch weggelassen werden kann; dies trifft etwa zu, wenn ein taugliches Ausführungsbeispiel ohne dieses Merkmal beschrieben wird (F. Blumer, in: M. Singer/D. Stauder/S. Luginbühl [Hg.], Europäisches Patentübereinkommen, 8. Aufl., Köln 2019, EPÜ 123 N 82). Nachdem diese Voraussetzungen erfüllt sind, erweisen sich die weiteren Ausführungen im angefochtenen Entscheid zum weggelassenen Merkmal als nicht entscheidwesentlich, womit auch die dagegen erhobenen |Rügen der Verletzung von Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 und Art. 58 Abs. 2 PatG ins Leere stossen.
[…]
5.Die Beschwerdeführerin rügt, die Beurteilung der Neuheit des Klagepatents [EP 1 828 412 B2] verletze Art. 1 PatG, Art. 54 EPÜ 2000 und das Willkürverbot (Art. 9 BV).
5.1Die Vorinstanz verwarf den Einwand, die Erfindung gemäss Anspruch 1 des Klagepatents [EP 1 828 412 B2] sei durch die Patentschrift [US 6’355’420 B1] neuheitsschädlich vorweggenommen. Anspruch 1 lautet – soweit hier relevant – wie folgt:
«A method […] comprising repeating the steps of:
Strittig war im vorinstanzlichen Verfahren die Art der Wiederholung der Schritte. Die Beschwerdeführerin vertrat die Auffassung, Anspruch 1 sei nicht auf die abwechselnde Wiederholung der Schritte (a) und (b) – also (a1) (b1) (a2) (b2) … – beschränkt, sondern erfasse auch die Wiederholung von Schritt (a) und anschliessende Wiederholung von Schritt (b) – also (a1) (a2) (a3)… (b1) (b2) (b3) …; genau Letzteres offenbare [US 6’355’420 B1]. Demgegenüber ging die Beschwerdegegnerin davon aus, Anspruch 1 von [EP 1 828 412 B2] sei auf die abwechselnde Wiederholung der Schritte (a) und (b) beschränkt.
Die Vorinstanz ging mit der Beschwerdegegnerin davon aus, dass Anspruch 1 von [EP 1 828 412 B2] auf die abwechselnde Wiederholung der Schritte (a) und (b) gerichtet und auch darauf beschränkt sei. Eine solche abwechselnde Wiederholung sei in der [US 6’355’420 B1] unstrittig nicht offenbart, weshalb der Gegenstand von Anspruch 1 gegenüber dieser Entgegenhaltung neu sei.
5.2Die in den Patentansprüchen umschriebenen technischen Anleitungen sind so auszulegen, wie der Fachmann sie versteht. Die etablierten Auslegungsgrundsätze gelten zwar vornehmlich für die Beurteilung des Schutzumfangs, sind aber in gleicher Weise auch für die Neuheitsprüfung anwendbar (BGE 132 III 83 ff. E. 3.4 mit Hinweisen). Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet deren Wortlaut. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG bzw. Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ 2000). Das allgemeine Fachwissen ist als sog. liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel (BGE 147 III 337 ff. E. 6.1; 143 III 666 ff. E. 4.3 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 144 III 337 ff. E. 2.2).
5.2.1Der Vorinstanz ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin keine Willkür (Art. 9 BV) vorzuwerfen, wenn sie dafürhielt, die natürliche Lesart des Anspruchswortlauts «repeating the steps of (a)…; and (b)…» sei, dass die Schritte (a) und (b) nacheinander durchgeführt und dann wiederholt würden, d.h. die Sequenz (a1) (b1) (a2) (b2) … Sie hat dabei zutreffend darauf hingewiesen, dass auch die von der Beschwerdeführerin vertretene Auslegung des Anspruchs durch seinen Wortlaut nicht geradezu ausgeschlossen sei. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, hat es die Vorinstanz unter diesen Umständen zutreffend nicht etwa beim Anspruchswortlaut bewenden lassen, sondern hat den Patentanspruch nach Treu und Glauben und mit dem Bestreben ausgelegt, diesem einen vernünftigen Sinn zu geben.
Ihr ist keine rechtsfehlerhafte Auslegung vorzuwerfen, wenn sie Anspruch 1 im Gesamtzusammenhang der Offenbarung des Klagepatents [EP 1 828 412 B2] und nicht etwa im Lichte der Entgegenhaltung von [US 6’355’420 B1] auslegte. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht hat die Vorinstanz keine – verpönte – rechtserhaltende Auslegung angewendet oder den ausgelegten Patentanspruch in unzulässiger Weise auf die beschriebenen Ausführungsformen beschränkt. Vielmehr hat sie im Gesamtzusammenhang der Offenbarung des Klagepatents geschlossen, Anspruch 1 könne aus Sicht des Fachmanns nur dahingehend verstanden werden, dass zuerst ein einzelner Inkorporationsschritt (a) und anschliessend ein Detektionsschritt (b) durchgeführt werde. Eine Verletzung anerkannter Auslegungsgrundsätze vermag die Beschwerdeführerin nicht aufzuzeigen.
Damit bleibt es bei der vorinstanzlichen Auslegung, nach der Anspruch 1 des Klagepatents [EP 1 828 412 B2] auf die abwechselnde Wiederholung der Schritte (a) und (b) beschränkt ist. Da eine solche in [US 6’355’420 B1] unstrittig nicht offenbart wurde, ist der Vorinstanz auch keine Verletzung von Art. 1 PatG bzw. Art. 54 EPÜ 2000 vorzuwerfen, wenn sie die Neuheit bejahte.
[…]
Ban