«Fotoabzüge» Handelsgericht Zürich vom 30. Januar 2024

«Fotoabzüge» Handelsgericht Zürich vom 30. Januar 2024

Verwendungsrechte und Erschöpfung bei Fotoabzügen

Teilweise Gutheissung der Klage; Akten-Nr. HG210019-O

URG 2 I, II g.

Gründet die Individualität einer Fotografie im Akt des Fotografierens und nicht erst in der Erstellung der Fotoabzüge im Labor, qualifiziert bereits das auf dem Negativ festgehaltene Bild als (Original-)Werk. Wird hingegen der individuelle Charakter (erst oder zusätzlich) durch die besondere Bearbeitung des Negativs oder spezielle Entwicklungsschritte erzeugt, ist (allein oder zusätzlich) die auf dem Fotoabzug fixierte Fotografie ein Werk. Die Fotoabzüge als solche sind Werkexemplare (E. 5.1).

URG 62 I a, b.

Passivlegitimiert in Bezug auf urheberrechtliche Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche sind sowohl Täter als auch Teilnehmer einer Urheberrechtsverletzung – unabhängig davon, ob diese Eigentümer der streitgegenständlichen Werkexemplare sind (E. 5.5.1.3).

URG 62 I c.

Passivlegitimiert in Bezug auf urheberrechtliche Auskunftsansprüche sind Besitzer widerrechtlich hergestellter oder verbreiteter Werkexemplare – unabhängig davon, ob deren Besitz fortbesteht (E. 5.5.1.4).

URG 63 I.

Passivlegitimiert in Bezug auf urheberrechtliche Einziehungsansprüche sind selbständige oder unselbständige Besitzer der einzuziehenden Gegenstände. Dass gleichzeitig auch der Eigentümer dieser Gegenstände ins Recht gefasst wird, ist nicht erforderlich. Einziehungsansprüche können somit auch gegen Personen bestehen, die urheberrechtsverletzende Gegenstände, die im Eigentum Dritter stehen, in einem Zollfreilager aufbewahren lassen (E. 5.5.2).

URG 10 II b, c.

Unter das Verbreitungsrecht fällt auch die – entgeltliche oder unentgeltliche – Gebrauchsüberlassung von Werkexemplaren, nicht aber deren Ausstellung. Letztere ist auch kein Anwendungsfall des Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrechts, zumal dieses Werkverwendungen in unkörperlicher Form regelt (E. 5.6.2.2.4 und 5.6.2.3.1).

URG 10 II b.

Das Angebot zum Verkauf von Abzügen urheberrechtlich geschützter Fotografien (vorliegend durch E-Mail-Versand und Zugänglichmachen einer Preisliste) verletzt das Verbreitungsrecht (E. 5.6.2.3.1).

URG 10 II b; OR 50 I.

Wer Fotoabzüge an eine Galerie liefert, muss – besondere Umstände vorbehalten – nicht damit rechnen, dass die Galerie diese Abzüge zum Verkauf anbietet. Die Lieferung ist deshalb nicht notwendig ein adäquat kausaler Beitrag zu einer allfälligen im Verkauf der Abzüge liegenden Urheberrechtsverletzung, der Grundlage einer Teilnehmerhaftung sein könnte (E. 5.6.2.3.2).

|URG 12 I.

Die Erschöpfung setzt die definitive Veräusserung des Werkexemplars voraus, eine blosse Gebrauchsüberlassung oder Ausstellung genügt nicht (E. 5.6.3.2).

URG 12 I.

Der Nachweis einer erschöpfungsbegründenden Veräusserung obliegt derjenigen Partei, die sich auf die Erschöpfung beruft. Auch deshalb (und nicht nur aus sachenrechtlichen Gründen) obliegt es den im Kunsthandel Beteiligten, Abklärungen über die Herkunft von Kunstgegenständen (hier: Fotoabzügen) zu machen. Die auf einem Fotoabzug angebrachte «Signatur» des Fotografen belegt nicht dessen Zustimmung zur Veräusserung dieses Abzugs. Gleiches gilt für den allgemeinen Umstand, dass der Fotograf der Vermarktung vieler vergleichbarer Fotoabzüge zugestimmt hat. Schliesslich darf auch nicht leichtfertig auf eine stillschweigende Zustimmung zur Veräusserung geschlossen werden. Voraussetzung dafür sind vielmehr von der vermeintlich zustimmenden Person zu vertretende äussere, schlüssige, tatsächliche Anhaltspunkte, die nach dem Vertrauensgrundsatz auf eine bewusste und gewollte Willensäusserung im Sinne einer Zustimmung zur Veräusserung eines bestimmten Werkexemplars schliessen lassen (E. 5.6.2.3.1, 5.6.3.2 und 5.6.3.3).

URG 11 I a.

Das Zuschneiden von Fotoabzügen bzw. die damit verbundene Wahl eines im Vergleich zum Original anderen Bildformats oder Ausschnitts ist eine zustimmungsbedürftige Änderung (E. 5.6.4.2).

URG 62 I a; ZPO 59 II a.

Befindet sich ein Werkexemplar bereits in der Schweiz und wird dessen Ausfuhr untersagt, entfällt das Rechtsschutzinteresse am gleichzeitigen Erlass eines Einfuhrverbots. Das Lagern eines Werkexemplars (hier: in einem Zollfreilager) ist keine Urheberrechtsverletzung (E. 5.7.1.3.3).

URG 62, 63; UWG 9.

Ein Anspruch auf Herausgabe widerrechtlich hergestellter Werkexemplare an die in ihren Rechten verletzte Partei ist weder im URG noch im UWG vorgesehen (E. 5.7.2 und 6.1).

URG 62 I c; DSG 12, 13.

Weder Geschäftsgeheimnisse noch das Datenschutzrecht stehen einem urheberrechtlichen Anspruch auf Auskunft über die Namen und Adressen von Lieferanten und gewerblichen Abnehmern entgegen (E. 5.7.3).

LDA 2 I, II g.

Si l’individualité d’une photographie se fonde sur l’acte de photographier et non pas seulement sur la réalisation de tirages photographiques en laboratoire, l’image fixée sur le négatif est déjà qualifiée d’œuvre (originale). En revanche, si le caractère individuel est créé (d’abord ou en plus) par le traitement particulier du négatif ou par des étapes de développement spéciales, la photographie fixée sur le tirage photographique est une œuvre (en soi ou additionnellement à l’image fixée sur le négatif). Les tirages photographiques en tant que tels sont des exemplaires de l’œuvre (consid. 5.1).

LDA 62 I a, b.

Tant les auteurs que les participants à une violation du droit d’auteur ont la légitimation passive dans une action en prévention et en cessation de la violation – indépendamment du fait qu’ils soient ou non propriétaires des exemplaires de l’œuvre litigieuse (consid. 5.5.1.3).

LDA 62 I c.

Les possesseurs d’exemplaires d’œuvres fabriqués ou mis en circulation de manière illicite ont la légitimation passive dans une action portant sur une demande de renseignements en matière de droit d’auteur – indépendamment du fait que leur possession perdure ou non (consid. 5.5.1.4).

LDA 63 I.

Les possesseurs indépendants ou dépendants des objets à confisquer ont la légitimation passive dans une action en confiscation fondée sur le droit d’auteur. Il n’est pas nécessaire que le propriétaire de ces biens soit également poursuivi. Des actions en confiscation peuvent donc également exister contre des personnes qui font garder dans un dépôt franc sous douane des objets violant le droit d’auteur et appartenant à des tiers (consid. 5.5.2).

LDA 10 II b, c.

La mise à disposition d’exemplaires d’œuvres – à titre onéreux ou gratuit – relève également du droit de mise en circulation, mais pas leur exposition. Cette dernière n’est pas non plus un cas d’application du droit de réciter, de représenter et d’exécuter l’œuvre, d’autant plus que celui-ci régit les utilisations d’œuvres sous une forme immatérielle (consid. 5.6.2.2.4 et 5.6.2.3.1).

LDA 10 II b.

L’offre de vente de tirages de photographies protégées par le droit d’auteur (en l’espèce par l’envoi d’un courriel et la mise à disposition d’une liste de prix) viole le droit de mise en circulation (consid. 5.6.2.3.1).

LDA 10 II b; CO 50 I

On ne peut pas considérer que celui qui livre des tirages photographiques à une galerie s’attend nécessairement – sous réserve de circonstances particulières – à ce que la galerie mette ces tirages en vente. La livraison n’est donc pas nécessairement une contribution causale adéquate à une éventuelle violation du droit d’auteur dans la vente des tirages, qui pourrait être le fondement d’une responsabilité du participant (consid. 5.6.2.3.2).

LDA 12 I.

L’épuisement présuppose l’aliénation définitive de l’exemplaire de l’œuvre, une simple cession d’usage ou une exposition ne suffit pas (consid. 5.6.3.2).

LDA 12 I.

La preuve d’une aliénation justifiant l’épuisement incombe à la partie qui se prévaut de l’épuisement. C’est également pour cette raison (et pas seulement pour des raisons relatives aux droits réels) qu’il incombe aux personnes impliquées dans le commerce de l’art d’effectuer des recherches sur l’origine des objets d’art (en l’espèce, des tirages photographiques). La «signature» du photographe apposée sur un tirage photographique ne prouve pas son consentement à l’aliénation de ce tirage. Il en va de même pour la circonstance générale selon laquelle le photographe a donné son accord à la commercialisation de nombreux tirages photographiques comparables. Enfin, il ne faut pas non plus conclure à la légère à un consentement tacite à l’aliénation. Il faut au contraire que des éléments extérieurs, concluants et factuels, dont la personne supposée avoir donné son accord puisse être responsable, permettent de conclure, conformément au principe de confiance, à une manifestation de volonté consciente et voulue au sens d’un consentement à l’aliénation d’un exemplaire déterminé de l’œuvre (consid. 5.6.2.3.1, 5.6.3.2 et 5.6.3.3).

LDA 11 I a.

Le recadrage de tirages photographiques ou le choix, qui découle du recadrage, d’un format d’image ou d’un cadrage différent par rapport à l’original est une modification nécessitant une autorisation (consid. 5.6.4.2).

LDA 62 I a; CPC 59 II a.

Si un exemplaire d’une œuvre se trouve déjà en Suisse et que son exportation est interdite, l’intérêt à obtenir simultanément une interdiction d’importation disparaît. Le stockage d’un exemplaire d’œuvre (en l’espèce: dans un dépôt franc sous douane) ne constitue pas une violation du droit d’auteur (consid. 5.7.1.3.3).

LDA 62, 63; LCD 9.

Ni la LDA ni la LCD ne prévoient un droit à la remise d’exemplaires d’œuvres fabriqués de manière illicite à la partie lésée dans ses droits (consid. 5.7.2 et 6.1).

LDA 62 I c; LPD 12, 13.

Ni les secrets d’affaires ni la législation sur la protection des données ne s’opposent à un droit d’information portant sur les noms et adresses des fournisseurs et des acheteurs commerciaux en vertu du droit d’auteur (consid. 5.7.3).

Die Klägerin, eine Stiftung, bezweckt die Bewahrung des künstlerischen Lebenswerkes des Fotografen A.

Die Beklagte 1 widmete diesem Fotografen A eine Ausstellung, im Rahmen derer Abzüge von Fotografien des A ausgestellt und zum Verkauf angeboten wurden. Begleitend dazu hat die Beklagte 1 die betreffenden Fotografien auf ihrer Website zugänglich gemacht. Die betreffenden Fotoabzüge wurden der Beklagten 1 von der Beklagten 2 zur Verfügung gestellt. Die Beklagte 2 hatte die Abzüge vorgängig erworben und in die Schweiz eingeführt. Die Klägerin behauptet ferner, die von der Beklagten 1 ausgestellten bzw. angebotenen Fotoabzüge seien zugeschnitten und mit gefälschten Signaturen versehen worden.

Die Klägerin erkennt in den geschilderten Handlungen Urheberrechtsverletzungen und unlauteren Wettbewerb. Sie verlangt vom HGer ZH, es sei den Beklagten zu verbieten, |die betreffenden Fotoabzüge in die Schweiz einzuführen, von der Schweiz auszuführen, in der Schweiz auszustellen, anzubieten, zu verkaufen, anderweitig in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken (Rechtsbegehren 1). Die Fotoabzüge seien an sie herauszugeben oder – eventualiter – zu vernichten (Rechtsbegehren 2). Sodann verlangt die Klägerin Auskunft über die Lieferanten und Abnehmer der Fotoabzüge (Rechtsbegehren 3).

Die Klage wird teilweise gutgeheissen.

5.Urheberrecht

5.1.Geschützte Werke

[…]

5.1.2.Werkbegriff in der analogen Fotografie im Besonderen

5.1.3.Die Fotografien selbst sind das Werk. Sie sind nicht zu verwechseln mit Werkexemplaren (vgl. Art. 10 Abs. 2 lit. a URG) oder -trägern (Negative, Abzüge).

5.1.4.Im Rahmen der analogen Fotografie stellt sich die Frage, ob das Negativ oder aber die Erstfixierung in einem Fotoabzug das Werk verkörpert.

5.1.5.Während Rehbinder/Haas/Uhlig pauschal vom Negativ als Original und dem einzigen Abzug davon als Originalwerkexemplar sprechen (M. Rehbinder/L. Haas/K.-P. Uhlig, Kommentar URG, 4. Aufl., Zürich 2022, URG 15 N 2) bzw. Glaus/Studer pauschal den Fotoabzug als Original bezeichnen (B. Glaus/P. Studer, Kunstrecht, Zürich 2003, 36), halten Mosimann/Müller-Chen (P. Mosimann/M. Müller-Chen, Kauf eines Originals der bildenden Kunst, insbesondere einer Fotografie, in: A. Büchler/M. Müller-Chen [Hg.], Private Law: national – global – comparative, FS Schwenzer, Bern 2011, 4 f.) differenzierter Folgendes fest: «Die Fotografie entwickelte sich im Wesentlichen zur Aufnahme mit Negativ und Abzug. Es entspricht herrschender Lehre, dass Kunstfotografien urheberrechtliche Werke im Sinne von Art. 2 URG sind. Dabei wird in der Regel jede reproduktionsfähige Erstfixierung und damit der Abzug als Original bezeichnet. Richtig besehen kann aber sowohl das Negativ wie der Abzug ein Original sein. Das Negativ ist ein Original, sofern der Ausschnitt von individuellem Charakter ist; der Abzug ist jedenfalls als Vervielfältigung im Schöpfungszeitpunkt ein Original. Sofern er selbst individuell gestaltet ist, kommt ihm zusätzlich als Abzug Originalcharakter zu, unabhängig vom Zeitpunkt des Abzugs.» Hamann vertritt in der deutschen Rechtswissenschaft eine andere These und bezeichnet das Negativ als Vororiginal, den Fotoabzug dagegen als Original. Die urheberrechtliche Originalität eines Kunstwerks hänge u.a. entscheidend davon ab, ob es sich um die erstmalige Fixierung eines künstlerischen Konzepts handle oder nicht. Eine Erstverkörperung liege jedoch erst bei der vollständigen Kongruenz zwischen der künstlerischen Vorstellung vom beabsichtigten Kunstobjekt und der Werkverkörperung vor. Diese endgültige Deckungsgleichheit sei noch nicht im Stadium der Herstellung des Negativs erreicht, denn das künstlerische Konzept des Fotografen habe sich noch nicht in seiner endgültigen Form, sondern erst in einer Vorform niedergeschlagen. Auch das Vororiginal bedürfe urheberrechtlichen Schutzes und es sei kein Grund ersichtlich, die vororiginalen Negative von Lichtbildwerken nicht entsprechend den Originalen von Lichtbildwerken zu behandeln. (W. Hamann, Grundfragen der Originalfotografie, UFITA 90/1981, 48 ff., 51). Dieser These ähnelt die Idee, das Negativ als Entwurf eines Werks, dem urheberrechtlichen Schutz zukommt (Art. 2 Abs. 4 URG), anzusehen.

5.1.6.Eine klare, allverbindliche Abgrenzung von Werk und Werkexemplaren in der analogen Fotografie ist in der Schweizer Rechtsprechung und Literatur nicht ersichtlich. Die Verwendung des Worts Original trägt nicht zur Lösung bei, kann doch damit ein Originalwerk wie ein Originalwerkexemplar gemeint sein.

5.1.7.Zur Unterscheidung zwischen Werk und Werkexemplar bietet sich für den vorliegenden Fall ein Rückgriff auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung an, welche definiert, was den individuellen Charakter und damit ein Werk ausmacht: In BGE 130 III 168 ff. E. 4.5, «Bob Marley», hat das Bundesgericht festgehalten: «Es besteht in der Literatur insoweit Einigkeit, als einerseits banale Knipsbilder vom Schutz ausgeschlossen werden und andererseits die Möglichkeit, der Fotografie individuellen Charakter zu verleihen, in deren Gestaltung gesehen wird, zum Beispiel durch die Wahl des abgebildeten Objekts, des Bildausschnitts und des Zeitpunkts des Auslösens, durch den Einsatz eines bestimmten Objektivs, von Filtern oder eines besonderen Films, durch die Einstellung von Schärfe und Belichtung sowie durch die Bearbeitung des Negativs.» Das bedeutet, dass, falls durch die Wahl des Objekts, des Bildausschnitts, des Zeitpunktes, den Einsatz eines bestimmten Objektivs, von Filtern oder eines besonderen Films oder durch die Einstellung von Schärfe und Belichtung die Individualität der Fotografie entsteht, bereits der auf dem Negativ fixierten Fotografie Werkcharakter zukommt. Wird daraus ein Fotoabzug erstellt, ohne dass das Negativ bearbeitet oder spezielle Entwicklungsschritte angewendet werden, handelt es sich dabei – unabhängig vom Entwicklungszeitpunkt – um ein Werkexemplar. Ist es der erste Fotoabzug, drängt sich die Bezeichnung als Originalwerkexemplar auf (vgl. W. Hamann, Der urheberrechtliche Originalbegriff der bildenden Kunst, Frankfurt a.M. 1980, 36). Wird hingegen der individuelle Charakter (erst oder zusätzlich) durch die besondere Bearbeitung des Negativs oder spezielle Entwicklungsschritte erzeugt, ist (allein oder zusätzlich) die als Fotoabzug fixierte Fotografie ein Werk und nicht bloss Werkexemplar.

|5.1.8.Die Klägerin erläutert zur Arbeitsweise von A, dass er grossen Wert auf eine möglichst perfekte Bildkomposition gelegt habe. Die Dunkelkammerarbeit habe er meist den Agenturlabors überlassen. Sodann bezeichnet sie das Negativ als Original, dieses zeige das vollendete Werk. Gemäss diesen Vorbringen der Klägerin kam bei A die Individualität beim Fotografieren, nicht aber bei der Entwicklung der Fotografie zum Tragen. Folglich sind vorliegend die auf den Negativen festgehaltenen Fotografien als Werke anzusehen und die auf den Fotoabzüge festgehaltenen Fotografien als Werkexemplare zu qualifizieren (nachfolgend «streitgegenständliche Fotoabzüge»).

[…]

5.5.Passivlegitimation der Beklagten 1 und 2

5.5.1.Rechtsbegehren 1 und 3

[…]

5.5.1.3.Passivlegitimiert in Bezug auf Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren ist jede natürliche oder juristische Person, die die unerlaubte Verwendung vornimmt, also die Täterin einer Urheberrechtsverletzung (Primärstörer); ebenso, wer durch eigenes Handeln die Gefährdung der Rechte auslöst (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 62 N 10; W. Egloff/M. Heinzmann, in: D. Barrelet/W. Egloff [Hg.], Das neue Urheberrecht, Kommentar URG, 4. Aufl., Bern 2020, URG 62 N 7). Der Anspruch gegen die Teilnehmer einer Urheberrechtsverletzung setzt voraus, dass diese adäquat kausale Folge ihres Beitrags (widerrechtliches Teilnehmerverhalten) ist (BGE 145 III 72 ff. E. 2.2.1, «Netzsperren»; Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 62 N 11). Im Einklang mit der herrschenden Lehre ist zudem zu verlangen, dass die Teilnehmerin weiss oder wissen muss, dass sie mit ihrem eigenen Verhalten die urheberrechtsverletzende Handlung des Dritten fördert (C. P. Rigamonti/M. Wullschleger, Zur Teilnahme an Urheberrechtsverletzungen, sic! 2018, 47 ff., 52; Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 62 N 11; R. M. Hilty, Urheberrecht, 2. Aufl., Bern 2020, Rz. 826; a.M. F. Schmidt-Gabain, Noch einmal zur Passivlegitimation bei Urheberrechtsverletzungen – eine kurze Entgegnung auf den Beitrag von Rigamonti/Wullschleger in sic! 2018, 302 ff.). Sind mehrere Personen an einer Verletzung beteiligt, so haften sie solidarisch (Egloff/Heinzmann, URG 62 N 7; BGE 107 II 82 ff. E. 9a.).

Die Beklagten sind hinsichtlich Rechtsbegehren 1 (Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren) passivlegitimiert. Beiden werden Verletzungshandlungen vorgeworfen. Der Beklagten 2 wird zudem die Teilnahme an Verletzungshandlungen der Beklagten 1 angelastet, worauf bei der Prüfung der behaupteten Verletzungen näher einzugehen ist. Fehlendes Eigentum an den streitgegenständlichen Fotoabzügen schliesst die Passivlegitimation nicht aus.

5.5.1.4.In Bezug auf den Auskunftsanspruch passivlegitimiert sind aktuelle und vormalige Besitzer von widerrechtlich hergestellten oder verbreiteten Werkexemplaren (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 62 N 20; Egloff/Heinzmann, URG 62 N 11). Beide Beklagten hatten Besitz an den Fotoabzügen, daher ist die Passivlegitimation auch für das Auskunftsbegehren (Rechtsbegehren 3) grundsätzlich gegeben. Ob der Besitz derzeit noch besteht, ist für die Passivlegitimation betreffend den Auskunftsanspruch irrelevant. Die Frage der widerrechtlichen Herstellung oder Verbreitung von Werkexemplaren ist im Rahmen der nachfolgenden Anspruchsprüfung zu beantworten.

5.5.2.Rechtsbegehren 2

[…]

5.5.2.4.Hinsichtlich Einziehungsbegehren sind Eigentümer und/oder selbständige oder unselbständige Besitzer der einzuziehenden Gegenstände passivlegitimiert (B. Müller, in: A. Brunner/D. Gasser/I. Schwander [Hg.], DIKE-Kommentar ZPO, Art. 1–196, 2. Aufl., Zürich 2016, ZPO 63 N 8). Unselbständigen Besitz haben Personen, welche die Sache nicht als Eigentümerinnen, sondern zu einem beschränkten dinglichen oder zu einem persönlichen Recht besitzen (J. Schmid/B. Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 6. Aufl., Zürich 2022, Rz. 111). Die Gegenstände müssen sich nicht in unmittelbarem Besitz der beklagten Partei befinden, es genügt der mittelbare Besitz (Egloff/Heinzmann, URG 63 N 7). Mittelbarer Besitz besteht dann, wenn eine Besitzerin die Sachherrschaft nur indirekt, also über eine andere Person ausübt, der sie hinsichtlich der Sache ein dingliches oder obligatorisches Recht eingeräumt hat (Schmid/Hürlimann-Kaup, Rz. 114). Falls die beklagte Partei nur in mittelbarem Besitz der Werkexemplare ist, kann sie gerichtlich angewiesen werden, ihren Herausgabeanspruch geltend zu machen und diese dem Gericht zu übergeben (Egloff/Heinzmann, URG 63 N 7). Im Zivilverfahren können nur Anordnungen gegenüber der beklagten Partei getroffen werden.

5.5.2.5.Ob eine Klage auf Einziehung neben dem Verletzer und Besitzer zusätzlich gegen die (mitunter unbekannte) Eigentümerin (mittels zusätzlicher Klageerhebung oder Streitverkündung) gerichtet werden muss (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 63 N 4; R. Stutz/S. Beutler/M. Hottinger [Hg.], SHK DesG, 2. Aufl., Bern 2022, DesG 36 N 22), ist nachfolgend durch Gesetzesauslegung zu klären.

[…]

Der Wortlaut von Art. 63 URG nennt keine Adressatin des Einziehungsbegehrens. Aus Sinn und Zweck der Bestimmung ergibt sich nicht, dass die Eigentümerin gleichzeitig zwingend einzuklagen wäre (vgl. Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 36 N 22; R. Staub, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], SHK MSchG, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 57 N 11): Die Bestimmung dient dazu, bestehende Urheberrechtsverletzungen zu beseitigen und künftige Urheberrechtsverletzungen zu verhindern, indem die widerrechtlich hergestellten Gegenstände oder die zu deren Herstellung dienenden Einrichtungen oder Geräte aus dem Verkehr gezogen werden. Würde neben der Klage gegen den |Besitzer zusätzlich eine Klage gegen die Eigentümerin verlangt (was an eine notwendige Streitgenossenschaft erinnert), würde dies den Rechtsschutz in vielen Fällen verunmöglichen (vgl. M. Schweizer, in: M. Schweizer/H. Zech [Hg.], SHK PatG, Bern 2019, PatG 69 N 11). Der Verletzten ist die Eigentümerin oft – wie auch im vorliegenden Verfahren – nicht bekannt; diese ist oft auch nicht eruierbar, so dass keine Klageerhebung oder Streitverkündung gegen die Eigentümerin möglich ist (vgl. A. Jermann, in: A. Celli/R. Staub [Hg.], Kommentar DesG, Zürich 2003, DesG 36 N 24). Darüber hinaus wäre im Falle einer solchen Voraussetzung das Bestreiten der Eigentümerschaft vermutlich eine beliebte Abwehrstrategie beklagter Parteien. Notwendig für die Vollstreckung, d.h. der Realisierung der Einziehung, ist nur Eigentum oder Besitz der beklagten Partei an den Gegenständen (vgl. auch HGer AG, sic! 2013, 344 ff. E. 9.2.2, «Nicolas Hayek»: «Der Einziehungsantrag kann sich somit nur auf diejenigen Gegenstände erstrecken, die im Eigentum oder Besitz der Beklagten sind.»). Entsprechend ist auch nur eins von beiden zu verlangen.

Für die ebenfalls von der Lehre teilweise geforderte Gewährung des rechtlichen Gehörs an die Eigentümerin (Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 36 N 22) besteht weder eine prozess- noch materiellrechtliche Grundlage.

Ein Eingriff in die Eigentumsrechte wird mit der Norm von Art. 63 URG bewusst in Kauf genommen und ist Folge der absoluten Natur des Urheberrechts (vgl. Hilty, Rz. 22; Art. 641 Abs. 1 ZGB). Da sich ihre Anwendung auf widerrechtlich hergestellte Gegenstände oder vorwiegend zu ihrer Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte oder sonstigen Mittel beschränkt, sprich Gegenstände etc., welche keinen Rechtsschutz verdienen, ist sie mit der in der Bundesverfassung verankerten Eigentumsgarantie kompatibel (Art. 26 BV), deren Kerngehalt bleibt unangetastet. Im Rahmen der Abwägung ist das öffentliche Interesse an der Verhinderung der Verbreitung von Urheberrechten verletzenden Gegenstände höher zu gewichten als das Interesse am Eigentum daran. Eine Einziehung ist zur Wahrung des öffentlichen Interesses zudem geeignet, erforderlich und verhältnismässig (vgl. Art. 36 BV). Der nicht in den Prozess einbezogenen Eigentümerin bleiben allfällige Ansprüche gegen die beklagte Partei aufgrund des zwischen ihnen bestehenden Rechtsverhältnisses (vgl. Jermann, DesG 36 N 24; Müller, ZPO 63 N 11). Demnach ist die Passivlegitimation der Beklagten 1 und 2 in Bezug auf Rechtsbegehren 2 nicht davon abhängig, ob die Eigentümerin gleichzeitig ins Recht gefasst wurde.

5.5.2.6.Für die Frage der Passivlegitimation der Beklagten 1 und 2 betreffend das Einziehungsbegehren bleibt daher abzuklären, ob sie Besitzerinnen der streitgegenständlichen Fotoabzüge sind: Unstrittig (bzw. höchstens pauschal und damit ungenügend bestritten) werden die streitgegenständlichen Fotoabzüge im Mietbereich der Beklagten 2 auf deren Kosten im Zollfreilager J gelagert. […]

Die Klägerin leitet hieraus ab, dass die Beklagten verpflichtet sind, den Besitz im Sinn der tatsächlichen Gewalt über die Fotoabzüge weiterhin auszuüben. Die Verpflichtung wird von den Beklagten nicht bestritten und ist zu bejahen.

5.5.2.7.Die Beklagte 1 bestreitet jedoch, Besitzerin der Fotografien zu sein; sie habe keine tatsächliche und auch keine rechtliche Beziehung mehr zu den streitgegenständlichen Fotografien. Die Klägerin bringt dagegen vor, dass gemäss dem Schreiben der Beklagten 1 vom 15. November 2019 die streitgegenständlichen Fotoabzüge durch die Beklagte 2 für die Beklagte 1 im Zollfreilager J aufbewahrt würden.[…] Die streitgegenständlichen Fotoabzüge befinden sich nach der Verkehrsanschauung noch immer in der Einflusssphäre der Beklagten 1 und ihrem Willen entsprechend im Zürcher Freilager J Damit übt die Beklagte 1 ihre indirekte Sachherrschaft mit oder über die Beklagte 2 aus und ist mittelbare Besitzerin der streitgegenständlichen Fotoabzüge.

5.5.2.8.[…] Folglich sind die Beklagten als Besitzerinnen auch hinsichtlich des Einziehungsbegehrens grundsätzlich passivlegitimiert.

5.6.Urheberrechtsverletzungen

[…]

5.6.2.Prüfung von Verletzungen nach Art. 9 und 10 URG

[…]

5.6.2.2.Rechtliches

5.6.2.2.1.Der Urheber, und damit auch die Rechteinhaberin als Rechtsnachfolgerin, hat unter anderem das ausschliessliche Recht zu bestimmen:

• −
  ob, wann, wie und unter welcher Urheberbezeichnung das eigene Werk erstmals veröffentlicht werden soll (Art. 9 Abs. 2 URG).
• −
  ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 URG).

5.6.2.2.2.Veröffentlichungsrecht (Art. 9 Abs. 2 URG): Ein Veröffentlichungsrecht besteht dann, wenn die berechtigte Person zugestimmt hat. Eine Veröffentlichung ohne Zustimmung des Urhebers/der Rechteinhaberin oder gegen deren Willen gilt als nicht geschehen. Zum Veröffentlichungsrecht gehört bei Kunstwerken auch das Recht der Erstausstellung (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 9 N 12).

5.6.2.2.3.Vervielfältigungsrecht (Art. 10 Abs. 2 lit. a URG; körperliche Verwertung): Urheber haben das Recht, Werkexemplare auf einem dauerhaften Material festzuhalten (Barrelet/Egloff, URG 10 N 16). Vervielfältigung liegt vor bei jeder selbständigen, gegenständlichen Fixierung des Werks, welche unmittelbar oder mittelbar der Wahrnehmung des Werks durch die menschlichen Sinne dient oder diese in irgendeiner Weise ermöglicht (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 9). Das Vervielfältigungsrecht ist übertragbar; wird es ohne gleichzeitiges Änderungsrecht übertragen, können |sich Urheber gegen jede Änderung zur Wehr setzen (Barrelet/Egloff, URG 10 N 17 f.) Dieses Recht unterliegt nicht der Erschöpfung (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 1).

5.6.2.2.4.Verbreitungsrecht (Art. 10 Abs. 2 lit. b URG; körperliche Verwertung): Dem Urheber kommt das Recht zu, Werkexemplare anzubieten, zu veräussern oder sonst wie zu verbreiten. Es bezieht sich auf Originale wie auch (autorisierte oder nicht autorisiert hergestellte) Werkexemplare (Hilty, Rz. 307). Das Recht betrifft die Zurverfügungstellung von Werkexemplaren ausserhalb der durch Schranken begünstigten Kreise (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 11). Insbesondere zählen der Verkauf und die Schenkung dazu (Barrelet/Egloff, URG 10 N 20). Als Vorbereitungshandlung fällt bereits das Anbieten unter diese Bestimmung. Ein Angebot kann in Prospekten oder im Internet erfolgen. Es bedarf dafür der einseitigen Erklärung der Bereitschaft zur Überlassung an Einzelne oder eine Vielzahl auch unbestimmter Personen. Erfasst wird auch die Einfuhr in bzw. eine Ausfuhr aus der Schweiz (Hilty, Rz. 307). Nur die Erstverbreitung jedes Exemplars ist dem Urheber vorbehalten; hat der Rechteinhaber ein Werkexemplar veräussert, so sind die weiteren Verbreitungshandlungen daran zufolge Erschöpfung grundsätzlich frei (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 11 f.).

Nicht unter das Verbreitungsrecht von Art. 10 Abs. 2 URG fällt gemäss Lehre die Ausstellung eines Werkexemplars (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 15; Hilty, Rz. 342).

Umstritten ist, ob auch Gebrauchsüberlassungen von Werkexemplaren unter das Verbreitungsrecht fallen, solange dieses nicht durch Veräusserung erschöpft ist. Hilty hält das Verleihen von Werkexemplaren ohne weiteres für zulässig (Hilty, Rz. 308). Barrelet/Egloff sprechen sich entgegen dem Gesetzeswortlaut aus gesetzessystematischen Gründen für eine enge Auslegung von Art. 10 Abs. 2 lit. b URG aus, in dem Sinn, dass sich das Verbreitungsrecht nur auf definitive Veräusserungshandlungen und nicht auf Vermietung und Leihe beziehe (Barrelet/Egloff, URG 10 N 20). Auch Pfortmüller scheint dieser Ansicht zu sein (H. Pfortmüller, in: B. K. Müller/R. Oertli [Hg.], SHK URG, 2. Aufl., Bern 2012, URG 10 N 7 f.). Dagegen erachten Rehbinder/Haas/Uhlig das Verbreitungsrecht für anwendbar. Das Erstverbreitungsrecht biete auch allgemeinen Schutz gegen Vermietung und Verleih von Werkexemplaren, die nicht mit Einwilligung des Rechteinhabers veräussert worden seien. Das sei durchaus relevant, etwa im Fall von Raub- oder Privatkopien. Der Grundsatz von Art. 10 Abs. 1 URG, der Wortlaut von Art. 10 Abs. 2 lit. b URG sowie Art. 12 und 13 URG sprächen für ein umfassendes Verbreitungsrecht. Das Recht, nicht in Verkehr gesetzte Werkexemplare zum Gebrauch zu überlassen, sei demnach Teil des Ausschliesslichkeitsrechts. Mit diesem erschöpfe es sich am Werkexemplar bei dessen bewilligter Veräusserung (Pfortmüller, URG 10 N 7 f.). Schweizer höchstrichterliche Rechtsprechung gibt es – soweit ersichtlich – zu dieser Frage noch keine.

Art. 10 Abs. 2 lit. b URG bedarf der Auslegung. Der Wortlaut der Bestimmung ist mit «Werkexemplare anzubieten, zu veräussern oder sonst wie zu verbreiten» weit gefasst. Er konkretisiert die Generalklausel der Werkverwendung nach Art. 10 Abs. 1 URG nur in kleinem Masse. Mit dem Ausdruck «sonst wie zu verbreiten» kann jede Handlung gemeint sein, mit welcher sich ein Werk verbreiten lässt; dazu gehören auch die Vermietung und die Leihe. Ebenso weit gewählt ist der Wortlaut von Art. 12 Abs. 1 URG als Pendant («Hat ein Urheber oder eine Urheberin ein Werkexemplar veräussert oder der Veräusserung zugestimmt, so darf dieses weitveräussert oder sonst wie verbreitet werden.»). Der Ausdruck «sonst wie verbreiten» nach Art. 12 URG umfasst auch die Gebrauchsüberlassung (Pfortmüller, URG 12 N 4). Zu prüfen ist, ob der Wortlaut von Art. 10 Abs. 2 lit. b URG den wahren Rechtssinn wiedergibt und nicht abweichend davon, wie in der Lehre teilweise vertreten wird, nur definitive Veräusserungshandlungen als Verbreitungshandlungen gelten sollen. Die historische Auslegung trägt nichts zur Klärung bei: Die Botschaft von 1989 erwähnt selbst, dass es unklar sei, ob nach dieser Schutzkonzeption das Ausleihen von Werken bzw. von Werkexemplaren dem Urheber als ausschliessliches Recht vorbehalten ist (BBl 1989 II 529). Weiter wurden die Vermietung und die Ausleihe zwar im Gesetzgebungsprozess diskutiert, der Fokus lag aber auf der Frage der Entgeltlichkeit (BBl 1984 III 211). Systematisch fällt zwar auf, dass das Recht, Computerprogramme zu vermieten, in Art. 10 Abs. 3 URG explizit statuiert wird. Würde Art. 10 Abs. 1 und 2 URG das Recht zur Vermietung bereits für alle Werke vorsehen, schiene dieser Absatz auf den ersten Blick unnötig, was jedoch nicht der Fall ist: Die rechtmässige Veräusserung von Programmexemplaren bedeutet nicht, dass der Erwerber das Programm auch vermieten oder verleihen darf (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 35; Art. 12 Abs. 2 URG). Bei Computerprogrammen besteht anders als bei den übrigen Werken ein selbständiges Vermietrecht des Urhebers fort, welches die Erschöpfung des Verbreitungsrechts überdauert. Weiter ergibt sich kein Indiz für eine Beschränkung des Verbreitungsrechts auf definitive Veräusserungshandlungen aus der Regelung der Vergütungspflicht bei der Vermietung von Werkexemplaren in Art. 13 URG und des Verzichts auf deren Ausdehnung auf die Ausleihe. Art. 13 URG dient dazu, Urheber, die ein Werkexemplar veräussern und deren Recht damit erschöpft ist, an Erträgen zu beteiligen, die durch die Vermietung erzielt werden. Dies sagt hingegen nichts darüber aus, ob ein Urheber das Recht haben soll, über die erste Verwendung des Werks im Sinne einer Vermietung zu bestimmen. Entscheidend sind letztlich der Sinn und Zweck der Bestimmung: Der Urheber soll entscheiden dürfen, ob, wann und wie das Werk erstmalig verwendet wird. Primär haben die Rechte zwar eine vermögensrechtliche Natur, doch allerdings kommt ihnen auch eine ideelle Komponente zu. Sie ermöglichen dem Urheber, ihm nicht genehme Nutzerkreise von der Werkverwendung auszuschliessen oder Nutzungen zu verunmöglichen (Barrelet/Egloff, URG 10 N 2). Dieser Zweck der Bestimmung kann nur erreicht werden, wenn das Bestimmungsrecht unabhängig von der Art und Weise der Werkverwendung und damit auch für Gebrauchsüberlassungen gilt. Bei der Verneinung| der Anwendbarkeit des Verbreitungsrechts auf Gebrauchsüberlassung wäre bei einem Werkexemplar, das ohne Zustimmung des Urhebers veräussert wurde, die Ausleihe des Werks an nicht genehme Nutzerkreise zulässig. Damit könnte der Urheber gerade nicht über den initialen Nutzerkreis oder die initiale Nutzung bestimmen. Folglich ist die Anwendbarkeit des Verbreitungsrechts auf Gebrauchsüberlassungen zu bejahen. Nach der rechtmässigen Erstveräusserung des Werkexemplars ist eine Ausleihe – analog einer weiteren Veräusserung – durch den Erwerber jedoch ohne Einschränkung (unentgeltlich) zulässig.

5.6.2.2.5.Recht zum Zugänglichmachen (Art. 10 Abs. 2 lit. c URG; unkörperliche Wiedergabe): Zum Recht der Werkverwendung gehört auch das Recht, das Werk direkt oder mit irgendwelchen Mitteln vorzuführen, anderswo wahrnehmbar oder so zugänglich zu machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben. Wird kein Werkexemplar weitergegeben, sondern nur der Inhalt in unkörperlicher Form wiedergegeben oder Information übermittelt und entgegengenommen, ist der Urheber bzw. die Rechteinhaberin über Art. 10 Abs. 2 lit. c URG geschützt. Die Bereitstellung von Werk- und Datensätzen zum Download ist Zugänglichmachen auf Abruf (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 14, 18; Pfortmüller, URG 10 N 10). Dazu gehört auch das Gewähren des Zugriffs auf eine Cloud an Dritte (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 19). Vorausgesetzt für den Zugang ist die Möglichkeit des Zugriffs auf einen Datensatz (das Werkexemplar), der die Wiedergabe des Werks und damit seine Wahrnehmung ermöglicht. Nicht relevant ist der tatsächliche Abruf und die tatsächliche Wahrnehmung. Zugänglich macht, wer den Zugang für andere einrichtet und beherrscht (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 22). Dieses Recht unterliegt keiner Erschöpfung, überdauert also die Veröffentlichung des Werks ebenso wie die Veräusserung eines Werkexemplars oder dessen Zugänglichmachung an anderer Stelle (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 10 N 17).

[…]

5.6.2.3.Würdigung

5.6.2.3.1.Die Beklagte 1 erklärt […], den Auftrag gehabt zu haben, Fotoabzüge zum Verkauf anzubieten. Zwar bestreitet sie die klägerische Behauptung, dass die Preisliste für Werke über die Website der Beklagten 1 verlangt werden konnte. Doch die von der Klägerin eingereichten Ausdrucke zeigen dies auf. Eine solche Preisliste liess die Beklagte 1 Herrn S denn auch unbestrittenermassen per E-Mail mit einem Link zukommen. Unerheblich ist, ob S kaum ernsthaft an einem Kauf interessiert gewesen sein dürfte. Durch das Zurverfügungstellen der Preisliste per E-Mail und vor allem des Buttons «request the price list» auf der Website, mit welcher die Preisliste verlangt werden konnte, erklärte die Beklagte 1 die Bereitschaft zur Überlassung an eine Vielzahl auch unbestimmter Personen und bot sie die Fotoabzüge zum Verkauf an. Eine solche Handlung stellt eine Verletzung des Verbreitungsrechts im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. b URG dar, sollten die Urheberrechte nicht erschöpft sein. Da der entsprechende Button auf der Website nicht mehr vorhanden ist, ist erstellt, dass die Verletzung nicht mehr andauert.

Die Beklagte 1 gibt sodann zu, dass sie eine Ausstellung der streitgegenständlichen Fotoabzüge durchgeführt hat. Wie vorstehend ausgeführt, fällt das Ausstellen von Werkexemplaren jedoch nicht unter das Verbreitungsrecht. Auch ist die Ausstellung − entgegen der Ansicht der Klägerin − kein Anwendungsfall des Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrechts (Recht zum Zugänglichmachen; Art. 10 Abs. 2 lit. c URG), regelt dieses doch das Zugänglichmachen unkörperlicher Werke (siehe E. 5.6.2.2.5). Eine Verletzung des Rechts auf Erstausstellung nach Art. 9 Abs. 2 URG wird seitens der Klägerin nicht geltend gemacht. […] Entsprechend liegt aufgrund des Ausstellens der streitgegenständlichen Fotoabzüge an sich keine Urheberrechtsverletzung vor. Allerdings hat die Beklagte 1 die Fotoabzüge für die Ausstellung von der Beklagten 2 ausgeliehen erhalten und die Beklagte 1 hätte – durch die Vornahme der Provenienzabklärungen vor der Ausstellung (und nicht erst währenddessen oder danach) – wissen können und müssen, dass sie mit ihrer Mitwirkung daran urheberrechtsverletzende Handlungen der Beklagten 2 förderte. Dadurch hat die Beklagte 1 an der Verletzung des Verbreitungsrechts im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. b URG mitgewirkt, sollten die Urheberrechte nicht erschöpft sein.

Weiter bestreitet die Beklagte 1 zwar, dass Fotografien auf ihrer Website präsentiert werden. Die Klägerin belegt […] jedoch, dass am 18. Januar 2021, kurz vor Klageeinreichung, einzelne streitgegenständliche Fotografien auf der Website der Beklagten 1 betrachtet werden konnten. Notorisch ist weiter, dass alle streitgegenständlichen Fotoabzüge ausser die beiden nachfolgend abgedruckten auf der Website der Beklagten 1 noch immer betrachtet und heruntergeladen werden können […]. Damit stellt die Beklagte 1 Werke und Datensätze zum Download bereit. Dies erfüllt den Tatbestand der Verletzung des Rechts zum Zugänglichmachen der Klägerin (Art. 10 Abs. 2 lit. c URG). Die Verletzung dauert noch immer an.

5.6.2.3.2.Die Beklagte 2 hat durch den (anerkannten) Weiterverkauf der streitgegenständlichen, in der Schweiz lagernden Fotoabzüge sowie die (anerkannte) Einfuhr der Fotoabzüge in die Schweiz das Verbreitungsrecht im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. b URG verletzt, sollten die Urheberrechte nicht erschöpft sein.

Da die Beklagte 1 mit der Ausstellung selbst keine Urheberrechte verletzt hat, kann der Beklagten 2 keine Urheberrechtsverletzung infolge Mitwirkung daran angelastet werden, setzt ein Anspruch gegenüber einer Teilnehmerin doch eine rechtswidrige Haupttat voraus (BGE 145 III 72 ff. E. 2.2.2, «Netzsperren»). Allerdings hat die Beklagte 2 die Fotoabzüge der Beklagten 1 für die Ausstellung ausgeliehen. Dadurch hat die Beklagte 2 das Verbreitungsrecht im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. b URG verletzt, sollten die Urheberrechte nicht erschöpft sein.

|Zu verneinen ist eine Urheberrechtsverletzung (Art. 10 Abs. 2 lit. c URG) seitens der Beklagten 2 betreffend die Mitwirkung an der Präsentation der streitgegenständlichen Fotografien auf der Website der Beklagten 1. Die Klägerin behauptet die Mitwirkung der Beklagten 2 trotz deren Bestreitung nur pauschal und begründet sie allein mit der Lieferung der Fotoabzüge an die Beklagte 1. Damit fehlt es zum einen an substantiierten Behauptungen hinsichtlich der Mitwirkung der Beklagten 2, insbesondere eines konkreten rechtlich relevanten Tatbeitrags. Zum anderen ist die Zugänglichmachung der streitgegenständlichen Fotografien auf der Website der Beklagten 1 keine adäquat kausale Folge der Lieferung der streitgegenständlichen Fotoabzüge für eine Ausstellung. Teilnahmehandlungen, die lediglich irgendwie von förderndem Einfluss sind, jedoch nicht in hinreichend engem Zusammenhang mit der Tat selbst stehen, genügen nicht (vgl. BGE 145 III 72 ff. E. 2.2.1, 2.3.1, «Netzsperren»). Bei der Einlieferung von Fotoabzügen für eine Ausstellung muss nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass sie auf einer Website aufgeschaltet und zum Herunterladen bereitgestellt werden. Ausstellungshäuser und Museen sehen im Zusammenhang mit aktuellen oder bevorstehenden Ausstellungen jeweils davon ab, eine Vielzahl von Fotoabzügen online aufzuschalten.

Ebenso wenig liegt eine Urheberrechtsverletzung seitens der Beklagten 2 betreffend die Mitwirkung am Anbieten der Fotoabzüge zum Verkauf durch die Lieferung der Fotoabzüge vor (Art. 10 Abs. 2 lit. b URG). Die Klägerin behauptet die Mitwirkung der Beklagten 2 trotz deren Bestreitung lediglich pauschal. Beweismittel offeriert sie keine. Sie begründet die Behauptung lediglich mit der generellen Funktionsweise von Galerien und damit, dass die Beklagte 2 das öffentliche Kaufangebot geduldet habe. [… Die] Lieferung der Fotoabzüge [ist] für eine Ausstellung in einer Galerie nicht adäquat kausal für das Anbieten der Werkexemplare zum Verkauf. Die Lieferung begünstigt zwar die Handlung, doch muss eine solche Lieferung nicht zwingend zu einem Anbieten zum Verkauf führen und muss der Lieferant auch nicht damit rechnen.

5.6.2.3.3.Das Vervielfältigungsrecht nach Art. 10 Abs. 2 lit. a URG wird von der Klägerin zwar erwähnt und sie bestreitet die Herstellung/Veränderung der Fotoabzüge durch bzw. mit Zustimmung von A, allerdings ist nicht erkennbar, dass sie den Beklagten konkrete Art. 10 Abs. 2 lit. a URG verletzende Handlungen vorwirft, geschweige denn welche […].

5.6.2.4.Zwischenfazit

5.6.2.4.1.Zusammengefasst ist festzuhalten, dass im Zusammenhang mit den streitgegenständlichen Fotoabzügen sowohl die Beklagte 1 (durch Anbieten zum Verkauf sowie Teilnahme an der Ausleihe) als auch die Beklagte 2 (durch den Verkauf, die Einfuhr und die Ausleihe) Urheberrechte der Klägerin verletzt hat, sollten die Urheberrechte Art. 10 Abs. 2 lit. b URG nicht erschöpft sein. Die Erschöpfung ist nachfolgend zu prüfen (siehe E. 5.6.3). Die Beklagte 1 hat durch die Präsentation/das Zugänglichmachen von streitgegenständlichen Fotoabzügen auf ihrer Website zudem Urheberrechte nach Art. 10 Abs. 2 lit. c URG verletzt, welche nicht der Erschöpfung unterliegen.

5.6.3.Prüfung der Erschöpfung der Rechte nach Art. 10 Abs. 2 lit. b URG

[…]

5.6.3.2.Rechtliches

5.6.3.2.1.Wie in E. 5.6.2.2 erwähnt, hat der Urheber das ausschliessliche Recht, Werkexemplare anzubieten, zu veräussern oder sonst wie zu verbreiten (Art. 10 Abs. 2 lit. b URG). Dieses Recht wird eingeschränkt durch den Erschöpfungsgrundsatz. Dieser besagt, dass wenn ein Urheber/eine Rechteinhaberin ein konkretes Werkexemplar veräussert oder dessen Veräusserung zugestimmt hat, dieses (beliebig) weiterveräussert oder sonst wie verbreitet werden darf (Art. 12 URG; Hilty, Rz. 23). Mit Veräusserung seitens oder mit Zustimmung des Urhebers ist allein die definitive Veräusserung, also die Übereignung des Werkexemplars durch Verkauf, Tausch und Schenkung gemeint; eine Gebrauchsüberlassung genügt nicht (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 12 N 1; Barrelet/Egloff, URG 12 N 11; Pfortmüller, URG 12 N 3).

[…]

5.6.3.3.Würdigung

5.6.3.3.1.Die Klägerin bestreitet die Erschöpfung. Sie weist zurecht darauf hin, dass keine der beiden Beklagten konkrete Behauptungen hinsichtlich Veräusserungen der einzelnen streitgegenständlichen Fotoabzüge durch A bzw. die Klägerin oder der konkreten Zustimmung zur konkreten Veräusserung der konkreten streitgegenständlichen Fotoabzüge (Werkexemplare) aufstellt (wer veräussert wann welchen konkreten Fotoabzug an wen bzw. stimmte der konkreten Veräusserung zu). Eine Veräusserungskette beginnend mit der ersten und entscheidenden Veräusserung legen beide Beklagte nicht dar. Sie kommen somit ihrer Substantiierungslast nicht nach, weshalb von keiner Erschöpfung ausgegangen werden kann. Eine Beweisabnahme entfällt.

Die Erläuterungen der Beklagten 2 zur Beweismasserleichterung sind nicht einschlägig, käme eine solche doch erst im Fall einer Beweisabnahme zum Zug. Eine Beweismasserleichterung führt nicht zu einem Wegfall der Behauptungs- und Substantiierungslast oder zu einer Reduktion derselben. Darüber hinaus käme eine Beweismasserleichterung vorliegend auch deshalb nicht in Frage, da eine Beweisnot (Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit des strikten Beweises) nicht hinreichend dargetan wurde. Die Beklagte 2 legt keine (erfolglosen) Provenienznachforschungsbemühungen dar (die Beklagte 1 begnügt sich mit der Behauptung, die Beklagte 2 habe sie über Veräusserungskette und |Provenienz informiert). Die Beklagte 1 erwähnt in der Duplik bloss eine nach der Kontaktaufnahme der Klägerin im September 2019 erfolgte Aufnahme von Abklärungen der Provenienz, welche ergeben hätten, dass die Fotoabzüge aus fünf verschiedenen Sammlungen stammten, ohne ins Detail zu gehen.

Ebenso vermögen die Beklagten aus dem Vorbringen der Klägerin, wonach gemäss den Terms and Conditions von O Photos Licensing die physischen Fotoabzüge im Eigentum der Agentur O geblieben seien, nichts zu ihren Gunsten ableiten, wurde doch von keiner Partei vorgebracht, die streitgegenständlichen Fotoabzüge seien von der Klägerin bzw. A an die Agentur O veräussert worden.

5.6.3.3.2.Die Beklagte 2 versucht die Erschöpfung anderweitig zu begründen, was ihr jedoch nicht zu gelingen vermag:

Zum einen stellt sie mit ihren Ausführungen zwar Behauptungen zu drei Gründen für die Erschöpfung auf. Diese sind jedoch lediglich pauschal gehaltene Vermutungen, welche sich nicht auf einzelne bestimmte Werkexemplare beziehen und sich mitunter gegenseitig ausschliessen […]. Solche Vorbringen entsprechen nicht den Anforderungen eines schlüssigen Tatsachenvortrags. Zudem offenbaren sie, dass die Beklagte 2 beim Erwerb die Herkunft der streitgegenständlichen Fotoabzüge nicht ausreichend abgeklärt hat (was im Übrigen auch aus sachenrechtlicher Perspektive geboten gewesen wäre, BGer vom 14. September 2022, 5A_71/2022, E. 3.3.2), wäre sie doch sonst in der Lage, anstelle pauschaler, sich auf drei verschiedene Argumentationslinien stützende Vermutungen plausible und detaillierte Angaben zur Herkunft der Fotografien zu machen.

Zum anderen ist den drei von der Klägerin [recte: Beklagten 2] vorgebrachten Gründen auch inhaltlich nicht zu folgen:

i. Eine «Signatur» auf einem Fotoabzug beweist keine Veräusserung durch den Urheber oder mit Zustimmung des Urhebers bzw. der Rechteinhaberin. Das Urheberrechtsgesetz äussert sich lediglich in Art. 8 Abs. 1 URG zur «Signatur» und sieht vor, dass als Urheber gilt, wer auf den Werkexemplaren mit dem eigenen Namen, einem Pseudonym oder einem Kennzeichen genannt wird, solange nichts anderes nachgewiesen ist. Dies ist eine (einzig zugunsten des Urhebers wirkende,) widerlegbare Rechtsvermutung hinsichtlich der Person des Urhebers (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 8 N 1, 3), nicht jedoch hinsichtlich einer Veräusserung. […] Wie die Klägerin zutreffend festhält, lässt sich aus einer «Signatur» allenfalls die Vollendung des Werks, nicht aber dessen Veräusserung ableiten. Die «Signatur» eines Werks ist weder Verpflichtungs- noch Verfügungsgeschäft. Die Frage der Echtheit der «Signaturen» kann unter den gegebenen Umständen an dieser Stelle offen bleiben.

ii. Die Erschöpfung kann auch nicht aufgrund der allgemeinen Umstände als erwiesen erachtet werden. Die Erschöpfung bezieht sich immer auf ein konkretes Werkexemplar. Viele Werkexemplare auf dem Markt – selbst wenn sie mit den streitgegenständlichen Fotoabzügen vergleichbare Merkmale aufweisen sollten, was offen bleiben kann, – vermögen die Erschöpfung am konkreten Werkexemplar nicht zu begründen, tritt diese doch allein durch die Veräusserung des fraglichen Werkexemplars durch den Urheber bzw. der Rechteinhaberin oder mit seiner/ihrer Zustimmung ein. Die allgemeinen Umstände führen auch nicht zur Vermutung, dass die Urheberrechte nach Art. 10 Abs. 2 lit. b URG aller Werkexemplare eines Urhebers erschöpft sind.

[…]

iii. Eine Erschöpfung ist ebenfalls nicht durch stillschweigende Zustimmung der Klägerin eingetreten: Ob eine stillschweigende Zustimmung des Urhebers bzw. der Rechteinhaberin zur Veräusserung eines Werkexemplars per se möglich ist, kann offen gelassen werden. Wäre sie möglich, könnte sie jedenfalls nicht leichthin angenommen werden. Im Regelfall ist rein passives Verhalten (Nichtstun bzw. Schweigen) nicht als Willensäusserung zu werten (BGE 30 II 298 ff. E. 3; BGE 123 III 53 ff. E. 5.a; BGer vom 18. Oktober 2002, 4C.228/2002, E. 1.5; BGer vom 1. Oktober 2002, 4C.206/2002, E. 2.1); es bedarf genügend sicherer, eindeutiger Anhaltspunkte für einen hinter dem Verhalten stehenden Willen (W. Wiegand/C. Hurni, in: H. Honsell [Hg.], Kurzkommentar Obligationenrecht, Basel 2014, OR 1 N 5). Eine stillschweigende Willensäusserung kann daher nur dann gegeben sein, wenn objektiv allein aus dem eindeutigen Verhalten einer Person deren (bestimmter) Wille abgeleitet werden kann (P. Gauch/W. Schluep/J. Schmid, OR AT, 11. Aufl., Zürich 2020, Rz. 190a; BGE 123 III 53 ff. E. 5.a). Es müssen von der bestimmten Person zu vertretende äussere, schlüssige, tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die es erlauben, nach dem Vertrauensgrundsatz in guten Treuen auf ihren Willen zu schliessen (C. Müller, BK OR 1–18, Bern 2018, OR 1 N 39, 44; C. Zellweger-Gutknecht, in: C. Widmer Lüchinger/D. Oser [Hg.], BSK OR I, 7. Aufl., Basel 2020, OR 1 N 17). Vorliegend zeigt die Beklagte 2 keine Anhaltspunkte auf, die erlauben, aus dem Schweigen der Klägerin auf eine bewusste und gewollte Willensäusserung im Sinne einer Zustimmung zu Veräusserungen der streitgegenständlichen Fotoabzüge zu schliessen.

[…] Eine Ausstellung eines Werkexemplars führt nicht zum Erschöpfen des diesbezüglichen Verbreitungsrechts, handelt es sich dabei doch nicht um eine definitive Veräusserung. […]

5.6.3.4.Zwischenfazit

Es liegt hinsichtlich der streitgegenständlichen Fotoabzüge keine Erschöpfung der Urheberrechte nach Art. 10 Abs. 2 lit. b URG vor.

5.6.4.Prüfung von Verletzungen nach Art. 11 URG

[…]

5.6.4.2.Rechtliches

Der Urheber und die Rechteinhaberin als Rechtsnachfolgerin haben unter anderem das ausschliessliche Recht zu be|stimmen, ob, wann und wie das Werk geändert werden darf (Art. 11 Abs. 1 lit. a URG). Der Urheber kann sowohl kleine als auch grosse Änderungen, direkte Angriffe auf die Integrität des Werkes sowie mittelbare Verletzungen beanstanden (BGE 142 III 387 ff. E. 4.1, «fermeture d’une terrasse»; Barrelet/Egloff, URG 11 N 6). Die Wahl eines im Vergleich zum Werk anderen Bildformats oder eines Ausschnittes stellt eine Änderung dar (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 11 N 6). Der Urheber bzw. die Rechteinhaberin kann Eingriffe in die Werkintegrität gestatten und erlauben, dass das Werk geändert oder bearbeitet wird. Die Erlaubnis kann ausdrücklich oder stillschweigend erteilt werden (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 11 N 2).

[…]

5.6.4.4.Zwischenfazit

Da es an substantiierten Behauptungen der Klägerin zu den «Signaturen» und zum Zuschneiden sowie an Verknüpfungen zwischen Behauptungen und Beweisofferten fehlt, ist eine Verletzung von Art. 11 Abs. 1 lit. a URG nicht nachgewiesen und zu verneinen.

[…]

5.6.6.Zwischenfazit

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass

• i.
  die Beklagte 1 durch das Anbieten zum Verkauf sowie die Teilnahme an der Ausleihe (Art. 10 Abs. 2 lit. b URG) und durch das Zugänglichmachen auf der Website (Art. 10 Abs. 2 lit. c URG) sowie
• ii.
  die Beklagte 2 durch den Verkauf, die Einfuhr und die Ausleihe (Art. 10 Abs. 2 lit. b URG) der streitgegenständlichen Fotoabzüge die Urheberrechte der Klägerin verletzt haben. Erschöpfung, sachenrechtliche Aspekte und guter Glaube stehen den Urheberrechtsverletzungen nicht entgegen. Hingegen liegen keine Verletzungen von Art. 11 Abs. 1 lit. a URG vor.

5.7.Einzelne Ansprüche/Rechtsbegehren

5.7.1.Rechtsbegehren 1 (Unterlassung und Beseitigung)

[…]

5.7.1.2.1.Voraussetzung für ein Verbot einer drohenden Verletzungshandlung nach Art. 62 Abs. 1 lit. a URG (Unterlassung) ist ein besonderes Rechtsschutzinteresse, welches nur bei einer hinreichend realen, konkreten Gefährdung des Schutzrechts vorliegt. Indiz für eine Gefährdung kann die Tatsache sein, dass gleichartige Rechtsverletzungen in der Vergangenheit stattgefunden haben und eine Wiederholung zu befürchten ist (Wiederholungsgefahr) oder Verhaltensweisen des Anspruchsgegners oder konkrete Anhaltspunkte indizieren, dass erstmalige künftige Verletzungen unmittelbar drohen (Erstbegehungsgefahr) (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 62 N 14 f.; Egloff/Heinzmann, URG 62 N 6; BGE 128 III 96 ff. E. 2e, «Orfina [fig.]/Orfina»; BGE 124 III 72 ff. E. 2a, «Contra Schmerz»). Die Wiederholungsgefahr darf regelmässig angenommen werden, wenn die Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch dann zu vermuten, dass sie es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (BGE 128 III 96 ff. E. 2e, «Orfina [fig.]/Orfina»; P. Oberhammer, in: P. Oberhammer/T. Domej/U. Haas [Hg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, ZPO 84 N 10 m.H.). Das trifft etwa zu, wenn die Verletzerin zwar im Hinblick auf den Prozess das beanstandete Verhalten eingestellt hat, in den Rechtsvorträgen aber nach wie vor ihr Verhalten als rechtmässig verteidigt (BGE 128 III 96 ff. E. 2e, «Orfina [fig.]/Orfina»). Die Verletzerin kann diese Vermutung widerlegen, indem sie Umstände dartut, die eine Wiederholung im konkreten Fall ausschliessen oder zumindest unwahrscheinlich erscheinen lassen (vgl. BGer, sic! 2002, 599 ff. E. 5.1, «reproduction de vidéocassettes»). So kann die Annahme einer Wiederholungsgefahr nach erfolgter Verletzung unter Berücksichtigung der Einzelfallumstände bei einer Verzichts- und Unterwerfungserklärung ausgeschlossen werden, falls sie ohne Anerkennung einer Rechtspflicht bzw. trotz Bestreitung der Widerrechtlichkeit erfolgt und soweit sie bedingungslos und unzweideutig ist. Eine solche Erklärung ist formfrei möglich; auch ein gleich zu gewichtender Tatbeweis reicht (OGer ZH, sic! 2011, 509 ff. E. 2.1, «Praliné-Skulptur»; vgl. HGer ZH, ZR 111/2012, Nr. 62; BGer vom 21. Juli 2011, 4A_109/2011, E. 6.2.2, «Federkernmaschinen»).

Naturgemäss lässt sich künftiges Verhalten nie mit letzter Sicherheit beweisen, so dass es genügen muss, eine Vermutung darzutun (BGE 97 II 97 ff. E. 5.b). In welcher Intensität eine Gefahr vorhanden sein muss, um einen Unterlassungsanspruch bejahen zu können, ist eine Rechtsfrage. Für die tatsächlichen Gegebenheiten, aus denen sich eine Gefahr der dargelegten Art ergeben soll, trägt die klagende Partei die Behauptungs-, (und im Bestreitungsfalle) die Substantiierung- und Beweislast (OGer ZH, sic! 2011, 509 ff. E. 2.1, «Praliné-Skulptur»; vgl. HGer ZH, ZR 111/2012, Nr. 62; BGer vom 21. Juli 2011, 4A_109/2011, E. 6.2.2, «Federkernmaschinen»).

5.7.1.2.2.Voraussetzung für die Gutheissung eines Beseitigungsanspruchs nach Art. 62 Abs. 1 lit. b URG ist ein andauernder rechtsverletzender Zustand (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 62 N 17).

5.7.1.3.Würdigung

5.7.1.3.1.[…] Damit ist eine hinreichend konkrete Gefährdung der Urheberrechte der Klägerin (Art. 10 Abs. 2 lit. b URG) durch Verkauf und potentiell konnexe Handlungen wie Anbieten und Ausfuhr sowie anderweitiges in Verkehr bringen (z.B. Ausleihe) und einer Mitwirkung darangegeben. Folglich ist ein Unterlassungsanspruch der Klägerin zu bejahen.

Sodann dauert, wie in E. 5.6.2.3.1 ausgeführt, das Zugänglichmachen von 21 der 23 streitgegenständlichen Foto|abzüge auf der Website der Beklagten 1 noch immer an, womit auch ein andauernder rechtsverletzender Zustand (Art. 10 Abs. 2 lit. c URG) vorliegt. […]

Aus diesen Gründen ist der Beklagten 1 – vorbehältlich der Prüfung der Einwendungen und Einreden […] – zu untersagen, die streitgegenständlichen Fotoabzüge von der Schweiz auszuführen, anzubieten, zu verkaufen, anderweitig in Verkehr zu bringen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken.

[…]

5.7.1.3.3. Abzuweisen ist das Rechtsbegehren 1 hinsichtlich des Verbots der Einfuhr der streitgegenständlichen Fotoabzüge in die Schweiz, des Lagerns und des Ausstellens der streitgegenständlichen Fotoabzüge in der Schweiz, und zwar aus folgenden Gründen:

Die streitgegenständlichen Fotoabzüge befinden sich im Zollfreilager J und damit bereits in der Schweiz. Zugleich wird den Beklagten 1 und 2 deren Ausfuhr künftig untersagt. Folglich besteht keine Gefahr der Einfuhr der streitgegenständlichen Fotoabzügen sowie einer damit verbundenen Urheberrechtsverletzung.

[…]

Das Lagern selbst ist keine das Urheberrecht verletzende Handlung. Aus dem Lagern kann sodann nicht unmittelbar ein Zweck abgeleitet werden. Eine dadurch entstehende Gefährdung der Urheberrechte an den streitgegenständlichen Fotoabzügen liegt daher nicht vor.

5.7.2.Rechts- und Eventualbegehren 2.a)–b) (Herausgabe/Einziehung) sowie 5.a)–b) (Umwandlung in Geld)

5.7.2.1.Parteistandpunkte

5.7.2.1.1.Die Klägerin verlangt mit Rechtsbegehren 2.a) die Verpflichtung der Beklagten zur Herausgabe der streitgegenständlichen Fotoabzüge an die Klägerin und verweist dazu auf zwei Lehrmeinungen (E. Marbach, in: E. Marbach/P. Ducrey/G. Wild [Hg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., Bern 2017, Rz. 998; L. David/M. Frick/O. M. Kunz/M. Studer/D. Zimmerli, SIWR I/2, 3. Aufl., Basel 2011, Rz. 315 f.). Sodann verlangt die Klägerin mit Eventualbegehren 2.b) gestützt auf Art. 62 Abs. 1 lit. b URG und Art. 63 URG, dass die streitgegenständlichen Fotoabzüge gemäss Rechtsbegehren 1 einzuziehen und zu vernichten seien.

Die Klägerin führt aus, nach Art. 63 Abs. 1 URG könne das Gericht insbesondere die Einziehung und Verwertung oder Vernichtung der widerrechtlich hergestellten Gegenstände anordnen. Die Verwendung der verletzenden Objekte stehe im Ermessen des Gerichts, namentlich auch deren Herausgabe an sie, die Klägerin. Sie beantrage die Herausgabe der Fotoabzüge, weil diese beim Nachweis zukünftiger Rechtsverletzungen hilfreich sein könnten. So könne sie bei zukünftigen Fällen anhand der streitgegenständlichen Fotoabzüge die Unterschiede zwischen Original und Fälschung erklären. Da im vorliegenden Verfahren nicht alle zivil- und strafrechtlichen Aspekte beurteilt würden, beantrage sie die Herausgabe der Fotoabzüge an sie, damit sie in möglichen weiteren Verfahren als Beweismittel zur Verfügung stünden. Die Einziehung und Vernichtung sei für die Fälle gedacht, in denen die Gegenstände nicht mehr gebraucht würden.

5.7.2.1.2.Die Beklagte 2 beantragt die Abweisung des Begehrens. Neben dem Bestreiten der Urheberrechtsverletzungen erklärt sie, die Klägerin könne ihren Primärantrag gemäss Rechtsbegehren 2.a) auf keine Rechtsgrundlage stützen. Art. 63 Abs. 1 URG biete nur Hand für die Einziehung, Verwertung oder Vernichtung widerrechtlicher Gegenstände. Zugegebenermassen komme dem Gericht ein gewisses Ermessen zu. Die von der Klägerin zitierten Lehrmeinungen böten allerdings keine Grundlage für eine Herausgabe an sie selbst. So werde in der Lehre lediglich vertreten, dass die eingezogenen Gegenstände beispielsweise an eine wohltätige Institution zu Eigengebrauch verschenkt werden könnten. Die Klägerin sei weder eine wohltätige Institution, noch wolle sie die Werke für den Eigengebrauch. Die Klägerin substantiiere denn auch nicht, wofür sie die Fotoabzüge verwenden würde, sondern behaupte lediglich, die streitgegenständlichen Fotoabzüge für andere zivil- und strafrechtliche Aspekte zu benötigen. Die Beklagte 1 hält einzig fest, dass sie die Fotoabzüge nicht herausgeben dürfe und ersucht generell um Klageabweisung.

[…]

5.7.2.3.Würdigung

5.7.2.3.1.Ein Herausgabeanspruch der klagenden Partei findet in beiden von der Klägerin angerufenen Rechtsgrundlagen keine Stütze: Art. 63 URG sieht die Vernichtung oder die Verwertung durch das Gericht vor. Eine Verwertung kommt vor allem für eingezogene Hilfsmittel in Betracht, die sich rechtmässig verwenden lassen (Rehbinder/Haas/Uhlig, URG 63 N 6). In diesem Licht ist auch die Literaturstelle ‚E. Marbach, in: E. Marbach/P. Ducrey/G. Wild (Hg.), Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., Bern 2017, Rz. 998′ betreffend die Verwertung z.B. durch Schenkung an wohltätige Institutionen zu lesen. Die Klägerin verlangt jedoch die Herausgabe der Gegenstände, nicht der Hilfsmittel, an sie, welche keine wohltätige Institution ist, und zwar nicht zwecks Verwertung, sondern Verwendung. Hierzu bietet weder der Wortlaut noch der Sinn und Zweck von Art. 63 URG eine Grundlage. Die Herausgabe der Gegenstände zur Verwendung in weiteren Verfahren ist nicht vorgesehen. Darüber hinaus vermag die Klägerin auch nicht plausibel zu machen, wofür sie die streitgegenständlichen Fotoabzüge konkret benötigt.

Eine Herausgabe an die klagende Partei kommt auch gestützt auf Art. 62 URG nicht in Frage. Zwar mag es für den Schutzrechtsinhaber generell interessant sein, die Herausgabe zu verlangen (wie David/Frick/Kunz/Studer/Zimmerli, SIWR I/2, Rz. 315 formulieren) bzw. statt die Vernichtung die Übertragung des Schutzrechts auf sie zu verlangen. |Im Marken-, Design- und Patentrecht ist eine Übertragung möglich, allerdings jeweils gestützt auf eine Spezialbestimmung (Art. 53 MSchG; Art. 34 DesG; Art. 29 PatG) und nicht auf die zu Art. 62 URG jeweils analoge Generalbestimmung (Art. 55 MSchG; Art. 35 DesG; Art. 66 ff. PatG), und die Übertragung betrifft in diesen Fällen ein Recht, keine Gegenstände. Das Urheberrechtsgesetz enthält keine solche Spezialbestimmung.

Das Rechtsbegehren 2.a) ist folglich abzuweisen.

5.7.2.3.2.Überdies ist es der Klägerin nicht gelungen, darzutun, dass es sich bei den streitgegenständlichen Fotoabzügen um widerrechtlich hergestellte Gegenstände handelt: Wie in E. 5.6.2.3.3 ausgeführt, bestreitet die Klägerin zwar die Herstellung/Veränderung der Fotoabzüge durch bzw. mit Zustimmung von A und behauptet eine widerrechtliche Herstellung der Fotoabzüge sprich Fälschung. Die Behauptungen der Klägerin sind allerdings trotz detaillierter Bestreitungen der Beklagten nicht substantiiert erfolgt, was hinsichtlich der Verletzung des Vervielfältigungsrechts, des Zuschneidens und der «Signaturen» vorstehend ausgeführt wurde (s. E. 5.6.2.3.3, 5.6.4.3.2, 5.6.4.3.3). Ebenfalls wurden in Bezug auf das Zuschneiden und die «Signaturen» die fehlenden Beweisverbindungen und -offerten erläutert. Auf diese Ausführungen wird verwiesen. Substantiierte weitere Behauptungen der Klägerin fehlen.

Auch aus diesem Grund wäre Rechtsbegehren 2.a) und ist Eventualbegehren 2.b) abzuweisen. […]

5.7.3.Rechtsbegehren 3 (Auskunft)

[…]

5.7.3.3.Wer in seinem Urheber- oder verwandten Schutzrecht verletzt oder gefährdet wird, kann vom Gericht verlangen, dass die beklagte Partei zu verpflichten sei, Herkunft und Menge der in ihrem Besitz befindlichen Gegenstände, die widerrechtlich hergestellt oder in Verkehr gebracht worden sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer und Abnehmerinnen zu nennen (Art. 62 Abs. 1 lit. c URG).

5.7.3.4.[…] Folglich ist ein Auskunftsanspruch der Klägerin gegenüber beiden Beklagten im Zusammenhang mit den nachgewiesenen Urheberrechtsverletzungen zu bejahen.

Dem Anspruch nicht entgegen steht das von der Beklagten 1 vorgebrachte Geschäftsgeheimnis. An der Geheimhaltung der Identität der Lieferanten und Abnehmer wiederrechtlich verbreiteter Fotoabzüge besteht kein schutzwürdiges Interesse (vgl. P. Rohn, Zivilrechtliche Verantwortlichkeit der Internet Provider nach schweizerischem Recht, ZStP 2004, 226 f.; BPatGer vom 1. November 2019, O2017_007, E. 86; Stutz/Beutler/Hottinger, DesG 35 N 79). Die von der Beklagten 2 angerufenen Datenschutznormen stehen dem Auskunftsanspruch ebenfalls nicht entgegen (vgl. Rohn, 226 f.). Gemäss Bundesgericht ist dem Datenschutz nicht generell den Vorrang gegenüber dem Schutz des Urheberrechts einzuräumen (BGE 136 II 508 ff. E. 6.4 «Logistep»). Wieso eine Anordnung nach Art. 62 URG die Datenschutzgesetze vorliegend konkret verletzen soll, erläutert die Beklagte 2 nicht und ist nicht erkennbar. Mit Art. 62 Abs. 1 lit. c URG besteht für den Auskunftsanspruch und die Nennung der Herkunft und der gewerblichen Adressaten, d.h. Lieferanten und Käufer der streitgegenständlichen Fotoabzüge, eine gesetzliche Grundlage (vgl. Art. 12 und 13 DSG). Weiter besteht ein im Vergleich zum Rechtsverletzer überwiegendes Interesse der Klägerin an den Informationen zwecks Erleichterung der Feststellung des Ursprungs von rechtswidrigen Handlungen.

[…]

Infolgedessen sind die Beklagten 1 und 2 – vorbehältlich der Prüfung der Einwendungen und Einreden […] – zu verpflichten, der Klägerin Auskunft über die Namen und Adressen der ihnen bekannten Lieferanten und gewerblichen Abnehmer der streitgegenständlichen Fotoabzüge (wozu auch die jetzigen und vormaligen Eigentümerinnen gehören) zu erteilen. Auskunft ist der Klägerin direkt zu erteilen. […]

5.7.4.Zwischenfazit

Der Klägerin kommen Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche gegenüber der Beklagten 1 und Unterlassungsansprüche gegenüber der Beklagten 2 (Rechtsbegehren 1) sowie Auskunftsansprüche gegenüber beiden Beklagten (Rechtsbegehren 3) zu. Nachfolgend bleiben allerdings die Einwendungen und Einreden der Beklagten zu prüfen, welche die Klägerin daran hindern könnten, die an sich gegebenen Ansprüche geltend machen zu können. Hingegen stehen der Klägerin keine Herausgabe- und Einziehungsansprüche (Rechtsbegehren 2) […] zu.

[…]

6.UWG

6.1.Mögliche Ansprüche/zu prüfende Rechtsbegehren

Gemäss Art. 9 UWG kann bei bestehender oder drohender Verletzung geschützter Interessen durch unlauteren Wettbewerb das Unterlassen einer drohenden Verletzung, die Beseitigung einer bestehenden Verletzung sowie das Feststellen der Widerrechtlichkeit einer sich weiter andauernden Verletzung verlangt werden. Zur Beseitigung zählt auch die Einziehung und anschliessende Vernichtung verletzender Gegenstände (Domej, in: R. Heizmann/L. Loacker [Hg.], Kommentar UWG, Zürich 2017, UWG 9 N 20 f.). Eine Grundlage für einen Anspruch auf Herausgabe der verletzenden Gegenstände an die klagende Partei und einen Auskunftsanspruch bietet das UWG jedoch nicht.

[…]

Wf