«GALADRIEL» Tribunal administratif fédéral du 25 mai 2022
Procédure de radiation; défaut d’usage
Cour II; recours irrecevable; réf. B-5149/2021
LPM 35b I; PA 5; LTAF 31.
L’acte par lequel l’IPI constate dans une procédure de radiation la vraisemblance du défaut d’usage d’une marque, soit l’une des conditions matérielles pour admettre la radiation, et annonce statuer ultérieurement sur les preuves d’usage ainsi que sur les frais et dépens, ne constitue pas une décision, mais est une prise de position et une information aux parties sur l’état de la procédure et la suite à lui donner. Le recours contre un tel acte est irrecevable (consid. 2, 4.6.3, 4.7.2, 4.8 et 5).
LPM 35b I.
Scinder l’examen de la vraisemblance du défaut d’usage et de la vraisemblance de l’usage sérieux en Suisse d’une marque contrevient au principe en vertu duquel les tribunaux doivent trancher l’ensemble d’un litige dans une seule décision. Conduire un examen séparé de celles-ci peut mener à des appréciations contradictoires, l’appréciation de la vraisemblance de l’usage pouvant avoir des répercussions sur l’appréciation de la vraisemblance du défaut d’usage (consid. 4.9).
MSchG 35b I; VwVG 5; VGG 31.
Die Handlung, mit der das IGE in einem Löschungsverfahren die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs einer Marke als eine der materiellen Voraussetzungen für die Löschung feststellt und ankündigt, zu einem späteren Zeitpunkt über die Beweise des Gebrauchs sowie die Verfahrenskosten und Parteientschädigungen zu entscheiden, stellt keine Verfügung, sondern eine Stellungnahme und eine Information an die Parteien über den Stand des Verfahrens und das weitere Vorgehen dar. Die Beschwerde gegen eine solche Handlung ist unzulässig (E. 2, 4.6.3, 4.7.2, 4.8 und 5).
MSchG 35b I.
Eine Aufteilung der Prüfung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs und der Glaubhaftmachung des ernsthaften Gebrauchs einer Marke in der Schweiz widerspricht dem Grundsatz, nach dem die Gerichte einen Rechtsstreit in einem einzigen Entscheid beurteilen müssen. Eine getrennte Prüfung kann zu widersprüchlichen Würdigungen führen, da die Würdigung der Glaubhaftmachung des Gebrauchs Auswirkungen auf die Würdigung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs haben kann (E. 4.9).
|Le 22 septembre 1978, la société A. (ci-après: la défenderesse ou la recourante) a obtenu l’enregistrement de la marque suisse «GALADRIEL».
Par décision du 15 août 2019, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après: l’IPI ou l’autorité inférieure) a rejeté l’opposition déposée par la société A. sur le fondement de sa marque suisse «GALADRIEL» contre la marque suisse «GALADRIEL & LIBERTY’NE», dont la titulaire est B. (ci-après: la requérante ou l’intimée), pour défaut d’usage de la marque opposante de la société A. Cette décision n’a pas été attaquée.
Le 30 décembre 2019, la requérante a déposé une demande de radiation pour défaut d’usage de la marque suisse «GALADRIEL». A l’appui de la demande concernant la marque attaquée, la requérante produit uniquement la décision rendue dans la procédure d’opposition précitée.
Dans un acte daté du 25 octobre 2021, l’IPI a estimé que la décision sur opposition rendait vraisemblable un défaut d’usage de la marque attaquée dans la procédure de radiation et a rendu le dispositif suivant:
Par acte du 26 novembre 2021, la défenderesse a déposé un recours contre l’acte précité auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Elle conclut avec suite de frais et dépens à l’annulation de l’acte attaqué.
1.
1.1Le Tribunal examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 1 PA; ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF des recours contre les décisions prises par l’autorité inférieure au sens de l’art. 5 PA.
2.Pour que le recours soit recevable, encore faut-il qu’il ait un objet (Anfechtungsobjekt), c’est-à-dire qu’il s’en prenne à une décision au sens de l’art. 5 PA. Les parties ne se prononcent pas sur cette question.
3.Pour trancher cette question, il faut d’abord exposer les règles relatives au droit à la marque et à la procédure de radiation pour défaut d’usage.
3.1Le droit à la marque prend naissance par l’enregistrement (art. 5 LPM) et confère au titulaire le droit exclusif d’en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer (art. 13 al. 1 LPM). La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM).
3.2Les art. 35a et 35b LPM se lisent ainsi:
Art. 35a Demande de radiation
1 Toute personne peut déposer auprès de l’IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d’usage au sens de l’art. 12, al. 1.
2 La demande peut être déposée au plus tôt:
3 La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée.
Art. 35b Décision
1 L’IPI rejette la demande dans les cas suivants:
2 Si le requérant rend vraisemblable le défaut d’usage pour une partie des produits et services, l’IPI accepte la demande pour cette partie uniquement. […]
3.3Celui qui entend se défendre contre une demande de radiation a trois possibilités: a) contester la vraisemblance du défaut d’usage de la marque attaquée, b) rendre vraisemblable l’usage de cette marque, ou c) rendre vraisemblables de justes motifs pour son défaut d’usage (art. 35b al. 1 let. a, b et b in fine LPM; TAF du 2 mai 2022, B-2153/2020, consid. 3.6, «Swissvoice»; TAF du 18 janvier 2022, B-2382/2020, consid. 2.6 in fine, «Pierre de Coubertin»; TAF du 26 août 2021, B-2597/2020, consid. 3.6, «U UNIVERSAL GENEVE (fig.)/UNIVERSAL GENEVE»).
3.4Selon la jurisprudence et la doctrine, la demande de radiation est partiellement ou totalement rejetée déjà si le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d’usage sérieux en Suisse (TAF du 2 mai 2022, B-2153/2020, consid. 8.1, «Swissvoice»; C. Gasser/G. Wild, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 35b N 15; D. Aschmann, Das neue administrative Löschungsverfahren im Gefüge des Markenprozessrechts, sic! 2016, 198).
|4.Il faut maintenant confronter l’acte attaqué, rendu dans le cadre de la procédure de radiation pour défaut d’usage, aux caractéristiques d’une décision au sens de l’art. 5 PA.
4.1Acte de souveraineté adressé à un particulier, la décision a pour objet de régler une situation juridique, c’est-à-dire de déterminer, de manière obligatoire et contraignante, les droits et obligations de sujets de droit (art. 5 PA; ATAF 2016/3 consid. 3.1; TAF du 28 septembre 2021, B-565/2021, consid. 4.2; U. Häfelin/G. Müller/F. Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl., Zürich 2020, N 849; M. Moser/A. Beusch/L. Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl., Basel 2013, N 2.13; P. Moor/E. Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, 179).
4.2La décision fixe un régime juridique individuel et concret et s’oppose en cela à la norme qui est de nature générale et abstraite. La décision est individuelle dans la mesure où elle s’adresse à un cercle déterminé de destinataires et concrète dans la mesure où elle se rattache à une situation particulière (Moor/Poltier, 198; Moser/Beusch/Kneubühler, N 2.12 ss). Ses effets doivent se produire tant à l’égard des autorités qu’à celui de son destinataire (ATF 135 II 38 ss consid. 4.3, ATF 131 II 13 ss consid. 2.2, ATF 121 II 473 ss consid. 2a et ATF 101 Ia 73 ss consid. 3a; F. Uhlmann, in: B. Waldmann/P. Weissenberger (Hg.), Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl., Zürich 2016, VwVG 5 N 20).
4.3La décision se trouve assortie d’un caractère contraignant, c’est-à-dire que la relation juridique est tranchée de manière définitive et qu’elle ne peut en principe plus être remise en cause (M. Müller, in: C. Auer/M. Müller/B. Schindler (Hg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl., Zürich 2019, VwVG 5 N 38). Cette nature obligatoire à l’égard de l’administration et de l’administré concerné apparaît ainsi comme une caractéristique des actes dont il est question à l’art. 5 al. 1 PA. Ne constituent ainsi pas une décision l’expression d’une opinion, une simple communication, une prise de position, une recommandation, un renseignement, une information, un projet de décision ou l’annonce d’une décision, car il leur manque un caractère juridique contraignant (ATF 135 II 30 ss consid. 1.1; TF du 22 août 2008, 1C_197/2008, consid. 2.2; ATAF 2016/3 consid. 3.1 et ATAF 2009/20 consid. 3.2 et les références citées; TAF du 28 septembre 2021, B-565/2021, consid. 4.2.1.2; Uhlmann, VwVG 5 N 97).
4.4Lorsqu’il s’agit de qualifier un acte de décision, il importe peu que celle-ci soit désignée comme telle ou qu’elle en remplisse les conditions formelles fixées par la loi (ATF 133 II 450 ss consid. 2.1; ATAF 2016/3 consid. 3.3 et ATAF 2008/15 consid. 2). Est bien plutôt déterminant le fait qu’elle revête les caractéristiques matérielles d’une décision (Moser/Beusch/Kneubühler, N 2.14), selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l’autorité ou de celle de l’administré (TAF du 7 avril 2015, A-5161/2013, consid. 1.2.1 non publié dans ATAF 2015/22). Il n’y a pas de décision lorsque l’acte en question ne contient pas d’éléments visant à produire des effets juridiques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels concrets; dans un tel cas, le recours privé de tout objet doit être déclaré irrecevable (ATAF 2016/3 consid. 3.3 et les références citées).
4.5Pour interpréter la portée d’une décision, il convient de se fonder sur son dispositif qui définit l’étendue de son objet et, par la suite, la portée de la chose jugée au sens matériel. Pour connaître le sens et la portée exacte du dispositif, il faut parfois se référer aux considérants de la décision (ATF 142 III 210 ss consid. 2.2, ATF 128 III 191 ss consid. 4a, ATF 125 III 8 ss consid. 3b; TF du 12 novembre 2012, 9C_146/2012, consid. 4.1).
4.6Il existe plusieurs types de décision.
4.6.1La décision finale est celle qui met un terme à l’instance, qu’il s’agisse d’un prononcé sur la question de fond ou d’une décision reposant sur le droit de procédure (ATF 135 III 212 ss consid. 1.2.1; TF du 6 mai 2019, 4A_83/2019, consid. 1.2; M. Kayser et al., in: C. Auer/M. Müller/B. Schindler (Hg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl., Zürich 2019, VwVG 45 N 7; Uhlmann/Wälle-Bär, in: B. Waldmann/P. Weissenberger (Hg.), Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl., Zürich 2016, VwVG 44 N 18). La décision partielle est une variante de la décision finale (ATF 141 III 395 ss consid. 2.2); elle met un terme à l’instance seulement à l’égard de certaines des parties à la cause, ou, sans clore l’instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause; il doit s’agir de prétentions indépendantes, et non pas seulement de diverses questions de droit matériel se rapportant à la même prétention (ATF 135 III 212 ss consid. 1.2.1; TF du 6 mai 2019, 4A_83/2019, consid. 1.2; Kayser et al., VwVG 45 N 9 s.; Uhlmann/Wälle-Bär, VwVG 44 N 21 s.). Cette indépendance suppose, d’une part, que les prétentions traitées auraient pu, théoriquement, donner lieu à une procédure séparée et, d’autre part, qu’il n’existe pas de risque de contradiction entre la décision à rendre sur le reste de la demande avec la décision déjà entrée en force (ATF 141 III 395 ss consid. 2.4 et ATF 135 III 212 ss consid. 1.2.2-1.2.3).
4.6.2Selon l’art. 25 al. 1 PA, l’autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d’office ou sur demande, l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations fondés sur le droit public. Une décision constatatoire, qui s’oppose à une décision formatrice, ne sert pas à modifier la situation juridique, mais à la clarifier de façon obligatoire (ATF 130 V 388 ss consid. 2.5; T. Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., Zurich 2018, N 818 s.). La décision constatatoire doit rester subsidiaire; elle ne doit en principe être rendue que si l’intérêt digne de |protection du requérant ne peut être préservé au moment d’une décision formatrice (ATF 142 V 2 ss consid. 1.1; ATF 132 V 257 ss consid. 1; Häfelin/Müller/Uhlmann, N 889; Tanquerel, N 822).
4.6.3En l’espèce, la question litigieuse devant l’autorité inférieure était de savoir si la marque attaquée devait être radiée. La vraisemblance du défaut d’usage (ch. 1 du dispositif de l’acte attaqué) est seulement l’une des conditions matérielles pour admettre la radiation (art. 35b al. 1 let. a LPM a contrario). Bien que portant le titre de «décision», l’acte attaqué ne se prononce pas de manière définitive sur la demande de radiation en cause. Il ne met ainsi pas fin à cette procédure et le droit à la marque de la recourante perdure à ce stade. L’acte attaqué n’est donc manifestement pas une décision finale. Il ne peut pas non plus être vu comme une décision partielle, car il ne règle aucune prétention indépendante et séparée de ce litige; il expose seulement l’un des éléments de la motivation de la décision finale à venir. Il n’y avait donc pas de place ici pour une décision constatatoire, en dépit de la formulation retenue («Il est constaté que […]»).
4.7
4.7.1Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles sont des décisions incidentes. Il s’agit notamment des prononcés par lesquels l’autorité règle préalablement et séparément une question juridique formelle ou matérielle qui sera déterminante pour l’issue de la cause (ATF 142 III 653 ss consid. 1.1 et ATF 142 II 20 ss consid. 1.2). Les décisions incidentes sont prises pendant la procédure, à un stade préalable à la décision finale; elles ne représentent qu’une étape vers cette décision. Elles ne tranchent pas de manière définitive un rapport de droit principal (ATF 139 V 42 ss consid. 2.3, ATF 136 V 131 ss consid. 1.1.2 et ATF 135 III 566 ss consid. 1.1; TF du 7 décembre 2021, 9C_780/2020, consid. 1.2). Il s’agit d’abord des décisions portant sur la conduite de la procédure: convocation de témoins, demande d’expertise, octroi de délais pour déposer des pièces ou des écritures, suspension de la procédure (ATF 122 II 211 ss consid. 1; TF du 14 novembre 2016, 4A_644/2016, consid. 2). Appartiennent également à cette catégorie, les décisions préjudicielles de droit matériel (materiellrechtliche Grundsatzentscheide) portant p.ex. sur l’admission de l’existence d’un cas d’invalidité, le principe d’une responsabilité ou encore le rejet de la prescription, qui sont considérées comme des décisions incidentes sous le régime de la LTF (ATF 142 III 653 ss consid. 1.1, ATF 142 II 20 ss consid. 1.2, ATF 136 II 165 ss consid. 1.1, ATF 135 V 148 ss consid. 5.1-5.3, ATF 135 II 30 ss consid. 1.3.1, ATF 133 V 477 ss consid. 4.1-4.2; TF du 8 octobre 2018, 2C_739/2018, consid. 1.2; TF du 27 mars 2013, 2C_572/2012, consid. 3.3.2; TAF du 19 septembre 2017, B-4368/2015, consid. 5.3; R. Wiederkehr/K. Plüss, Praxis des öffentlichen Verfahrensrechts, Bern 2020, N 2333; Kayser et al., VwVG 45 N 11; Tanquerel, N 831; Uhlmann/Wälle-Bar, VwWG 44 N 22 et 45 N 4).
4.7.2En l’espèce, l’acte attaqué ne peut pas être qualifié de décision incidente. Il ne porte pas sur la conduite de la procédure; il ne fait qu’annoncer que la procédure d’instruction se poursuit avec l’examen de la vraisemblance de l’usage (ch. 2 et 3 du dispositif de l’acte attaqué; art. 35b al. 1 let. b LPM), ce qui n’est pas une décision (ATAF 2016/3 consid. 5). De même, l’acte attaqué ne se prononce pas à titre préjudiciel sur une partie de la question à trancher, ce qui aurait été le cas s’il avait p.ex. admis le principe de la radiation de la marque attaquée pour défaut d’usage et renvoyé la question de produits et services à radier à une décision ultérieure.
4.8Au final, l’acte attaqué est une prise de position de la part de l’autorité inférieure, en même temps qu’une information aux parties sur l’état de la procédure et la suite à lui donner. Jusqu’à la décision finale, qui sera seule revêtue de l’autorité de la chose jugée, la recourante pourra faire valoir tous ses motifs matériels et formels pertinents (art. 30 al. 1 et 32 PA) pour amener l’autorité inférieure à revenir sur son appréciation du défaut d’usage de la marque attaquée.
4.9Par ailleurs, la manière de procéder de l’autorité inférieure contrevient au principe qui veut que les tribunaux soient amenés à trancher l’ensemble d’un litige dans une seule décision (dans ce sens: ATF 135 II 30 ss consid. 1.3.2). Les deux conditions à examiner dans une demande de radiation (vraisemblance du défaut d’usage et vraisemblance de l’usage sérieux en Suisse) portent sur le même état de fait et concernent un même sujet. Scinder l’examen de ces deux conditions pourrait conduire à des appréciations contradictoires. L’appréciation de la vraisemblance de l’usage selon l’art. 35b al. 1 let. b LPM peut avoir des répercussions sur l’appréciation de la vraisemblance du défaut d’usage selon l’art. 35b al. 1 let. a LPM, notamment en ce qui concerne la vraisemblance de l’usage partiel d’un terme générique contenu dans la liste des produits et services revendiqués, raison pour laquelle les deux questions ne peuvent pas être appréciées séparément.
5.Comme l’acte attaqué ne remplit pas les conditions pour être qualifié de décision au sens de l’art. 5 PA, le recours est irrecevable. La cause doit être transmise en retour à l’autorité inférieure (art. 8 al. 1 PA; TAF du 24 janvier 2019, A-3146/2018, consid. 2.6), qui poursuivra l’instruction et rendra une décision finale sur la demande de radiation de la marque attaquée, elle-même susceptible de recours.
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