«Markenlizenz im Konkurs» Bundesgericht vom 15. September 2016

Aus den Erwägungen:

2.4 Nach Art. 19 MSchG kann die Marke Gegenstand namentlich einer Nutzniessung sein, die gegenüber ­gutgläubigen Dritten erst wirksam ist, wenn sie im Register eingetragen ist (vgl. C. Willi, Markenschutzgesetz, 2002, MSchG 19 N 6; E. Marbach, SIWR III, 2. Aufl., Basel 2009, 370 N 1252). Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, im APA sei ihr die Nutz­nies­sung an der Marke D – beschränkt auf den STM-Bereich – übertragen worden.

Kann ein tatsächlich übereinstimmender Parteiwille nicht festgestellt werden, sind die Willensäusserungen nach dem Vertrauensprinzip auszu­legen, d. h., der mutmassliche Parteiwille ist so zu ermitteln, wie er vom jeweiligen Erklärungsempfänger nach den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstanden werden durfte und musste (BGE 140 III 367 ff. E. 3.1; 140 III 134 ff. E. 3.2; 138 III 29 ff. E. 2.2.3; 135 III 295 ff. E. 5.2; 130 III 66 ff. E. 3.2; 129 III 675 ff. E. 2.3).

Die Parteien des APA haben vereinbart, dass die Käuferin der Verkäuferin «an exclusive and royalty free license to use […] the trade name D» im Rahmen des STM-Geschäftsbereichs einräume. Der Wortlaut «license» – ­namentlich mit der Präzisierung, dass diese exklusiv und ohne Gebühren ­gewährt werde – spricht zunächst klar für die Auslegung der Vorinstanz, ­wonach der Beschwerdeführerin eine Lizenz namentlich an der registrierten Marke eingeräumt wurde. Die Beschwerdeführerin räumt denn auch ein, dass die Parteien den technischen Ausdruck «usufruct» gerade nicht wählten. Zwar trifft zu, dass auch im Rahmen der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip einem rechtstechnischen Begriff nach den Umständen eine abweichende ­Bedeutung zukommen kann. Aber dass die Lizenz nach dem Vertragswortlaut nicht allein an der registrierten Marke gewährt wurde, sondern der Käuferin generell eine «Lizenz» für den Gebrauch des Kennzeichens im definierten Geschäftsbereich eingeräumt wurde, spricht entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht für eine Nutzniessung entgegen dem Wortlaut der Klausel. Namentlich ist nicht erkennbar und wird von der Beschwerdeführerin denn auch nicht begründet […], weshalb die vertragliche «Rechteeinräumung» nach dem hier unstrittig anwendbaren schweizerischen Recht als Einräumung einer (auf den STM-Bereich beschränkten) Nutzniessung am Zeichen und namentlich an der eingetragenen Marke zu qualifizieren wäre – dass die Begründung einer Nutznies­sung zulässig wäre, genügt jedenfalls nicht, um die Vereinbarung so zu interpretieren.

Aus den Umständen – soweit sie berücksichtigt werden können – ergibt | sich die von der Beschwerdeführerin befürwortete Bedeutung der Vertragsregelung ebenfalls nicht. So trifft zwar zu, dass die Transaktion (Verkauf von Betriebsteilen oder Asset Deal), in deren Rahmen der Beschwerdeführerin für den bei ihr verbleibenden Betriebsteil der weitere Gebrauch des Zeichens D (ausdrücklich ohne Gegenleistung und ohne zeitliche Begrenzung) lizenziert wurde, für eine Übertragung der Rechte mit Wirkung auch gegenüber Dritten sprechen würde. Eine entsprechende Regelung müsste jedoch auch tatsächlich vereinbart sein und ergibt sich aus dem Vertrag entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht. Alle Umstände, welche die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde aufführt, betreffen den Inhalt der Vereinbarung, wonach sie die Nutzung am Zeichen D für den ihr verbleibenden STM-Geschäfts­bereich umfassend und zeitlich un­begrenzt von der damaligen Käuferin erhalten sollte. Es bestehen jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass ihr damit vertraglich ein beschränktes ding­liches Recht eingeräumt wurde, welche als (auf einen Geschäftsbereich beschränkte) Nutzniessung am Zeichen unbeteiligten Dritten entgegengehalten werden könnte.

Aus dem APA ergibt sich nach Treu und Glauben nicht, dass der Beschwerdeführerin als damaliger Verkäuferin am Zeichen D ein beschränktes ding­liches Recht eingeräumt werden sollte. Musste aber auch bei Kenntnis des APA dessen Klausel 12.2 nicht als Einräumung dinglicher Rechte verstanden werden, stellt sich die Frage der Bösgläubigkeit der Beschwerdegegnerin nicht.

2.5 Nach Art. 18 MSchG kann der Markeninhaber die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise und für das gesamte Gebiet oder einen Teil der Schweiz anderen zum Gebrauch überlassen (Abs. 1). Die Lizenz wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen. Sie erhält ­damit Wirkung gegenüber einem später erworbenen Recht an der Marke (Abs. 2).

Die Beschwerdeführerin hat im APA von der damaligen Käuferin und Markeninhaberin für ihren STM-Geschäftsbereich eine Lizenz an der Marke D erhalten. Es ist unbestritten, dass diese Lizenz nicht in das Markenregister eingetragen wurde. Die Beschwerdeführerin vertritt indes die Ansicht, die nicht registrierte Lizenz könne der ­Beschwerdegegnerin dennoch entgegengehalten werden, da sie beim Erwerb der Marke darum wusste.

Das BGer hat entschieden, dass die Lizenz ein obligatorisches Recht gegenüber dem Markeninhaber auf Duldung des Markengebrauchs ­verschafft, während das Recht an der Marke beim Markeninhaber verbleibt (BGE 92 II 280; 101 II 293 ff. E. 2c; vgl. auch BGE 113 II 190 ff. E. 1b). Die Lehre vertritt denn auch mehrheitlich die Auffassung, der Lizenzvertrag verschaffe keine Rechte an der Marke selbst, sondern umfasse die obligatorische Berechtigung gegen den Markeninhaber auf Duldung des Markengebrauchs (vgl. Willi, MSchG 18 N 4; L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 18 N 5; G. Bühler, in: M. Noth / G. Bühler / F. Thouvenin (Hg.), Handkommentar zum Markenschutzgesetz (MSchG), Bern 2009, MSchG 18 N 8; J. de Werra, in: J. de Werra / P. Gilliéron (Hg.), Propriété intellectuelle, Basel 2013, MSchG 18 N 21). Dass jedenfalls ein Lizenzvertrag ohne Registereintrag nur obligatorische Wirkung gegenüber dem Lizenzgeber entfaltet, scheint nicht bestritten. Die in der Beschwerde ­an­geführte Lehrmeinung für die Behauptung, «dass Lizenzverträge im ­Konkurs nicht automatisch beendet werden», bezieht sich denn auch auf solche, die im Markenregister eingetragen sind; nur für diesen Fall besteht Sukzessionsschutz auch im Konkurs (vgl. Bühler, MSchG 18 N 64 unter Verweis auf R. Fischer, Lizenzverträge im Konkurs, Bern 2008, 250 ff.). Die Eintragung im Markenregister hat in­sofern konstitutive Wirkung, als der Lizenzvertrag damit auch späteren Markeninhabern entgegengehalten werden kann. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass die Markenlizenz ausschliesslich obligatorische Wirkung gegenüber dem Lizenzgeber entfaltet, solange sie im Markenregister nicht eingetragen ist. Da allein der Lizenz­geber vertraglich ­verpflichtet ist, kann die Lizenz ohne Eintrag ins Register einem späteren Erwerber der Marke unbesehen um dessen Kenntnis vom Lizenzvertrag nicht entgegengehalten werden (de Werra, MSchG 18 N 39).

Die Vorinstanz hat daher die von der Beschwerdeführerin relevierten Umstände des konkreten Falles zutreffend als rechtlich irrelevant erachtet und auch den Sachverhalt nicht unvollständig ermittelt, wenn sie die Meinung des Konkursverwalters der Tochter­gesellschaft der Käuferin nicht einholte. Sie hat den APA-Vertrag vom Dezember 2009 zutreffend ausgelegt mit der ­Erkenntnis, dass der Beschwerdeführerin eine Lizenz an der Marke D eingeräumt wurde, und sie hat rechtlich ­zutreffend geschlossen, dass diese Lizenz ohne Eintragung im Markenregister der Beschwerdegegnerin als spätere Erwerberin der Marke nicht entgegengehalten werden kann.

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