«Merci | Merci (fig.)» Bundesverwaltungsgericht vom 4. Dezember 2018

Aus den Erwägungen:

5.3.1 Wird die Marke für ein Gesamtprodukt verwendet, kann der Gebrauch den einzelnen Bestandteilen dieses Produkts zugerechnet werden, wenn der Verkehr aufgrund der Branchenübung den Gebrauch der Marke auch für die Bestandteile als solche erkennt (Ch. Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, MSchG 11 N 45; K. Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, 34). Das BGer hat dies für den Fall bejaht, dass ein Bestandteil, für den Verkehr erkennbar, eine besondere Funktion innerhalb des Gesamtprodukts innehat und seine markenrechtliche Selbständigkeit auch nach dem Einbau in das Gesamtprodukt wahrt (BGE 83 II 467 ff. E. 4b betreffend die | von einem Dritten in ein Motorfahrzeug eingebaute Schmierungsanlage, wobei die Marke des Dritten an mehreren Stellen am Fahrzeug angebracht war). Die Lehre nimmt einen für den Verkehr erkennbaren, für den einzelnen Bestandteil des Gesamtprodukts wirkenden Gebrauch regelmässig nur an, wenn der Bestandteil als selbständiges Wirtschaftsgut unter der Marke vertrieben wird (B. Volken, in: L. David / M. Frick [Hg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 11 N 60; M. Wang, in: M. Noth / G. Bühler / F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 11 N 46; Willi, MSchG 11 N 45). Wird die Marke hingegen nur als Name des Gesamtprodukts aufgefasst und liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Bestandteile selbständig in den Handelsverkehr gelangen, wird der rechtserhaltende Gebrauch für die Bestandteile verneint (Bürgi Locatelli, 35). Rechtsvergleichend ist ein Urteil des BGH zu erwähnen, worin der Gebrauch der Marke für ein Streukäse enthaltendes Spaghetti-Fertiggericht als nicht rechtserhaltend für den Bestandteil Käse gewürdigt wurde (Urteil I ZR 99/93 vom 18. Mai 1995, in: GRUR 1995, 583 ff.).

5.3.2 Bei «Kakao» handelt es sich nicht um einen einheitlichen Schokoladenbestandteil. Vielmehr setzt sich Schokolade aus Kakaomasse, Kakaobutter und gegebenenfalls Kakaopulver zusammen. Diese Kakaobestandteile – soweit sie überhaupt unter den Oberbegriff «cacao» subsumierbar sind – werden zwar als selbständige Wirtschaftsgüter vertrieben, dies jedoch auf unterschiedlichen Märkten. Deshalb rechnen die Verkehrskreise die Kakaobestandteile nicht der Anbieterin des Endprodukts zu und wirkt der Gebrauch der Marke für Schokolade aus ihrer Perspektive nicht rechtserhaltend für Kakao. Zur Begründung im Einzelnen:

5.3.3 Zur Herstellung von Schokolade und weiteren kakaohaltigen Produkten werden rohe Kakaobohnen zunächst zu einer Rohmasse zermahlen, aus welcher in weiteren Verarbeitungsprozessen Kakaobutter und Kakaopulver gewonnen werden. Schokolade kann nun aus Kakaomasse und/oder Kakaobutter bestehen, wobei die Kakaomasse auch durch Kakaopulver ersetzt oder damit ergänzt werden kann; je nach gewünschter Schokoladenart (Milch-, Bitter- oder weisse Schokolade) ist die Zusammensetzung der Kakaobestandteile unterschiedlich (<www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schokoladenherstel​lung-wie-die-bohne-zur-tafel-wird-13​85515.html>; <www.biothemen.de/Qualitaet/tropen/kakao_schokolade.html>; <de.wikipedia.org/wiki/Ka​kaomasse>; Anhang 6 Ziff. 6.1 zur Verordnung des EDI über Lebensmittel pflanzlicher Herkunft, Pilze und Speisesalz [VLpH; SR 817.022.17]). Der auf Schokoladewaren angegebene Kakaogehalt, auf den sich die Beschwerdeführerin beruft, kennzeichnet den Anteil an Kakaotrockenmasse einschliesslich Kakaobutter (Art. 54 Abs. 1 VLpH). Es handelt sich dabei somit nicht um eine einheitliche Zutat, sondern um ein Gemisch von Kakaobestandteilen, die alle gesondert als eigenständige Wirtschaftsgüter gehandelt werden (vgl. Erläuterung der Eidgenössischen Zollverwaltung zu Tarifnummer 18, Kakao und Zubereitungen aus Kakao, abrufbar unter <www.ezv.admin.ch>).

Vom Anbau und Handel mit Kakaobohnen in den inneren Tropen, deren Verarbeitung zu Kakaomasse, Butter und Pulver, der Herstellung von Schokolade und weiteren kakaohaltigen Produkten aus diesen Bestandteilen, dem Vertrieb der Endprodukte innerhalb der Lebensmittelindustrie und der Gastronomie bis hin zum Konsum durch die Endverbraucher sind mehrere Akteure auf unterschiedlichen Märkten involviert (<www.kakaoplatt​form.ch/kakao/wertschoepfungskette/>; <www.biothemen.de/Qualitaet/tropen/kakao_schokolade.html>; <www.worldsoffood.de/specials/schokoladen-seiten/item/135-schokolade-wie-wird-aus-kakao-schokolade?.html>). Die unterschiedlichen Märkte spiegeln sich in der differenzierten Zuteilung der Kakaobestandteile in der Nizza-Klassifikation wider. Rohe Kakaobohnen sind in Klasse 31 bei den unverarbeiteten Pflanzen eingeteilt, Kakaobutter bei den Speisefetten in Klasse 29. Die vorliegend relevante Klasse 30 enthält im Wesentlichen für den Verzehr oder die Konservierung zubereitete Nahrungsmittel pflanzlicher Herkunft sowie Zusätze für die Geschmacksverbesserung von Nahrungsmitteln (erläuternde Anmerkungen auf <www.wipo.int/classifications/nice/en>). Das unter den Oberbegriff cacao fallende Kakaopulver […] kann, muss aber nicht, Schokoladebestandteil sein. Sofern sich Kakaomasse überhaupt unter diesen Oberbegriff subsumieren liesse, wäre der Gebrauch für Schokolade dafür nicht rechtserhaltend. Der Oberbegriff cacao in Klasse 30 deckt nicht alle Markt- bzw. Herstellungsstufen vom Rohstoff über das Halbfabrikat bis zum Endprodukt ab. Zumindest die Fachleute unter den massgeblichen Verkehrskreisen nehmen die Kakaobestandteile als selbständige Wirtschaftsgüter wahr; da diese auf einer vorgelagerten Markstufe und von anderen Anbietern produziert und gehandelt werden als das Endprodukt Schokolade, wird Kakao als Schokoladebestandteil nicht der Beschwerdeführerin als Inhaberin einer Marke für Schokolade zugeordnet (vgl. E. Marbach, SIWR III, 2. Aufl., Basel 2009, N 1388).

Dass der Gebrauch der Marke für Schokolade unter der Hypothese eines zu erwartenden Sortiments rechtserhaltend für andere unter den Oberbegriff cacao fallenden Waren wirkte, hat die Beschwerdeführerin – der die Glaubhaftmachung des Gebrauchs ihrer Marke obliegt – nicht vorgebracht, sondern im Gegenteil bestritten, dass ihre | Marke für das Kakaogetränk registriert sei. Im Ergebnis ist der Gebrauch der Widerspruchsmarke für cacao zu verneinen.

5.4 Schliesslich ist zu prüfen, ob der Gebrauch für Schokolade rechtserhaltend für sucreries wirkt.

5.4.1 Wird eine Marke nur für bestimmte, unter einen breit gefassten Oberbegriff fallende Waren gebraucht, beschränkt sich die rechtserhaltende Wirkung des Gebrauchs zwar nicht auf das entsprechende Einzelprodukt, erfasst jedoch nicht ohne weiteres den gesamten Oberbegriff. Nach der Rechtsprechung des BVGer wird der Gebrauch unter Anwendung der erweiterten Minimallösung auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleistungen verallgemeinert, deren künftigen Gebrauch er aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise nahelegt und erwarten lässt (BVGer vom 4. März 2013, B-5871/2011, E. 2.3, «Gadovist / Gadovita»; BVGer vom 9. April 2013, B-1686/2012, E. 2.3, «Camille Bloch Mon Chocolat Suisse [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]»; BVGer vom 25. Juli 2016, B-6249/2014, E. 4.6, «Campagnolo [fig.]/F.LLI Campagnolo [fig.]»; Marbach, N 1387; Wang, MSchG 11 N 39).

5.4.2 Sucreries bzw. Zucker- oder Confiseriewaren und Konfekt sind Nahrungsmittel mit hohem Zuckergehalt. Beispielhaft lassen sich Kaugummi, Bonbons, Dragées, Karamell, Nougat, Fondant, Marzipan und kandierte Früchte aufzählen (<de.wikipedia.org/wiki/Zuckerware>; vgl. Art. 55 ff. VLpH; Erläuterung der EZV zu Tarifnummer 1704 «Zuckerwaren», abrufbar unter <www.ezv.admin.ch/ezv/de/home.html>). Im Sortiment der grössten Schokoladeproduzenten in der Schweiz finden sich zwar vorwiegend Schokoladewaren wie Tafel- und Kochschokolade, Pralinen, Riegel, Brotaufstriche oder Couverture. Confiserien und Konditoreien, die ebenfalls als typische Anbieter von Schokolade auftreten, haben daneben aber auch Konfekt, Nougat und Karamell im Sortiment (<www.laederach.com/shop/de/full-catalog.html>; <www.lindt.ch/de/shop/unsere-marken>; <www.cailler.ch/de/unsere-produkte/>; <www.spruengli.ch/de/shop.html>). Der Übergang von Schokolade zu Zuckerware ist fliessend; zu denken ist namentlich an Nougat, Marzipan oder Dragées mit Schokoladeüberzug. Der Verkehr wird einem Anbieter von Schokolade deshalb ohne Weiteres auch Zuckerwaren als logisches Sortiment zurechnen (vgl. auch Urteil des BVGer vom 9. April 2013, B-1686/ 2012, E. 5.2, «Camille Bloch Mon Chocolat Suisse [fig.] / my swisschocolate.ch [fig.]»). Der Gebrauch der Widerspruchsmarke für Schokolade wirkt folglich rechtserhaltend für sucreries.

[…]

6.3 In Lehre und Rechtsprechung wird die Warengleichartigkeit im Verhältnis zwischen Rohstoff und Endprodukt grundsätzlich mit der Begründung verneint, Verwendungszweck, Abnehmer und Verkaufsstellen seien unterschiedlich (Urteile des BVGer vom 1. Dezember 2010, B-3622/2010, E. 3.2.1, «Wurzelbrot / Wurzelrusti»; BVGer vom 20. Februar 2013, B-5467/2011, E. 5.3.3, «Navitimer / Maritimer»; BVGer vom 4. Mai 2018, B-7057/2016, E. 7.4, «7seven [fig.] / sevenfriday»; BVGer vom 17. April 2007, B-7447/2006, E. 5, «Martini Baby / Martini [fig.]»; Marbach, N 845; Willi, MSchG 3 N 42). Die Tatsache, dass Schokolade aus Kakaobohnen hergestellt wird und Früchte oder Nüsse enthalten kann, genügt daher nicht zur Annahme einer Gleichartigkeit mit Bezug auf Pflanzen und Früchte. Dasselbe gilt für Zuckerwaren wie Marzipan und Nougat, die aus Mandeln bzw. Nüssen hergestellt werden.

Dass Früchten und Nüssen als Bestandteil von Schokolade aus der Sicht des Verkehrs eine wichtige Bedeutung zukommen kann, die den Kaufentscheid zu beeinflussen vermag, kann ebenfalls keine Gleichartigkeit zwischen ihnen begründen, da es die Wahrnehmung ihrer Marken nicht verändert.

Der Verwendungszweck von Früchten und Schokolade stimmt insofern überein, als beide als Zwischenmahlzeit oder zum Dessert verzehrt oder hierzu weiterverarbeitet werden können. Als Dessert oder Zwischenmahlzeit eignet sich daneben aber auch eine Vielzahl weiterer Nahrungs- und Genussmittel wie Käse, Wurst oder Alkohol, was diese Waren nicht substituierbar und gleichartig macht. Zudem sind Früchte und Pflanzen, die zum Dessert eingenommen werden oder in Schokolade enthalten sind, in der Regel verarbeitet (geschält, getrocknet, eingemacht) und fallen nicht unter die hier relevante Klasse 30, sondern Klasse 29 der Nizza-Klassifikation (<wdl.ige.ch/wdl/>). Schokolade und Zuckerwaren sowie Früchte bilden sodann, obwohl sie sich kombinieren lassen, keine Produkteeinheit wie etwa Schnürsenkel und Schuhe.

Dass Früchte und Schokolade in Lebensmittelgeschäften, Personalrestaurants und am Kiosk angeboten und an diesen Verkaufsorten von denselben Abnehmern nachgefragt werden, trifft wiederum auf viele Lebensmittel zu, die allein aus diesem Grund aber nicht als gleichartig betrachtet werden können. Hingegen bieten spezifische Fachgeschäfte für Früchte und Pflanzen wie Obst- oder Gemüseläden und Gärtnereien keine Schokolade an, während in Konditoreien keine Früchte und Pflanzen zu finden sind.

Die Berührungspunkte zwischen den beanspruchten Waren sind somit zu abstrakt, um eine Gleichartigkeit zu begründen. Dies folgt aus den deutlichen Unterschieden mit Bezug auf ihre Herstellungsstätten und das fabrikationsspezifische Know-how. Der Anbau von Pflanzen und Früchten ist gänzlich verschieden von der industriellen Herstellung von Schokolade. Während eine | Gleichartigkeit zwischen konkreten, unter die Oberbegriffe «Schokolade» und «Süssigkeiten» fallenden Waren mit Fruchtanteil, etwa kandierten oder von Schokolade ummantelten Früchten einerseits und verarbeiteten Früchten in Klasse 29 andererseits, möglicherweise bejaht würde, ist sie auf der vorliegenden Abstraktionsebene Schokolade gegenüber unverarbeiteten Früchten und Pflanzen zu verneinen.

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