|«Mouvement horloger» Tribunal fédéral des brevets du 4 janvier 2022 (Mesures provisionnelles)
Absence de protection provisoire conférée par une demande de brevet européen publiée
Suspension de la procédure; réf. S2021_007
RE CBE 14 I; CBE 61 I, 64; LBI 72, 111 I.
Même si l’Office européen des brevets a annoncé la délivrance du brevet et tant que la procédure de délivrance est suspendue suite à une contestation de la titularité des droits sur certains éléments des inventions concernées, une demande de brevet européen ne bénéficie d’aucune protection au titre de l’art. 64 CBE avant la délivrance (consid. 9-11).
CPC 126 I.
La requête de mesures provisionnelles peut être suspendue jusqu’à droit jugé sur la titularité des brevets européens délivrés même s’il peut s’écouler plusieurs années avant qu’une décision finale soit rendue; l’urgence requise pour la promulgation de mesures provisionnelles sera préservée (consid. 12).
AO EPÜ 14 I; EPÜ 61 I, 64; PatG 72, 111 I.
Auch wenn das Europäische Patentamt die Erteilung des Patents angekündigt hat, geniesst eine europäische Patentanmeldung vor der Erteilung keinerlei Schutz nach Artikel 64 EPÜ, solange das Erteilungsverfahren aufgrund einer Anfechtung der Inhaberschaft der Rechte an bestimmten Merkmalen der betroffenen Erfindungen ausgesetzt ist (E. 9–11).
ZPO 126 I.
Das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen kann bis zu einem Entscheid über die Inhaberschaft der erteilten europäischen Patente sistiert werden, selbst wenn mehrere Jahre vergehen, bis ein Endentscheid ergeht; die für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen notwendige Dringlichkeit bleibt gewahrt (E. 12).
1.
Le 26 octobre 2021, la demanderesse X SA a déposé sa requête de mesures provisionnelles tendant à l’interdiction de fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, distribuer, vendre ou mettre en circulation en Suisse et au Liechtenstein, une montre dont le mouvement est doté des caractéristiques représentées à l’annexe 1 et fondée sur les parties suisses de deux brevets européens, soit EP 000 et EP 001.
[…]
3.
Le 3 décembre 2021, la défenderesse Y SA a déposé une réponse limitée à la «légitimation active» de la demanderesse. Elle demande le rejet de la requête.
[…]
7.
La demanderesse est titulaire de la demande de brevet EP 000 qui porte sur un mouvement horloger […] (ci-après: EP 000) et de la demande de brevet EP 001 qui porte sur un élément de régulation horloger […] (ci-après: EP 001). Le […] juillet 2021, l’Office Européenne de Brevets (OEB) a émis une notification selon la règle 71(3) CBE avec le texte envisagé pour la délivrance des deux brevets. La demanderesse a approuvé ces textes, acquitté les taxes et soumis les traductions des revendications le […] octobre 2021. L’OEB a émis une décision relative à la délivrance de chacun des deux brevets le […] octobre 2021, le brevet EP 000 et le brevet EP 001 devant être délivrés le […] novembre 2021.
8.
Le 10 novembre 2021, Z SA, […], a introduit devant le Tribunal fédéral des brevets une action contre la demanderesse demandant le transfert de certaines revendications des demandes de brevet européen EP 000 et EP 000, parmi lesquelles les revendications 1 à 3 des deux demandes (affaire O2021_000). Z SA a informé l’OEB du dépôt de la demande de transfert et a demandé que la délivrance des brevets EP 000 et EP 001 soit suspendue. A la suite de l’action en cession déposée par Z SA contre la demanderesse, l’OEB a suspendu la procédure de délivrance du brevet EP 000 et la procédure de délivrance du brevet EP 001 le […] novembre 2021 selon la règle 14(1) CBE. En d’autres termes, aucun brevet n’a été délivré.
[…]
10.
L’action en cessation basée sur l’art. 72 LBI nécessite un brevet délivré et en vigueur en Suisse (R. Schlosser, in: J. de Werra/P. Gilliéron [éd.], Commentaire Romand Propriété Intellectuelle, Bâle 2013, LBI 72 N 4; P. Heinrich, PatG/EPÜ. Schweizerisches Patentgesetz/Europäisches Patentübereinkommen. Kommentar in synoptischer Darstellung, 3. Aufl., Zürich 2018, PatG 66 N 50; M. Schweizer, in: M. Schweizer/H. Zech (Hg.), Stämpflis Handkommentar zum Patentgesetzt [PatG], Bern 2019, PatG 72 N 8). Pour les brevets européens, cela découle directement de l’art. 111 al. 1 LBI, qui stipule que la demande de brevet européen publiée ne confère pas au requérant la protection prévue à l’art. 64 CBE.
La demanderesse le conteste. Elle prétend que l’art. 111 LBI a été introduite en 1976 dans une perspective d’égalité de traitement, le législateur estimant qu’il n’y avait pas de raison de traiter de manière plus favorable le titulaire d’une demande de brevet européen que celui d’une demande déposée en Suisse. A cette période, la loi ménageait toutefois, pour les demandes de brevet suisse, une exception pour les demandes soumises à l’examen préalable. L’art. 72 al. 2 aLBI prévoyait en effet que le requérant pouvait, en lien avec une |demande de brevet soumise à l’examen préalable, introduire une action en cessation dès la publication de la demande, à condition de fournir des sûretés suffisantes. A considérer la ratio legis de l’art. 111 LBI telle qu’elle vient d’être évoquée, on constate que l’objectif n’était pas tant d’empêcher que le requérant d’une demande de brevet européen puisse obtenir une protection provisoire sur la base de la demande, mais bien plutôt d’éviter qu’il soit favorisé par rapport au requérant d’une demande suisse. Il n’était en revanche pas question de traiter le requérant d’une demande de brevet européen moins bien que le requérant d’une demande suisse. Or l’interprétation usuelle de l’art. 111 LBI revient précisément à une telle inégalité, puisque le requérant d’une demande suisse publiée après examen matériel (à l’époque où un tel examen matériel existait pour le textile et l’horlogerie) se trouvait mieux loti que le requérant d’une demande européenne placé dans une situation comparable. Force est dès lors de constater que l’interprétation usuelle de l’art. 111 LBI n’est pas conforme au but de la loi dans les situations dans lesquelles une demande de brevet européen a fait l’objet non seulement d’une publication, mais également d’un examen matériel au terme duquel l’OEB a conclu à la brevetabilité de l’objet des revendications. Une interprétation de l’art. 111 al. 1 LBI conforme à sa ratio legis conduit dès lors à comprendre ce texte comme n’excluant pas toute protection provisoire en présence d’une demande de brevet européen, mais comme autorisant une protection provisoire en présence d’une demande de brevet ayant fait l’objet d’un examen matériel et contre versement de sûretés, tel que le prévoyait l’art. 72 al. 2 aLBI pour les demandes de brevet suisse.
11.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a véritablement lacune de la loi lorsque le législateur a omis de régler quelque chose qu’il aurait dû régler et qu’aucune prescription ne peut être tirée de la loi à ce sujet, ni d’après son libellé ni d’après le contenu à déterminer par interprétation. […]
On ne peut pas dire que l’absence de protection provisoire d’une demande de brevet européen qui, selon l’OEB, sera délivrée, mais ne l’a pas encore été, soit une véritable lacune de la loi. Il s’agit clairement d’une décision du législateur qui a adopté la révision de 1976 de la LBI de ne pas accorder aux demandes de brevet, même si elles sont destinées à être délivrées, une protection provisoire. Ne pas accorder une protection provisoire à une demande de brevet non encore délivrée ne constitue certainement pas un abus de droit qui permettrait exceptionnellement à un tribunal de corriger une fausse lacune.
Le président ne peut donc pas suivre l’interprétation de l’art. 111 al. 1 LBI suggérée par la demanderesse. Comme l’indique explicitement l’art. 111 LBI, une demande de brevet européen publiée ne confère pas au requérant la protection prévue à l’art. 64 CBE.
12.
Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC).
En l’espèce, la décision dépend (également) de l’issue de la demande de transfert des demandes de brevet déposée par Z SA. Si l’action de Z SA est rejetée par une décision finale et non susceptible de recours, l’OEB délivrera les demandes en cours et la demanderesse sera propriétaire de ces brevets. La demande de mesures provisoires pourra alors être jugée sur la base du fait que la demanderesse est propriétaire de deux brevets européens délivrés qui seront en vigueur en Suisse.
La défenderesse fait valoir que la requête de mesures provisionnelles devrait être entièrement rejetée. Ceci est toutefois incorrect car, selon l’issue de l’affaire O2021_000, la demanderesse pourrait finalement être propriétaire de deux brevets européens délivrés. Bien qu’il puisse s’écouler plusieurs années avant qu’une décision finale soit rendue dans l’affaire O2021_000, l’urgence requise pour la promulgation de mesures provisionnelles sera préservée. On ne peut pas dire que la demanderesse n’a pas déposé la demande de mesures provisionnelles aussi rapidement que possible (au contraire, elle l’a même déposée trop tôt). Elle n’est donc pas déchue de son droit à obtenir des mesures provisionnelles, même si cette procédure reste suspendue pendant une longue période.
13.
La demanderesse, en revanche, fait valoir que l’action en cession introduite par Z SA était totalement infondée et abusive. Elle n’aurait servi qu’à bloquer l’action de la demanderesse contre la défenderesse.
Le bien-fondé de l’action de Z SA devra être jugé dans le cadre de la procédure O2021_000. Il suffit de dire que même la demanderesse admet qu’il existait une coopération en matière de recherche et de développement entre elle et Z SA et que le CEO de Z SA est co-inventeur des inventions selon EP 000 et EP 001. Naturellement, elle se considère comme l’unique propriétaire des résultats de cette coopération. Il est toutefois notoirement difficile de démêler la propriété des résultats des coopérations de recherche et de développement. Le président ne peut pas, sans une analyse minutieuse des arguments de Z SA et éventuellement l’administration de preuves, considérer que l’action de Z SA est sans fondement et abusive.
14.
La présente procédure doit donc être suspendue jusqu’à ce que la procédure ordinaire O2021_000 soit résolue par une décision définitive et non susceptible de recours.
[…]
Hp