4.1 Marken | Marques
«Nivea Stress Protect | Stress Defence»
Bundesverwaltungsgericht vom 3. November 2015
Verwechslungsgefahr bei Ähnlichkeiten, welche sich auf den unterscheidungsschwachen Markenbestandteil beschränken
MSchG 3 I c, 31 I. Beim Markenbestandteil «Nivea» handelt es sich um einen Fantasiebegriff, da der schweizerische Abnehmer das lateinische Wort «niveus» (resp. die weibliche Form «nivea») für «schneeweiss» nicht kennt. Die Zeichenbestandteile «Stress», «Protect» und «Defence» gehören demgegenüber zum englischen Grundwortschatz (E. 5.2).
MSchG 3 I c, 31 I. Der Sinngehalt der vom Abnehmer als zusammengehörig empfundenen Wortpaare «Stress Protect» einerseits und «Stress Defence» andererseits ist gleich. Insgesamt (in Kombination mit «Nivea») weicht der Sinngehalt der Widerspruchsmarke dennoch von der angefochtenen Marke ab. Die hervorgerufene Gedankenassoziation ist zwar ähnlich, aber aufgrund ihrer beschreibenden Art bleibt die Zeichenähnlichkeit gering (E. 5.2).
MSchG 3 I c, 31 I. Eine Widerspruchsmarke, die sich aus einem Zeichen mit hoher Kennzeichnungskraft einerseits (vorliegend der Fantasiebegriff «Nivea») und beschreibenden Bestandteilen andererseits (vorliegend: «Stress Protect» resp. «Schutz vor Stress» als Hinweis auf die Wirkungsweise und Zweckbestimmung) zusammensetzt, weist einen geringen Schutzumfang auf, der sich im Wesentlichen auf das unterscheidungskräftige Zeichen beschränkt (E. 6.2).
MSchG 3 I c, 31 I. Wird der den Gesamteindruck prägende und kennzeichnungsstarke Bestandteil der Widerspruchsmarke von der angefochtenen Marke nicht übernommen, sondern stimmen die Marken lediglich in einem identischen beschreibenden Begriff einerseits sowie einem hinsichtlich Gedankenassoziation ähnlichen und ebenfalls beschreibenden – phonetisch und schriftbildlich jedoch unterschiedlichen – Bestandteil andererseits überein, liegt keine Verwechslungsgefahr vor (E. 6.3).
LPM 3 I c, 31 I. L’élément essentiel «Nivea» est une notion de fantaisie puisque le client suisse ne connaît pas le mot latin «niveus», respectivement «nivea» sous sa forme féminine, qui signifie «blanc comme neige». En revanche, les éléments «Stress», «Protect» et «Defence» appartiennent au vocabulaire de base de l’anglais (consid. 5.2).
LPM 3 I c, 31 I. Le sens des paires de mots perçues comme expression homogène «Stress Protect» d’une part et «Stress Defence» d’autre part est le même. Néanmoins, en combinaison avec «Nivea», le sens de la marque opposante se distingue globalement de la marque attaquée. L’association d’idées évoquée est certes semblable, mais compte tenu de sa nature descriptive, la similitude reste faible (consid. 5.2).
LPM 3 I c, 31 I. L’étendue de la protection d’une marque opposante qui se compose d’un signe ayant un fort caractère distinctif d’une part (ici la notion de fantaisie «Nivea») et d’éléments descriptifs d’autre part (en l’espèce «Stress Protect» ou «protection contre le stress» comme indication du mode d’action et du but) est faible et se limite pour l’essentiel au signe qui possède le caractère distinctif (consid. 6.2).
LPM 3 I c, 31 I. Il n’y a pas de risque de confusion lorsque l’élément doté d’une forte capacité distinctive qui détermine l’impression globale n’est pas repris par la marque attaquée, mais que la concordance entre les marques porte uniquement sur une notion descriptive identique et sur un élément également descriptif et similaire du point de vue de l’association d’idées, quoique distinct phonétiquement et visuellement (consid. 6.3).
Abteilung II; Gutheissung der Beschwerde; Akten-Nr. B-3005/2014
Die Inhaberin der für Waren der Klasse 3 (u.a. déodorants et produits contre la transpiration à usage personnel) hinterlegten Marke IR 1121751 «Nivea Stress Protect» mit Schutzausdehnung für die Schweiz reichte Widerspruch ein gegen die ebenfalls für Waren der Klasse 3 (Deodorants; Antitranspirantien für den persönlichen Gebrauch) eingetragene Marke CH 646623 «Stress Defence». Das IGE hiess den Widerspruch gut. Die dagegen erhobene Beschwerde wird vom BVGer gutgeheissen.
3. Zunächst sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der älteren Marke, |die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen. Bei den beanspruchten Kosmetik- und Pflegeprodukten handelt es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs. Zu den massgebenden Verkehrskreisen zählt somit das breite Publikum mit geringerer Aufmerksamkeit und kleinerem Unterscheidungsvermögen (vgl. BGE 122 III 382 ff. E. 3b, «Kamillosan/Kamillan, Kamillon»).
4. Die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 3 – Deodorants und Antitranspirantien – werden auch von der Widerspruchsmarke erfasst, weshalb unbestrittenermassen Warenidentität besteht.
5. Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen und zu klären, welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zukommt.
5.1 Die Vorinstanz bejaht das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr mit der Begründung, es bestehe sowohl eine Gleichartigkeit der Waren als auch eine Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene durch die Übernahme des Bestandteils «Stress», welcher in beiden Zeichen als eigenständiges Element erkennbar sei, den Gesamteindruck massgeblich präge und über eine normale Kennzeichnungskraft verfüge.
Die Beschwerdeführerin bringt demgegenüber vor, die blosse Übereinstimmung beider Zeichen im Element «Stress» begründe keine Zeichenähnlichkeit, da dieses in der angefochtenen Marke keine eigenständig kennzeichnende Wirkung habe, sondern mit dem Bestandteil «Defence» zu einem Gesamtbegriff verschmelze. Wegen des unterschiedlichen Wortklangs, Schriftbilds und Sinngehalts sei eine Zeichenähnlichkeit zu verneinen. Die Bestandteile «Stress» und «Protect» der Widerspruchsmarke seien für die beanspruchten Waren beschreibend und entbehrten jeglicher Unterscheidungskraft. Die Verkehrskreise erblickten darin eine werbeübliche Sachangabe, wonach die beanspruchten Waren vor stressbedingtem Schwitzen schützten. Eine Vielzahl eingetragener Marken für gleichartige Waren der Klasse 3 mit den Bestandteilen «Stress» und «Protect» belege zudem die Verwässerung der Widerspruchsmarke. Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke sei folglich äusserst gering und beschränke sich auf den Bestandteil «Nivea». Entsprechend begründe die fehlende Übernahme des starken Bestandteils «Nivea» und die alleinige Übereinstimmung im kennzeichnungsschwachen Bestandteil «Stress» in der angefochtenen Marke weder direkte noch mittelbare Verwechslungsgefahr.
Die Beschwerdegegnerin bestreitet, dass sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke auf den Bestandteil «Nivea» beschränke. Die erfolgreiche Produktlinie «Stress Protect» sei den schweizerischen Verbrauchern seit Januar 2013 bekannt und werde von diesen trotz und auch ohne Nennung der Dachmarke «Nivea» als betrieblicher Hinweis verstanden. Der Begriff «Stress» sei im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren kein gemeinfreies Element, da kosmetische Produkte nicht vor Stress schützten und diesen weder verteidigten noch hervorriefen. Somit seien die Bestandteile «Stress» und «Protect» für die beanspruchten Waren nicht kennzeichnungsschwach, sondern prägten den Gesamteindruck entscheidend mit. Angesichts der Warenidentität komme ihnen beim Zeichenvergleich deshalb eine erhebliche Bedeutung zu. Die Übernahme des Bestandteils «Stress» in der angefochtenen Marke führe zu ähnlichen, wenn nicht identischen Gedankenassoziationen und begründe eine Verwechslungsgefahr.
5.2 Vorliegend stehen sich zwei aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzte Marken gegenüber. Mit zwei Bestandteilen ist das angefochtene Zeichen kürzer als die aus drei Bestandteilen bestehende Widerspruchsmarke. Die Zeichen weisen zudem eine unterschiedliche Vokalfolge und eine ungleich grosse Silbenzahl auf; während die Widerspruchsmarke über sechs Silben verfügt, ist die angefochtene Marke dreisilbig. Hinzu kommt mit «Nivea» gegenüber «Stress» ein unterschiedlicher Zeichenanfang der beiden Marken, sodass sie im Wortklang und Schriftbild voneinander abweichen.
«Nivea» bildet die weibliche Form des lateinischen Begriffs «niveus», welcher mit «schneeweiss» oder «aus Schnee bestehend» übersetzt wird (Langenscheidts Grosswörterbuch Lateinisch, 24. Aufl. 1992). Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, dürfte diese Bedeutung den schweizerischen Abnehmern unbekannt sein, sodass der Bestandteil «Nivea» als Fantasiebegriff wahrgenommen wird. Die Begriffe «stress», «protect» und «defence» gehören zum Grundwortschatz der englischen Sprache und werden von den Abnehmern ohne Gedankenaufwand verstanden (BVGer, sic! 2013, 536 ff. E. 6.5.1, «Intel inside [fig.]; intel inside/Galdat inside»). Während «Stress» im Deutschen und Englischen dieselbe Bedeutung hat, wird das Verb «protect» mit «(be)schützen vor/gegen», das Substantiv «protection» mit «Schutz» und das Substantiv «defence» mit «Verteidigung, Schutz, Abwehr» übersetzt (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, 2005). Da sich die Begriffe «protect» und «defence» sinngehaltlich auf eine Bedrohung oder ein Problem beziehen, werden sie die Abnehmer ohne Weiteres mit dem unmittelbar vorangehenden und in beiden Marken enthaltenen Bestandteil «Stress» in Verbindung setzen, um den Zeichen einen Sinn zu verleihen. Darin sind sich die Parteien einig. «Nivea Stress Protect» wird entsprechend als «Nivea schützt vor Stress» oder «Nivea Stress-Schutz», die angefochtene Marke «Stress Defence» als «Schutz vor Stress» oder «Verteidigung/|Abwehr gegen Stress» verstanden. Die semantischen Unterschiede zwischen «Verteidigung gegen» und «Schutz vor» sind, entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin, derart klein, dass sie keinen unterschiedlichen Sinngehalt zu begründen vermögen, insbesondere da sowohl «Defence» als auch «Protect/ion» mit «Schutz» übersetzt werden können. Durch den Bestandteil «Nivea» weicht die Widerspruchsmarke jedoch begrifflich von der angefochtenen Marke ab, indem in ihr zum Ausdruck kommt, «Nivea Stress Protect» schütze vor Stress. Der Sinngehalt beider Marken ist somit nicht identisch, doch sind die hervorgerufenen Gedankenassoziationen ähnlich, aber insoweit unmittelbar beschreibend. Die Zeichenähnlichkeit ist damit insgesamt gering.
6.
6.1 Die Berücksichtigung von berühmten Marken und Serienmarken durchbricht aus Gerechtigkeitsüberlegungen das Konzept der Verwechslungsgefahr, soweit dieses auf der Wahrnehmung, Erwartung und Aufmerksamkeit der Verkehrskreise aufbaut. So wird bekannten Marken zum Schutz der durch aktive und aufwändige Kommunikation erworbenen Kennzeichnungskraft selbst dann ein erweiterter Schutzumfang gewährt, wenn die überdurchschnittliche Wiedererkennung ihrer Marke eine rein wahrnehmungsbezogene Verwechslung mit dem anderen Zeichen gerade verhindert und die Bekanntheit somit eigentlich ein Argument gegen und nicht für die Annahme einer unmittelbaren Verwechslung darstellen würde (BGE 122 III 382 ff. E. 2b, «Kamillosan/Kamillan, Kamillon»; 127 III 160 ff. E. 2d/bb, sic! 2001, 312 ff., «Securitas [fig.]»). Diese erhöhte Schutzwirkung lässt sich aber nicht zum Nachteil eines wenig bekannten Markenbestandteils der Widerspruchsmarke umkehren, der mit dem bekannten Bestandteil kombiniert wird. Die allfällige Bekanntheit von «Nivea», welche die Parteien vorliegend allerdings nicht geltend machen, würde für den Inhaber ansonsten zur unerwünschten Belastung. Bei Marken, die aus einem erhöht schutzwürdigen und einem unbekannten Bestandteil zusammengesetzt sind, kann die vor Verwässerung geschützte Unterscheidungsfunktion darum, was den unbekannten Bestandteil betrifft, nicht zu einer reziprok reduzierten Unterscheidbarkeit führen. Die Marke ist vielmehr ohne nachteiligen Einfluss des schutzwürdigeren Elements auf ihre Kennzeichnungskraft zu prüfen (vgl. BVGer vom 14. November 2014, B-6103/2013, E. 7.2, «TUI Holly/HollyStar»; vom 18. April 2013, B-4753/2012, E. 7, «Connect/Citroën business connected»).
6.2 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, der Schutzumfang der Widerspruchsmarke beschränke sich auf den Bestandteil «Nivea», während die Beschwerdegegnerin vorbringt, er erstrecke sich auch auf die übrigen Markenelemente. In Übereinstimmung mit den Parteien ist dem Bestandteil «Nivea» eine hohe Kennzeichnungskraft zuzusprechen. Dieser steht nicht nur am besonders prägenden Zeichenanfang, sondern wird von den Verkehrskreisen auch als Fantasiebegriff aufgefasst, dem für die beanspruchten Waren keinerlei beschreibende Bedeutung zukommt. Demgegenüber wird das Wortpaar «Stress Protect» von den Abnehmern unwillkürlich aufeinander bezogen und in der Bedeutung von «Schutz vor Stress» als Hinweis auf die Wirkungsweise und Zweckbestimmung der beanspruchten Waren verstanden, haben Deodorants doch zum Zweck, zuverlässig gegen – unter anderem durch Stress verursachtes – Schwitzen zu schützen. Damit kommt dem Wortpaar aufgrund dessen beschreibenden und banalen Charakters ein äusserst geringer Schutzumfang zu. Die Behauptung der Beschwerdegegnerin, die Produktserie «Stress Protect» erfreue sich unter den Abnehmern in der Schweiz grosser Bekanntheit und funktioniere auch trotz und ohne die Dachmarke «Nivea» als betrieblicher Hinweis, blieb mangels Nachweises eines intensiven Gebrauchs oder einer Bewerbung der Markenbestandteile «Stress Protect» ohne die Dachmarke «Nivea» unbelegt. Somit ist davon auszugehen, dass «Nivea» den stärksten Bestandteil der Widerspruchsmarke bildet. Folgerichtig zieht die Widerspruchsmarke, deren Gesamteindruck vom Bestandteil «Nivea» geprägt wird, aus diesem ihre Kennzeichnungskraft (vgl. G. Joller, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, MSchG 3 N 79).
Durch den starken Zeichenanfang «Nivea» ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht ganz geringfügig, erreicht jedoch aufgrund des banalen Charakters der Bestandteile «Stress Protect», was diese Bestandteile betrifft, nicht die Schwelle einer normal kennzeichnungskräftigen Marke. Der von der Warenidentität geforderte grosse Abstand zwischen den Zeichen wird durch den geringen Schutzumfang der Widerspruchsmarke sowie die schwache Zeichenähnlichkeit erheblich relativiert, sodass keine erhöhten Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der angefochtenen Marke gestellt werden.
6.3 Bei aus mehreren Bestandteilen bestehenden Marken sind nicht alle Elemente gleich zu gewichten. Für den Gesamteindruck entscheidend sind die kennzeichnungskräftigen Elemente, die dem Zeichen seine Individualität verleihen. Gemeinfreie Bestandteile können den Gesamteindruck zwar mit beeinflussen, bleiben für sich allein aber schutzlos. Stimmen zwei Marken ausschliesslich in zum Gemeingut gehörenden Elementen überein, ist eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit nach ständiger Praxis zu verneinen (RKGE, sic! 2005, |131 ff. E. 4, «Marché Mövenpick [fig.]/Place du Marché [fig.]»; vgl. RKGE, sic! 2007, 537 ff. E. 12, «Swissair/swiss [fig.]»; BVGer vom 26. Juli 2010, B-7663/2009, E. 8, «Eco-Clin/Swiss Eco Clean [fig.]»). Ähnlich verhält es sich im vorliegenden Fall. Die sich gegenüberstehenden Marken stimmen lediglich im beschreibenden Bestandteil «Stress» und in der ähnlichen Gedankenassoziation im Zusammenhang mit dem auf diesen bezugnehmenden, phonetisch und schriftbildlich jedoch unterschiedlichen Bestandteil – «Defence» bzw. «Protect» – überein. Ein ähnlicher Sinngehalt führt jedoch nicht ohne Weiteres zum Bejahen einer Verwechslungsgefahr (BVGer, sic! 2009, 174 ff. E. 6.3, «Red Bull; Bull/Stierbräu»). Die fehlende Übernahme des prägenden, kennzeichnungsstarken Bestandteils «Nivea» und das unterschiedliche Zeichenende begründen eine hinreichende Abweichung im Gesamteindruck der Marken. Eine direkte Verwechslungsgefahr liegt somit nicht vor. Mangels Übernahme der Dachmarke «Nivea» besteht auch keine Gefahr, dass die Abnehmer im angefochtenen Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke vermuten und damit fälschlicherweise auf wirtschaftliche Zusammenhänge schliessen, sodass auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.
[…]
Sk