11|2020
Rechtsprechung | Jurisprudence

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«Pemetrexed III»
Bundesgericht vom 1. Mai 2020
Anforderungen an erfinderische Tätigkeit

6. Technologierecht

6.1 Patente

PatG 1 II, 26 I a; EPÜ 56 II. Informationen zu pharmazeutischen Wirkstoffen in verschiedenen Kapiteln eines Fachbuchs, die von unterschiedlichen Autoren verfasst wurden und eigenständige Werke darstellen, sind für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zwingend zu kombinieren, selbst wenn die chemischen Formeln der beschriebenen Wirkstoffe über strukturelle Ähnlichkeiten verfügen (E. 2.3.4).

6. Droit de la technologie

6.1 Brevets d’invention

LBI 1 II, 26 I a; CBE 56 II. Les informations relatives aux principes actifs pharmaceutiques contenues dans différents chapitres d’un ouvrage spécialisé, qui ont été rédigés par plusieurs auteurs et représentent ainsi chacun une œuvre autonome, ne doivent pas nécessairement être combinées pour l’évaluation de l’activité inventive. Cela s’applique même si les formules chimiques des principes actifs décrits présentent des similitudes en termes de structure (consid. 2.3.4).

I. zivilrechtliche Abteilung; Abweisung der Beschwerde; Akten-Nr. 4A_570/2019

Die Klägerin und Beschwerdeführerin reichte beim BPatGer eine Nichtigkeitsklage ein gegen den schweizerisch /liechtensteinischen Teil des EP 1 313 508. Das BPatGer kam zum Schluss, dass das angegriffene Patent neu und erfinderisch ist und gegenüber der ursprünglichen Anmeldung nicht unzulässig abgeändert wurde, und wies die Klage ab. Das BGer weist die gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde ebenfalls ab.

Aus den Erwägungen:

2.3.4 Im Zusammenhang mit der von der Vorinstanz verneinten Motivation des Fachmanns, die Offenbarung von Kapitel 8 mit derjenigen des Kapitels 12 von Jackman zu kombinieren, wirft die Beschwerdeführerin der Vorinstanz zu Unrecht vor, die Schwelle für das Nichtnaheliegende bzw. Erfinderische viel zu tief angesetzt zu haben. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, hat die Vorinstanz mit der Erwägung, die Zugehörigkeit der Kapitel 8 und 12 zu derselben Publikation lasse nicht den Schluss zu, dass der Fachmann deren Offenbarungen «zwangsläufig» kombiniert hätte, lediglich zum Ausdruck gebracht, dass der Fachmann die Erkenntnisse der beiden Beiträge nicht schon deshalb kombiniert hätte, weil sie Teil derselben Veröffentlichung bilden. Sie hat nachvollziehbar begründet, dass die fraglichen Kapitel von unterschiedlichen Autoren geschrieben wurden und daher eigenständige Werke darstellen, die sich zudem mit verschiedenen Antifolaten (Lometrexol und LY309887 einerseits sowie Pemetrexed andererseits) mit je unterschiedlichen Eigenschaften und Wirkmechanismen beschäftigen. Mit ihren Überlegungen hat die Vorinstanz keine zu tiefen Anforderungen an das Erfinderische gestellt, sondern hat zutreffend geprüft, ob der Fachmann die beanspruchte Lehre in Kenntnis des Standes der Technik und gestützt auf seine durchschnittlichen Fähigkeiten folgerichtig aus dem Stand der Technik entwickeln konnte. Mit der allgemeinen Behauptung, die Wirkungsmechanismen der fraglichen Antifolate seien bekannt gewesen bzw. diese überschnitten sich mindestens in einem von drei Targets, vermag die Beschwerdeführerin die vorinstanzliche Erwägung nicht als bundesrechtswidrig auszuweisen, wonach aufgrund der strukturellen Ähnlichkeiten von Lometrexol und LY309887 zu Pemetrexeddinatrium noch kein Anlass zur Verbindung der Offenbarungen der Kapitel 8 und 12 bestanden hätte, weil es sehr schwierig sei, eine pharmazeutische Wirkung allein aufgrund einer chemischen Formel vorauszusagen, und dies aufgrund bekannterweise unterschiedlicher Wirkmechanismen von Lometrexol und Pemetrexed noch weniger zu erwarten sei.

Die Beschwerdeführerin bringt in der Beschwerdeschrift zwar vor, die massgebende Passage betreffe ganz allgemein Antifolate, zeigt jedoch nicht auf, inwiefern die vorinstanzliche Feststellung im angefochtenen Entscheid, wonach sich die fragliche Offenbarung in Kapitel 12 auf andere Antifolate (d. h. Lometrexol und LY309887) als Pemetrexed beziehe, bundesrechtswidrig erfolgt sein soll. Aus diesem Grund stösst auch das weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin ins Leere, es werde in Kapitel 12 von Jackman hinsichtlich der Kombination mit Folsäure genau dieselbe Erkenntnis wiedergegeben wie in Kapitel 8, weshalb die Erkenntnisse aus Kapitel 12 direkt auf diejenigen aus Kapitel 8 anwendbar seien. Angesichts der festgestellten Unterschiede ist die vorinstanzliche Erwägung nicht zu beanstanden, der Fachmann hätte keine Motivation erhalten, die Offenbarungen der beiden Kapitel zu kombinieren.

Eine Verletzung von Art. 1 Abs. 2 PatG (in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 | lit. a PatG) und Art. 56 EPÜ 2000 bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit liegt nicht vor.

[…]

Hinweis:

Der schweizerisch/liechtensteinische Teil des EP 1 313 508, um den es im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren ging, war vorher bereits Gegenstand eines Verfahrens um Erlass vorsorglicher Massnahmen (BPatGer, sic! 2017, 415, «Pemetrexed») und eines Klageverfahrens auf Feststellung der Nichtverletzung zwischen der Patentinhaberin und einer Drittpartei. Das BPatGer verneinte in jenen Verfahren zunächst eine Verletzung des Patents, wies das Massnahmegesuch der Patentinhaberin ab und hiess die Klage auf Feststellung der Nichtverletzung gut. Das Urteil zur negativen Feststellungsklage wurde vom BGer aufgehoben (sic! 2018, 142, «Pemetrexed II»). Das BGer kam zum Schluss, dass das BPatGer die Frage der Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln (Patentnachahmung) unzutreffend entschieden hatte. Nach Rückweisung des Verfahrens an das BPatGer bejahte dieses die äquivalente Patentverletzung und wies die negative Feststellungsklage ab.

Hz