«Rolex Kapillarimport» Bundesgericht vom 4. Dezember 2019

Aus den Erwägungen:

8.

8.1 Das Verhältnis von Art. 13 Abs. 2^bis MSchG zu den im MSchG vorgesehenen zivilrechtlichen Rechtsbehelfen und insbesondere zu Art. 55 MSchG ist durch Auslegung zu ermitteln (siehe dazu BGE 145 III 324 ff. E. 6.6, BGE 145 II 109 ff. E. 5.1; je m.H.).

8.1.1 Wortlaut und Systematik sprechen für die von der Beschwerdeführerin postulierte Lösung: Art. 13 Abs. 2^bis MSchG hält einschränkungslos fest, dass die Ansprüche nach Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG dem Markeninhaber auch dann zustehen, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von (gewerblich hergestellten) Waren zu privaten Zwecken erfolgt. Damit wird das Verbietungsrecht gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG – mithin das Recht des Markeninhabers, anderen zu verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen – generell auf Kapillarimporte ausgedehnt. Es ist daher auch notwendig, solche Handlungen in Art. 65a MSchG ausdrücklich von der Strafbarkeit auszunehmen. Eine entsprechende Einschränkung findet sich in Bezug auf die zivilrechtlichen Rechtsbehelfe nicht, was den Umkehrschluss nahelegt, dass diese auch bei Handlungen im Sinne von Art. 13 Abs. 2^bis MSchG greifen.

Art. 55 MSchG setzt weiter ganz allgemein eine Verletzung des Rechts an der Marke voraus und schützt folglich den in Art. 13 MSchG definierten Inhalt des Markenrechts, wozu – jedenfalls bei gesetzessystematischer Betrachtung – das Verbot von Kapillarimporten nach Abs. 2^bis gehört (siehe bereits BBl 1991 I 43). Dies räumt denn auch die Vorinstanz ein.

8.1.2 Anders als die Vorinstanz argumentiert, stützen auch die Materialien und teleologische Überlegungen diesen Schluss:

Der Gesetzgeber war sich bewusst, dass das schweizerische Immaterialgüterrecht bisher keine Handhabe gegen Handlungen vorsah, welche Privatpersonen zu nicht gewerblichen Zwecken vornahmen. Mit der – in den Dienst einer wirksamen Bekämpfung von Fälschung und Piraterie gestellten – Revision sollte das Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers ausdrücklich auf Waren ausgedehnt werden, die zu privaten Zwecken ein-, aus- oder durchgeführt werden (BBl 2006, 132). Es ist nicht ohne Weiteres klar, was die Vorinstanz meint, wenn sie ausführt, mit Art. 13 Abs. 2^bis MSchG habe der Gesetzgeber «nur» auf den «Verbietungsanspruch», die Einziehungsmöglichkeit und die Hilfeleistung der Zollbehörden gezielt. Zunächst ist in der Botschaft nicht die Rede von einer abschliessenden Aufzählung der Handlungsmöglichkeiten gegen die private Einfuhr von Piraterieprodukten; die Ausführungen werden im Gegenteil durch die Begriffe «insbesondere» und «namentlich» relativiert. Sodann wird in der Botschaft mehrfach die Ausdehnung des Verbietungsrechts – le «droit d’interdiction» beziehungsweise il «diritto di divieto» in den anderen Amtssprachen – auch auf Kapillarimporte betont (BBl 2006, 132). Damit ist der Inhalt des Markenrechts, wie er in Art. 13 Abs. 2 MSchG umschrieben wird, gemeint. Dieses «Verbietungsrecht» als solches gibt dem Markeninhaber indes keine Instrumente zur Durchsetzung seiner Rechte in die Hand. Diese ergeben sich erst im Zusammenspiel mit den Art. 51a ff. MSchG. Wenn die Vorinstanz einem Markeninhaber einzig einen «Verbietungsanspruch» zuerkennen will, ohne daran Rechtsdurchsetzungsrechte zu knüpfen, wählt sie ein Konstrukt, das dem Markeninhaber nichts nützt. Es kann vom Gesetzgeber nicht gewollt sein.

Wenn die Vorinstanz weiter ausführt, der Gesetzgeber habe «nicht die Bestrafung von Privatpersonen» bezweckt, sondern nur verhindern wollen, dass «Piraterieprodukte den Weg über die Grenze auf den schweizerischen Markt» fänden und es folglich «nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprochen» haben könne, die zu privaten Zwecken tätigen Konsumenten den zu gewerblichen Zwecken handelnden Personen gleichzustellen, marginalisiert sie die vom Gesetzgeber festgestellte Problematik der Kapillarimporte. Die Gesetzesrevision war auf Konstellationen wie die vorliegende zugeschnitten: Der Gesetzgeber erkannte, dass es im Einzelfall zwar jeweils um geringe, in der Summe indes bedeutsame Mengen gefälschter Waren geht. Gerade weil nicht gewährleistet werden kann, dass derart importierte Waren in privaten Händen bleiben und nicht doch schliesslich den Weg auf den schweizerischen Markt finden, wurde der Schutz an der Grenze ausgebaut (BBl 2006, 37; vgl. auch F. Desssemontet, La propriété intellectuelle et les contrats de licence, 2. Aufl., Lausanne 2011, 383 f.). Der – von der Vorinstanz für ihre Lösung angeführte – Umstand, dass das Verbietungsrecht nicht mehr greift, wenn die sich bereits im Inland befindliche Ware privat gebraucht wird, ist damit der Grund der vom Gesetzgeber gewählten Regelung. Dass davon nicht nur physisch (etwa im Reisegepäck) in die Schweiz verbrachte, sondern namentlich auch im Internet bestellte und postalisch versandte Waren erfasst sind, wird von der Lehre – soweit ersichtlich – einhellig bejaht (vgl. P. Gilliéron, in: P. Gilliéron / J. de Werra [Hg.], Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Basel 2013, MSchG 13 | N 13 und dort in Fn. 14; E. Marbach, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, 450). Die für den Importeur damit verbundenen Nachteile sind bei der Schaffung von Art. 13 Abs. 2^bis MSchG erkannt worden, wie nicht nur die Botschaft, sondern auch die vor Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens erschienenen Publikationen zeigen.

8.1.3 Es bleibt daher dabei: Der mit Art. 55 MSchG gewährte zivilrechtliche Rechtsschutz knüpft an die Verletzung eines Rechts an der Marke an, die darin besteht, dass ohne Zustimmung des Markeninhabers eine der in Art. 13 Abs. 2 und Abs. 2^bis MSchG umschriebenen Handlungen vorgenommen wird. Dies entspricht auch der herrschenden Lehre (siehe L. David, SIWR I/2, 3. Aufl., Basel 2011, 507 und dort in Fn. 2694; M. R. Frick, Basler Kommentar, MSchG, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 55 N 27; J. Herren, Das Recht des Marken- und Designrechtsinhabers, die Einfuhr rechtsverletzender Gegenstände auch durch Privatpersonen zu verbieten – eine Entgegnung, sic! 2011, 27 f.; M. Isler, Basler Kommentar, MSchG, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 13 N 46; S. Jenni, Rechte und Massnahmen zur Bekämpfung des grenzüberschreitenden Verkehrs mit Markenfälschungen, Bern 2015, 49 ff.; R. Staub, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 55 N 8 und 23; N. Tissot / D. Kraus / V. Salvadé, Propriété intellectuelle, Bern 2019, 364; anderer Ansicht: D. Rüetschi, Die Einfuhr markenverletzender Ware zum privaten Gebrauch [Art. 13 Abs. 2 bis MSchG] – Rechtsfolgen einer atypischen Verletzungshandlung, sic! 2010, 476 f.; R. Schlosser, in: P. Gilliéron / J. de Werra [Hg.], Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Basel 2013, MSchG 55 N 4). Die Klagen nach Art. 55 Abs. 1 MSchG setzen dabei kein Verschulden voraus (vgl. Frick, MSchG 55 N 5; siehe auch David, 109; Schlosser, MSchG 55 N 6). Auch der zu privaten Zwecken tätige Importeur kann daher grundsätzlich ohne subjektiv vorwerfbares Verhalten ins Recht gefasst werden (soweit nicht eine Klage ein Verschulden voraussetzt, wie namentlich in den Fällen von Art. 55 Abs. 2 MSchG). Auch darauf wurde im Rahmen der Schaffung von Art. 13 Abs. 2^bis MSchG aufmerksam gemacht (vgl. B. Lüthi, Der markenrechtliche Wolf im Schafspelz der Patentrechtsrevision – Gedanken zur Ausdehnung der Ausschliesslichkeitsrechte auf den privaten Gebrauch, sic! 2007, 146 f.). Es hilft dem Beschwerdegegner daher in diesem Zusammenhang nicht, wenn er wiederholt behauptet, es sei ihm nicht nachgewiesen worden, «wissentlich und willentlich» gefälschte «ROLEX»-Uhren in die Schweiz eingeführt zu haben.

[…]

9.3 Betreffend das Unterlassungsbegehren verneinte die Vorinstanz auch das Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses.

9.3.1 Die Anordnung eines Verbots nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG setzt ein Rechtsschutzinteresse voraus. Ein rechtlich geschütztes Interesse an einer Unterlassungsklage besteht nur, wenn eine Verletzung droht, das heisst wenn das Verhalten des Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt. Indiz für einen bevorstehenden Eingriff kann sein, dass gleichartige Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben und eine Wiederholung zu befürchten ist. Wiederholungsgefahr kann regelmässig angenommen werden, wenn der Verletzer die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (BGE 128 III 96 ff. E. 2e; 124 III 72 ff. E. 2a; BGer, sic! 2014, 624 ff. E. 2.3.1, «Keytrader», nicht publ. in: BGE 140 III 297 ff.; je m.H.). Die Vermutung der Wiederholungsgefahr kann durch den Verletzer widerlegt werden, wenn er Umstände dartut, die eine Wiederholung im konkreten Fall ausschliessen oder als unwahrscheinlich erscheinen lassen. An die Beseitigung der Vermutung sind jedoch strenge Anforderungen zu stellen. Sie wird weder durch die Einstellung der Verletzung umgestossen noch durch die blosse Erklärung des Beklagten, von künftigen Verletzungen Abstand zu nehmen, wenn nicht gleichzeitig der Anspruch des Klägers anerkannt wird (BGE 116 II 357 ff. E. 2b; BGer, sic! 2009, 607 ff. E. 4.1, «Produits Cosmétiques»).

9.3.2 Die Vorinstanz erwog, es könne dem Beschwerdegegner nicht nachgewiesen werden, dass er mit seiner Bestellung gefälschte «ROLEX»-Uhren in die Schweiz habe einführen wollen, insbesondere da die im Internet angebotenen Uhren ohne Markenbezeichnung abgebildet gewesen seien und er nicht damit habe rechnen müssen, dass Uhren mit den in Frage stehenden Wort- und Bildmarken geliefert werden würden. Dass die Einfuhr gefälschter «ROLEX»-Uhren eine Markenrechtsverletzung darstelle, werde von ihm denn auch nicht bestritten. Es lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Beschwerdegegner weitere Bestellungen dieser Art tätigen werde.

9.3.3 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe den Sachverhalt willkürlich festgestellt und gestützt darauf das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr zu Unrecht verneint. Die vom Beschwerdegegner bestellten Uhren seien offensichtlich gefälscht, was diesem bereits bei der Bestellung habe klar sein müssen. Die Beschwerdeführerin nennt hierfür drei Gründe: Erstens ergebe sich aus den vom Beschwerdegegner selbst eingereichten Belegen, dass die bestellten Uhren auf der Online-Plattform Z. als Luxusuhren und «Simulation», indes zum Preis von je rund EUR 7.– angepriesen worden seien. Zweitens trügen die Uhren gemäss den vom Beschwerdegegner ins | Recht gelegten Fotografien auf dem Zifferblatt den Hinweis «SWISS MADE». Drittens fänden sich auf der Online-Plattform Z. unter dem vom Beschwerdegegner erwähnten Herstellernamen B. Kundenbewertungen, aus denen explizit hervorgehe, dass die angebotenen Uhren Falsifikate von «ROLEX»-Uhren seien. Indem der Beschwerdegegner aber bestreite, gefälschte Uhren bestellt zu haben, bestreite er auch die Widerrechtlichkeit des von ihr beanstandeten Verhaltens.

9.3.4 Der Beschwerdegegner stellt sich dagegen – wie schon im vorinstanzlichen Verfahren – auf den Standpunkt, er habe nicht «gefälschte Uhren der Marke ROLEX», sondern «Uhren ohne Markennamen» auf dem Zifferblatt bestellt. Für den Umstand, dass sich im beschlagnahmten Paket schliesslich doch gefälschte «ROLEX»-Uhren befunden hätten, sei er «nicht verantwortlich». Er meint, die Auffassung der Beschwerdeführerin habe zur Folge, dass einem Internetnutzer faktisch verboten werde, Armbanduhren zu bestellen, da damit immer das Risiko verbunden sei, unwissentlich gefälschte Uhren zu erhalten.

9.3.5 Zunächst ist nicht zu beanstanden, wenn das HGer in seinen Erwägungen zur Wiederholungsgefahr berücksichtigte, ob der Beschwerdegegner um die Rechtsverletzung wusste. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin knüpfte es damit das – grundsätzlich verschuldensunabhängig gewährte – Klagerecht in Art. 55 Abs. 1 MSchG nicht an ein Verschulden des Verletzers, sondern zog aus dessen bisherigem Verhalten Rückschlüsse auf die Wiederholungsgefahr. Dies ist grundsätzlich zulässig (siehe BGer, sic! 2004, 876 ff. E. 2.3, «Champagner-Etiketten»).

Die Vorinstanz stellte zu diesem Punkt – wie erwähnt – fest, der Beschwerdegegner habe nicht wissen können, dass Uhren mit den Wort- und Bildmarken der Beschwerdeführerin geliefert werden würden. Dies hält einer Überprüfung unter Willkürgesichtspunkten stand. Die Vorinstanz räumte zwar selbst ein, es könne «nicht ernsthaft in Abrede gestellt werden», dass die auf Z. angebotenen Uhren Merkmale einer Fälschung aufwiesen. In der Tat fragt sich mit Blick auf die Vorbringen der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren, ob nicht eher ihre Sachdarstellung vorzuziehen gewesen wäre. Als geradezu willkürlich ist die Würdigung der Vorinstanz gleichwohl nicht zu bezeichnen. Aus den Ausführungen der Beschwerdeführerin ergibt sich in erster Linie, dass der Beschwerdegegner nicht mit der Lieferung einer von ihr hergestellten Uhr rechnen durfte. Umgekehrt ist es nicht offensichtlich unhaltbar, wenn die Vorinstanz daraus nicht den Schluss gezogen hat, der Beschwerdegegner habe bewusst Uhren bestellt, auf denen Marken der Beschwerdeführerin angebracht sind. Daran ändert auch das Vorbringen nichts, auf Z. seien betreffend den vom Beschwerdegegner erwähnten Hersteller B. «unzählige Kundenbewertungen» mit Fotografien der tatsächlich ausgelieferten Uhren zu finden, auf denen Marken der Beschwerdeführerin zu sehen seien.

Entscheidend ist aber ohnehin die Feststellung der Vorinstanz, es lägen keine Anhaltspunkte vor, die weitere Bestellungen des Beschwerdegegners indizierten. Dies weist die Beschwerdeführerin nicht als willkürlich aus, wenn sie auf verschiedene vom Beschwerdegegner ins Recht gelegte Bestellbestätigungen und Fotografien verweist und daraus schliesst, er habe schon mehrfach «entsprechende Bestellungen» vorgenommen. Hinzu kommt, dass der Beschwerdegegner gemäss den (für das BGer verbindlichen) Feststellungen des HGer zum Prozesssachverhalt die Rechtswidrigkeit des von der Beschwerdeführerin vorgeworfenen Verhaltens – die «Einfuhr gefälschter Uhren» – im vorinstanzlichen Verfahren nicht bestritten, sondern geltend gemacht hat, er habe Uhren ohne Markenbezeichnungen bestellt.

9.3.6 Die Beschwerdeführerin erhebt in diesem Zusammenhang auch die Rüge, das HGer habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör und Art. 29 Abs. 2 BV in Verbindung mit Art. 150 Abs. 1 ZPO sowie Art. 8 ZGB verletzt. Sie führt aus, der Beschwerdegegner habe im vorinstanzlichen Verfahren behauptet, die Uhren auf der Online-Plattform Z. bestellt zu haben. Dies sei von ihr bestritten worden. Dennoch habe die Vorinstanz diese Behauptung ihren Erwägungen zugrunde gelegt, statt richtigerweise davon auszugehen, dass der Beweis hierfür misslungen sei. In «Anwendung der allgemeinen Beweisregel von Art. 8 ZGB» sei vielmehr davon auszugehen, dass «dem Beschwerdegegner tatsächlich gesendet wurde, was er bestellt hat, also die zurückbehaltenen Uhren». Damit kritisiert die Beschwerdeführerin unter dem Vorwand der Gehörsverletzung die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz, ohne aber Willkür darzutun. Darauf ist nicht einzutreten.

9.3.7 Es ist zusammenfassend nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz der Beschwerdeführerin ein Rechtsschutzinteresse am Unterlassungsbegehren abgesprochen hat.

[In der Folge wird der Entscheid der Vorinstanz zum Auskunftsbegehren aufgehoben und zur Neubeurteilung in diesem Punkt an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.]